徐卓斌

美國聯邦法院適用等同理論的“非實質性區(qū)別”標準

徐卓斌

等同理論從防止專利欺詐、向專利權人提供實質正義的保護這一原點出發(fā)，一開始便采取了被控產品或方法與專利發(fā)明技術方案相比對，如僅存在“非實質性區(qū)別”即認定前者落入專利權保護范圍的判斷標準，并一直相承至今。反向等同理論的存在，更可以驗證美國聯邦法院對于非實質性區(qū)別標準的認同。雖然此后的判例又發(fā)展出“功能—手段—效果”的三步檢驗法，但這只是非實質性區(qū)別這一上位判斷標準的進一步細化，而非根本的轉變。美國聯邦法院在近兩百年的實踐中發(fā)展出諸多進行客觀判斷的外圍標準，具體而言就是被控行為人是否存在刻意抄襲行為、被控行為人是否進行了周邊設計的努力、相應區(qū)別點是否正是權利要求的修改點、發(fā)明人在申請過程中就區(qū)別點的表態(tài)等，這些具體的外部判斷因素均有客觀行為可以佐證，對于法官形成區(qū)別是否屬于非實質性的內心確信具有相當的影響。

侵害專利權 等同理論 非實質性區(qū)別

等同理論是平衡專利制度激勵效應和專利權利要求公示作用的杠桿支點，aPeter S. Menell et al.,Patent Case Management Judicial Guide, 3rd Edition, 2016, p1-5.長期以來都是專利侵權訴訟中的難點。一般認為美國專利法判斷是否構成在等同理論下落入專利權保護范圍的方法是，將被控產品或方法與發(fā)明專利的權利要求進行比對，看兩者是否以實質相同的手段、實施實質相同的功能、獲得實質相同的結果，如果答案是肯定的，那么被控產品或方法在等同理論下落入原告專利權的保護范圍。但美國聯邦法院適用等同理論確定專利權保護范圍時并非如此簡單，上述“三個實質相同”（即三步檢驗法）的判斷方法雖然是一個歷史悠久的經典方法，至今仍發(fā)揮作用，但隨著司法實踐的發(fā)展，該方法不斷受到質疑，已經稱不上是首要的判斷方法。

一、判斷標準的演變

在1929年判決的克勞德紐燈具公司案中，漢德法官認為，相同的結果必然伴隨著實質相同的手段，通常的方法雖然常用但意義不大，在適用中沒有什么幫助，只不過是闡述問題的一種方式而已。bClaude Neon Lights, Inc. v. E. Machlett & Son et al. 33 F.2d 300 (1929).運用“三個實質相同”的判斷方法時，權利人必然從廣義上去解釋手段、功能和結果，目的就是為了展示被控產品與專利發(fā)明之間的相同點；而被告則會盡量將手段、功能、結果作較窄的解釋，目的是展示兩者之間的區(qū)別。因此，僅采用“三個實質相同”的標準，其實很難在被控產品與專利發(fā)明是否實質相同這一問題上作出準確判斷。

如果回顧一下等同理論的歷史，會發(fā)現在現當代被視為例外的等同理論，在19世紀美國的專利侵權訴訟中是常態(tài)，cRobert Patrick Merges and John Fitzgerald Duffy, Patent law and policy : cases and materials, Matthew Bender & Company, Inc.,2013,p811.其初衷是為了防止針對專利的“欺詐”，而“三個實質相同”只是在實踐中發(fā)展起來的被認為行之有效的具體判斷方法，其本身起初并非一種獨立的等同是否成立的判斷標準。在等同理論發(fā)展的早期，法院強調的是對發(fā)明實質的保護。在1814年判決的一起關于制釘機的專利案件中，巡回法院認為：首要的問題是被告使用的機器，是否在原理和運行模式上，與原告的實質相似。如果是，則構成對原告專利的侵害。dodiorne v. Winkley, 18 F. Cas. 581, 582, No. 10432 (C.C.D. Mass.1814).在1817年判決的一起關于制釘機的專利案件中，巡回法院認為，所謂實質上，目的是要排除形式上的區(qū)別。eGray v. James, 10 F. Cas. 1015, 1016, No. 5718 (C.C.D. Pa. 1817).在威南斯訴丹美德案中，聯邦最高法院區(qū)分了發(fā)明的實質和形式，認為只有發(fā)明的實質，才是專利所要保護的客體。當形式和實質可以分離時，當發(fā)明的整體實質可以被以不同的形式抄襲時，法院和陪審團就有責任透過形式看到發(fā)明的實質——這才是發(fā)明人的專利所擁有的東西，也正是專利所要保護的東西。如果發(fā)明的實質（在被控產品中）被發(fā)現了，那就說明存在侵害行為。fWinans v. Denmead, 56 U.S.330, 342, 15 How. 330, 14 L. Ed. 717, 1853 WL 7544(1853).這意味著在等同理論發(fā)展的早期，法院的首要目的是判斷被控產品是否使用了發(fā)明的實質，g值得注意的是，等同理論的興起如此之早，主要原因是當時專利權利要求機制缺失，法院主要運用等同理論來確定專利保護范圍。確定是否屬于等同物，是美國早期專利訴訟中的主要爭點。See oren Bracha, owning Ideas: The Intellectual origins of American Intellectual Property 1790–1909,Cambridge University Press,2016,§5.2.而是否使用了發(fā)明的實質，可以從是否以實質相同的方式、發(fā)揮實質相同的功能、獲得實質相同的結果來進行判斷，“三個實質相同”是用以判斷被告是否使用了發(fā)明的實質的具體方法，而非認定是否使用了發(fā)明的實質的一般標準。

在作為現代等同理論適用標桿的格萊富案中，聯邦最高法院確認了等同理論的繼續(xù)存在。最高法院認為：等同理論的要義在于不可在專利上進行欺騙。如果被控行為人以實質相同的方式、行使實質相同的功能、獲得實質相同的結果，那么專利權人就可以援引等同理論，阻止被控行為人竊取發(fā)明的利益。兩個設備如果以實質相同的方式從事相同的工作，并且獲得實質相同的結果，那么它們就是相同的，即使形狀、名稱不同。hG raver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950).在此，最高法院似乎直接肯定了“三個實質相同”在等同理論適用時的地位，但從字里行間可以發(fā)現，“三個實質相同”仍是判斷被控產品與發(fā)明專利是否相同或不同的具體方法。

聯邦巡回上訴法院在1995年作出的希爾頓公司訴華納公司案判決中指出，“功能、手段、結果”三個實質相同的三步檢驗法，與等同理論有關，但確定此三者實質相同并沒有結束關于是否等同的調查，其他事實也與確定是否等同相關，適用等同理論的終極問題是：專利發(fā)明與被控產品或方法之間區(qū)別的實質性程度。聯邦巡回上訴法院的多數意見認為，等同理論繼續(xù)存在，其檢驗標準是被控方法與專利方法之間是否存在實質的區(qū)別。聯邦巡回上訴法院的羅瑞法官對“功能、手段、結果”測試法提出批評，認為此種方法在定義發(fā)明做什么時很有用，但并不一定能說清發(fā)明是什么。iHilton Davis Chemical Co. v. Warner-jenkinson CoMPANY, INC.62 F.3d 1512 (1995).聯邦巡回上訴法院顯然已經意識到“功能、手段、結果”測試法雖然在很多案件中能起到作用，但顯然也存在缺陷，并認為“非實質性區(qū)別”測試應當上位于“功能、手段、結果”測試。而在此后聯邦最高法院對希爾頓公司訴華納公司案的判決中，對“功能、手段、結果”標準和聯邦巡回上訴法院強調的“實質變化”標準都提出質疑，認為這兩種方法或標準都存在弱點，但沒必要對巡回法院分析等同的特定措辭管得太細，最高法院要求聯邦巡回上訴法院繼續(xù)在個案的審理中提煉適用等同理論的公式。最高法院認為，“三個實質相同”的測試對于分析機械設備可能是合適的，但通常對分析其他產品或方法不能提供有效的框架。另一方面，“非實質性區(qū)別”測試對于如何確定現有區(qū)別是非實質性的，沒有什么指導作用。不同的語言框架可能更適合于不同的案件，這取決于特定的案情。jWarner-Jenkinson Co.,Inc. v. Hilton Davis Chemical Co. 520 U.S. 17, 117 S.Ct. 1040, 137 L.Ed.2d 146（1997）.顯然，最高法院對三步檢驗法和“非實質性區(qū)別”標準都難言滿意，但暫時又“發(fā)明”不出更佳的判斷標準范式，因此要求下級法院繼續(xù)探索。但在2002年的費斯托案中，最高法院認為，等同理論允許權利人主張那些在最初撰寫權利要求時無法涵蓋但又可通過細微變化而獲得的非實質性的改動。kFesto Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., LTD., et al. 535 U.S. 722, 122 S.Ct. 1831, 152 L.Ed.2d 944（2002）.這表明最高法院從某種程度上認同聯邦巡回上訴法院在華納公司一案中主張的“非實質性區(qū)別”標準讓位于三步檢驗法的觀點，因為等同理論的目的是將非實質性的改動納入到專利權的保護范圍之內。判斷被控產品或方法中的技術特征與權利要求中的相應技術特征相比，其不同部分是否屬于非實質性的區(qū)別，成為了判定是否構成在等同理論下落入專利權保護范圍的關鍵問題。

二、非實質性區(qū)別的判定

美國聯邦法院在近兩百年的實踐中，不斷完善著“非實質性”變化的判斷范式。判斷被控產品或方法的技術特征與權利要求中的技術特征相比其區(qū)別是否屬于非實質性的區(qū)別，雖然是等同判斷的關鍵問題，也是一個客觀的問題，本應有客觀標準，但由于人認識的局限性，區(qū)別是否屬于非實質性的，其本身卻是難以把握的，容易滑入到法官恣意裁判的泥淖中去，因此，司法實踐中發(fā)展出諸多可以輔助客觀判斷的外圍標準。由于標準是客觀的，因此獲取判斷是否落入專利保護范圍的信息的機會對于爭議雙方而言是均等的，lChristina Bohannan and Herbert Hovenkamp, Creation without Restraint, oxford University Press, 2012,p77.無疑對于發(fā)現疑點、厘清事實、實現案件審理實質化具有重要意義。

（一）本領域普通技術人員的視角

非實質性區(qū)別的判斷，要從本領域普通技術人員的視角出發(fā)。本領域普通技術人員是在等同判斷中不斷出現的一個概念，凡涉及技術事實問題，法院均應從普通技術人員的角度出發(fā)進行評判?，F實中這樣的人肯定存在，但很難具體確定，為了判斷的方便，必須擬制出這樣一個中等技術水平的人。為什么不是尖端的技術人員、也不是水平低劣的技術人員，而要以中等技術水平的普通技術人員作為判斷的坐標？首先，從專利制度的目的看，專利制度目的是鼓勵創(chuàng)新，創(chuàng)新成果產生后，應鼓勵進入實施階段，否則就沒有意義，專利期限屆滿后，專利技術將進入公有領域，如果該技術方案很難理解，那即使專利權期限屆滿，對公眾而言也沒有什么意義，因此對專利權利要求、說明書、附圖等專利文件的要求就是，本領域的普通技術人員閱讀專利文件后，就可以實施專利技術方案。其次，等同理論的作用在于一定程度突破文字呆板的限制從而擴展專利權的保護范圍，向專利權人提供實質正義，但這個范圍仍是受到限制的，用普通技術人員的眼光判斷，就是一種限制，如果以水平尖端技術人員為坐標，有可能很大的區(qū)別也不是實質性區(qū)別，從而可能擴大等同的范圍；如果以水平低劣的技術人員為坐標，則可能很小的區(qū)別也成為實質性區(qū)別，等同的認定標準過苛，那么在等同理論下落入專利權的保護范圍也就與從字面上落入專利權保護范圍無異，失去了等同理論對專利權利人提供實質正義和公平保護的意義。

同時，必須強調是從技術人員的視角，而不是法律專業(yè)人員。原因在于被控產品與權利要求中的技術特征是否實質相同，是一個事實問題，在美國的專利審判中，如果有陪審團參與案件審理，該問題應由陪審團決定。當然，法院也并非完全受制于陪審團的決定，在有的案件中，法院可以陪審團的決定不合理為由予以推翻，mVirnetx, Inc. v. Cisco System,Inc. and Apple Inc. 767 F.3d 1308, 1322-23, 112 U.S.P.Q.2d（2014）.法院是否采納取決于陪審團是否理性。所以，事實上關于技術特征是否存在非實質性區(qū)別的決定權，仍操于法官之手，但從程序上看，還是一個事實問題。還需強調的是，該普通技術人員必須是本領域的，而不能是外行專家，并且其證言必須自圓其說，經得起對方的質詢，特別是當案件中有本領域技術專家相反的證言時。nAmerican Wood-Paper Co. v. Fibre Disintegrating Co., 90U.S. 566, 23 L. Ed. 31, 1874 WL 17379 (1874).

值得探究的是，認定是否存在非實質性區(qū)別，具體的標準是什么？從典型判例看，并沒有固定的范式，而是具體案情具體分析，如果法官能夠理解技術問題并作出判斷，法官可以直接下結論。但在相當多的案件中，普通技術人員如何看待被控產品與專利權權利要求的區(qū)別這一技術事實問題，當事雙方可以舉證證明，一個很重要的方式是專家證人，專家證人以行業(yè)內專家的身份對技術事實發(fā)表觀點，法官根據其理解再決定是否采信專家證言。比如在福達案中，專家作證認為被告產品的彎曲部分與原告專利的筆直部分只是形狀不同，這種區(qū)別是非實質性的，心臟科醫(yī)生在使用時很難將兩者區(qū)別開來。oJAN K. Voda, M.D. v. Cordis Corporation,2007-1297,-1343（2008）.既然產品的專業(yè)使用者都難以將兩者區(qū)別開來，還能說兩者之間存在實質區(qū)別嗎？這一專家證言就非常具有證明力，對于法官形成內心確信具有很大的作用。所以，在具體案件中，本領域普通技術人員如何判斷區(qū)別的實質性程度，雖然由于個案的差別而難有統一的范式，但當事人仍有舉證和辯駁的空間，p比如在一起侵權案件中，聯邦巡回上訴法院認為專利權人并未提供任何證據來證明本領域普通技術人員會認為被控產品與權利要求等同，因而認定不構成等同。See Lighting World, Inc. v. Birchwood Lighting, Inc., 382 F.3d1354, 1357, 72 U.S.P.Q.2d 1344 (Fed. Cir. 2004).這個問題并非主觀判斷問題，不是法律適用問題，仍是事實問題，應該沒有自由裁量空間。在華納案中，聯邦巡回上訴法院明確指出，相關領域普通技術人員為評估區(qū)別的實質性提供了很好的視角，這種測試是客觀的，區(qū)別的實質程度取決于客觀證據，而非未經解釋的主觀結論，不管這種結論是否由專家證人提供。qHilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc., 114 F.3d 1161, 43 U.S.P.Q.2d 1152 (Fed. Cir.1997).

（二）刻意抄襲

被控產品與專利發(fā)明的區(qū)別，體現在具體的技術特征區(qū)別上，這種區(qū)別是否是實質性的，影響到等同理論下落入專利權保護范圍是否成立的判斷，但是區(qū)別的實質性問題是一個事實認定問題，需由事實的發(fā)現者從本領域普通技術人員的視角進行判斷，而普通技術人員又是一個擬制的概念，現實案件中不可能找出一個真正的完全作出客觀技術事實判斷的普通技術人員。為了避免這一事實判斷問題陷入主觀泥淖，必須引入一些客觀因素，防止濫用本領域普通技術人員的判斷視角。這些客觀的輔助因素，就是被控侵害行為人的客觀行為。被控產品或方法的研究開發(fā)過程中，如果被控行為人的行為表明他是在刻意抄襲權利人的專利發(fā)明，那么被控產品與專利發(fā)明之間的區(qū)別，就有可能被認為是非實質性的。既然被控行為人是處心積慮、想方設法地在模仿、抄襲，從而利用權利人發(fā)明的實質部分，以規(guī)避從字面上落入專利權的保護范圍，那么對于這種人為制造出來的區(qū)別，將其認定為實質性區(qū)別，其合法性基礎確實是值得質疑的，在此情況下，認定該人為制造的區(qū)別為非實質性的，就具有正當性。認定刻意抄襲，必須有客觀證據的支持。如果被控侵害行為人沒有獨立研究開發(fā)的證據，可據此推斷其為刻意抄襲。

專利權的客體是技術方案，載體為產品或方法，任何與產品或制造產品的方法相關的技術方案，絕非理論推演、紙上談兵的產物，而是必須在研發(fā)過程中不斷實驗、不斷修正才可能獲得。因此，一個真正在原專利技術（現有技術）基礎上創(chuàng)造新技術方案的人（企業(yè)），從其研發(fā)過程記錄是可以判斷出來的。而一個刻意抄襲者，雖然他對原專利技術方案的技術特征進行了改動，但其所有的努力無非是使被控產品的相應技術特征顯得與專利發(fā)明不同，其根本目的仍然是要利用專利發(fā)明的實質性特點。對于這種刻意制造出來的區(qū)別，法院當然沒有必要作為實質性的技術進步加以保護。在格萊富案中，法院認為，沒有合理的解釋來表明被控產品是獨立研究出來的，一審法院可以推定被控產品是模仿的產物而不是發(fā)明實驗的成果。rGraver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339U.S. 605, 612, 70 S. Ct. 854, 858, 94 L. Ed. 1097, 85U.S.P.Q. 328 (1950).又如在羅迪歐公司案中，被告生產的推車直接從字面上落入了原告專利權的保護范圍，在原告指出之后，其僅對其中的十字支撐架作了微小的改動，對此聯邦巡回上訴法院認為，等同理論的目的就是防止那些肆無忌憚的抄襲者通過不重要的、非實質性的改動和替換來逃避法律責任，這種改動沒有增加任何東西，仍應認定落入原告專利權的保護范圍。sRadio Steel & Mfg. Co. v. MTD Products, Inc., 731 F.2d 840, 847, 221 U.S.P.Q. 657 (Fed. Cir. 1984).但是，聯邦最高法院在華納案中對此提出了不同的看法，最高法院認為，如何將制造微小變化以降低訴訟風險的故意抄襲者，與在權利要求周邊進行設計開發(fā)以求最大限度利用專利的漸進式的創(chuàng)新者區(qū)分開來，是項難題。tWarner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.,520 U.S. 17, 35–36, 117 S. Ct. 1040, 1052, 137 L. Ed. 2d146, 41 U.S.P.Q.2d 1865 (1997).

當然，即使被控產品是被告獨立設計開發(fā)的產物，也不能僅據此就判定其不落入專利權保護范圍。引入獨立設計這一因素，目的在于判斷被控行為人是否屬于刻意抄襲，而判斷是否屬于刻意抄襲的目的，在于輔助判斷被控產品或方法與專利發(fā)明之間的區(qū)別是否為實質性的，但即使并非刻意抄襲，也不能斷定不落入保護范圍，因為判斷是否落入專利權的保護范圍，首先是一個事實的判斷，即侵害行為是否確實存在，并不需要考察行為人的主觀狀態(tài)。此處的“刻意”，與侵權構成中的“過錯”并不是一回事?！安豢桃狻钡某u也是抄襲，只是在處于模糊地帶時，刻意的、不進行獨立設計開發(fā)的抄襲行為，成為判斷區(qū)別是否實質性的重要因素。因此，在判斷區(qū)別是否為實質性時，對被告是否進行了獨立設計、是否屬于刻意抄襲者進行調查，是有其意義的，當被告自己不進行獨立的設計、明顯屬于刻意抄襲原告專利發(fā)明時，事實的裁判者無疑將增強所謂的區(qū)別只是形式上的區(qū)別而非實質性區(qū)別的內心確信，因為這種刻意制造出來的區(qū)別屬于實質技術進步的可能性實在是微乎其微。最高法院的不同意見當然有其道理，但并不能完全否定審查被告是否獨立設計在具體個案中的作用。

（三）周邊設計

被控行為人是否在專利周邊進行了設計努力，也是判斷被控產品與專利發(fā)明是否存在實質區(qū)別的因素之一。如果有證據表明被控侵害行為人有目的地在專利周邊進行設計開發(fā)，就有可能推斷其所作的改動相對于專利發(fā)明而言，是實質性的區(qū)別。當然，這與上述的獨立研發(fā)一樣，必須有證據支持。其正當性基礎在于，專利權人獲得專利的對價是公開其技術方案，公眾可以利用其技術方案在專利的周邊進行設計，其成果無疑也可以是一種技術進步，即使兩者相似，也不能當然地認為后者的技術方案是落入專利權保護范圍的。周邊設計對專利發(fā)明構成了競爭，有利于消費者。對于被控侵害行為人而言，如果有證據表明其已經努力地在專利發(fā)明的外圍進行設計，而不是直接采用專利技術方案，被控產品與專利之間的區(qū)別就可能被推定為實質性區(qū)別，因為其投入了研究開發(fā)的努力、投入了大量資源，并不希望其技術方案落入他人專利的保護范圍，而應是想方設法避開他人的專利，這種區(qū)別有可能是實質上的進步，從而脫離了原告專利權的保護范圍。

但是，聯邦最高法院對于引入周邊設計這一因素并不持正面態(tài)度。在華納案中，聯邦巡回上訴法院認為刻意在專利周邊進行設計的，可推論認為存在實質性區(qū)別。最高法院則認為，如何區(qū)別進行微小改動以降低訴訟風險的故意抄襲者和在專利周邊進行設計以取得技術進步的創(chuàng)新者，是令人疑惑的。當最高法院在格萊富案中談論獨立研究或實驗時，其實是在討論專利中的化合物與被控行為人替換的化合物之間的已知的互換性，如果需要獨立實驗，則反映出本領域普通技術人員并不掌握兩者之間可互換的知識。已知的可互換性，才是認定被控產品與發(fā)明專利之間實質相同的客觀因素。被控行為人的獨立實驗，并不必然反映本領域普通技術人員是否知道兩者之間的可互換性，但在很多案件中可作為是否知道的證據。uIbid.

聯邦最高法院的意見當然也是有道理的，在司法實踐中，既然被告沒有被認定為構成從字面上落入專利權保護范圍，其實就意味著被告是在專利發(fā)明的周邊進行設計，但完全否認調查被告是否在專利周邊進行了設計努力的價值，是矯枉過正了。周邊設計本身有其價值，在周邊設計中競爭者通過對專利技術方案的研究可能發(fā)現更優(yōu)的技術方案，競爭者就此亦可能獲得專利授權，這也是技術進步的一種方式，vSee Eric Dobrusin and Rnoald Krasnow, Intellectual Property Culture, oxford University Press, 2008, p165.有不少重要的技術進步就是周邊設計活動的成果。wTimothy Maloney, The Enforcement of Patent Rights in United States, Patent Enforcement Worldwide: A Survey of 15 Countries, Hart Publishing, 2005, p414.專利權制度的目的之一，是通過讓發(fā)明人收回沉淀成本，從而激發(fā)其發(fā)明動力。xRichard A. Posner, Economic Analysis of Law, 9th edition, Kluwer, 2014,§11.2.3.衡量專利權保護是否適當，要考慮發(fā)明的成本和抄襲的成本，兩者之間的比率越大（即發(fā)明成本高、抄襲成本低），專利權保護力度也應越大。yIbid,§11.2.5.如果被告進行周邊設計時投入了大量的成本，這本身就表明被控技術方案并非顯而易見，這應當可以削弱等同理論適用的必要性、合理性。僅對原告專利發(fā)明的個別技術特征進行了簡單的替換，和為替換個別技術特征投入了大量的人力物力進行研究開發(fā)，兩者之間區(qū)別還是很明顯的，后者很可能帶來顯著的技術進步。引入周邊設計的努力這一考量因素，并非意味著被告投入大量資源進行了周邊設計，就可以認定被控產品與專利發(fā)明之間存在實質性區(qū)別，而僅是作為一種補強證據，必須與其他證據一起發(fā)揮其證明力，更多時候其作用僅在于增強裁判者的內心確信，其價值本身有限，但讓其成為證據鏈的一環(huán)，應當還是在合理范圍之內，沒必要完全否定其積極價值。

（四）申請歷史

在具體案件中如何判斷被控產品或方法與專利發(fā)明之間的區(qū)別是否實質性，其并沒有固定的范式，上述涉及的刻意抄襲和周邊設計，是從被控行為人的行為分析推斷區(qū)別的實質性程度。區(qū)別的實質性程度，不僅可以從被控行為人的行為進行推斷，也可以從專利權人（或發(fā)明人）的行為進行推斷，主要有兩種行為可資判斷，首先是專利申請過程中對申請文件的修改，典型的是聯邦巡回上訴法院2003年判決的ACCo公司訴Micro Sec設備公司案。

涉案專利是一種便攜式電子設備的鎖定裝置，根據原告專利的權利要求10，設備鎖住時鎖栓延伸至鎖槽，而被控產品在被鎖住之前其鎖栓已經延伸至鎖槽。但是，在涉案專利的復審過程中，權利要求曾經有過改動：權利要求1的“鎖住時延伸”被修改為“鎖住后延伸”，但權利要求10沒有作改動。審查員接受了這個改動并作出復審決定，其理由是現有技術中并沒有設備鎖住后鎖栓延伸的裝置。原告認為其權利要求10并未改動，仍為“鎖住時延伸”，不應被解讀為“鎖住后延伸”，被告產品與原告專利的區(qū)別是非實質性的。而聯邦巡回上訴法院則認為權利要求10與權利要求1應當作同樣的解讀，因為審查員和申請人都清楚本發(fā)明要求鎖槽接合構件旋轉后鎖栓延伸至鎖槽，鎖住時和鎖住后的措辭不同并不產生影響。法院認為，“鎖住前”“鎖住時”“鎖住后”的區(qū)別是專利復審的關注焦點，也是專利進行修改以區(qū)別于現有技術的基礎，被控產品的鎖栓在鉤臂進入鎖定位置前已經延伸至鎖槽，而涉案專利權利要求是鎖栓在鎖槽接合構件移動時或移動后延伸。鎖栓是否在鎖槽接合構件鎖住前、鎖住時、鎖住后延伸，是專利與現有技術的區(qū)別點，也是實施例之間的區(qū)別點。當被控產品與專利之間的區(qū)別，正是權利要求作修改以區(qū)別于現有技術的區(qū)別點時，此種區(qū)別不能被看作是非實質性的，因為此區(qū)別在復審中對于判斷可專利性是必須的。zACCo Brands, Inc.v. Micro Sec. Devices, Inc., 346 F.3d 1075, 1081, 68 U.S.P.Q.2d 1526 (Fed. Cir. 2003).

聯邦巡回上訴法院在此案中的邏輯是：既然權利人在專利申請或復審中已經明確區(qū)別點是專利與現有技術的區(qū)別，并在此基礎上獲得了專利授權，這意味著區(qū)別就是實質性的，那么在判斷是否落入專利保護范圍時該區(qū)別當然也應被認為是實質性的，從而認定沒有在等同理論下落入專利權保護范圍。

（五）發(fā)明人的陳述

發(fā)明人的陳述，也有助于判斷區(qū)別的實質程度。典型案例為聯邦巡回上訴法院1997年判決的田邊案。該案類似于中國法院受理的行政案件，原告為專利權人日本田邊制藥公司，被告是美國國際貿易委員會，案件源于原告發(fā)現被控行為人向美國進口硫氮酮，但這些產品的制備方法落入了原告制備方法專利的保護范圍。原告遂依據美國《關稅法案》第337條款，要求禁止該產品的進口。國際貿易委員會認為被控產品不構成從字面上落入專利權保護范圍，也不構成在等同理論下落入專利權的保護范圍，否決了原告的請求，原告不服，上訴至聯邦巡回上訴法院。該案的爭議焦點是，被控方法使用丁酮，與原告專利方法使用丙酮，該區(qū)別是否屬實質性區(qū)別，如果區(qū)別是實質性的，就不存在等同理論下落入專利權的保護范圍。國際貿易委員會得出丁酮和丙酮不構成等同的理由是，原告權利要求的語言明確只包含丙酮、排除了其他的酮的同系物；僅僅將丙酮替換為丁酮并沒有用，除非小心地控制化學反應的條件，但原告專利本身并沒有教導如何對關鍵過程變量進行最佳配置；在原告向芬蘭、以色列以及歐洲專利局提出的同類專利申請過程中，原告針對專利局的駁回意見，辯稱原告的發(fā)明使用丙酮比使用其他溶劑其產品產量要高得多，因而其發(fā)明并不是顯而易見的。國際貿易委員會認為，原告專利權利要求語言本身，以及作為申請歷史的權利人向外國專利局所作的陳述，都表明權利人已經明確排除了除權利要求主張的丙酮以外的其他溶劑，包括那些通常被認為是等同物的溶劑，因為發(fā)明人相信只有使用權利要求中特別的溶劑混合物才能使硫氮酮獲得高產量。國際貿易委員會認為，證明以丁酮替換丙酮不屬實質性變化的舉證責任在于原告。本領域普通技術人員可能會嘗試以丁酮替換丙酮，但是該本領域普通技術人員也會注意到專利權利要求的用語并認為其他的酮比如丁酮并不包含在內，因為這些其他的酮是無用的。聯邦巡回上訴法院在判決中認為，原告專利權利要求中將丙酮作為唯一的酮溶劑，此種權利要求用語對于本領域普通技術人員而言，意味著除丙酮以外的其他酮溶劑在化學反應中是無用的。換句話說，專利權利要求用語本身以及說明書，都暗示以丁酮替換丙酮并非非實質性的變化。聯邦巡回上訴法院認為，等同理論并非用于在法院重新獲得原先在申請程序中通過縮小權利要求而放棄的客體，而通過等同理論抹殺那些有意義的、公眾信賴并據以避開專利的技術特征，也是不被允許的。原告之所以沒有在專利中披露和主張其他酮，可能是因為它在先前的試驗中使用其他酮結果是失敗的，這不能稱之為“實驗禁止反悔”，原告使用丁酮的失敗實驗，表明發(fā)明人并不認為專利方法中丁酮和丙酮是可互換的。對于原告在外國專利局的陳述，也不能認為是“外國申請禁止反悔”，這些陳述僅與判斷本領域普通技術人員如何看待丁酮或其他酮與丙酮是否可互換有關，原告在外國專利局的陳述意味著對于本領域普通技術人員而言，其他溶劑包括丁酮，與權利要求中的丙酮溶劑是不可互換的。被控行為人使用丁酮溶劑進行生產，雖然也達到了很高的產量，但它是通過大量的實驗、對生產方法中的條件進行了調整后才達到的，這意味著被控行為人的生產活動不是抄襲而是周邊設計，這些實驗也表明，在專利方法中丁酮未必與丙酮是可以互換的。聯邦巡回上訴法院維持了國際貿易委員會的被控方法不構成在等同理論下落入專利權保護范圍的決定。97Tanabe Seiyaku Co.,Ltd. v. U.S. Intern. Trade Com'n, 109 F.3d 726, 733, 41U.S.P.Q.2d 1976 (Fed. Cir. 1997).在該案件中，本來丁酮與丙酮的相互替換，本領域普通技術人員應當是知曉的，但是專利權利要求本身的語言，以及原告在外國專利局的陳述，影響了本領域普通技術人員如何看待丁酮或其他酮與丙酮是否可互換，因為看過原告的陳述之后，本領域普通技術人員會產生一種認識，即丁酮與權利要求中的丙酮溶劑是不可互換的。在此處，原告在外國專利局的陳述，并非用于“禁止反悔”，而是用于判斷本領域普通技術人員如何看待技術問題，這是值得注意的。

三、等同理論與非顯而易見性的關聯

從上面可以看出，區(qū)別是否是非實質性的，很難總結出、當前也不存在一個完美周延的判斷范式，于是只能通過一些外部標準進行間接的觀察和判斷，所謂的刻意抄襲、周邊設計，均是如此。但如果把目光放遠，可以發(fā)現等同問題與專利法中另一個復雜的問題——非顯而易見性，存在著某種微妙的聯系。所謂的“非顯而易見性”，在美國專利法上是評價技術方案可專利性的終極問題，相當于中國專利法的創(chuàng)造性。根據《美國專利法》第103條的規(guī)定，如果一項發(fā)明對于本領域普通技術人員而言相較于現有技術整體上看是顯而易見的，那么該發(fā)明即不具備非顯而易見性，就不符合可轉型條件、不應獲得專利授權。78See Janice M. Mueller, Patent Law, 4th Edition, Wolters Kluwer, 2012, §5.c; 35 U.S.C. 103.顯然，如果一項發(fā)明申請被認為不具有非顯而易見性的話，該發(fā)明技術方案與現有技術是實質相同的。而等同理論適用時主要考慮的問題，正是被控等同物與權利要求中相應技術特征是否實質相同。這一點，正是等同理論與非顯而易見性問題的共通之處，這無疑使專利法上的兩大難點問題產生交集。

如果某被控等同物被認定為與權利要求中某技術特征構成等同，那么被控產品或方法的技術方案如果前去申請專利，應當被專利局以缺乏非顯而易見性為由予以駁回；反之，根據某一已授權專利技術方案生產的產品，應當在訴訟中難以被認定為與他人專利發(fā)明中的技術特征構成等同，因既然專利已經獲得授權，必符合可專利性條件，其中包括非顯而易見性，則其技術方案與先前專利技術方案存在實質區(qū)別，有實質區(qū)別者則難以認定等同。從某種程度上說，非顯而易見性的判斷與等同之判斷，可以相互替換予以檢驗、校準。但是，兩者之間存在不同，仍然是不可相互替代的。明顯的區(qū)別是，非顯而易見性的判斷，是進行整體判斷而非技術特征逐一比較，等同的判定必須逐項技術特征進行，整體等同理論已被否定。更為重要的是，兩者的實質性程度標準并非一致。對于非顯而易見性而言，專利技術方案相對于現有技術應存在實質性的顯著的進步，新的技術方案足以達到應被授予專利權的地步。對于等同理論而言，是特別給予專利權人的額外保護，目的是防止其他人的專利欺詐，其對權利要求文字范圍的擴張應是有所克制的。以同一領域在先專利、在后專利為兩個參照點，該兩專利各自享有一定的等同范圍，但其等同范圍不能相交集，該兩專利的間隔區(qū)域并非已經被此兩專利及其等同范圍所完全覆蓋，其間應該有其他人的創(chuàng)新和自由活動的空間；在后專利相較于在先專利的區(qū)別，可以衡量非顯而易見性；該兩專利各自的互不相交的等同范圍，用以衡量等同所要求的非實質性區(qū)別程度。如圖1所示，等同的非實質性區(qū)別程度與非顯而易見性所達到的實質程度相比較，當然應是后者高于前者。圖示中的創(chuàng)新空間部分，與在先專利A及其等同保護范圍（斜線部分），存在實質性區(qū)別，因而不應被專利權保護范圍所覆蓋，但創(chuàng)新空間仍達不到在后專利B的那種實質進步的高度，不足以獲得專利權保護，但允許社會公眾自由創(chuàng)新、自行活動。在技術進步的歷史過程中，前后專利技術方案之間并非一種無縫銜接的承繼過程，中間應當存在或大或小的自由創(chuàng)造的空間，這也可以認為是技術發(fā)展過程中應當存在的溢出效應，79專利由于其公開性、實用性，具有極強的溢出效應，且溢出效應可以跨越國界。美國近些年的技術創(chuàng)新可圈可點，但其生產率并未得到相應的大幅提升，有觀點認為是由于其他國家的專利保護強度相對較弱，因此技術溢出效應明顯，技術創(chuàng)新在美國國內對經濟發(fā)展的作用被部分抵銷。See Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century,The Belknap Press of Harvard University Press, 2014, p511.這種正外部性應當由全社會共享。

圖1

四、反向等同理論的啟示

在美國專利法上，與等同理論相對的，還有一個所謂的反向等同理論，盡管其與等同理論的適用沒有直接關聯。該理論認為，當一個產品或方法已經從字面上落入了專利權的保護范圍，如果被控技術方案已經發(fā)生了根本的變化，達到了以實質不同的手段來實施相同或近似功能的程度，則最終仍不能認定其已落入專利權的保護范圍。一般而言，既然已經從字面上落入了專利權保護范圍，不應又節(jié)外生枝。但在反向等同理論適用的特定場合下，原告專利權利要求語言的覆蓋性相當完美，以至于被告與原告實質不同的技術方案也落入原告專利字面的保護范圍，此時如認定落入保護范圍成立，對被告而言產生了實質不公正，反向等同理論為了保護被告的實質正義而生。反向等同理論在美國法院的專利司法中絕少使用，但這并非該理論或制度存在問題，而是需要使用該理論的例外情況過于特殊、實在少之又少。反向等同理論適用于產生了技術范式轉換的根本性的技術進步，對于不同產業(yè)有不同的適應性，軟件產業(yè)不太適用，但生物產業(yè)卻較為適用，反向等同理論的適用相當于一個釋壓閥，防止專利權人扼殺根本性的技術進步。80Dan Burk and Mark Lemley, The Patent Crisis and How the Courts Can Solve it, The University of Chicago Press, 2009, p128.不過，反向等同理論對于等同的判定，卻有一定的可借鑒之處。反向等同理論和等同理論，均著眼于被控技術方案與專利技術方案之間區(qū)別的實質程度，這恰恰表明在美國法院的專利司法理念中，被控技術方案與專利技術方案之間區(qū)別的實質程度，是審理專利案件的關鍵所在，從這個意義上看，美國專利法的等同理論與英國專利法的發(fā)明精髓理論異曲同工。81英國專利法上的“發(fā)明精髓”（pith and marrow of the invention）是指專利權利要求中的核心的完整技術方案（essential integer），如果被控侵權人被認定使用了原告專利的發(fā)明精髓，將被認定構成專利侵權。但由于對“非實質性”“非核心的”等詞語理解存爭議，并且解釋權利要求時并不拘泥于文字，專利保護范圍的確定仍有難度。See William Cornish, David Llewelyn and Tanya Aplin, Intellectual Property:Patents,Copyright,Trade Marks and Allied rights,Sweet&Maxwell, 2013,pp254-255.被控技術方案與專利技術方案之間是否存在實質性的區(qū)別，是專利侵權訴訟的關鍵問題，等同理論是為了解決這一問題，因此根本的判斷方法并非所謂的“手段—功能—結果”三步法，非實質性區(qū)別判斷標準應當成為等同理論適用的首要標準。

五、結 語

等同理論源起于法院對專利發(fā)明所提供的實質保護，初衷是為了防止針對專利的“欺詐”，而三步檢驗法只是在實踐中發(fā)展起來的被認為行之有效的具體判斷方法，其本身起初并非一種獨立的等同是否成立的判斷標準。僅采用三步檢驗法，很難在被控產品與專利發(fā)明是否實質相同這一問題上作出準確判斷。在現當代的等同案件中，聯邦最高法院雖然多次肯定三步檢驗法，但仍強調對專利的實質保護。

美國聯邦法院在近兩百年的實踐中，也不斷完善著“非實質性區(qū)別”的判斷范式。判斷被控產品或方法的技術特征與權利要求中的技術特征相比其區(qū)別是否屬于非實質性區(qū)別，雖然是等同判斷的關鍵問題，也是一個客觀的問題，本應有客觀標準，但由于人認識的局限性，區(qū)別是否屬于非實質性的，其本身卻是難以把握的，容易滑入到法官恣意裁判的泥淖中去。因此，發(fā)展出諸多可以客觀判斷的外圍判斷標準，具體而言就是被控行為人是否存在刻意抄襲行為、被控行為人是否進行了周邊設計的努力、相應區(qū)別點是否正是權利要求的修改點、發(fā)明人在申請過程中就區(qū)別點的表態(tài)，這些具體的外部判斷因素均有客觀行為可以佐證，對于法官形成區(qū)別是否屬于非實質性的內心確信具有相當的影響。如果被控行為人是在刻意抄襲專利技術方案，那么他所替換的技術特征屬于非實質性替換的可能性就很高；如果被控行為人投入大量資源在專利周邊進行研發(fā)，那么所獲得的技術方案中的技術特征，與專利技術方案中的相應技術特征的區(qū)別屬于實質性區(qū)別的可能性就很高；專利申請過程中申請人明確區(qū)別點為專利技術方案與現有技術的區(qū)別點，那么此區(qū)別點應被認為屬實質性區(qū)別，在等同判斷中亦應被認為屬實質性區(qū)別；申請人在申請過程中的陳述導致本領域普通技術人員或社會公眾有理由認為該區(qū)別屬實質性區(qū)別，則可認定該區(qū)別是實質性區(qū)別，即使實際上兩技術特征之間是可相互替換的。上述美國聯邦法院的實踐總結，對于中國法院改進涉等同理論專利侵權案件的審理思路、超越“三個基本相同”標準、推進專利案件審理實質化具有很好的借鑒價值。

由等同判斷的非實質性區(qū)別標準，可引出其與非顯而易見性之間的一定關聯。如果某被控等同物被認定為與權利要求中某技術特征構成等同，那么被控產品或方法的技術方案如果前去申請專利，應當被專利局以缺乏非顯而易見性為由予以駁回；反之，根據某一已授權專利技術方案生產的產品，應當在訴訟中難以被認定為與他人專利發(fā)明中的技術特征構成等同，因既然專利已經獲得授權，必符合可專利性條件，其中包括非顯而易見性，則其技術方案與先前專利技術方案存在實質區(qū)別，有實質區(qū)別者則難以認定等同。但在技術進步的歷史過程中，前后專利技術方案之間并非一種無縫銜接的承繼過程，中間應當存在或大或小的自由創(chuàng)造的空間，在先專利的保護范圍（字面+等同），不應覆蓋其與在后專利差別的所有范圍。美國專利法上的反向等同理論，則從側面展示了美國法院注重被控技術方案與專利技術方案之間區(qū)別的實質程度，進一步驗證了非實質性區(qū)別的判斷標準，應是等同理論適用的根本標準。

The doctrine of equivalents (or DoE), at its very beginning, was to prevent fraud on patents and to provide substantial protection to patentees, and this is why in its early stage the test of patent infringement was to check if there is only insubstantial difference between the patented invention and allegedly-infringing product or process. Such standard actually remains unchanged today. The concept of reverse doctrine of equivalents manifests the US judiciary’s attitude towards the afore-mentioned insubstantial difference standard. The“function-way-result” test, as a result of case law development, is no more than a detailed step for application of the superior insubstantial difference standard, instead of substantial diversion of the latter. The US federal courts have developed some concrete and objective tests in the past two hundred years which have great influence on the inner convictions of judges about whether the differences are insubstantial or not, including deliberate copying, designing around, prosecution history and inventor’s argument.

patent infringement; doctrine of equivalents; insubstantial difference

徐卓斌，上海市高級人民法院審判員，法學博士