●陳明明

將他人未在國內(nèi)注冊的商標(biāo)作為企業(yè)字號使用是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭

●陳明明

【要點(diǎn)】

對企業(yè)名稱的保護(hù)具有一定的地域性，企業(yè)名稱只有在國外或國內(nèi)具有一定的知名度，為相關(guān)公眾所知悉，并具有造成混淆的可能性，擅自使用該企業(yè)名稱才構(gòu)成不正當(dāng)競爭。將他人未在國內(nèi)注冊的商標(biāo)作為企業(yè)字號使用是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，必須同時具備四個要件即作為企業(yè)字號的文字與注冊商標(biāo)相同或者近似；在相同或者類似商品上使用；突出使用；使用的結(jié)果容易造成相關(guān)公眾誤認(rèn)。

【案情】

原告某株式會社系“邁凱樂”和“MYCAL”的商標(biāo)權(quán)利人和商號權(quán)利人。1994年，原告與被告某集團(tuán)公司合資設(shè)立中外合資經(jīng)營企業(yè)大連國際商貿(mào)大廈有限公司，原告授權(quán)合資公司在合資期間使用包括“MYCAL”“邁凱樂”在內(nèi)的商號、商標(biāo)。2004年，原告由于在日本進(jìn)入破產(chǎn)更生程序而退出了中國市場，撤回了其在合資公司的股權(quán)并約定合資公司自2006年3月4日之后，不得使用“邁凱樂” “MYCAL”作為商號、字號、標(biāo)識，不得使用原告其他商號。2006年3月10日，被告某集團(tuán)公司在青島設(shè)立了某百貨總店有限公司。

原告訴稱：原告是日本著名的綜合性商業(yè)企業(yè)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域廣泛涉及商場、超市、專賣店、藥店、面包店、娛樂等?！哎蕙％搿薄斑~凱樂”和“MYCAL”是原告的專有商標(biāo)和商號。

商號方面，自1996年起，原告將“マィカル”“邁凱樂”和“MYCAL”作為公司商號廣泛應(yīng)用于在日本的109家商場及在中國設(shè)立的大連國際商貿(mào)大廈有限公司，上述商號在日本國及中國大連地區(qū)具有很高的知名度和美譽(yù)度。

商標(biāo)方面，原告先后于1989年至2000年在日本注冊了“MYCAL”和“マィカル”商標(biāo)，注冊類別為第1—42類。在進(jìn)入中國市場后，原告于1997年在中國注冊了“MYCAL”商標(biāo)，注冊類別為l—16類、18—34類、40—42類。另外注冊了“邁凱樂”商標(biāo)，注冊類別為1—4類、6—8類、l0—12類、14—16類、18—28類、31—33類、40—42類。根據(jù)日本和中國商標(biāo)法的規(guī)定，上述注冊商標(biāo)專用權(quán)依法受到保護(hù)。

1994年9月29日，原告與被告某集團(tuán)公司簽訂了《大連國際商貿(mào)大廈有限公司合同》(以下簡稱《合資合同》)，約定由雙方在大連合資設(shè)立中外合資經(jīng)營企業(yè)大連國際商貿(mào)大廈有限公司(以下簡稱合資公司)。原告授權(quán)合資公司在合資期間使用包括“MYCAL”“邁凱樂”在內(nèi)的商號、商標(biāo)。

2004年7月13日，原告(合同甲方)與香港新瑪有限公司(合同乙方)、合資公司(合同丙方)、被告某集團(tuán)公司(合同丁方)、大連大商集團(tuán)有限公司(合同戊方)簽署《轉(zhuǎn)讓合同》，約定原告將其持有的合資公司70%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給香港新瑪有限公司和大連大商集團(tuán)有限公司。與此同時，為了合資公司能夠順利過渡和持續(xù)經(jīng)營，原告出于善意同意合資公司于 2004年7月13日簽訂《轉(zhuǎn)讓合同》起600天內(nèi)，即在2006年3月4日前，可按當(dāng)時的使用方法和形態(tài)繼續(xù)使用合資公司當(dāng)時使用中的“邁凱樂”中文商號及正在使用中的合資公司墻體上的商號及標(biāo)識，但不得使用原告的其他商號。《轉(zhuǎn)讓合同》同時約定，如合資公司逾期繼續(xù)使用上述商號及標(biāo)識，原告有權(quán)要求合資公司禁止使用，且合資公司應(yīng)按每天轉(zhuǎn)讓金的1%的金額向原告支付違約金。根據(jù)上述合同約定，合資公司以及被告某集團(tuán)公司自2006年3月4日之日起不得繼續(xù)使用原告享有商標(biāo)專用權(quán)和商號專用權(quán)的“邁凱樂”“MYCAL”及其他商號。

但是，原告發(fā)現(xiàn)被告某集團(tuán)公司于2006年3月10日設(shè)立了一人有限責(zé)任公司“青島麥凱樂商貿(mào)有限公司”(即被告某百貨總店有限公司)，并已在青島市市南區(qū)香港中路69號設(shè)立了“麥凱樂青島總店”(英文商號為“MYKAL”)，該店已于2006年9月30日開始正式營業(yè)。原告認(rèn)為，被告某集團(tuán)公司在與原告簽訂合同并約定2006年3月4日之日起不得繼續(xù)使用原告享有商標(biāo)專用權(quán)和商號專用權(quán)的“邁凱樂”、“MYCAL”及其他商號之后，故意且擅自用與原告的“邁凱樂”“MYCAL”商標(biāo)、商號只有一字之差且發(fā)音完全相同、并極易造成混淆的“麥凱樂”“MYKAL”作為其獨(dú)資子公司被告青島麥凱樂的企業(yè)名稱進(jìn)行宣傳，兩被告的行為具有明顯的主觀惡意，嚴(yán)重侵犯了原告的商號權(quán)、商標(biāo)專用權(quán)，并構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為。

被告某百貨總店有限公司答辯稱：被告某百貨總店有限公司沒有侵犯原告的商標(biāo)權(quán)，也沒有構(gòu)成不正當(dāng)競爭。理由如下：

1.原告并不是本案涉及的商標(biāo)的合法注冊人或依法認(rèn)定的商標(biāo)所有權(quán)人，也不是本案涉及的商標(biāo)的獨(dú)占使用許可合同或排他使用許可合同的被許可人，因此原告無權(quán)提起本案訴訟。

2.被告某百貨總店有限公司從沒有將“麥凱樂”作為商標(biāo)使用，因此，不可能構(gòu)成因使用商標(biāo)對原告主張的商標(biāo)權(quán)造成侵權(quán)。

3.被告某百貨總店有限公司提供的服務(wù)范圍在《商標(biāo)注冊用商品和服務(wù)國際分類》中屬于第35類，與原告主張的商標(biāo)不屬于同一種商品或類似商品，而原告主張的商標(biāo)又不是馳名商標(biāo)，因此不可能發(fā)生侵權(quán)。

4.原告在青島沒有市場經(jīng)營活動，所以被告某百貨總店有限公司和原告之間沒有競爭關(guān)系，不構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

5.原告主張的權(quán)利在青島沒有任何知名度，被告某百貨總店有限公司正常使用“麥凱樂”作為商號，不會導(dǎo)致相關(guān)公眾對商標(biāo)注冊人與企業(yè)名稱所有人產(chǎn)生誤認(rèn)或者誤解，也不會誤導(dǎo)公眾將被告某百貨總店有限公司提供的服務(wù)誤認(rèn)為是原告提供的服務(wù)，因此不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競爭。

6.被告某百貨總店有限公司依靠自己的科學(xué)經(jīng)營和宣傳推廣，不斷提高“麥凱樂”商號的知名度和美譽(yù)度，與原告沒有任何關(guān)系，根本不存在搭乘原告品牌的情形。

綜上所述，被告某百貨總店有限公司正常使用“麥凱樂”作為商號，并不會造成相關(guān)公眾誤認(rèn)為提供商場服務(wù)的主體是原告，沒有構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競爭，原告的訴訟請求應(yīng)當(dāng)予以駁回。

被告某集團(tuán)公司答辯稱：

1.被告某集團(tuán)公司從未使用過該商號，不存在商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競爭問題。2.具體到轉(zhuǎn)讓合同，第8條對于商號的約定，對被告某集團(tuán)公司無約束力。3.被告某集團(tuán)公司和被告某百貨總店有限公司是相互獨(dú)立的兩個企業(yè)法人，被告某集團(tuán)公司既不是商號的所有人也沒有使用過該商號。4.原告某株式會社在2004年因?yàn)槠飘a(chǎn)而退出了中國市場，在中國市場不存在任何的經(jīng)營主體，更談不上不正當(dāng)競爭問題。

【裁判】

一審審理查明，原告某株式會社系于1996年7月1日由株式會社日吉宜更名而來。株式會社日吉宜于1997年、2000年和2003年在中國注冊了“邁凱樂”和“MYCAL”商標(biāo)。其中“MYCAL”商標(biāo)注冊類別為1—12類、14—16類、18—34類、40—42類；“邁凱樂”商標(biāo)注冊類別為1—4類、6—8類、l0—12類、14—16類、18—28類、31—33類、40—42類。原告于2006年9月向國家商標(biāo)局申請注冊人名稱變更，由“株式會社日吉宜”變更為本案原告，國家商標(biāo)局受理了該申請，在本案審理過程中，國家商標(biāo)局未針對變更申請做出是否核準(zhǔn)的決定。

1994年9月29日，株式會社日吉宜與大連商場股份有限公司(后名稱變更為被告大商股份)簽訂了《大連國際商貿(mào)大廈有限公司合同》(以下簡稱《合資合同》)，共同合資設(shè)立中外合資經(jīng)營企業(yè)大連國際商貿(mào)大廈有限公司(以下簡稱合資公司)。雙方同時簽訂了《經(jīng)營管理指導(dǎo)及商號、商標(biāo)使用合同》及其附件，株式會社日吉宜授權(quán)合資公司在合資期間使用包括“MYCAL”“邁凱樂”在內(nèi)的商號、商標(biāo)。2004年7月13日，更生公司某株式會社(合同甲方)與香港新瑪有限公司(合同乙方)、合資公司(合同丙方)、被告某集團(tuán)公司(合同丁方)、大連大商集團(tuán)有限公司(合同戊方)簽署《轉(zhuǎn)讓合同》一份，約定原告將其持有的合資公司70%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給香港新瑪有限公司和大連大商集團(tuán)有限公司。根據(jù)該合同的約定，合資公司自2006年3月4日之后，不得使用“邁凱樂”“MYCAL”作為商號、字號、標(biāo)識，不得使用原告其他商號。

2006年3月10日，被告某集團(tuán)公司在青島設(shè)立了一人有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)——青島麥凱樂商貿(mào)有限公司，該公司于2006年10月16日經(jīng)核準(zhǔn)，名稱變更為麥凱樂(青島)百貨總店有限公司。經(jīng)營范圍：批發(fā)、零售：日用百貨，服裝鞋帽、家用電器；零售：化妝品，珠寶首飾；在本店內(nèi)零售卷煙、雪茄煙(有效期至2008年12月31日)(以上范圍需經(jīng)許可經(jīng)營的，須憑許可證經(jīng)營)。被告某百貨總店有限公司在商業(yè)活動中使用了“麥凱樂”“MYKAL”字樣進(jìn)行宣傳與經(jīng)營。具體行為如下：

1.將“麥凱樂”注冊為法定字號，在實(shí)際使用過程中，被告某百貨總店有限公司將其字號“麥凱樂”的英文譯文對應(yīng)為“MYKAL”，并與“麥凱樂”同時使用；

2.在商場的招牌、廣告牌、指示牌、廣告、條幅等上面使用“MYKAL青島總店”“MYKAL麥凱樂”“麥凱樂青島總店”“麥凱樂華臣影院”等文字標(biāo)識；

3.在衛(wèi)生紙包裝上使用“麥凱樂專供”“MYKAL”的文字標(biāo)識；

4.在其發(fā)票、信用卡刷卡憑證中使用“MYKAL”文字標(biāo)識。

法院經(jīng)審理后認(rèn)為：

1.就本案的原告是否享有商標(biāo)權(quán)及是否能作為適格訴訟主體向兩被告主張權(quán)利的問題。

從原告提供的《轉(zhuǎn)讓合同》等一系列證據(jù)來看，能夠證明原告是由株式會社日吉宜經(jīng)過更名而來的，兩被告對此也沒有異議。因此，在兩被告不能舉證證明本案涉及的商標(biāo)權(quán)利人可能是除了原告以外的其他人的情況下，本院對原告享有涉案商標(biāo)權(quán)利從而是本案的適格訴訟主體予以確認(rèn)。

2.本案中，由于原告未提交確實(shí)充分的證據(jù)來證明其字號的知名度，因此相關(guān)公眾也不容易將被告青島麥凱樂已通過自己經(jīng)營而取得的經(jīng)營成果與原告聯(lián)系起來，不會造成混淆。

3.根據(jù)本案已查明的事實(shí)，原告目前在中國市場上沒有任何經(jīng)營，而被告某百貨總店有限公司只是在青島地區(qū)提供服務(wù)，雙方之間沒有共同市場，所以不構(gòu)成競爭對手，兩者沒有形成現(xiàn)實(shí)的競爭關(guān)系。并且由于原告在中國市場上沒有任何經(jīng)營，又未提交確實(shí)充分的證據(jù)來證明其商標(biāo)在中國市場的知名度，所以也沒有導(dǎo)致相關(guān)公眾對商標(biāo)注冊人與企業(yè)名稱所有人產(chǎn)生誤認(rèn)或者誤解的可能。

4.原告在本案中未能提交確實(shí)充分的證據(jù)證明其商標(biāo)的知名度及顯著性，并且由于原告目前在中國市場上沒有任何經(jīng)營，而被告某百貨總店有限公司只是在青島地區(qū)提供服務(wù)。因此，被告將“麥凱樂”作為企業(yè)字號登記注冊以及在商場的招牌、廣告牌、指示牌、廣告、條幅等方面對其字號的使用，只是起到標(biāo)識銷售場所的作用，不會造成一般消費(fèi)者的誤認(rèn)和混淆。

法院經(jīng)審理判決駁回原告某株式會社的訴訟請求。

【評析】

本案中主要涉及的爭議焦點(diǎn)在于：1.被告的行為是否構(gòu)成不正當(dāng)競爭。2.被告青島麥凱樂將“麥凱樂”作為企業(yè)字號登記注冊以及使用“麥凱樂”“MYKAL”文字標(biāo)識是否侵犯了原告的商標(biāo)權(quán)。

1.被告的行為是否構(gòu)成不正當(dāng)競爭

首先，本案中，原告主張被告的行為侵犯了其商號權(quán)(字號權(quán))，符合我國《反不正當(dāng)競爭法》中的“擅自使用他人的企業(yè)名稱或者姓名，引人誤認(rèn)為是他人的商品，構(gòu)成不正當(dāng)競爭”。我國法律對于字號的有關(guān)規(guī)定包括在《企業(yè)名稱登記管理實(shí)施辦法》中，該辦法規(guī)定了以下原則：(1)字號由兩個以上的字組成；(2)同一工商登記機(jī)關(guān)不能在同行業(yè)登記相同的字號(有投資關(guān)系的除外)；(3)字號沖突可依據(jù)知識產(chǎn)權(quán)原則處理。另外，我國《反不正當(dāng)競爭法》第五條第(三)項(xiàng)規(guī)定“擅自使用他人的企業(yè)名稱或者姓名，引人誤認(rèn)為是他人的商品”構(gòu)成不正當(dāng)競爭。但司法實(shí)踐中，簡單地使用他人企業(yè)名稱的情況極少出現(xiàn)，比較多的情況是在企業(yè)名稱中使用他人字號，《反不正當(dāng)競爭法司法解釋》第六條規(guī)定進(jìn)行了進(jìn)一步的細(xì)化：企業(yè)登記主管機(jī)關(guān)依法登記注冊的企業(yè)名稱，以及在中國境內(nèi)進(jìn)行商業(yè)使用的外國(地區(qū))企業(yè)名稱，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《反不正當(dāng)競爭法》第五條第(三)項(xiàng)規(guī)定的“企業(yè)名稱”。具有一定的市場知名度、為相關(guān)公眾所知悉的企業(yè)名稱中的字號，可以認(rèn)定為《反不正當(dāng)競爭法》第五條第(三)項(xiàng)規(guī)定的“企業(yè)名稱”。該條是處理因字號而構(gòu)成不正當(dāng)競爭的法律依據(jù)。從上述法條可以看出：(1)請求保護(hù)的企業(yè)名稱必須是在中國登記或在中國境內(nèi)進(jìn)行商業(yè)化使用；(2)由于《反不正當(dāng)競爭法》對于字號權(quán)沒有單獨(dú)的保護(hù)，司法解釋把企業(yè)名稱擴(kuò)大到字號權(quán)的保護(hù)上，使用他人字號有可能視為使用他人企業(yè)名稱，從而符合《反不正當(dāng)競爭法》第五條第(三)項(xiàng)的適用條件，但這種保護(hù)是有前提條件的，即“具有一定知名度，為相關(guān)公眾所知悉”，并“引人誤認(rèn)為是他人的商品”。前者強(qiáng)調(diào)的是“競爭優(yōu)勢”，即要有優(yōu)勢才有被別人搭便車的可能；后者強(qiáng)調(diào)的是混淆，要讓他人覺得雙方的產(chǎn)品構(gòu)成近似。綜上,我國對企業(yè)名稱的保護(hù)具有一定的地域性，原告要想對其企業(yè)名稱進(jìn)行跨地域的保護(hù)，必須證明自己企業(yè)名稱在國外或國內(nèi)具有一定的知名度。本案中，由于原告未提交確實(shí)充分的證據(jù)來證明其字號的知名度，因此相關(guān)公眾也不容易將被告某百貨總店有限公司已通過自己經(jīng)營而取得的經(jīng)營成果與原告聯(lián)系起來，不會造成混淆。

其次，原告主張被告將與他人注冊商標(biāo)相同或近似文字登記為企業(yè)字號，構(gòu)成不正當(dāng)競爭。根據(jù)《最高人民法院民事審判第三庭關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)(2004)民三他字第10號函的通知》的規(guī)定，“…對違反誠實(shí)信用原則，使用與他人注冊商標(biāo)中的文字相同或者近似的企業(yè)字號，足以使相關(guān)公眾對其商品或者服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆的，根據(jù)當(dāng)事人的訴訟請求，可以依照民法通則有關(guān)規(guī)定以及反不正當(dāng)競爭法第二條第一、二款規(guī)定，審查是否構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為，追究行為人的民事責(zé)任”。滿足上述條款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)同時符合以下幾個要件：(1)使用文字相同或者近似；(2)一般而言，具有現(xiàn)實(shí)的競爭關(guān)系，即一方當(dāng)事人具有現(xiàn)實(shí)的競爭優(yōu)勢，可供對方當(dāng)事人攀附、搭便車等；(3)使用的后果是導(dǎo)致相關(guān)公眾對商標(biāo)注冊人與企業(yè)名稱所有人產(chǎn)生誤認(rèn)或者誤解。本院認(rèn)為，不正當(dāng)競爭要考慮權(quán)利人是否具有可供他人借鑒的競爭優(yōu)勢。而根據(jù)本案已查明的事實(shí)，原告目前在中國市場上沒有任何經(jīng)營，而被告某百貨總店有限公司只是在青島地區(qū)提供服務(wù)，雙方之間沒有共同市場，所以不構(gòu)成競爭對手，兩者沒有形成現(xiàn)實(shí)的競爭關(guān)系。并且由于原告在中國市場上沒有任何經(jīng)營，又未提交確實(shí)充分的證據(jù)來證明其商標(biāo)在中國市場的知名度，所以也沒有導(dǎo)致相關(guān)公眾對商標(biāo)注冊人與企業(yè)名稱所有人產(chǎn)生誤認(rèn)或者誤解的可能。

2.被告某百貨總店有限公司將“麥凱樂”作為企業(yè)字號登記注冊以及使用“麥凱樂”“MYKAL”文字標(biāo)識是否侵犯了原告的商標(biāo)權(quán)

根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，“將與他人注冊商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的屬于商標(biāo)法第五十二條第(五)項(xiàng)規(guī)定的給他人注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的行為”。滿足上述規(guī)定的商標(biāo)侵權(quán)，必須同時具備四個要件：(1)作為企業(yè)字號的文字與注冊商標(biāo)相同或者近似；(2)在相同或者類似商品上使用；(3)突出使用；(4)使用的結(jié)果容易造成相關(guān)公眾誤認(rèn)。原告在本案中未能提交確實(shí)充分的證據(jù)證明其商標(biāo)的知名度及顯著性，并且由于原告目前在中國市場上沒有任何經(jīng)營，而被告某百貨總店有限公司只是在青島地區(qū)提供服務(wù)。因此，被告將“麥凱樂”作為企業(yè)字號登記注冊以及在商場的招牌、廣告牌、指示牌、廣告、條幅等方面對其字號的使用，只是起到標(biāo)識銷售場所的作用，不會造成一般消費(fèi)者的誤認(rèn)和混淆。

(作者單位：青島市中級人民法院)

責(zé)任編校：劉曉華