陳 曦 朱 芳

如何運用發(fā)明構(gòu)思評判創(chuàng)造性

陳 曦*朱 芳*

本文結(jié)合具體案例，總結(jié)了創(chuàng)造性評判中容易出現(xiàn)的幾種未考慮發(fā)明的整體構(gòu)思而機械地套用“三步法”的典型情況，還列舉了幾種不適合用“三步法”評述的情形。本文在遵循創(chuàng)造性審查的一般性原則前提下，闡述了圍繞發(fā)明構(gòu)思審查思路的具體操作方法，即梳理發(fā)明產(chǎn)生的前因后果、厘清發(fā)明人對現(xiàn)有技術(shù)的改進思路，準確還原發(fā)明創(chuàng)造從構(gòu)思到方案的過程，從整體上理解技術(shù)方案，抓住發(fā)明對現(xiàn)有技術(shù)所作出的實質(zhì)性的改進。

發(fā)明構(gòu)思 “三步法” 創(chuàng)造性

一、引 言

“三步法”是國家知識產(chǎn)權(quán)局判斷創(chuàng)造性常用的評判方法，也是評判創(chuàng)造性的經(jīng)典方法之一，其中確定實際解決的技術(shù)問題是創(chuàng)造性判斷的關(guān)鍵，往往也是審查工作中的難點。在審查實踐中， “三步法”運用不當會產(chǎn)生一些問題。例如，在進入復(fù)審的案子中，復(fù)審請求人和原審查部門爭議的焦點往往在實際解決的技術(shù)問題上，尤其對于在原審查部門基于現(xiàn)有技術(shù)確定的實際解決的技術(shù)問題與申請人聲稱的發(fā)明解決的技術(shù)問題不一致的情況下，雙方往往各執(zhí)一詞。這是由于審查員往往將區(qū)別特征與技術(shù)方案的整體割裂開來考慮，忽視了該申請與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的相同特征所解決的技術(shù)問題，沒有從技術(shù)方案的整體上進行考慮，從而忽視了申請人發(fā)明解決的技術(shù)問題，使得申請人不能信服。實際上，“三步法”作為顯而易見性的通常判斷方法，與世界各國創(chuàng)造性判斷方法的精神內(nèi)涵相契合，符合創(chuàng)造性條款的立法宗旨。在實踐中出現(xiàn)種種問題，歸根結(jié)底是刻板教條執(zhí)行每一具體步驟而忽略了對發(fā)明構(gòu)思的整體把握，偏離了創(chuàng)造性的立法初衷所導(dǎo)致的。因此，對創(chuàng)造性的判斷應(yīng)當緊緊圍繞發(fā)明構(gòu)思進行。

二、創(chuàng)造性的評判中發(fā)明構(gòu)思的運用

什么是發(fā)明構(gòu)思？ 孤立的各個技術(shù)特征不是發(fā)明構(gòu)思，技術(shù)方案的每個特征單獨都可以在現(xiàn)有技術(shù)中找到，因為發(fā)明是利用人類現(xiàn)有的科學(xué)技術(shù)成果來實現(xiàn)的，但怎樣利用現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合來形成發(fā)明，實現(xiàn)發(fā)明的目的、解決發(fā)明的技術(shù)問題，體現(xiàn)的是智慧。“發(fā)明”實質(zhì)上是發(fā)明人為解決現(xiàn)有技術(shù)問題的一種技術(shù)改進思想或技術(shù)構(gòu)思。該技術(shù)改進思路外化于發(fā)明要解決的技術(shù)問題、所采用的技術(shù)方案和所產(chǎn)生的技術(shù)效果。其中，技術(shù)問題是發(fā)明創(chuàng)造的起因，技術(shù)效果是發(fā)明創(chuàng)造的結(jié)果，技術(shù)方案是解決技術(shù)問題實現(xiàn)技術(shù)效果的具體過程。技術(shù)問題、技術(shù)方案和技術(shù)效果統(tǒng)一于“發(fā)明”這一有機整體中，三者之間密不可分。

審查員在把握發(fā)明構(gòu)思時，需要以本領(lǐng)域技術(shù)人員的視角，客觀、整體地了解發(fā)明創(chuàng)造的前因后果，從技術(shù)問題從何而來、技術(shù)改進如何為之、技術(shù)效果因何而就，厘清發(fā)明人對現(xiàn)有技術(shù)的改進思路，準確還原發(fā)明創(chuàng)造的過程，進而以此為視角尋找和研究用于評判創(chuàng)造性的最接近的現(xiàn)有技術(shù)。在獲得最接近的現(xiàn)有技術(shù)后，從整體上理解技術(shù)方案，對比發(fā)明和最接近的現(xiàn)有技術(shù)在發(fā)明構(gòu)思上的異同，抓住發(fā)明對現(xiàn)有技術(shù)所作出的實質(zhì)性的改進，進而判斷由現(xiàn)有技術(shù)得到發(fā)明的技術(shù)方案是否顯而易見。

為了便于理解，筆者歸納總結(jié)了創(chuàng)造性評判中容易出現(xiàn)的幾種未考慮發(fā)明的整體構(gòu)思而機械套用“三步法”的典型情況。此外，還結(jié)合具體案例，列舉了幾種不適合運用“三步法”進行評述的情形。在遵循創(chuàng)造性審查一般性原則的前提下，對圍繞發(fā)明構(gòu)思評判創(chuàng)造性提出一些具有可操作性的審查思路和審查意見撰寫示例。

（一）最接近的現(xiàn)有技術(shù)的選擇應(yīng)當圍繞發(fā)明構(gòu)思進行

歐洲專利局審查指南和判例法中指出，發(fā)明申請必須作為一個整體來考慮。如果一項權(quán)利要求是技術(shù)特征的結(jié)合體，分別認定每個技術(shù)特征是已知的或者是顯而易見的，然后據(jù)此認為整體技術(shù)方案是顯而易見的，這種方法是錯誤的。

因此，在創(chuàng)造性的評判中，選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，不能只考慮孤立的技術(shù)手段，而忽略發(fā)明要解決的技術(shù)問題和產(chǎn)生的效果 ；不能只以公開特征的多少作為標準，進而選取公開特征最多的技術(shù)方案作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，而是要從技術(shù)方案的整體出發(fā)，充分考慮發(fā)明構(gòu)思，選取發(fā)明構(gòu)思最接近的技術(shù)方案作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

總之，創(chuàng)造性的評判不是簡單、孤立的特征對比，不能由于兩份現(xiàn)有技術(shù)的特征的相加公開了申請的全部特征而否定創(chuàng)造性，應(yīng)當從整體上把握發(fā)明構(gòu)思，判斷現(xiàn)有技術(shù)是否給出了結(jié)合的啟示，本領(lǐng)域技術(shù)人員是否具有將兩份現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合的動機。即使對比文件公開了要求保護的技術(shù)方案的大部分技術(shù)特征，但如果從技術(shù)實質(zhì)上來看，兩者的技術(shù)領(lǐng)域不同，要解決的技術(shù)問題不同，采用的技術(shù)手段不同，則可認定二者的發(fā)明構(gòu)思不同，該對比文件不能作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)來破壞要求保護的技術(shù)方案的創(chuàng)造性。

【案例 1】

權(quán)利要求1：一種制備硅納米棒的方法，該方法包括將 Au 納米晶體的分散體與硅烷在液體介質(zhì)中在胺配位配體存在下反應(yīng)，其中所述納米棒各自的平均直徑為 1.2nm 至 10nm 和長度為 1nm 至 100nm。

對比文件1公開了制備 Si 納米結(jié)構(gòu)和由其制得的器件的方法。Au 納米簇作為催化劑，用化學(xué)氣相沉積法，將Si連續(xù)沉積至Au-Si液滴內(nèi)，在此當Au被Si過飽和后，Si 納米線開始生長直至達到希望的長度 ；最優(yōu)選將直徑控制在小于約 10nm，納米線的長徑比為約 1.5 或 2?？梢越柚魏武佋O(shè)催化劑的便利方法而控制納米線在基底上所處的位置。

1.駁回決定中運用“三步法”進行評述

權(quán)利要求1與對比文件1的區(qū)別在于 ：權(quán)利要求1限定了將 Au 納米晶體與硅烷在配位配體胺存在下反應(yīng)。對比文件 2 公開了用于制備某些貴金屬例如Au 納米晶體的方法，其中使用的配位配體化合物包括十二烷胺。本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機將對比文件 2 中的配位配體胺應(yīng)用于對比文件1中。

2.復(fù)審決定中運用發(fā)明構(gòu)思進行評述

該申請要解決的技術(shù)問題是，采用溶液聚合法制備硅納米棒時如何獲得良好分散的納米棒，即制備的納米棒不易彼此聚集。解決該問題采用的手段是，使用胺作為配體在液體介質(zhì)中反應(yīng)。

對比文件1通過將每個 Au 納米晶體催化劑預(yù)先鋪設(shè)在器件基底的所需位置上，隨后采用化學(xué)氣相沉積法 （并非在液體介質(zhì)中反應(yīng)），在各個催化劑上生長各個納米棒，在已有的基底上制備具有小于 200nm的均勻直徑的納米結(jié)構(gòu)。也就是說，對比文件1的方法在制備納米棒時，每個納米棒的位置已經(jīng)預(yù)設(shè)并固定在基底上，各個納米棒之間互相分離，并不存在聚集的問題。

可見，該申請制備Si納米棒采用的是溶液法，而對比文件1則為化學(xué)氣相沉積法。兩者的發(fā)明目的不同，采用的手段不同，發(fā)明構(gòu)思完全不同。對比文件1并不存在納米棒聚集的問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動機在現(xiàn)有技術(shù)中尋找避免Si納米棒聚集的方法來對對比文件 1的方法進行改進。對比文件 2 的方法是用于制備某些貴金屬例如 Au 納米晶體，根本不存在Si納米棒，所用的胺類弱配體是為了形成單分散的納米粒子群，并不涉及Si納米晶體的線性生長。因此，該申請相對于對比文件1和2的結(jié)合具備創(chuàng)造性。

3.案例小結(jié)

在該案中，雖然該申請和對比文件1都是制備硅納米棒的方法，對比文件1公開了該申請的大部分技術(shù)特征，但從技術(shù)實質(zhì)上來看，兩者的發(fā)明目的不同，制備硅納米棒的方法不同，對比文件1不存在該申請要解決的問題，也就不存在解決此問題的動機，因此不能因為公開的特征多而將對比文件1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

（二）梳理發(fā)明構(gòu)思時應(yīng)當重視發(fā)明的技術(shù)效果

在審查實踐中，我們在審查和檢索時往往比較注重考慮技術(shù)手段，有時會忽略發(fā)明的技術(shù)效果。發(fā)明所屬的技術(shù)領(lǐng)域、要解決的技術(shù)問題、技術(shù)手段、技術(shù)效果構(gòu)成了技術(shù)方案的整體，如果忽視了任何一部分，所確定的發(fā)明構(gòu)思就會發(fā)生偏差，甚至?xí)?dǎo)致審查結(jié)論的錯誤。因此，在創(chuàng)造性的評判中對以上這些方面都應(yīng)當予以考慮。

【案例 2】

權(quán)利要求1：一種高性能吸聲兼具阻尼減振的三元復(fù)合材料，其由質(zhì)量百分比為 44%～53%的氯化聚乙烯 （CPE）、36%～42%的2，2亞甲基 -雙（4-甲基-6-叔丁基苯酚） （AO2246）及5%～20%的七孔中空滌綸纖維 （SHPF） 制得。

1.駁回決定中運用“三步法”進行評述

權(quán)利要求1與對比文件1的區(qū)別在于 ：權(quán)利要求1還包括組分SHPF，并限定了各組分的用量百分比。對比文件 2 公開了一種 CPE/ 滌綸七孔短纖維彈性體復(fù)合材料及其制備方法，該特征在對比文件 2 和該申請中的作用相同，都是用于提升氯化聚乙烯基體復(fù)合材料的吸聲性能。因此，權(quán)利要求1相對于對比文件1和 2 的結(jié)合不具備創(chuàng)造性。

2.復(fù)審決定中運用發(fā)明構(gòu)思進行評述

對比文件1公開了一種 CPE /AO2246 阻尼復(fù)合材料。權(quán)利要求1與對比文件1相比，其區(qū)別在于，權(quán)利要求1的復(fù)合材料中還包括SHPF，并限定了各組分的具體用量百分比。

對比文件 2 公開了一種 CPE/SHPF的彈性體復(fù)合材料，隨 SHPF 的增加 ， 復(fù)合材料的聲學(xué)性能得到明顯改善。權(quán)利要求1與對比文件 2 相比，其區(qū)別在于，權(quán)利要求1的復(fù)合材料中還包括加入 AO2246。

可見，該申請權(quán)利要求1所制備的三元復(fù)合材料，是將對比文件1中的用于提高 CPE 阻尼性能的AO2246 和對比文件 2 中的用于提高CPE 吸聲性能的SHPF 纖維共同加入 CPE 基體中得到的。因此，該申請構(gòu)成了基于對比文件 1和 2 的組合發(fā)明。對于組合發(fā)明而言，其創(chuàng)造性判斷的關(guān)鍵并不在于組合發(fā)明中的單個技術(shù)特征本身是否已知，而在于技術(shù)特征的組合是否產(chǎn)生了協(xié)同效應(yīng)，使得組合后的技術(shù)效果比每個技術(shù)特征效果的總和更優(yōu)越。

從該申請的實驗數(shù)據(jù)可以看出，在阻尼性能方面，三元復(fù)合材料的阻尼性能隨著纖維含量增加而增加；在吸聲性能方面，原本用于賦予 CPE 基體阻尼減振性能的 AO2246 可以使得該申請的三元復(fù)合材料的吸聲性能顯著高于對比文件 2 的 CPE/SHPF 吸聲材料的吸聲性能。而 AO2246 可協(xié)同 SHPF 纖維提高現(xiàn)有CPE/SHPF 吸聲材料的吸聲性能這一點，并不屬于本領(lǐng)域的普通技術(shù)知識，且目前的現(xiàn)有技術(shù)也并未給出任何技術(shù)啟示。該申請的這種組合所獲得的技術(shù)效果，并不是對比文件1的阻尼減振性能和對比文件 2 的吸聲性能的簡單疊加，而是產(chǎn)生了協(xié)同效應(yīng)，組合后的技術(shù)方案的技術(shù)效果優(yōu)于對比文件1和 2 的技術(shù)效果的總和，這是基于現(xiàn)有技術(shù)所預(yù)料不到的技術(shù)效果。因此，權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性。

3.案例小結(jié)

駁回決定沒有從整體上考慮技術(shù)效果，因而確定該申請的發(fā)明構(gòu)思為，采用 CPE 與AO2246 和 SHPF纖維的三元復(fù)合材料制得同時具備阻尼性能和吸聲性能的材料。而從該申請的整體考慮，該申請的發(fā)明構(gòu)思應(yīng)當為，CPE與一定含量的 AO2246 和 SHPF 組成的三元復(fù)合材料不僅同時具備阻尼性能和吸聲性能，而且還提高了阻尼和吸聲性能。由此可見，駁回決定忽視了區(qū)別特征給技術(shù)方案的整體帶來的技術(shù)效果，僅依據(jù)區(qū)別特征本身的作用來確定實際解決的技術(shù)問題，這種對發(fā)明構(gòu)思理解的偏差導(dǎo)致了審查結(jié)論的錯誤。

三、不適合運用“三步法”評述創(chuàng)造性的情形

“三步法”是國家知識產(chǎn)權(quán)局評判創(chuàng)造性通常采用的方法，但也存在一定的局限性，并非任何案件都適合運用“三步法”進行評述。例如，看不出申請相對于對比文件解決了什么技術(shù)問題，或者區(qū)別特征與要解決的技術(shù)問題不相關(guān)的情況，或者申請要解決多個技術(shù)問題，解決主要技術(shù)問題采用的技術(shù)手段已被最接近的現(xiàn)有技術(shù)公開，而次要的技術(shù)問題根據(jù)公知常識或者其他現(xiàn)有技術(shù)，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機結(jié)合的情況。在上述情況下，申請的發(fā)明構(gòu)思已經(jīng)或?qū)嵸|(zhì)上已經(jīng)被現(xiàn)有技術(shù)公開，如果采用“三步法”，則評述的重點在于區(qū)別特征，對相同特征沒有給出評價，而區(qū)別特征不是申請人認為對現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻的特征，相同特征恰恰是申請人認為的發(fā)明技術(shù)核心，這樣的評述會忽視申請人所聲稱的技術(shù)貢獻，從而對申請人的意見沒有作出有針對性的評述。這樣的評述繞過了申請的核心內(nèi)容，舍本逐末，重點不突出。而從技術(shù)方案整體的發(fā)明構(gòu)思角度評判創(chuàng)造性，則可以對技術(shù)方案作出全面的分析，并對技術(shù)核心內(nèi)容進行重點評述，突出對發(fā)明的技術(shù)核心的考量，從技術(shù)實質(zhì)出發(fā)評判申請的創(chuàng)造性。因此，當運用“三步法”不能把道理闡述得很充分或者不能對申請人聲稱的技術(shù)貢獻作出有針對性的評述時，可以考慮不采用“三步法”的形式，而圍繞發(fā)明構(gòu)思進行評述。

（一）解決發(fā)明技術(shù)問題的構(gòu)思已經(jīng)或?qū)嵸|(zhì)上已經(jīng)被現(xiàn)有技術(shù)公開的情形

如果申請和現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)領(lǐng)域相同、要解決的技術(shù)問題相同、解決問題采用的手段相同或基本上相同，即解決該申請的技術(shù)問題的構(gòu)思已經(jīng)或?qū)嵸|(zhì)上已經(jīng)被現(xiàn)有技術(shù)公開，而二者的區(qū)別特征屬于本領(lǐng)域的公知常識，則該申請不具備創(chuàng)造性。

【案例 3】

權(quán)利要求1：用于生產(chǎn)可生物降解模制品的混合物，所述混合物基于一種或多種脂肪族聚酯，其特征在于，所述混合物還包含一種或多種水可再分散聚合物粉末，其中所述混合物不包含任何淀粉。

對比文件1涉及聚合物粉末形式或作為聚合物水性分散體的聚合物在淀粉改性中的用途，在使用再分散粉末形式的聚合物時所制得的成型品具有良好的機械強度。對比文件1實施例中采用來自土豆殘渣的淀粉粉末和再分散粉末壓片，添加了再分散粉末的試樣比不添加再分散粉末的試樣的極限強度、伸長率、斷裂應(yīng)力和斷裂長度明顯增加。

對比文件 2 提供一種結(jié)晶速度良好、耐熱性優(yōu)良的生物降解樹脂組合物。其含有生物降解性樹脂、增塑劑和晶核劑。其中，生物降解性樹脂可以是聚乳酸樹脂、淀粉等，且該樹脂組合物具有良好的加工性。

1.駁回決定中運用“三步法”進行評述

二者的區(qū)別在于，權(quán)利要求1所述混合物不包含任何淀粉。權(quán)利要求1相對于對比文件 1實際解決的技術(shù)問題是，尋找一種能夠代替淀粉的其他可生物降解聚合物。而對比文件 2 給出了用聚乳酸樹脂或者淀粉制備可生物降解性樹脂組合物的技術(shù)啟示，因此，權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。

2.復(fù)審決定中運用發(fā)明構(gòu)思進行評述

從對該申請和對比文件1的技術(shù)方案的分析可以看出，它們都是通過在可生物降解材料基體中添加可再分散聚合物粉末來提高可生物降解材料的加工性能和機械性能，該申請和對比文件1的技術(shù)方案要解決的技術(shù)問題相同，解決該技術(shù)問題的思路相同 ；該申請和對比文件1采用的技術(shù)手段相似，區(qū)別僅在于可生物降解材料基體的具體種類不同，權(quán)利要求1中采用脂肪族聚酯，而對比文件1中采用淀粉作為可生物降解材料的基體。然而，脂肪族聚酯和淀粉都是本領(lǐng)域常用的可生物降解材料，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機將對比文件1中提高淀粉加工性能和機械性能的方法用于脂肪族聚酯，從而獲得權(quán)利要求1的技術(shù)方案，這對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是顯而易見的，因此，權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。

3.案例小結(jié)

首先，駁回決定在采用“三步法”進行評述時僅僅根據(jù)區(qū)別特征本身得出發(fā)明實際解決的技術(shù)問題是一種替代淀粉的方案，將區(qū)別特征與技術(shù)方案的整體割裂開來，沒有闡述從技術(shù)方案的整體上看脂肪族聚酯容易替代淀粉的原因，所以申請人在答復(fù)時進行了反駁，認為該申請和對比文件1屬于兩種基體不同的材料，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法想到將基體進行替換。

而復(fù)審決定從發(fā)明構(gòu)思上對該申請和現(xiàn)有技術(shù)進行分析，在兩個技術(shù)方案的發(fā)明構(gòu)思相同的基礎(chǔ)上得出脂肪族聚酯可以替代淀粉的結(jié)論，該評述將技術(shù)方案作為一個整體考慮，抓住了技術(shù)實質(zhì)，從而更具有說服力。

（二） 無法確定區(qū)別特征與發(fā)明要解決的技術(shù)問題有關(guān)的情形

由于無法確定區(qū)別特征與要解決的技術(shù)問題有關(guān)，即看不出該申請相對于對比文件解決了什么技術(shù)問題，如果采用“三步法”的方式進行評述，則無法確定實際解決的技術(shù)問題，或簡單地將實際解決的技術(shù)問題確定為一種替代方案。在審查實踐中，申請人往往不能接受忽視了其技術(shù)貢獻的替代方案的說法。因此，可以從技術(shù)方案的整體發(fā)明構(gòu)思上評判其創(chuàng)造性。

如果無法確定該申請和現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別與所要解決的技術(shù)問題有關(guān)，且該申請解決其技術(shù)問題的發(fā)明構(gòu)思已經(jīng)被現(xiàn)有技術(shù)公開，而該區(qū)別特征是本領(lǐng)域技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上進行適當調(diào)整就可以得到的，則該申請不具備創(chuàng)造性。

【案例 4】

權(quán)利要求1：一種用于醋酸生產(chǎn)的銠 / 無機碘化合物催化劑體系，其中所述醋酸通過在催化劑體系中使甲醇與 CO 反應(yīng)來制備，液體反應(yīng)介質(zhì)包括無機碘化物、甲基碘等，液體反應(yīng)介質(zhì)的配比為：催化有效量的銠，碘離子 2wt%～15wt%，水 3wt%～7wt%，甲基碘 8wt%～15wt%，醋酸甲酯 0.5wt%～30wt%，其余為醋酸。

1.案例分析

對比文件1的實施例1公開了一種用于醋酸生產(chǎn)的銠 / 無機碘化物催化劑體系，其中通過甲醇與 CO在催化劑體系中反應(yīng)來制備醋酸，該催化劑體系包括碘化鋰、310～335ppm 銠、甲基碘 13wt%～16wt%、醋酸甲酯 4wt%～5wt%、水4wt%～5wt%、余量為醋酸，碘離子濃度為 18wt%～18.5wt%。

二者的區(qū)別為，權(quán)利要求1中碘離子濃度為2wt%～15wt%，而對比文件1為 18wt%～18.5wt%。 根據(jù)說明書的記載，該申請要解決的技術(shù)問題是，提高催化劑的反應(yīng)速度，在不犧牲催化劑穩(wěn)定性的前提下，無需附加處理手段，即可減少醋酸產(chǎn)品中甲酸和丙酸等雜質(zhì)的生成，并提高產(chǎn)品的高錳酸鉀氧化時間。從說明書可以看出，該申請雜質(zhì)的降低主要依賴于其催化劑體系的低水濃度，在低水情況下進行操作，催化劑體系中銠催化劑濃度可以大幅提高，催化劑反應(yīng)速度可以大幅提高，并且由于加入了碘化鋰，不會降低催化劑的穩(wěn)定性。

對比文件1記載，該實施例的低水法操作反應(yīng)系統(tǒng)，大大減少了副產(chǎn)物丙酸的生成速率，與含水量高的操作條件相比，氫氣和二氧化碳的生成速率也大大減少。同理，也可以減少甲酸的生成。

可見，對比文件1與該申請相同，都是采用低水反應(yīng)體系，就低水反應(yīng)體系這一技術(shù)手段而言二者并不存在區(qū)別。對比文件1的技術(shù)方案在減少丙酸雜質(zhì)的量的同時必然也會減少雜質(zhì)甲酸的生成，提高銠催化劑的濃度從而提高了催化劑的反應(yīng)速度，減少雜質(zhì)的生成必然會提高產(chǎn)品的高錳酸鉀氧化時間。對比文件 1也加入了碘化鋰，也會保持催化劑的穩(wěn)定性。因此，對比文件1客觀上也能解決該申請的技術(shù)問題。

對于碘離子濃度，從技術(shù)效果或解決的技術(shù)問題來看，該申請的說明書中未記載將碘離子濃度設(shè)定為2wt%～15wt%使得該申請相對于對比文件1能夠解決任何技術(shù)問題，也沒有實驗數(shù)據(jù)證明碘離子濃度的不同所帶來的效果上的差異。對比文件1的碘離子濃度僅稍高于該申請，在反應(yīng)體系中其他條件基本確定的情況下，在不大的幅度內(nèi)調(diào)整某一加入料的用量或濃度是本領(lǐng)域技術(shù)人員的慣用手段，在對比文件1的基礎(chǔ)上獲得權(quán)利要求1的技術(shù)方案對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是顯而易見的。

2.案例小結(jié)

該案采用發(fā)明構(gòu)思的方式進行評述。首先認可了該申請的效果數(shù)據(jù)能夠證實的其所解決的技術(shù)問題，再分析對比文件也能解決或客觀上能夠解決該技術(shù)問題，全面考慮了該申請的技術(shù)問題、技術(shù)方案和技術(shù)效果，往往令申請人更為信服。

另外，對于特征較多的方案，可以根據(jù)發(fā)明構(gòu)思分析其解決技術(shù)問題所采用的手段，對于與發(fā)明構(gòu)思密切相關(guān)的特征，應(yīng)重點分析該特征與所要解決的技術(shù)問題之間的關(guān)聯(lián)，對于其他特征可打包進行簡要評述。這樣更突出重點，更好地把握技術(shù)實質(zhì)。

（三）申請要解決多個技術(shù)問題，解決主要技術(shù)問題采用的技術(shù)手段已被現(xiàn)有技術(shù)公開的情形

發(fā)明客觀解決的多個技術(shù)問題分別采用了并不互相關(guān)聯(lián)的多個技術(shù)手段，如果解決主要的技術(shù)問題所采用的技術(shù)手段在最接近的現(xiàn)有技術(shù)中公開，解決另一部分技術(shù)問題所采用的技術(shù)手段或者是公知常識或者是本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)的教導(dǎo)，有動機應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)中的，則該發(fā)明不具備創(chuàng)造性。

【案例 5】

權(quán)利要求1：一種組合物，包含聚 （ 亞芳基醚 ）、聚酰胺、導(dǎo)電填料、抗沖改性劑和硅灰石，其中所有的硅灰石顆粒具有 2～5 微米的中值粒徑和小于 5 的平均長徑比。

1.案例分析

對比文件2的實施例 12 具體公開了一種含有礦物填料的聚酰胺 / 聚亞苯基醚模塑組合物，其包含 48 重量%的聚酰胺 66 作為組分 A、36重量%的聚 2，6- 二甲基 -1，4 亞苯基醚作為組分B、1重量%的檸檬酸作為組分 b，10 重量%的牌號為Tremin283/600AST 的硅灰石作為組分C1——其平均粒徑 d50%為 3.5μm、7 重量%的聚苯乙烯丁二烯三嵌段共聚物（SEBS）作為組分 D1 以及 8 重量%的氫化苯乙烯異戊二烯二嵌段共聚物（SEP）作為組分D2。經(jīng)核實，組分 C1 的硅灰石的長徑比為 3。D1 和D2 為抗沖改性劑。

對比文件1公開了一種導(dǎo)電樹脂組合物，包含聚苯醚（即聚亞芳基醚）、聚酰胺、導(dǎo)電含碳材料、嵌段共聚物，其含有至少一種主要由芳族乙烯基單體單元組成的芳族乙烯基聚合物嵌段和至少一種主要由共軛二烯單體單元組成的共軛二烯聚合物嵌段（抗沖改性劑）、硅灰石顆粒，其中所述硅灰石是平均粒徑為 2～9 微米和長徑比為 5 的顆粒。權(quán)利要求1與對比文件 2 的區(qū)別在于，權(quán)利要求1的組合物中還使用了導(dǎo)電填料。根據(jù)說明書記載的內(nèi)容可見，該申請旨在提供具有低 CTE、可接受的沖擊強度和斷裂伸長率以及導(dǎo)電性能更優(yōu)的聚 （ 亞芳基醚 ）/ 聚酰胺組合物。

首先，關(guān)于 CTE、沖擊強度、斷裂伸長率等方面的性能，根據(jù)該申請的記載可以確認，這些性能是通過在聚 （ 亞芳基醚 ）/ 聚酰胺組合物加入特定長徑比的硅灰石得以實現(xiàn)的。然而，對比文件 2 已經(jīng)公開了使用與該申請長徑比范圍一致的硅灰石，即對比文件 2 客觀上也具備與該申請權(quán)利要求1組合物相當?shù)腃TE、沖擊強度、斷裂伸長率等方面的性能。

其次，關(guān)于導(dǎo)電性能，該申請實施例并未對組合物的導(dǎo)電性能進行測試，也未針對是否使用導(dǎo)電填料的組合物的其他性能進行對比實驗。根據(jù)本領(lǐng)域技術(shù)人員對導(dǎo)電填料這一組分性能和用途的一般常識，可以確定該申請導(dǎo)電性能主要取決于組合物中的導(dǎo)電填料。即該申請中，為了獲得上述導(dǎo)電性能，是通過在聚 （亞芳基醚）/ 聚酰胺組合物加入導(dǎo)電填料得以實現(xiàn)的。對此，對比文件1公開了一種導(dǎo)電樹脂組合物，其中通過加入含碳材料（D），可以將該成型樹脂制品用于要求成型樹脂制品具有導(dǎo)電性的應(yīng)用領(lǐng)域。因此對比文件1給出了在對比文件2的實施例 12 所述組合物的基礎(chǔ)上，增加導(dǎo)電填料這一組分可以改善該組合物的導(dǎo)電性能的技術(shù)啟示，因此權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。

2.案例小結(jié)

如果該案運用“三步法”進行評述，評述的重點在于導(dǎo)電填料這一區(qū)別特征，就會忽視申請人聲稱的作為其主要技術(shù)貢獻的技術(shù)效果，說服力不強。

如果從該申請技術(shù)方案的整體上考慮，分別分析了各技術(shù)效果的影響因素，對該申請聲稱的主要技術(shù)貢獻作出了充分的闡述，對申請人的主張給出了有針對性的評述，則體現(xiàn)了對發(fā)明技術(shù)核心的評判，抓住了技術(shù)實質(zhì)。

四、結(jié) 語

用“三步法”評價發(fā)明創(chuàng)造性本身沒有問題，但機械地套用“三步法”往往會產(chǎn)生問題。在審查過程中容易出現(xiàn)僅進行特征對比而忽視了發(fā)明構(gòu)思，或僅僅從區(qū)別特征的作用來確定實際解決的技術(shù)問題，沒有將區(qū)別特征放在發(fā)明的整體中看待。在審查實踐中，如果專利申請文件中記載的發(fā)明要解決的技術(shù)問題與解決該技術(shù)問題采用的技術(shù)手段一一對應(yīng)，且該技術(shù)手段在最接近的現(xiàn)有技術(shù)中沒有公開時，可以采用“三步法”評述其創(chuàng)造性，但該技術(shù)手段在最接近的現(xiàn)有技術(shù)中已經(jīng)公開的情況下，可以不拘泥于“三步法”的形式，而是通過圍繞發(fā)明構(gòu)思評述創(chuàng)造性。無論是否采用“三步法”的方式，都應(yīng)該緊緊把握發(fā)明構(gòu)思評判創(chuàng)造性。

采用發(fā)明構(gòu)思來評判創(chuàng)造性，就是要確定發(fā)明所屬的技術(shù)領(lǐng)域，分析現(xiàn)有技術(shù)存在的技術(shù)問題、發(fā)明所要解決的技術(shù)問題、發(fā)明解決該問題所采用的技術(shù)手段、相應(yīng)產(chǎn)生的技術(shù)效果。這種評判方法要求從整體上理解技術(shù)方案，厘清發(fā)明產(chǎn)生的前因后果，把握技術(shù)方案的實質(zhì)，充分考慮該申請聲稱的技術(shù)效果和技術(shù)貢獻，體現(xiàn)站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度從現(xiàn)有技術(shù)的需求出發(fā)對現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案進行改進的發(fā)明構(gòu)思，因此，更符合發(fā)明人實際發(fā)明過程中從構(gòu)思到方案的思路，更易使申請人信服。把握發(fā)明構(gòu)思是創(chuàng)造性判斷的基礎(chǔ)，是尋找相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)的依據(jù)，是厘清發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)作出的實質(zhì)性改進的依據(jù)。把握發(fā)明構(gòu)思的審查理念應(yīng)內(nèi)化于心，以指導(dǎo)創(chuàng)造性判斷過程的始終。

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局化學(xué)發(fā)明審查部。