陳華成 劉 倜 金光華

一、引 言

對(duì)于一件專利申請(qǐng)而言，優(yōu)先權(quán)是非常重要的一項(xiàng)權(quán)利。一件專利申請(qǐng)能否享有優(yōu)先權(quán)可能會(huì)對(duì)其新穎性和創(chuàng)造性判斷有很大的影響。在實(shí)審過(guò)程中進(jìn)行新穎性和創(chuàng)造性的審查時(shí)，當(dāng)檢索到PX、PY、PE類文件時(shí)，實(shí)審審查員會(huì)核實(shí)優(yōu)先權(quán)。然而，在無(wú)效宣告請(qǐng)求審查過(guò)程中，核實(shí)優(yōu)先權(quán)的情況并不常見(jiàn)。

下面筆者結(jié)合“一種全保護(hù)無(wú)人機(jī)”無(wú)效宣告請(qǐng)求案件（案件編號(hào)5W111384）的審查過(guò)程，與大家交流一下在無(wú)效案件中對(duì)優(yōu)先權(quán)的核實(shí)。

二、相關(guān)法律規(guī)定

關(guān)于優(yōu)先權(quán)，《專利法》第29條規(guī)定：申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起12個(gè)月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計(jì)在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起6個(gè)月內(nèi)，又在中國(guó)就相同主題提出專利申請(qǐng)的，依照該外國(guó)同中國(guó)簽訂的協(xié)議或者共同參加的國(guó)際條約，或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。

在《專利審查指南》（2010版）第二部分第八章第4.6節(jié)規(guī)定了有關(guān)優(yōu)先權(quán)核實(shí)的相關(guān)要求，具體而言：

“當(dāng)檢索得到的所有對(duì)比文件的公開(kāi)日都早于申請(qǐng)人所要求的優(yōu)先權(quán)日時(shí)，不必核實(shí)優(yōu)先權(quán)。出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，需要核實(shí)優(yōu)先權(quán)：

（1）對(duì)比文件公開(kāi)了與申請(qǐng)的主題相同或密切相關(guān)的內(nèi)容，而且對(duì)比文件的公開(kāi)日在申請(qǐng)日和所要求的優(yōu)先權(quán)日之間，即該對(duì)比文件構(gòu)成PX或PY類文件；

（2）任何單位或者個(gè)人在專利局的申請(qǐng)所公開(kāi)的內(nèi)容與申請(qǐng)的全部主題相同，或者與部分主題相同，前者的申請(qǐng)日在后者的申請(qǐng)日和所要求的優(yōu)先權(quán)日之間，而前者的公布或公告日在后者的申請(qǐng)日或申請(qǐng)日之后，即任何單位或者個(gè)人在專利局的申請(qǐng)構(gòu)成PE類文件；

（3）任何單位或者個(gè)人在專利局的申請(qǐng)所公開(kāi)的內(nèi)容與申請(qǐng)的全部主題相同，或者與部分主題相同，前者所要求的優(yōu)先權(quán)日在后者的申請(qǐng)日和所要求的優(yōu)先權(quán)日之間，而前者的公布或公告日在后者的申請(qǐng)日或申請(qǐng)日之后，即任何單位或者個(gè)人在專利局的申請(qǐng)構(gòu)成PE類文件?！?/p>

“審查員應(yīng)當(dāng)在初步審查部門審查的基礎(chǔ)上核實(shí)：

（1）作為要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)的在先申請(qǐng)是否涉及與要求優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)相同的主題；

（2）該在先申請(qǐng)是否是記載了同一主題的首次申請(qǐng)；

（3）在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日是否在在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日起12個(gè)月內(nèi)。

進(jìn)行上述第（1）項(xiàng)核實(shí)，即判斷在后申請(qǐng)中各項(xiàng)權(quán)利要求所述的技術(shù)方案是否清楚地記載在上述在先申請(qǐng)的文件（說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)，不包括摘要）中。為此，審查員應(yīng)當(dāng)把在先申請(qǐng)作為一個(gè)整體進(jìn)行分析研究，只要在先申請(qǐng)文件清楚地記載了在后申請(qǐng)權(quán)利要求所述的技術(shù)方案，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該在先申請(qǐng)與在后申請(qǐng)涉及相同的主題。審查員不得以在先申請(qǐng)的權(quán)利要求書(shū)中沒(méi)有包含該技術(shù)方案為理由，而拒絕給予優(yōu)先權(quán)?！雹僦腥A人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局. 專利審查指南2010 [M]. 北京. 知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

三、“一種全保護(hù)無(wú)人機(jī)”無(wú)效案件的案情簡(jiǎn)介

“一種全保護(hù)無(wú)人機(jī)”是專利權(quán)人北京零零無(wú)限科技有限公司的實(shí)用新型專利，其申請(qǐng)日為2015年8月31日、申請(qǐng)?zhí)枮?01520667976.4、授權(quán)公告日為2016年3月30日、授權(quán)公告號(hào)為CN205113731U。該申請(qǐng)要求了申請(qǐng)日為2015年1月4日、申請(qǐng)?zhí)枮?2/099512的美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。

該實(shí)用新型專利于2016年11月1日被提出無(wú)效宣告請(qǐng)求（案件編號(hào)5W111384），審查員在該無(wú)效案件的審理過(guò)程中，對(duì)優(yōu)先權(quán)進(jìn)行了核實(shí)。

具體案情如下：

（1）無(wú)效請(qǐng)求人鄧蘊(yùn)弘于2016年11月1日向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)對(duì)該實(shí)用新型專利提出了無(wú)效宣告請(qǐng)求，其理由包括：涉案專利權(quán)利要求1不符合《專利法》第22條第2款的規(guī)定；涉案專利權(quán)利要求1～10不符合《專利法》第22條第3款的規(guī)定等。

無(wú)效請(qǐng)求人提交了8項(xiàng)證據(jù)，其中包括：

證據(jù)6：授權(quán)公告日為2015年7月29日，授權(quán)公告號(hào)為CN204502398U的中國(guó)實(shí)用新型專利的復(fù)印件。

證據(jù)8：申請(qǐng)公布日為2015年7月1日，申請(qǐng)公布號(hào)CN104743104A的中國(guó)發(fā)明專利申請(qǐng)的復(fù)印件。

此外，無(wú)效請(qǐng)求人認(rèn)為由于涉案專利所要求的優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)未獲公開(kāi)，請(qǐng)求人無(wú)法確定涉案專利的各項(xiàng)權(quán)利要求是否均有效享有優(yōu)先權(quán)，因此請(qǐng)專利復(fù)審委員會(huì)進(jìn)行核實(shí)。

（2）專利權(quán)人于2016年12月29日提交意見(jiàn)陳述書(shū)。在意見(jiàn)陳述書(shū)中，專利權(quán)人指出：

證據(jù)6的公開(kāi)日期為2015年7月9日，證據(jù)8的公開(kāi)日期為2015年7月1日，均晚于該實(shí)用新型專利的優(yōu)先權(quán)日2015年1月4日。因此，證據(jù)6和證據(jù)8不能用于評(píng)價(jià)該實(shí)用新型專利的創(chuàng)造性。

（3）2017年1月9日，合議組將專利權(quán)人提交的意見(jiàn)陳述書(shū)以及所附附件的副本轉(zhuǎn)送給無(wú)效請(qǐng)求人，并要求其在指定期限內(nèi)答復(fù)。

（4）2017年2月10日，請(qǐng)求人提交“意見(jiàn)陳述書(shū)”，并隨“意見(jiàn)陳述書(shū)”提交如下附件：

證據(jù)9：編號(hào)為PCT/CN2015/099339的優(yōu)先權(quán)副本的復(fù)印件。

證據(jù)10：針對(duì)申請(qǐng)?zhí)枮?01510547151.3的專利申請(qǐng)的“第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)”的復(fù)印件。

在上述“意見(jiàn)陳述書(shū)”中，請(qǐng)求人認(rèn)為：請(qǐng)求人提交證據(jù)9用于證明涉案專利的優(yōu)先權(quán)不能成立。申請(qǐng)?zhí)枮?01510547151.3的專利申請(qǐng)為專利權(quán)人在涉案專利申請(qǐng)日同日提出的與涉案專利相同的發(fā)明專利申請(qǐng)，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局己經(jīng)針對(duì)上述發(fā)明專利申請(qǐng)發(fā)出“第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)”（即證據(jù)10），認(rèn)定該發(fā)明專利申請(qǐng)不享有優(yōu)先權(quán)。

（5）2017年2月24日，請(qǐng)求人提交了編號(hào)為PCT/CN2015/099339的優(yōu)先權(quán)副本的中文譯文。

（6）2017年2月28日，合議組將請(qǐng)求人于2017年2月10日提交的“意見(jiàn)陳述書(shū)”以及所附附件副本、2017年2月24日提交的證據(jù)9的中文譯文以及“意見(jiàn)陳述書(shū)”轉(zhuǎn)送給專利權(quán)人，并要求其在指定期限內(nèi)答復(fù)。

（7）2017年3月28日專利權(quán)人提交意見(jiàn)陳述書(shū)，指出：請(qǐng)求人于2017年2月10日提交的證據(jù)9、證據(jù)10以及于2017年2月24日提交的證據(jù)9的譯文超出了補(bǔ)充證據(jù)期限，應(yīng)當(dāng)不予考慮。

（8）2017年5月3日進(jìn)行口審，并在口審后作出相關(guān)審查決定（第32382號(hào)）。

四、無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定中有關(guān)優(yōu)先權(quán)問(wèn)題的評(píng)述

第32382號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定指出：

在該案中，請(qǐng)求人主張，專利權(quán)利要求1～10均不能享受優(yōu)先權(quán)，請(qǐng)求人提交該專利的優(yōu)先權(quán)文件（證據(jù)9），作為評(píng)價(jià)該專利能否享受優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。

專利權(quán)人主張，請(qǐng)求人提交證據(jù)9的時(shí)間超出了自請(qǐng)求之日起1個(gè)月的舉證期限，應(yīng)當(dāng)不予接受：該專利權(quán)利要求1～10與證據(jù)9涉及相同主題，能夠享受優(yōu)先權(quán)。專利權(quán)人認(rèn)可證據(jù)9是該專利的優(yōu)先權(quán)文件，并未對(duì)證據(jù)9中文譯文的準(zhǔn)確性提出異議。

經(jīng)核實(shí)，合議組對(duì)證據(jù)9的真實(shí)性以及證據(jù)9中文譯文的準(zhǔn)確性予以認(rèn)可，證據(jù)9公開(kāi)內(nèi)容以其中文譯文所載內(nèi)容為準(zhǔn)。

關(guān)于證據(jù)9是否應(yīng)予接受，合議組認(rèn)為：第一，請(qǐng)求人隨請(qǐng)求書(shū)提交的用于評(píng)價(jià)該專利杈利要求創(chuàng)造性的證據(jù)6和證據(jù)8的公開(kāi)時(shí)間在該專利的申請(qǐng)日和優(yōu)先權(quán)日之間，合議組若要針對(duì)涉及證據(jù)6和證據(jù)8的創(chuàng)造性的無(wú)效理由進(jìn)行審查，需要核實(shí)該專利的優(yōu)先權(quán)是否成立。第二，證據(jù)9并非用于證明該專利相關(guān)權(quán)利要求應(yīng)予無(wú)效的直接證據(jù)，合議組接受上述證據(jù)并不影響專利權(quán)人對(duì)于請(qǐng)求人提出的無(wú)效理由進(jìn)行充分答辯。第三，該專利的優(yōu)先權(quán)文件是專利權(quán)人所能夠掌握的證據(jù)，在專利權(quán)人收到請(qǐng)求人基于證據(jù)6和證據(jù)8提出的該專利相關(guān)權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性的無(wú)效理由，以及請(qǐng)求核實(shí)該專利優(yōu)先權(quán)的請(qǐng)求后，專利權(quán)人具有針對(duì)上述主張進(jìn)行具體答辯的能力。而且在請(qǐng)求人提交了證據(jù)9之后，合議組也進(jìn)一步給予了專利權(quán)人充分的時(shí)間進(jìn)行答辯。第四，請(qǐng)求人在請(qǐng)求書(shū)中提出過(guò)要求核實(shí)優(yōu)先權(quán)的主張，且在請(qǐng)求書(shū)中陳述了不能獲得證據(jù)9 的具體理由，上述舉證困難的理由具有一定的合理性。綜上，合議組對(duì)證據(jù)9予以接受。

針對(duì)該專利權(quán)利要求1～10能否享受優(yōu)先權(quán)，合議組認(rèn)為：在核實(shí)優(yōu)先權(quán)時(shí)，應(yīng)核實(shí)作為要求優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請(qǐng)是否涉及與要求優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)相同的主題。相同主題的發(fā)明或者實(shí)用新型，是指技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果相同的發(fā)明或者實(shí)用新型。

具體到該案：通過(guò)比較可知，證據(jù)9所記載的無(wú)人機(jī)并不具有如該專利權(quán)利要求1所限定的“無(wú)人機(jī)主體”部件，進(jìn)一步地，證據(jù)9也未記載該專利權(quán)利要求1所限定的關(guān)于“無(wú)人機(jī)主體”的所有技術(shù)特征，即“包括無(wú)人機(jī)主體和與其連接的旋翼，其還包括與所述無(wú)人機(jī)主體連接的保護(hù)殼”。因此，證據(jù)9所載的方案與該專利權(quán)利要求1相比所表達(dá)的技術(shù)方案不同，上述兩個(gè)不同的技術(shù)方案所解決的技術(shù)問(wèn)題以及所獲得的預(yù)期技術(shù)效果也基于技術(shù)方案的不同而存在差異，因此兩者不屬于相同主題的專利申請(qǐng)，該專利權(quán)利要求1及其從屬權(quán)利要求2～10不能享受優(yōu)先權(quán)。②專利復(fù)審委員會(huì)第32382號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定書(shū)。

五、關(guān)于無(wú)效宣告請(qǐng)求審查過(guò)程中優(yōu)先權(quán)審查的一些思考

筆者認(rèn)為，與實(shí)質(zhì)審查核實(shí)優(yōu)先權(quán)的情況類似，在無(wú)效宣告請(qǐng)求審查過(guò)程中，在以下三種情況下，合議組應(yīng)對(duì)優(yōu)先權(quán)進(jìn)行核實(shí)：

（1）評(píng)價(jià)新穎性和創(chuàng)造性時(shí)，所選用的對(duì)比文件的公開(kāi)日在涉案專利的申請(qǐng)日和所要求的優(yōu)先權(quán)日之間（對(duì)比文件構(gòu)成PX類或PY類文件）。

（2）評(píng)價(jià)新穎性時(shí)，對(duì)比文件的申請(qǐng)日在涉案專利的申請(qǐng)日和所要求的優(yōu)先權(quán)日之間，而對(duì)比文件的公布或公告日在涉案專利的申請(qǐng)日或申請(qǐng)日之后（對(duì)比文件構(gòu)成PE類文件）。

（3）評(píng)價(jià)新穎性時(shí)，對(duì)比文件的優(yōu)先權(quán)日在涉案專利的申請(qǐng)日和所要求的優(yōu)先權(quán)日之間，而對(duì)比文件的公布或公告日在涉案專利的申請(qǐng)日或申請(qǐng)日之后（對(duì)比文件構(gòu)成PE類文件）。

進(jìn)一步而言，對(duì)于優(yōu)先權(quán)的核實(shí)，即使無(wú)效請(qǐng)求人所提供的證據(jù)（例如優(yōu)先權(quán)文本、優(yōu)先權(quán)文本譯文）或提供證據(jù)的時(shí)機(jī)有瑕疵，甚至在無(wú)效請(qǐng)求人沒(méi)有提供相關(guān)證據(jù)的情況下，合議組也應(yīng)在需要的情況下（上述三種情況下），對(duì)涉案專利的優(yōu)先權(quán)進(jìn)行核實(shí)。如在“一種全保護(hù)的無(wú)人機(jī)”的無(wú)效宣告請(qǐng)求案件中，請(qǐng)求人提交有關(guān)優(yōu)先權(quán)的證據(jù)9和10的時(shí)間超出了補(bǔ)充證據(jù)期限，按照常理而言應(yīng)當(dāng)不予考慮，但是合議組仍然對(duì)其進(jìn)行了核實(shí)，并作出了對(duì)專利權(quán)人不利的決定。

試想一下，如果無(wú)效請(qǐng)求人無(wú)法或沒(méi)有提供相關(guān)的證據(jù)，但是考慮到證據(jù)6和8的公開(kāi)日期在涉案專利的優(yōu)先權(quán)日和申請(qǐng)日之間，筆者認(rèn)為合議組也有義務(wù)調(diào)取優(yōu)先權(quán)文件，對(duì)其進(jìn)行核實(shí)。

此外，在該案中，雖然是無(wú)效請(qǐng)求人質(zhì)疑該申請(qǐng)的權(quán)利要求1～10無(wú)法享受優(yōu)先權(quán)，但是在口審過(guò)程中，合議組會(huì)讓專利權(quán)人一方答辯為什么該專利的權(quán)利要求能夠享受優(yōu)先權(quán)。這樣，能夠有助于合議組對(duì)優(yōu)先權(quán)的核實(shí)。這一點(diǎn)有些像舉證責(zé)任倒置的情況。

筆者考慮到一種極端的情況，就是無(wú)效請(qǐng)求人無(wú)法獲得優(yōu)先權(quán)文件，無(wú)法判斷涉案專利能否享受優(yōu)先權(quán)。在這種情況下，如果需要核實(shí)優(yōu)先權(quán)，合議組應(yīng)該自己調(diào)取優(yōu)先權(quán)文件，或讓專利權(quán)人提供相應(yīng)的優(yōu)先權(quán)文件。在核實(shí)過(guò)程中，合議組可能會(huì)只讓專利權(quán)人答辯涉案專利的權(quán)利要求為什么能夠享受優(yōu)先權(quán)，作為其作出判斷的參考。

綜上所述，在無(wú)效宣告請(qǐng)求過(guò)程中，在需要核實(shí)優(yōu)先權(quán)的情況下專利復(fù)審委員會(huì)對(duì)優(yōu)先權(quán)的核實(shí)是較為客觀的，受證據(jù)因素影響較小。即使請(qǐng)求方證據(jù)存在瑕疵，專利復(fù)審委員會(huì)也會(huì)依據(jù)實(shí)際的事實(shí)情況進(jìn)行優(yōu)先權(quán)的核實(shí)，可能作出對(duì)專利權(quán)人不利的決定。