摘 要 由于存在注冊和使用兩種商標取得制度，以及我國商標申請公開的延遲，實踐中會產(chǎn)生像“微信案”這樣的商標在先申請人與善意在后使用人之間的利益沖突。要解決這種問題，不僅需要商標申請公開等行政配套制度的完善和高效，也有賴于法官根據(jù)不同情形加以平衡：1.商標在先申請人未實際使用商標的情形下，應當維護善意在后使用人的投資利益和通過勤勉經(jīng)營而累積的商譽；2.商標在先申請人和善意在后使用人都對商標進行了實質(zhì)性的使用，且達到一定影響的，法院應當遵循利益平衡原則作出判決，必要時可適用商標共存制度；3.商標在先申請人惡意延遲起訴的情形下，可以參考美國商標侵權(quán)訴訟中的懈怠抗辯制度以保證公平正義。

關(guān)鍵詞 商標善意在后使用 商標注冊原則 商標使用 利益平衡

作者簡介：董瀚月，華東政法大學研究生院研究生。

中圖分類號：D923.4 文獻標識碼：A 文章編號：1009-0592（2016）02-084-02

一、問題的提出

前不久，備受公眾關(guān)注的山東創(chuàng)博亞太科技（一下簡稱“創(chuàng)博”）與騰訊公司“微信之爭”終于落下帷幕。創(chuàng)博于2010年11月12日申請“微信”商標（指定服務為第38類：信息傳遞等通訊服務），僅僅兩個月左右之后，2011年1月21日騰訊公司向公眾發(fā)布微信免費即時通訊軟件的測試版；2011年8月27日商標局初審公告創(chuàng)博的商標申請，然而第三人張某于法定異議期內(nèi)提出異議，商標局對創(chuàng)博的申請不予核準。此時，騰訊的微信早已在公眾間流行。在商評委復審仍然碰壁之后，創(chuàng)博向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，但是法院維持了商評委的決定，拒絕核準創(chuàng)博的“微信”商標申請。

北京市知識產(chǎn)權(quán)法院作出這一判決主要是基于對“公共利益”的考慮，認為騰訊的微信用戶至2014年11月已超過8億，已具有較高的影響力和知名度，核準創(chuàng)博的申請會產(chǎn)生“其他不良影響”。一審法院對“公共利益”和“不良影響”的解釋引起了學界的廣泛討論，有的學者認為一審法院對“公共利益”的解釋有誤，因而也不同意法院判決的結(jié)果，更有學者甚至認為該判決結(jié)果是“叢林法則”、“弱肉強食”的體現(xiàn)；有的學者不同意法院的法律適用和法律推理過程，但是認為不支持創(chuàng)博而保護騰訊的結(jié)果是合理的。

筆者也無法認同一審法院的說理，但是同意維護騰訊公司“微信”的結(jié)果。大多數(shù)的學者主要是從法院對“公共利益”的不當解讀的角度對法院進行反駁，但是，筆者認為，將利益的天平向在后使用人騰訊傾斜的根本原因在于騰訊的善意和通過使用使公眾對“微信”和騰訊建立起了聯(lián)系，在先申請人創(chuàng)博并沒有商標法意義上地實質(zhì)使用“微信”這一商標。

新《商標法》第五十九條對通用名稱的正當使用、描述性合理使用、以及善意在先使用的規(guī)定是第三次修法的一大亮點，加上第三十二條在先權(quán)利之限制和對惡意搶注的規(guī)定、第四十九條商標權(quán)放棄的“撤三”規(guī)定、第六十四條對賠償?shù)摹叭陜?nèi)未實際使用”抗辯和銷售商合理來源抗辯等，可以說，新《商標法》對在先注冊商標權(quán)的限制制度的規(guī)定已初步形成體系，是修法的一大成就，但是并不算完善，“微信案”就提醒了我們，在先申請人和善意在后使用人之間的矛盾正是我們立法上的一個漏洞，亟待我們的進一步探索。

二、 問題的成因

（一）先申請原則的絕對化

商標權(quán)的取得制度主要分為先使用原則和先申請原則，前者主要又英美法系國家采用，后者則流行于大陸法系國家，但是無論是奉行哪種原則的國家，對這兩種取得方式的運用都不是絕對化的。商標的靈魂在于“使用”，如果先申請注冊了商標而較長時間不投入實際使用，不僅白白利用了國家的公示制度，浪費國家資源，而且是對商標資源的搶占和浪費，阻礙了他人對該商標權(quán)的取得，如果他人并不知情，雖未申請注冊但是投入了人力、財力和心血去勤勉地經(jīng)營商標，在此時申請人向其主張權(quán)利要求賠償，那么后來者的所有付出起步付之東流？因此，為避免商標注冊制度被別有用心的人利用，成為牟利的工具，在奉行先申請原則的同時，我國還同時規(guī)定了對商標權(quán)的限制制度，以維護商標實際使用人對商標的投資和經(jīng)營。先使用制度意味著最先實際使用商標并使得消費者將該商標與相關(guān)產(chǎn)品和服務產(chǎn)生聯(lián)系和認知的經(jīng)營者取得商標權(quán)，這似乎更加符合商標法的基本精神，但是為了便于確權(quán)、保護和管理，美國也并不排斥商標注冊，非但不排斥，而且非注冊商標還被視為與注冊商標處于平等地位。

商標在先申請人與善意在后使用人之間的沖突的解決，實質(zhì)上是商標申請取得方式和使用取得方式之間的協(xié)調(diào)問題。然而，由上文的分析可知，申請取得方式和使用取得方式是可以共存的、互補的，兩大法系之間的差異也越來越小，呈現(xiàn)出互補、融合的趨勢。僵化地奉行先申請原則而無視善意使用者的利益，有違商標法的基本原理。我國的立法者在選擇先注冊原則之后，并沒有針對這一原則可能的負面影響采取周全的應對措施 。規(guī)定了善意在先使用制度只是一小步，我國的立法和司法實踐還需要探索對善意在后使用人利益的保護。

（二） 申請商標公開的無效率

我國立法者當初選擇先注冊原則，除了與其他大多數(shù)國家一樣，考慮到以商標公示制度方便確權(quán)、減少管理成本，還有一個重要的考量就在于鼓勵注冊。然而，近日國家工商行政管理總局商標局公開的數(shù)據(jù)顯示，2014年，商標局共受理商標注冊申請228.5 4萬件，同比增長21.47%，再創(chuàng)歷史新高，截至2014年底，我國累計商標注冊申請量1552.67萬件，累計商標注冊量1002.75萬件，商標有效注冊量839萬件，繼續(xù)保持世界第一 ，可見，我國國民對于商標保護的意識并不薄弱，而且大部分的經(jīng)營者都會積極地申請注冊以獲得來自公權(quán)力的認可與保護，那么為什么實踐中還是會出現(xiàn)在先申請人與在后使用人之間的沖突的案件呢？很大一部分是由我國申請商標公開的無效率所導致。再完善的制度設計也需要高效的執(zhí)行才能發(fā)揮價值，否則就會變成一紙空文，我國再實行先申請制度的同時對商標申請的公開卻通常長達3到6個月，這實在令人感到遺憾。創(chuàng)博的申請日與騰訊對“微信”測試版的發(fā)布日之間相隔不到三個月的時間，騰訊在發(fā)布時是無法檢索到創(chuàng)博的申請的，因此，我們可以推定騰訊是善意的。雖然騰訊公司對于自身一直使用“微信”這一未注冊商標應該預見到一定的風險，騰訊公司對于自身企業(yè)商標戰(zhàn)略方面還是存在一定失誤的。但是，為了方便確權(quán)、便于訴訟中證據(jù)的收集，筆者建議，司法者可以考慮向商標局確定發(fā)布創(chuàng)博商標申請的時間節(jié)點，然后調(diào)查在當時騰訊公司是否已經(jīng)通過對商標的實質(zhì)性使用而使得“微信”這一在即時通訊系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)缺乏了一定顯著性的商標獲得了“第二含義”，如果果真如此，那么本案的結(jié)果就不言自明了。

三、兩者間利益沖突的平衡

有學者認為：《商標法》對于“申請日”、“使用日”時間節(jié)點的制度設置在實踐中是不具有彈性的，此制度確保了善意的在先申請無需讓渡于在后使用 ，筆者對此不敢茍同。如前訴述，商標的生命力在于“使用”，而注冊制度是一種行政上的確認，是國家權(quán)力服務于商標私權(quán)的一種政策性工具，這也是學界的通說，因此注冊和使用都有值得保護的理由。兩者之間的利益應如何平衡，應區(qū)分不同的情形具體分析：

（一） 在先申請人未實際使用商標

商標在先申請人未實質(zhì)使用商標，善意在后使用人對商標進行了實質(zhì)性的使用，并達到一定影響的，我們應該維護后者的投資利益和通過勤勉經(jīng)營而累積的商譽。

有學者認為，維護在后使用人的利益是對我國先申請制度的突破，有損法律的穩(wěn)定性。創(chuàng)博公司對于“微信”商標尚未注冊，但無論從主觀角度還是客觀角度，其申請行為依據(jù)法律應當產(chǎn)生獲得注冊的結(jié)果，不予核準創(chuàng)博公司對于“微信”商標，損害其期待利益的同時必然損害公眾（包括微信的數(shù)億用戶）對于法律的穩(wěn)定預期和信賴利益 。然而，對此筆者持不同看法。向公眾使用商標與商標申請的公開一樣，都能達到公示的效果，都有一定的公示公信力，而這兩種手段能夠產(chǎn)生商標權(quán)的基礎(chǔ)正在于其公示公信力；這一共同基礎(chǔ)決定了在商標使用原則之下可以而且應當承認商標使用原則，承認商標使用原則不會在根本上動搖商標注冊原則和注冊制度 。商標申請人在向商標局提出申請之后的期待利益止于取得國家公權(quán)力的確認，申請行為并不代表著可以一勞永逸、坐吃山空，只有實質(zhì)性地使用商標，使消費者對商標與商品或服務之間的聯(lián)系建立認知，才能真正“保住”商標權(quán)。

（二）兩者都進行了實質(zhì)性使用

商標在先申請人和善意在后使用人都對商標進行了實質(zhì)性的使用，且達到一定影響的，法院應當遵循利益平衡原則作出判決，必要時可適用商標共存制度。

法官在進行裁量時，應當將兩者對商標的實際使用情況、已經(jīng)取得的商譽、是否構(gòu)成馳名商標、對商標價值的評估、在后使用人對商標申請信息進行檢索的延遲情況和延遲原因、消費者或相關(guān)公眾已經(jīng)建立起來的聯(lián)系和認知、對消費者產(chǎn)生誤導的可能性等因素加以考慮，必要時，可以適用商標共存制度以更好地維護雙方經(jīng)營者的利益。應當注意的是，為維護在先申請人對先申請原則的合理的期待利益，以及為了避免本來就占有更多社會資源或商業(yè)資源從而發(fā)展更為迅猛、影響力更大的大公司取得在先申請的小公司的商標利益的“弱肉強食”情形的出現(xiàn)，法官在權(quán)衡時，應當適度傾斜于對前者的保護。

總之，在我國新《商標法》中的確找不到明確的法條去指引這種情形的解決，只能依靠法官結(jié)合具體案情綜合考量上述各種因素后加以衡平，以實現(xiàn)個案正義。

（三） 在先申請人惡意延遲起訴的規(guī)制

在商業(yè)市場上，還有可能出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象：有的商標在先申請人在發(fā)現(xiàn)其他在后使用人對商標進行使用的情況之后，將其視為牟取暴利的好機會而故意不起訴，“放水養(yǎng)魚”，觀望后者對該商標的投資、使用和經(jīng)營情況，坐等后來者經(jīng)過苦心經(jīng)營使得商標取得了巨大的增值以及商譽之后，再提起訴訟主張權(quán)利，企圖搶奪別人的成果的現(xiàn)象。這種惡意延遲起訴的行為顯然是不符合公平正義精神的，而且這樣的現(xiàn)象應當引起我們的重視和規(guī)制。在這種情形下，可以考慮參考或引入美國商標侵權(quán)訴訟中常見的懈怠抗辯制度。

如果商標權(quán)人已經(jīng)知道或者應當已經(jīng)知道被告對其商標進行侵權(quán)使用，沒有正當理由延遲主張商標權(quán)，而且其延遲起訴的行為會給對方造成損害，此時被告可以進行懈怠抗辯對抗商標權(quán)人要求的法律救濟。正如在Dwinell-Wright Co. v. White House Milk Co.一案中漢德法官論述的那樣：“從原告知道被告對商標的使用那一刻開始，原告對阻止被告毫無作為，他只是站在一旁觀望著被告付出巨大的投資成長成為大公司。僅憑這一點就足夠使我們不情愿去干預……他怎么可以期待我們扼殺一個它多年以來彬彬有禮地允許、甚至積極鼓勵他像芥末樹一樣成長的競爭者呢；我們有什么理由摧毀在它的縱容和同意之下建立起來的大型企業(yè)呢；這令人難以理解。”

懈怠抗辯制度在美國是一個較為古老的制度，然而我國目前并沒有引入，對美國商標侵權(quán)訴訟中的懈怠抗辯制度進行深入研究的文獻也很少。但是，我國也可以用誠實信用原則和利益平衡原則來填補商標法的規(guī)范漏洞，對在先申請人惡意延遲起訴的行為加以進行規(guī)制。

四、 結(jié)語

商標在先申請人與善意在后使用人之間的矛盾本質(zhì)上是商標申請注冊取得和商標使用取得兩種取得制度的矛盾。要緩和或解決這兩者件的矛盾，不僅有賴于商標申請公開等行政配套制度的完善和高效，也有賴于法官根據(jù)不同情形，考量各方面因素，遵循誠實信用原則與利益平衡原則加以平衡。只有合理地平衡兩者間的利益沖突，才能更好地貫徹商標法維護經(jīng)營者利益和商標信譽以及促進社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的宗旨。

注釋：

崔國斌.商標挾持與注冊商標權(quán)的限制.知識產(chǎn)權(quán).2015（4）.

http：//www.sipo.gov.cn/mtjj/2015/201504/t20150403_1096793.html，發(fā)布時間：2015年4月3日.

趙琳、劉洋.向“叢林法則”說不——論“微信”商標案.中華商標.2015（4）.

汪澤.論商標權(quán)的正當性.科技與法律.2005（2）.

Dwinell-Wright Co. v. White House Milk Co. 132 F.2d 822，825-826（2d Cir.1943）.