舒欣 徐惠

摘要：企業(yè)專利行為涉及到制度適用、文件撰寫和經(jīng)營管理等多個環(huán)節(jié)，因此，如何有效防范在這些環(huán)節(jié)當中可能面臨的專利風險是企業(yè)技術管理和專利活動的主要內(nèi)容。在文獻綜述的基礎上，探討了專利風險基本認識，并進而從技術研發(fā)、專利申請、專利運營和專利侵權等角度，探討了企業(yè)專利風險的防范策略。

關鍵詞：專利風險；風險防范；技術管理

一、研究概述：企業(yè)技術管理活動中的專利風險

風險是指在特定的環(huán)境下、特定的期間內(nèi)，因為觸及相關的風險因素，而發(fā)生相應的風險事故，導致相關領域風險損失產(chǎn)生的可能性知識產(chǎn)權風險屬于風險的一種表現(xiàn)形式，是企業(yè)技術創(chuàng)新中面臨的主要風險。

通過專利申請，獲得專利權是企業(yè)保護技術創(chuàng)新成果的重要模式，專利權的獲得也為企業(yè)對該無形資產(chǎn)進行市場運營帶了便利與保障。擁有技術創(chuàng)新成果的企業(yè)，如果對該無形資產(chǎn)進行合理而完善的專利保護，就有可能為企業(yè)贏得市場先機，獲得市場競爭的優(yōu)勢地位。在法律上，專利保護的技術成果范圍包括發(fā)明、實用新型和外觀設計三種，不同的專利種類決定了法律風險管理與防范側重的重點與難度存在差異。同時，在專利的研發(fā)、專利的申請、專利的運營、專利的侵犯防范、追究專利侵權等方面都存在著非常多的商業(yè)風險與法律風險。

本文在對專利風險的現(xiàn)有研究現(xiàn)狀進行綜述的基礎上，探討專利風險的種類及其形成機和識別機制，最終為企業(yè)積極有效地防范專利風險提供防范策略，具有現(xiàn)實的理論意義和實踐價值。

二、專利風險及其防范的有關認識

由于我國法律沒有對技術的成熟度做出規(guī)定，經(jīng)常出現(xiàn)將不成熟的技術、非專利產(chǎn)品或者尚處于試驗階段的技術成果當作專利轉(zhuǎn)讓，導致受讓方在專利轉(zhuǎn)讓過程中遭受很大的風險。在企業(yè)合作創(chuàng)新過程中，知識產(chǎn)權風險是合作創(chuàng)新中存在的比較普遍的風險，甚至可以說是合作創(chuàng)新所面臨的首要風險；研發(fā)作為技術創(chuàng)新的關鍵階段，研發(fā)過程中的風險管理是技術創(chuàng)新活動中知識產(chǎn)權風險管理的重要內(nèi)容（馮曉青，2013）；在專利申請的過程中也存在風險，申請時間太早，很可能面臨專利技術不穩(wěn)定，同時又把競爭對手引入相關領域，使自己失去競爭優(yōu)勢。申請時間太晚，有可能被他人申請獲得專利，限制了自己的發(fā)展（潘春英，2014）；在專利風險防范方面，在進行專利許可貿(mào)易之前進行專利檢索與評估，可以有效地防范專利風險；同時，建立可靠的權利基礎、及時的證據(jù)保全等，對于大中型企業(yè)而言，應建立自身的預警機制，盡量將侵權糾紛化解于未成形之時。

現(xiàn)有研究表明，專利風險及其防范是企業(yè)技術管理和專利活動中的重要內(nèi)容，當前學者關于專利風險的研究，更多的是從法律的角度，從侵權的層面，探討專利風險問題，而從技術研發(fā)管理的角度探討企業(yè)可能面臨的專利風險的有關研究，有待進一步完善和補充。為此，本文從技術研發(fā)、專利申請、專利運營和侵權等角度探討企業(yè)專利風險的形成及其防范，具有理論意義。

三、企業(yè)專利風險的防范策略

（一）企業(yè)專利技術研發(fā)風險的防范

風險存在于每一個領域、每一個環(huán)節(jié)，但企業(yè)可以采取相關的措施來規(guī)避相關的風險，降低風險所帶類的損失。在企業(yè)技術創(chuàng)新研發(fā)的過程中，企業(yè)可以從以下幾個方面來防范相關的法律風險。

首先，技術創(chuàng)新研發(fā)中的無形資產(chǎn)管理相關制度的建立至關重要。通過培訓加強企業(yè)員工對無形資產(chǎn)的認知，深化對知識產(chǎn)權可能會面臨的風險。同時建立監(jiān)控、預警機制，及時發(fā)現(xiàn)風險，規(guī)避風險。

其次，針對研發(fā)可行性帶來的風險，企業(yè)可以采取以下措施減少相應的損失：充分挖掘市場需求，并以市場需求為導向；充分重視檢索查新；重視產(chǎn)品技術效果的評估；制定專利戰(zhàn)略，進行有效的專利規(guī)劃和布局。

在自主研發(fā)的過程中，企業(yè)應該注意以下幾個方面：1.自主研發(fā)活動的技術開發(fā)計劃云周期安排十分重要，需要進行一定的時間預算，需要充分預計市場需求與開發(fā)的難度，從而保持技術開發(fā)活動的持續(xù)性、遞進性。2.自主活動還應該避免職務技術成果的權屬爭議，明確職工個人技術成果與職務技術成果的界限。3.為保證自主研發(fā)的持續(xù)性規(guī)模，企業(yè)可以考慮建立獨立的技術研發(fā)機構。4.不斷吸收優(yōu)秀的技術人才保持自主研發(fā)的人力資源配置。

在委托研發(fā)與合作研發(fā)的過程中，選擇合作對象時，企業(yè)應注意合作對象的資信情況、經(jīng)濟實力、技術研發(fā)水平等進行深入調(diào)查了解，注意對開發(fā)所需要的資金、場地、設備材料和人員等投入作出合理預算和安排。

（二）企業(yè)專利申請風險的防范

專利申請布局具有很強的專業(yè)性與技巧性，針對專利申請布局中所可能遇到的風險，需要配備專業(yè)的人員和相關資源進行全面統(tǒng)籌和設計。在專利申請布局過程中，企業(yè)應該著重注意以下幾個方面。

1.加強檢索查新，全面分析專利環(huán)境；2.根據(jù)不同的專利申請目的確定不同的專利布局；3.多種保護模式相結合。技術秘密的保護模式與專利保護模式都各有其優(yōu)缺點，專利申請的過程中，企業(yè)可以將兩者進行有效的組合，采取“以秘密模式為主，專利申請為輔”或者“專利申請為主，技術秘密為輔”等模式進行對技術成果的保護。

針對專利撰寫瑕疵的風險，首先撰寫準確的權利要求書，明確權利人主張權利的范圍。此外結合企業(yè)的專利申請布局的不同，權利要求側重也有差異。如果主要是想在產(chǎn)品生產(chǎn)國獲得專利保護，那么應該采取產(chǎn)品保護或者產(chǎn)品制造方法保護的模式，在撰寫權利要求的時候就應該以產(chǎn)品及其制造方法為主；如果是想保證市場優(yōu)勢，在撰寫權利要求的時候就要著重注意專利產(chǎn)品項目和應用的保護。同時，在申請專利時，權利要求中所含有的技術特征的多寡也需要全面衡量。權利要求中所含技術特征越多，不必要的技術特征存在可能性越大，競爭者就越容易通過減少不必要的技術特征來規(guī)避侵權的風險。企業(yè)尤其需要對最終權利要求范圍作技術性和法律性的整體評價與判斷，充分考慮各種可能影響權利要求具體范圍的因素。

專利申請的時機對技術保護的影響也極為遠大。申請?zhí)?，所保護的技術不成熟的可能性越大，競爭對手在此基礎上改進研發(fā)的幾率越大，容易“為他人作嫁衣裳”。專利申請?zhí)?，泄露技術秘密的風險增大，競爭對手搶先申請的概率變大。因此在申請專利時機發(fā)面，企業(yè)應該充分考慮整體戰(zhàn)略布局，根據(jù)市場策略、技術性質(zhì)、研發(fā)進度有的放矢地進行專利申請。如果在某一技術研發(fā)過程中，企業(yè)的研發(fā)進度與競爭對手的研發(fā)進度不相上下，就可以采取邊研發(fā)邊申請專利的方式搶占先機，遏制競爭對手。如果專利成果已經(jīng)研發(fā)成功并適合采用專利保護，就應該充分利用“申請在先原則”和“優(yōu)先權原則”及時申請專利保護。為了避免與他人在先申請相沖突，事先檢索專利申請文獻是必經(jīng)的步驟。

專利申請權權屬糾紛的避免可以從以下幾點出發(fā)：1.加強企業(yè)知識產(chǎn)權培訓，著重強調(diào)職務發(fā)明與非職務發(fā)明的區(qū)別與界定；同時加強對企業(yè)技術研發(fā)成果的監(jiān)控，做好備案記錄。2.在委托研發(fā)、合作開發(fā)等對外協(xié)作過程中，對研發(fā)成果的權利歸屬進行明確的約定，以最大程度保護企業(yè)的知識產(chǎn)權專有權。

（三）企業(yè)專利運營風險防范

在進行專利轉(zhuǎn)讓之前，應該對相關專利信息進行全面的檢索和調(diào)查，尤其是關于轉(zhuǎn)讓人的主體資格，專利權屬證書的相關信息。在受讓科研單位專利技術成果時，應避免與科研單位的內(nèi)部科研組織簽訂合同。同時在專利轉(zhuǎn)讓的合同中，受讓人可以要求出讓人租出相應的承諾，保證提供完整、真實、有效的全部技術資料，并負有一定的技術指導義務。

在進行專利實施許可的過程中，首先，企業(yè)應該對權益實施的合作伙伴進行有效的事前考察措施，對方的地域、合同目的、實施效果、對知識產(chǎn)權價值的影響等進行預測和監(jiān)督；在許可方式方面需要進行一定的法律風險籌劃，無論是許可人還是被許可人，不同目的和一定的法律限制等因素必須被考慮到。

專利許可合同的完善制定非常重要，為此：1.為了防范專利許可費收取的風險，企業(yè)可以在合同中確定收益條款，如果專利產(chǎn)品的銷售涉及銷售商或者分銷售商，選擇固定的“每單位許可費”又或者收取使用收益的百分比，再以每單位保底價值的方式進行收費對許可人更加有利；對于被許可人而言，如果雙方屬于競爭關系，應該按照終端用戶銷售價格來計算。同時注意“稽核”條款與“利息”條款的設定。2.在簽訂專利許可協(xié)議時，一定要重視保密條款的設定，這也將使包括商業(yè)秘密在內(nèi)的知識產(chǎn)權得到更為全面的保護，以避免和降低法律風險。3.許可人應主動進行專利許可的備案，被許可人應當督促許可人對專利許可合同進行備案。4.為了防止因后續(xù)改進而導致的各種糾紛的產(chǎn)生，在訂立合同之初，應該就后續(xù)改進的相關條約進行詳細的約定。

（四）企業(yè)專利侵權風險的防范

在防范企業(yè)專利侵權的過程，需要注意以下幾個方面。

1. 以合法權利為基礎進行生產(chǎn)經(jīng)營活動。企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動可以建立在現(xiàn)有技術的基礎上進行，在專利侵權糾紛中亦可以利用“現(xiàn)有技術”抗辯侵權指控；企業(yè)的經(jīng)營活動也可以建立在自身合法擁有的科技成果的基礎上，包括專利、技術秘密、計算機軟件、集成電路布圖設計、植物新品種等。

2. 重視自主創(chuàng)新能力的提高， 加速傳統(tǒng)產(chǎn)品的技術更新， 加速創(chuàng)新性產(chǎn)品的研發(fā)， 并及時申請專利保護；建立企業(yè)專利追蹤機制， 搜索國內(nèi)外最新的專利技術， 在此基礎上確立研發(fā)方向，保證研發(fā)技術的先進性、前沿性。

3. 在專利的研發(fā)階段，在充分檢索的基礎上進行專利挖掘，整體布局。深入研發(fā)使技術本身具有不易模仿的獨創(chuàng)性特征；采取多種方式交叉保護，使欲侵權者無法獲知完整的技術信息；注重對核心專利的保護，充分運用外圍專利進行侵權預防的模式。

4. 加強預警防控，實時進行檢索查新。在企業(yè)產(chǎn)品投入市場前，就可能有人非法實施相關技術。在企業(yè)將產(chǎn)品投入市場之后，也需要周期性進行相關信息的檢索，及時發(fā)現(xiàn)侵權信息，采取保護措施。

5. 保全證據(jù)。侵權糾紛解決過程中，證據(jù)是極為重要的一部分，關乎維權的成敗。當專利權人發(fā)現(xiàn)侵權之后就應該著手進行證據(jù)的收集，必要的時候可以申請“訴前證據(jù)保全”等法律措施。

6. 通過行政程序或者訴訟程序進行自我權利的救濟。不同的救濟途徑具有不同的優(yōu)缺點，通過行政程序維權能夠得到專業(yè)的服務，費用也很低，程序簡便，但是行政程序的裁決不具有強制執(zhí)行力，保證不了權利的實現(xiàn)；訴訟途徑維權費用高，程序復雜，所涉訴訟技巧的要求高，但是其最后的判決具有強制執(zhí)行力。權利人可以根據(jù)不同的情況采取不同救濟方式，也可以組合運用。

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（作者單位：湘潭電機股份有限公司）