文/徐卓斌

專利法上的等同范圍及其判斷時間點
——基于相關(guān)美國案例的解讀

文/徐卓斌

有效的發(fā)明專利均已經(jīng)過專利局的實質(zhì)審查，其所應(yīng)得到的法律保護的程度和力度應(yīng)當(dāng)是一致的，就等同理論的適用而言，也應(yīng)該是一致的。一般的發(fā)明與有突破性進展的發(fā)明相比在質(zhì)量上顯然存在差距，如果將兩者等量齊觀，于高質(zhì)量的發(fā)明而言顯得有些不公平，因此對于不同質(zhì)量的發(fā)明給予不同程度的保護力度具有一定合理性。但等同判定的法律標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)是一致的，更寬等同范圍并非更寬松地適用法律標(biāo)準(zhǔn)，而是先驅(qū)發(fā)明基于其自身的特性本身即享有更寬的等同范圍，因為其完全可以撰寫出更寬泛的權(quán)利要求，這才是其享有更寬等同范圍的根基。由于技術(shù)和工藝不斷發(fā)展變遷和擴散，等同物的范圍事實上不斷處于擴張之中，在訴訟中以何時的等同物范圍來作為判斷的基準(zhǔn)，將影響到是否落入專利保護范圍的最終裁判結(jié)論。美國法院在判斷基準(zhǔn)上幾經(jīng)反復(fù)，看似簡單的判斷時間點問題影響著等同范圍的判斷。

等同范圍；判斷時間點；美國專利法

專利法等同理論的目的，是防止專利上的欺騙行為，阻止他人竊取發(fā)明的利益。1Graver Tank & Mfg.Co.v.Linde Air Products Co., 339 U.S.605; 70 S.Ct.854; 94 L.Ed.1097（1950）.所有有效的發(fā)明專利，均已經(jīng)過專利局的實質(zhì)審查，經(jīng)歷了創(chuàng)造性（非顯而易見性）等授權(quán)條件的考驗，都是依法應(yīng)當(dāng)保護的排他性權(quán)利，其所應(yīng)得到的法律保護的程度和力度，應(yīng)當(dāng)是標(biāo)準(zhǔn)一致的，就等同理論的適用而言，也應(yīng)該是一致的。聯(lián)邦最高法院也認(rèn)為，等同理論不僅適用于先驅(qū)性的或重要的發(fā)明，也適用于由舊成分組合而成但能產(chǎn)生新的有用結(jié)果的次級發(fā)明。2同注釋1。但是，發(fā)明事實上存在高下之別，有的發(fā)明取得了突破性的進展，而有的發(fā)明只不過滿足了非顯而易見的標(biāo)準(zhǔn)而獲得授權(quán)。所謂非顯而易見的標(biāo)準(zhǔn)，其判斷主體是本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員，因此一般的發(fā)明與有突破性進展的發(fā)明相比在質(zhì)量上顯然存在差距，如果將兩者等量齊觀，于高質(zhì)量的發(fā)明而言顯得有些不公平。因此對于不同質(zhì)量的發(fā)明給予不同程度的保護力度，具有一定的合理性。所謂保護的力

度，除了體現(xiàn)為較高數(shù)額的賠償額，重要的甚至可以說是最為重要的方式是在等同范圍上進行區(qū)別，對于高質(zhì)量發(fā)明給予較寬的等同物范圍，即是加大了保護的力度。

專利獲得授權(quán)之后與發(fā)生訴訟之間，存在一個時間差，專利授權(quán)之際即被他人未經(jīng)許可實施的可能性甚低。由于授權(quán)之后權(quán)利要求的文字并不會發(fā)生變動，就判斷被訴產(chǎn)品字面上是否落入專利權(quán)保護范圍而言，在任何時候的判斷結(jié)論都應(yīng)當(dāng)是相同的，但在等同理論下判斷被訴產(chǎn)品是否落入專利權(quán)保護范圍而言，卻是另一種情形。其原因在于，由于技術(shù)和工藝不斷發(fā)展變遷和擴散，等同物的范圍事實上一直處于擴張之中，在訴訟中以何時的等同物范圍來作為判斷的基準(zhǔn)，將影響到是否落入專利保護范圍的最終裁判結(jié)論。兩個主要的判斷時間點為發(fā)明日或?qū)＠暾埲找约扒趾π袨榘l(fā)生日。

一、等同范圍問題

（一）先驅(qū)發(fā)明的等同范圍

所謂的先驅(qū)發(fā)明（pioneer invention，相當(dāng)于中國專利法上的開拓性發(fā)明）是指那些在技術(shù)上取得了重大進步、顯著進展、實質(zhì)性突破的發(fā)明。聯(lián)邦最高法院首度承認(rèn)這一概念是在1889年的莫利縫紉機（Morley Sewing-machine）公司訴蘭卡斯特（Lancaster）案，該案涉及一種自動縫紐扣機器專利。聯(lián)邦最高法院認(rèn)為，莫利公司是首家成功生產(chǎn)出自動縫紐扣機的公司，應(yīng)被授予自由解釋權(quán)利要求的權(quán)利。它并非僅是基于現(xiàn)有可獲得相同效果的機器的改進者，如是如此，它僅可以獲得更為狹窄的權(quán)利要求解釋。如果一種發(fā)明是首創(chuàng)的，其所實現(xiàn)的機械功能整體上是全新的，此后所有采用實質(zhì)相同方式、實現(xiàn)相同效果的機器，都將落入專利保護范圍，盡管后來的機器可能在個別部件上有所改進。3Morley Sewing-machine CO.v.Lancaster.129 U.S.263.（1889）.在1898年的伯頓（Boyden）公司訴西屋電氣公司案中，聯(lián)邦最高法院進一步提出了先驅(qū)發(fā)明的定義。聯(lián)邦最高法院認(rèn)為，雖然“先驅(qū)”一詞有時用起來不夠精確，但一般理解為此類發(fā)明涵蓋了此前從未實現(xiàn)的功能、一個全新的設(shè)備、工藝進步中新穎且重要的非凡一步。最明顯的例子如：何奧（Howe）發(fā)明了縫紉機、莫爾斯（Morse）發(fā)明了電報、貝爾（Bell）發(fā)明了電話。4Boyden Power-brake CO.v.Westinghouse, 170 U.S.（1898）.先驅(qū)發(fā)明的等同物范圍到底是如何界定的，不妨來看聯(lián)邦最高法院在19世紀(jì)中期（1857年）的判例：麥考密克（Mccormick）訴威特·塔爾科特（Waite Talcott）等案。

原告麥考密克是一種收割機的專利權(quán)人，起訴被告威特·塔爾科特等人生產(chǎn)的收割機落入其專利權(quán)的保護范圍，而被告則抗辯稱其是根據(jù)曼尼（Manny）的專利生產(chǎn)。涉訟的專利部分是收割機的分割器，是收割機里將谷穗與秸稈分離、其形狀為尖頭或楔形的工具設(shè)備。其功能除了分割谷穗秸稈外，還包括：1.防止切割設(shè)備陷入泥地；2.控制割下谷物的寬度，通過抬高和卷入秸稈防止其被再次切割。該涉案專利分割器區(qū)別于在先專利的特征在于：1.其升起角度約為30°，直至其達到卷軸部位；2.沿卷軸進行曲線運動；3.通過開槽使其可調(diào)整，以配合卷軸的不同高度。伊利諾斯北區(qū)巡回法院駁回了原告的訴訟請求，原告上訴。

聯(lián)邦最高法院認(rèn)為，要探究被告的分割器是否落入了原告專利權(quán)保護范圍，必須先看原告是否是發(fā)明此種功能分割器的第一人，還是僅在已知機器的基礎(chǔ)上通過一些實現(xiàn)相同功能的特別機械組合加以改進。如果原告是分割器這種設(shè)備的最初發(fā)明人，他就有權(quán)把那些制造以相同原理運行、以相似的手段或等同的組合實現(xiàn)相同功能的分割器的人訴為侵害行為人，哪怕這些機器是最初發(fā)明的改進品并且是可專利的。但如果原告的

專利發(fā)明只是在已知機器基礎(chǔ)上通過形式變化或部件組合而來的改進品，專利權(quán)人就無權(quán)把通過不同形式或組合以實現(xiàn)相同功能的改進品的制造者當(dāng)作侵害行為人。首位改進發(fā)明人，不能援用等同理論去壓制其他正當(dāng)?shù)母倪M行為。聯(lián)邦最高法院認(rèn)為，原告的發(fā)明作為一種設(shè)備的形式或組合是新的，無疑是一種改進，因此可以成為專利權(quán)的客體，但作為一個機械設(shè)備組合的權(quán)利要求，并不會被一個僅僅使用了該組合一部分的人所侵害。該權(quán)利要求也不能通過主張等同去挑戰(zhàn)那些針對相同機器作出的不同形式但實現(xiàn)相同功能的改進。被告的機器是對在先機器的改進，在形式和構(gòu)造上是有新特色的，可能其品質(zhì)次于原告的產(chǎn)品，但卻并不落入原告專利的保護范圍。5Cyrus H.Mccormick, Appellant v.Waite Talcott, Ralph Emmerson, Jesse Blinn, And Sylvester Talcott, Survivors Of John H.Manny.(1857)61 U.S.402,20 How.402,15 L.Ed.930.

麥考密克訴威特·塔爾科特等案是美國聯(lián)邦最高法院早期判決的認(rèn)為先驅(qū)發(fā)明與改進型發(fā)明在等同范圍上存在差別的案件，此后聯(lián)邦法院在這一問題上始終堅持此觀點。比如在格萊富案，聯(lián)邦最高法院認(rèn)為等同理論不僅適用于先驅(qū)的或重要的發(fā)明，也適用于由舊成分組合而成但能產(chǎn)生新的有用結(jié)果的次級發(fā)明，盡管等同的范圍可能存在變化。6同注釋1。在華納案中，聯(lián)邦最高法院再度提及先驅(qū)發(fā)明的概念，認(rèn)為司法上對所謂先驅(qū)發(fā)明的承認(rèn)，意味著中心界定制權(quán)利要求7中心界定制是指以權(quán)利要求書記載的內(nèi)容為中心，根據(jù)專利的內(nèi)容、性質(zhì)、目的，整體理解其保護范圍，即參照說明書、附圖將權(quán)利要求書為中心的一定范圍內(nèi)的技術(shù)也歸屬于專利技術(shù)的范圍。中心界定制是為了彌補周邊界定制嚴(yán)格地以權(quán)利要求書為根據(jù)，造成對某些實質(zhì)是侵權(quán)行為，用權(quán)利要求書記載的內(nèi)容難以解釋的不足而提出來的。很顯然，中心界定制擴大了權(quán)利要求書的解釋，根據(jù)這一解釋原則，專利權(quán)保護的是發(fā)明構(gòu)思而非限于權(quán)利要求中的技術(shù)特征，其優(yōu)點是能夠靈活有效地保護專利權(quán)人的權(quán)利，但對于權(quán)利的確定性來講尚欠穩(wěn)定，因而對社會公眾而言不能很好地保證其公平。的放棄被過度解讀了。一個描述了在擁擠領(lǐng)域有限改進的權(quán)利要求，僅擁有有限范圍的等同物，但并未否定等同理論。8Warner-Jenkinson Co.v.Hilton Davis Chem.Co., 520 U.S.17 (1997).通過聯(lián)邦最高法院在格萊富案和華納案中的微言大義，可以解讀出如下內(nèi)涵：1.區(qū)分發(fā)明的質(zhì)量是聯(lián)邦最高法院一以貫之的態(tài)度，高質(zhì)量的發(fā)明應(yīng)該給予更有力的、更寬泛的保護；2.等同理論相當(dāng)于在周邊界定制權(quán)利要求模式下仍保留中心界定制權(quán)利要求模式的靈活性，甚至可以說中心界定制并未被完全放棄，其優(yōu)點被等同理論承繼下來，并在專利權(quán)的保護中發(fā)揮著無可替代的作用。盡管周邊界定制試圖采取“圍墻”的方式確定專利權(quán)的保護范圍，9周邊界定制是依據(jù)專利權(quán)利要求來確定專利權(quán)保護范圍的一種模式，實質(zhì)上是權(quán)利要求解釋的一種方法，是指專利權(quán)保護的范圍是以權(quán)利要求書中所記載的范圍為限，權(quán)利要求的內(nèi)容須嚴(yán)格根據(jù)權(quán)利要求的文字進行解釋。根據(jù)周邊界定制解釋權(quán)利要求并進而確定專利權(quán)保護范圍，具有明顯的確定性，有利于社會公眾明確地了解專利權(quán)的范圍，公示效果好，但缺陷是不利于保護專利權(quán)人的權(quán)利，競爭者可能通過替換個別技術(shù)特征的手法逃脫侵權(quán)指控。但基于技術(shù)方案的彈性，這種努力有時是徒勞的，理想中的運轉(zhuǎn)良好的周邊界定制權(quán)利要求，在現(xiàn)實中幾乎并不存在。

（二）針對“先驅(qū)發(fā)明”的不同觀點

當(dāng)然，對所謂先驅(qū)發(fā)明，也有不同的觀點。比如在1999年的奧古斯汀醫(yī)療（Augustine Medical）公司訴蓋瑪（Gaymar）公司案中，聯(lián)邦巡回上訴法院就有不同的思路。該案涉及一種特殊的加熱毛毯的產(chǎn)品專利。這種增壓保暖毯用于給手術(shù)后存在體溫過低癥狀的病人取暖。病人在被施行外科手術(shù)過程中，由于使用麻醉術(shù)，其身體的體溫調(diào)節(jié)功能受影響，再加上手術(shù)環(huán)境需要低溫、手術(shù)過程中病人靜脈注射入低溫液體，導(dǎo)致病人術(shù)后通常都會出現(xiàn)體溫過低的癥狀。奧古斯汀公司的增壓保暖毯產(chǎn)品專利，采用了一種特殊的結(jié)構(gòu)：毯子的內(nèi)面含有大量平行排列的中空

管，這些管子上面呈圓形、下面呈扁平狀，當(dāng)熱風(fēng)鼓入時，會自動挺立（self-erecting），并且中空管不會直接與病人身體接觸，既達到取暖效果又可避免燙傷使用者。該案的一項主要爭議在于如何解釋自動挺立（self-erecting）這一技術(shù)特征，一審法院將其解釋為“要求設(shè)備形成一個彎曲的或拱形的結(jié)構(gòu)，以不接觸病人身體”。被告的產(chǎn)品也是一種特殊的取暖毯，其與涉案專利技術(shù)方案的區(qū)別在于：其在使用中并不會自動形成一個自行支撐的結(jié)構(gòu)，而是直接接觸使用者身體。陪審團認(rèn)定被告產(chǎn)品字面上并未落入原告專利的保護范圍，但認(rèn)為在等同理論下落入保護范圍。二審法院基于申請歷史禁止反悔推翻了構(gòu)成等同的一審判決，認(rèn)為基于專利申請歷史檔案，原告通過修改權(quán)利要求已經(jīng)將除“自行挺立”不接觸病人身體的取暖毯之外的其他客體均排除在外。原告奧古斯汀公司又主張，其專利對于手術(shù)病人的治療具有革命性，應(yīng)享有更寬的保護，其依據(jù)是聯(lián)邦巡回上訴法院自已也認(rèn)為先驅(qū)專利享有更寬的等同物范圍。

聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為，首先，并無客觀的法律標(biāo)準(zhǔn)去區(qū)分先驅(qū)專利和非先驅(qū)專利，認(rèn)定先驅(qū)專利，取決于所有的事實條件；其次，法院或?qū)＠虡?biāo)局不可能預(yù)言特定技術(shù)的未來，并由此斷言某一發(fā)明可能開辟巨大的創(chuàng)新遠景。周邊界定制權(quán)利要求本身，已經(jīng)將先驅(qū)專利和非先驅(qū)專利作了最好的區(qū)分。先驅(qū)專利已經(jīng)通過更寬的權(quán)利要求，享有了其對工藝貢獻所應(yīng)得的利益。由于沒有現(xiàn)有技術(shù)的限制，先驅(qū)專利與那些需要在擁擠技術(shù)領(lǐng)域躲避限制而撰寫?yīng)M窄權(quán)利要求的非先驅(qū)專利相比，可以撰寫更寬的權(quán)利要求。權(quán)利要求本身已經(jīng)給予先驅(qū)專利更寬泛的排他權(quán)。而且，先驅(qū)專利無需擔(dān)心對適用等同理論的傳統(tǒng)限制，如現(xiàn)有技術(shù)或申請歷史禁止反悔，因為對于真正的先驅(qū)專利而言，其無需在申請過程中進行修改或辯解以克服現(xiàn)有技術(shù)。10Augustine Medical, INC., v.Gaymar Industries, INC.and Medisearch P R, Inc.,Mallinckrodt Group, Inc.and Mallinckrodt Medical, Inc.181 F.3d 1291 (Fed.Cir.1999).

在本案中，聯(lián)邦巡回上訴法院并沒有直接否定先驅(qū)發(fā)明與非先驅(qū)發(fā)明的區(qū)分以及先驅(qū)發(fā)明這個概念，但認(rèn)為認(rèn)定先驅(qū)發(fā)明，是依案件具體事實情況而定的，法院實質(zhì)上并無能力來確定某發(fā)明技術(shù)方案是否屬于先驅(qū)發(fā)明，因為先驅(qū)發(fā)明與否，是事后的一種判斷。并且，聯(lián)邦巡回上訴法院關(guān)于先驅(qū)發(fā)明本身就擁有較寬權(quán)利要求從而擁有更寬保護范圍的論述也是十分清晰有力的。

當(dāng)然，聯(lián)邦巡回上訴法院的此一不同觀點并非無懈可擊。首先，某一專利是否屬于先驅(qū)發(fā)明，在訴訟階段多數(shù)是可以判斷的，這不同于申請階段的專利局，申請階段確實難以判斷某一技術(shù)方案是否是先驅(qū)性的，而在訴訟階段，發(fā)明往往已經(jīng)進入商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，判斷其是否屬于先驅(qū)發(fā)明的外部條件已經(jīng)具備；其次，盡管先驅(qū)發(fā)明在撰寫權(quán)利要求時外部限制很少甚至沒有，但文字的內(nèi)在局限性依然存在，也意味著適用等同理論的空間和必要性依然存在，不能因為先驅(qū)發(fā)明專利本身具有寬泛保護范圍的特點，就排除了適用等同理論的可能性，正因為先驅(qū)發(fā)明具有更寬的權(quán)利要求，其所往外投射的等同范圍自然應(yīng)當(dāng)更大，但其在比例或幅度上并沒有超常之處。因此，聯(lián)邦巡回上訴法院在奧古斯汀公司訴蓋瑪公司案中關(guān)于先驅(qū)發(fā)明的論述有其合理之處，但仍難以完全否定區(qū)分出先驅(qū)發(fā)明的必要性以及給予其更寬等同范圍的正當(dāng)性，當(dāng)然，等同判定的法律標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)是一致的，此處所說的更寬等同范圍，并非更寬松地適用法律標(biāo)準(zhǔn)，而是先驅(qū)發(fā)明基于其自身的特性，本身即享有更寬的等同范圍，因為其完全可以撰寫出更寬泛的權(quán)利要求，這才是其享有更寬等同范圍的根基。其實在司法實踐中，盡管可以認(rèn)可先驅(qū)發(fā)明的存在、認(rèn)可給予先驅(qū)發(fā)明

更寬的等同保護范圍，如何確定更寬的等同范圍仍是一項復(fù)雜艱巨的任務(wù)，因為并不存在量化的標(biāo)準(zhǔn)，一切只待法官在具體案件中的自由裁量。

（三）其他類型發(fā)明的等同范圍

與先驅(qū)發(fā)明相對的是改進發(fā)明（improvement invention）。之所以作這種分類，是認(rèn)為不同類型的發(fā)明，其質(zhì)量是不同的、存在高下之分的，對技術(shù)進步和社會的貢獻也是不同的。

改進發(fā)明還可進一步劃分為窄小改進（narrow improvement）和實質(zhì)改進（substantial improvement）。窄小改進只有有限的等同范圍，在1931年的迪特爾（Deitel）訴優(yōu)尼科（Unique Specialty）公司案中，漢德法官認(rèn)為，當(dāng)權(quán)利要求平淡無奇、涉訟發(fā)明只有微不足道的進步時，沒有必要援用等同理論。11Deitel v.Unique Specialty Corporation.54 F.2d 359 (1931).在1967年的麥卡欽（Mccutchen）訴辛格（Singer）公司案中，聯(lián)邦第五巡回上訴法院認(rèn)為，一個僅取得窄小改進的專利權(quán)人，（其專利權(quán)）僅限于其所取得的改進，不能阻止其他人基于現(xiàn)有技術(shù)進行改進，如果后者所使用的方法是實質(zhì)不同的并且是新穎的。12Joseph K.Mccutchen v.The Singer Company and Kingston Mills, Inc.386 F.2d 82(1967).對于取得實質(zhì)改進的發(fā)明，態(tài)度又有所不同。實質(zhì)改進型發(fā)明介于先驅(qū)發(fā)明和窄小改進型發(fā)明之間，所受到的保護力度也處于中間地帶。在1901年的國家中空制動梁（National Hollow Brake-Beam）公司訴可互換制動梁（Interchangeable Brake-Beam）公司案中，聯(lián)邦第八巡回上訴法院認(rèn)為，大多數(shù)發(fā)明既非先驅(qū)發(fā)明亦非不重要的窄小改進，它們既非技術(shù)進步中的第一步也不是最后一步，而是一種具有標(biāo)志意義的進展。在確定技術(shù)術(shù)語含義的寬度時，應(yīng)當(dāng)在個案中考慮具體發(fā)明或進步的特點，法院解釋時亦應(yīng)在保護發(fā)明人免受盜版與保護公眾免受未經(jīng)授權(quán)的壟斷間進行平衡。13National Hollow Brake-Beam Co.v.Interchangeable Brake-Beam Co., 106 F.693 (8th Cir.1901).

關(guān)于改進發(fā)明，有一種所謂的紙面發(fā)明（paper patent）理論。所謂紙面，是指雖然發(fā)明專利已經(jīng)獲得授權(quán)了，但專利權(quán)人卻未將其投入到商業(yè)運營中，沒有實現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn)。紙面發(fā)明被認(rèn)為價值不高，因為既然沒能實現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)，那么專利的社會價值就沒有實現(xiàn)，專利發(fā)明本身就易被認(rèn)為僅是窄小的進步，在確定保護范圍時即使能適用等同理論，也只能有狹窄的等同范圍。聯(lián)邦第九巡回上訴法院在1963年的洛克伍德（Lockwood）訴朗根多夫聯(lián)合烘焙（Langendorf United Bakeries）公司案中認(rèn)為，當(dāng)原告專利實施例從未被投入商業(yè)使用（commercial use）時，這是一個對其權(quán)利要求進行狹窄解釋而不是自由解釋的理由。14Warren H.Lockwood, and Mid-West Metallic Products, Inc.v.Langendorf United Bankeries, INC., and Banner Metals, Inc.324 F.2d 82(1963).明尼蘇達地區(qū)法院在1958年的格萊丹寧（Glendenning）訴麥克（Mack）案中認(rèn)為，紙面專利理論的理論基礎(chǔ)是，既然發(fā)明人不能使用他的發(fā)明，他就無權(quán)限制其工藝的進步，此時該發(fā)明專利只能給予一個狹窄的等同范圍，以使相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的進步得以延續(xù)下去。15Orison D.Glendenning v.S.S.MACK, Bertha G.Mack, and R.J.Krueger, as individuals d.b.a.G.E.Mack Company, a partnership, and Fortner & Perrin, Inc.159 F.Supp.665 (1958).對于紙面專利理論也有不同觀點，比如索賠法院在1970年的德克（Decca）公司訴美國政府一案中認(rèn)為，缺乏當(dāng)前商業(yè)上的成功，并不能限制專利權(quán)人相對于他人的排除權(quán)。16Decca Limited v.The United States.420 F.2d 1010(1970).聯(lián)邦第一巡回法院敏銳地指出了紙面專利理論與先驅(qū)專利理論之間的內(nèi)在矛盾。聯(lián)邦第一巡回法院在1943年的道博（Doble）公司訴利茲（Leeds &Northrup）公司案中認(rèn)為，當(dāng)把紙面專利理論與先驅(qū)專利理論聯(lián)系起來一起考慮時會令人疑惑，當(dāng)一項先驅(qū)專利由于這樣那

樣的原因沒有投入商用而成為紙面專利時，比如缺乏資金或缺乏進取心，甚至可能是由于專利權(quán)人的剛愎自用，此時法院該如何是好。17Doble Engineering Co.v.Leeds & Northrup Co.134 F.2d 78(1943).因為先驅(qū)專利應(yīng)享有較寬的等同范圍，紙面專利只能享有較窄的等同范圍，當(dāng)一項專利兼有先驅(qū)專利和紙面專利的“身份”時，矛盾自然產(chǎn)生，并且在邏輯上也難以自圓其說，在實踐中則更無所適從。聯(lián)邦第一巡回法院的質(zhì)疑很有道理，但實踐中其實未必如此。首先，先驅(qū)專利如果已經(jīng)涉訴，那么它沒有被投入商業(yè)運營的可能性較低；其次，先驅(qū)專利理論、紙面專利理論，都只是法院在確定專利保護范圍時的一個考量因素或方法，即使兩者真的在案件中發(fā)生沖突，法院也可以根據(jù)具體案情賦予其不同的且適當(dāng)?shù)臋?quán)重，仍然可以解決問題，無論如何，此種理論輔助司法決策的作用是不可否認(rèn)的。

二、判斷時間點問題

（一）專利發(fā)明日或?qū)＠暾埲?/p>

美國法院早期將等同物范圍的確定時間點設(shè)定為涉案專利的發(fā)明日，而且必須是當(dāng)時已知的等同物。在1860年的古爾德（Gould）訴里斯（Rees）案中，聯(lián)邦最高法院認(rèn)為，如果被控侵害行為人使用一個新的事物替代了專利的技術(shù)特征，或者該新事物實現(xiàn)實質(zhì)不同的功能，抑或即使它是舊的，但在專利發(fā)明日其作為替代品是不為人所知的，那么它就沒有落入保護范圍。18Gould v.Rees.82 U.S.187 (1860).聯(lián)邦最高法院此處的觀點是，判斷等同物范圍的時間點是涉案專利發(fā)明日，并且等同物必須是當(dāng)時為人所知的，被訴侵害行為人用一個已知的等同物去替換專利技術(shù)方案中的某一技術(shù)特征，才被認(rèn)定為落入專利保護范圍。在這種觀念之下，等同物的范圍非常狹窄。現(xiàn)在來看，這一判斷時間點嚴(yán)重不利于專利權(quán)人，基本沒有合理性可言。

（二）侵害行為發(fā)生日

聯(lián)邦巡回上訴法院在1982年成立之后，采取親專利的司法政策，便將等同物范圍加以擴展，將其延展至專利發(fā)明日未知的等同物。在1983年的休斯案中，聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為，不能要求發(fā)明人預(yù)言未來的可以實質(zhì)相同的方式實施其發(fā)明的技術(shù)發(fā)展。19Hughes Aircraft Co.v.United States, 717 F.2d 1351, 219 USPQ 473 (Fed.Cir.1983).此后，等同物的范圍進一步拓展。在1997年的華納案中，聯(lián)邦最高法院認(rèn)可了聯(lián)邦巡回上訴法院關(guān)于以侵害行為發(fā)生日作為等同物范圍確定時間（at the time of infringement）的觀點，駁回了被告“范圍不得延及后來等同物（after-arising equivalents）”的觀點。20Warner-Jenkinson Co.,Inc.v.Hilton Davis Chemical Co.520 U.S.17, 117 S.Ct.1040, 137 L.Ed.2d 146（1997）.聯(lián)邦巡回上訴法院在該案1995年的判決中認(rèn)為，替代物范圍限于專利授權(quán)時的已知替代物，否定了專利權(quán)人針對新式侵害行為所應(yīng)享有的保護，這將削弱等同理論。21Hilton Davis Chemical CO.v.Warner-jenkinson Company, INC.62 F.3d 1512 (1995).上述觀點與中國最高法院的觀點較為接近。中國最高法院在2015年的孫俊義與任丘市博成水暖器材有限公司、張澤輝、喬泰達侵害實用新型專利權(quán)糾紛案中認(rèn)為，等同原則的適用須考慮專利申請與專利侵權(quán)時的技術(shù)發(fā)展水平，防止對專利技術(shù)方案中的某些技術(shù)特征，以申請日后新出現(xiàn)的技術(shù)進行簡單替換而規(guī)避侵權(quán)的發(fā)生。22最高人民法院（2015）民申字第740號民事裁定。為了在運用等同理論保護專利權(quán)人和促進社會技術(shù)進步的利益間取得平衡，聯(lián)邦巡回上訴法院引入了“周邊設(shè)計”（design around）的概念，即如果被訴侵害行為人是在涉案專利的周邊進行規(guī)避設(shè)計，將在比對中傾向于被認(rèn)定為兩者的區(qū)別是實質(zhì)性的，

從而不被認(rèn)為是等同物。聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為，社會公眾基于專利進行周邊設(shè)計所取得的進步不落入專利的保護范圍，這是公眾的一種重要利益，也使得賦予專利權(quán)人的排他權(quán)得以正當(dāng)化。當(dāng)一個競爭者得悉專利并且努力在其周邊進行設(shè)計時，事實發(fā)現(xiàn)者可以推定該競爭者已對其新產(chǎn)品進行了實質(zhì)性的改動以避免落入保護范圍，被告關(guān)于周邊設(shè)計的證據(jù)可以牽制等同理論的適用。23Hilton Davis Chemical CO.v.Warner-jenkinson Company, INC.62 F.3d 1512 (1995).將等同物范圍的確定時間推后至侵害行為發(fā)生日，將大大擴展等同物的范圍，因為在專利有效期內(nèi)科技和工藝進步所可能帶來的等同物，其中有一部分不可避免地將落入專利權(quán)的保護范圍，只有那些被認(rèn)定為存在實質(zhì)性區(qū)別的等同物才可以幸免，這就進一步加大了對專利權(quán)人的保護。

（三）不可預(yù)見的等同物

進入21世紀(jì)，聯(lián)邦巡回上訴法院又提出了新觀點，將等同物的范圍進行了一定程度的收縮。在2003年的費斯托案中，雷德（Rader）法官提出應(yīng)將等同的范圍限于不可預(yù)見的等同物，他認(rèn)為可預(yù)見性是一項首要的原則，它可以調(diào)和權(quán)利要求的公示作用和等同理論的保護作用。24Festo Corporation v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki CO., LTD., a/k/a SMC Corporation, and SMC Pneumatics, Inc.344 F.3d 1359（2003）.該觀點將專利發(fā)明日已知的等同物排除在外，認(rèn)為既然是已知的等同物，專利權(quán)人又沒有想辦法改進撰寫技能將其納入到專利權(quán)利要求中，根據(jù)公示公信的原理，社會公眾可以認(rèn)為此種等同物并不在專利的保護范圍之內(nèi)，此時再運用等同理論去保護，無疑有損權(quán)利要求的公示作用。而且該觀點更進一步，認(rèn)為在專利申請時可以預(yù)見的等同物也不應(yīng)納入到保護范圍中來，因有的等同物雖非當(dāng)時已知的，但可能處于當(dāng)時技術(shù)水平可以預(yù)見的范疇。只有那些在專利申請時無法預(yù)見、因而再富有遠見的申請人也無法將其納入權(quán)利要求的未來出現(xiàn)的等同物，才應(yīng)通過等同理論納入專利保護范圍。這其實對專利申請人撰寫權(quán)利要求的水平提出了很高的要求，幾乎不允許權(quán)利要求的撰寫出現(xiàn)任何差池，否則即可能丟失保護范圍。2005年，聯(lián)邦巡回上訴法院又引入了限時性權(quán)利要求語言（time-limiting claim language）的概念，又某種程度上縮小了等同物的范圍。在2005年的個人電腦連接器解決方案（PC Connector Solutions）公司訴智盤（SmartDisk）公司案中，原告的權(quán)利要求使用了“通?？梢赃B接”、“傳統(tǒng)上可以連接”的語言。聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為，這種用語本身具有限時性（time-limiting），意味著專利申請日之后產(chǎn)生的閃存技術(shù)、智能卡技術(shù)并不在權(quán)利要求的范圍之內(nèi)，用語本身已經(jīng)明確將后來的技術(shù)排除在外25通常、傳統(tǒng)，用語本身即意味著指當(dāng)時已知的或至少是可預(yù)見的技術(shù)。，如果運用等同理論，則會將“通?？梢赃B接”、“傳統(tǒng)上可以連接”的技術(shù)特征抹除，此時不應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成等同。26PC Connector Solutions LLC v.Smartdisk Corporation and FUJI Photo Film U.S.A.,INC.No.04-1180.（2005）.法院通過對權(quán)利要求語言的解釋，將語言本身的含義發(fā)揮到極致，達到了限制等同物范圍的效果同時又不背離解釋權(quán)利要求的基本原理，體現(xiàn)出高超的法律適用水平的同時，不能不說也顯現(xiàn)出限制等同理論適用的司法價值和政策導(dǎo)向。但在2014年的RING & PINION公司訴ARB公司確認(rèn)不侵害專利權(quán)案中，聯(lián)邦巡回上訴法院卻認(rèn)為在專利申請時對等同物是否可預(yù)見，并不影響在等同理論下落入專利權(quán)保護范圍的判定，27Ring & Pinion Service Inc.v.ARB Corp.Ltd., 743 F.3d 831, 833-35, 109 U.S.P.Q.2d 1779 (Fed.Cir.2014).這就使等同物的范圍

一下子又發(fā)生了擴張。

三、小結(jié)

美國法院的工作是一項創(chuàng)造性工作，而非對普通法原則的機械采納，美國法官根據(jù)社會情況改造普通法，法官們思考的只是什么對社會有利，得到發(fā)展的法律原則和規(guī)則，是法官們公共政策觀點的產(chǎn)物。28參見[美]伯納德·施瓦茨著：《美國法律史》，王軍等譯，法律出版社2011年8月第2版，第50頁。美國法院在專利法乃至美國社會技術(shù)進步的過程中發(fā)揮著重要的作用，有觀點認(rèn)為，保護專利權(quán)的責(zé)任主要由法院承擔(dān)，法院演進出一系列的原則和程序，向?qū)＠麢?quán)人和被許可人提供了相當(dāng)有效的保護。29Stanley L.Engerman, Robert E.Gallman, The Cambridge Economic History Of The United States, volume 2, Cambridge University Press, 2008, p396.等同范圍在不同歷史時期的伸縮，可以視作是司法對社會的回應(yīng)，反過來也影響著社會創(chuàng)新活動的活躍性。如果把專利法看作是一種激勵社會技術(shù)創(chuàng)新的公共政策工具，那么其主要的政策工具應(yīng)該體現(xiàn)在兩個方面：專利權(quán)保護范圍的伸縮、侵權(quán)賠償數(shù)額的高低，除此之外，并沒有太多的政策空間。專利權(quán)保護范圍的伸縮，對于社會的技術(shù)創(chuàng)新活動，具有明顯的影響?？傮w而言，真正能夠開創(chuàng)一個新的領(lǐng)域和行業(yè)的先驅(qū)性發(fā)明是不多見的，多數(shù)技術(shù)發(fā)明都是在原有技術(shù)方案的基礎(chǔ)上展開，因其具有非顯而易見性（當(dāng)然還有新穎性、實用性）而被授予專利權(quán)，而如果技術(shù)特征等同物的范圍加以擴大的話，很可能將處于灰色地帶的技術(shù)方案納入到等同范圍。如果將保護范圍嚴(yán)格限定在權(quán)利要求字面含義，則其保護范圍最小，社會公眾進行再次技術(shù)創(chuàng)新的空間就相對大。如果適用寬松的等同理論，則專利權(quán)的保護范圍就大，而公眾的創(chuàng)新空間就相對變小。一項新的技術(shù)方案相較于對比專利到底有無創(chuàng)造性，一項技術(shù)特征是否應(yīng)當(dāng)被納入等同物范圍，難以避免判斷主體的主觀裁量，專利法上的本領(lǐng)域普通技術(shù)人員是一個擬制的人，現(xiàn)實中無法客觀化、標(biāo)準(zhǔn)化。就專利訴訟而言，從字面上判斷是否落入專利保護范圍，標(biāo)準(zhǔn)較為明確，但等同理論卻存在很大的彈性。就等同的范圍來說，法院早期采取時間點是涉案專利發(fā)明日、等同物必須是當(dāng)時為人所知的標(biāo)準(zhǔn)，到了20世紀(jì)80年代便將等同物范圍加以擴展、延展至專利發(fā)明日未知的等同物，進入20世紀(jì)90年代，又采取了以侵害行為發(fā)生日作為等同物范圍確定時間的標(biāo)準(zhǔn)，進入21世紀(jì)后又將專利發(fā)明日已知的等同物排除在外，而后運用限時性權(quán)利要求語言（time-limiting claim language）的概念加以收縮。到了2014年，態(tài)度又發(fā)生逆轉(zhuǎn)，認(rèn)為在專利申請時對等同物是否可預(yù)見并不影響等同的判定?？此坪唵蔚呐袛鄷r間點問題，影響著等同范圍的判斷。依據(jù)專利權(quán)保護范圍大則公眾創(chuàng)新空間就變小的一般原理，如果法院采取了所謂的“親專利”司法政策，某種程度上將對社會整體的創(chuàng)新活動產(chǎn)生阻滯效應(yīng)。觀察美國法院近三十年的專利審判，20世紀(jì)80、90年代的等同范圍較大，而進入21世紀(jì)以后等同范圍有縮小趨勢。與此同時，侵權(quán)賠償數(shù)額卻又步步走高。美國社會的技術(shù)創(chuàng)新和經(jīng)濟發(fā)展在80、90年代進入低谷后，在新世紀(jì)出現(xiàn)向好甚至可以說是繁榮趨勢并引領(lǐng)新一代技術(shù)革命，是否與專利法政策存在一定的因果關(guān)系，確實是一個值得思量和探究的問題。

Scope of Equivalence and Its Determination Timing in American Patent Law

All the valid patents have passed the substantial examination of Patent Office and the legal protection to which should be in the same level.As to the application of doctrine of equivalents (or DOE) the legal standard also should be the same.Improvement invention differ with the pioneer invention in quality and if the protection level is same it is unfair to the latter.But the legal standard of the application of DOE must be identical and the wider scope is not a looser legal standard.The pioneer invention has a wider patent scope which is based on that it deserves a wider patent claim.Due to the technique progress the scope of equivalents is expanding.The determination timing will influence the outcome of a patent litigation and have been reassessed by US courts several times.

Scope of Equivalence; Determination Timing;American Patent Law

徐卓斌，上海市高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)審判庭法官，中國社會科學(xué)院法學(xué)博士。