楊延超

商業(yè)方法專利創(chuàng)造性問題研究

楊延超★

隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的迅速發(fā)展以及商業(yè)領(lǐng)域的不斷變革，商業(yè)方法領(lǐng)域的創(chuàng)新層出不窮，有關(guān)商業(yè)方法專利保護(hù)的呼聲也越加強(qiáng)烈。相比較其他專利形式，商業(yè)方法專利的創(chuàng)造性有其特殊性，它不限于技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)造性，同時(shí)還包含商業(yè)方法方面的創(chuàng)造性。就商業(yè)方法的創(chuàng)造性問題，《專利法》以及《專利審查指南》（2010版）尚無明確規(guī)范。借鑒美國和歐盟對商業(yè)方法專利創(chuàng)造性保護(hù)的經(jīng)驗(yàn)，我國有必要就商業(yè)方法專利及其創(chuàng)造性問題作出專門規(guī)范，并進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)方法專利在申請及駁回程序中的創(chuàng)造性審查。

商業(yè)方法 專利 創(chuàng)造性

一、問題的提出

隨著技術(shù)和商業(yè)模式的快速更新，商業(yè)方法越來越受到社會各界的廣泛關(guān)注?！皩^大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)公司而言，商業(yè)方法專利代表了商業(yè)本身。”①Greg S.Fine.To Issue or Not to Issue：Analysis of the Business Method Patent Controversy on the Internet［J］.Boston College law Review，2001，1195（42）：1195-1213.我國有關(guān)商業(yè)方法專利的申請，最早要追溯到2003年花旗銀行在中國的專利申請。截止到2003年3月，美國花旗銀行在中國申請19件商業(yè)方法專利。《南方周末》曾于2002年9月5日報(bào)道，題目為《花旗銀行中國暗部專利 中國銀行何時(shí)夢醒》，意在提示國人對商業(yè)方法這一新的專利類型予以關(guān)注。②在花旗銀行申請的商業(yè)方法專利中有2件被最終授權(quán)，分別為：①數(shù)據(jù)管理的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和操作該系統(tǒng)的方法（專利號：9619072.0）；②電子貨幣系統(tǒng)專利（專利號：92113147.X）。

至于何為商業(yè)方法專利，至今也沒有統(tǒng)一的法律界定。美國眾議院議員在《2000年商業(yè)方法專利促進(jìn)法》提案中曾將企業(yè)的經(jīng)營、管理、財(cái)務(wù)處理等方法以及個(gè)人的競技、訓(xùn)練、技巧方法視為商業(yè)方法。③美國眾議院議員Rick Boucher 和 Howard Berman提出的《2000年商業(yè)方法專利促進(jìn)法》提案中曾這樣表述。歐洲專利局對商業(yè)方法的界定最廣泛，它甚至認(rèn)為涉及人、社會與金融之間關(guān)系的任何主題都可以納入商業(yè)方法的范疇，相比較而言，在金融服務(wù)和與互聯(lián)網(wǎng)有關(guān)的電子商務(wù)活動中有更多的商業(yè)方法的專利。④沙海濤.電子商務(wù)商業(yè)方法軟件的專利保護(hù)（上）［J］.電子知識產(chǎn)權(quán)，2003（2）：45-53.世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）對商業(yè)方法的界定則相對具體，它特別強(qiáng)調(diào)借助數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營商業(yè)的、有創(chuàng)造性的商業(yè)方法。WIPO頒布的《國際專利分類表》（第8版）確立了有關(guān)商業(yè)方法的分類（G06Q），即“特別適用于管理、商業(yè)、金融、監(jiān)管或預(yù)測用途的數(shù)據(jù)處理設(shè)備或方法”。

國家知識產(chǎn)權(quán)局曾于2004年出臺了《商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請的審查規(guī)則（試行）》，其中有對商業(yè)方法專利進(jìn)行專門解釋，⑤該審查規(guī)則對于“商業(yè)方法”作出這樣的解釋：“商業(yè)方法涉及商業(yè)活動和事務(wù)，這里所說的商業(yè)比傳統(tǒng)意義上的商業(yè)含義更為廣泛，例如包括：金融、保險(xiǎn)、證券、租賃、拍賣、投資、營銷、廣告、旅游、娛樂、服務(wù)、房地產(chǎn)、醫(yī)療、教育、出版、經(jīng)營管理、企業(yè)管理、行政管理、事務(wù)安排等”。該文件已于2008年4月廢止。目前，我國有效的法律文件并沒有對商業(yè)方法專利作專門定義。無論參考哪一種界定方法，商業(yè)方法專利在本質(zhì)上都只能作為一種方法專利存在。根據(jù)我國《專利法》的規(guī)定，其應(yīng)納入“發(fā)明專利”的范疇。國家知識產(chǎn)權(quán)局在對商業(yè)方法專利進(jìn)行審查時(shí)，同樣也會參照發(fā)明專利的審查標(biāo)準(zhǔn)，對其“三性”進(jìn)行全面審查。

對于一般專利，其“創(chuàng)造性”對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員而言，其是“非顯而見的”，它更強(qiáng)調(diào)技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新；而商業(yè)方法專利適用的大都是普通技術(shù)，它更強(qiáng)調(diào)商業(yè)流程、方法、模式的創(chuàng)新，而授予商業(yè)方法專利本身則意味著商家可對該種流程、方法、模式進(jìn)行壟斷，由此也帶來商業(yè)利益格局分配的問題。為此，一項(xiàng)商業(yè)方法專利是否符合專利法特別意義上的“創(chuàng)造性”標(biāo)準(zhǔn)，也就成為尤特別關(guān)注的話題。2008年12月，中國政法大學(xué)科技園（知識產(chǎn)權(quán)中心）就花旗銀行在華專利“數(shù)據(jù)管理的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和操作該系統(tǒng)的方法”向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會提出無效請求，其中的一個(gè)重要理由就是該專利不具備“創(chuàng)造性”。⑥該案于2009年4月20日在國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會公開口頭審理，當(dāng)日花旗銀行一方未派人參加，中國政法大學(xué)科技園（知識產(chǎn)權(quán)中心）就該項(xiàng)專利的無效理由進(jìn)行了闡述。專利復(fù)審委員會經(jīng)審理后宣布該專利無效。

同樣，亞馬遜公司“one-click”商業(yè)方法專利案例，同樣顯示了人們在商業(yè)方法專利“創(chuàng)造性”問題理解上的分歧。亞馬遜公司向美國專利商標(biāo)局申請了“one-click”專利，并于1999年9月28日成功獲得授權(quán)。該發(fā)明涉及一套電子商務(wù)系統(tǒng)，該系統(tǒng)通過對以往客戶信息的識別，在交易過程中簡化交易程序，讓客戶通過一鍵即可完成交易。“one-click”專利所依賴的是現(xiàn)有計(jì)算機(jī)最普通的技術(shù)，但亞馬遜公司認(rèn)為其在實(shí)現(xiàn)交易流程方面實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)新。1999年10月，亞馬遜公司將Barnes&Noble公司起訴到法院，認(rèn)為該公司的“the express lane” 網(wǎng)上購物原理侵犯了其“one-click”專利權(quán)。法院為此頒布了一個(gè)臨時(shí)禁令，禁止公司或個(gè)人繼續(xù)對亞馬遜公司的“one-click”專利實(shí)施侵權(quán)活動。

亞馬遜公司的“one-click”是否達(dá)到了專利法關(guān)于“創(chuàng)造性”授權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)，如此商業(yè)方法領(lǐng)域的創(chuàng)造性能否替代傳統(tǒng)專利法技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)造性等，成為社會普遍關(guān)注的熱點(diǎn)。反對者們甚至認(rèn)為，如此保護(hù)會導(dǎo)致專利權(quán)的擴(kuò)大保護(hù)以及專利權(quán)的濫用。著名的“非主流”軟件工程師、“自由軟件”運(yùn)動和開放知識產(chǎn)權(quán)GPL協(xié)議的創(chuàng)始人Richard Stallman就發(fā)起了一場“阻撓”亞馬遜公司的運(yùn)動。而另一位著名的計(jì)算機(jī)出版商Tim O’ Reilly 在自己網(wǎng)站上貼出了抗議亞馬遜公司的公開信，幾天內(nèi)就征集了1萬多個(gè)簽名。在一片爭議聲中，法院最終于2001年2月廢除了此前基于“one-click”頒發(fā)的禁令，亞馬遜公司的總裁也發(fā)表公開信，建議縮短商業(yè)方法專利的保護(hù)期。

關(guān)于商業(yè)方法專利創(chuàng)造性問題的討論，在我國也同樣十分熱烈。從2000年至2008年，我國商業(yè)方法專利申請量從154件增長到1 533件，截至2008年，國內(nèi)商業(yè)方法專利申請總量已達(dá)到7 656件。2008～2010年，國內(nèi)商業(yè)方法專利申請量呈直線上升趨勢。2010～2014年，更是以每年2 000件左右的增長速度飛速發(fā)展。截止2015年7月，國內(nèi)商業(yè)方法專利申請總量已達(dá)到35 959件，是國外在華專利申請總量（25 324件）的1.4倍。⑦參見：我國在商業(yè)方法領(lǐng)域?qū)＠暾垟?shù)據(jù)分析［EB/OL］.（2015-09-23）http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/zlsd/201509/t20150923_ 1179189.html.說明：使用分類號為G06Q和G06F17/60在中文專利摘要數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢索，檢索時(shí)間截至2015年7月22日。此外，由于發(fā)明專利申請公開存在滯后性，2014年提交的相關(guān)發(fā)明專利申請大多數(shù)處于未公開狀態(tài)，因此，該年度的申請量為不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。然而，我國每年商業(yè)方法專利授權(quán)量，卻與每年急劇增加的商業(yè)方法專利申請量不成比例。根據(jù)2000年至今每年商業(yè)方法專利授權(quán)量的統(tǒng)計(jì)，2012年當(dāng)年商業(yè)方法專利授權(quán)量最高，但還不足600件。⑧用soopat查詢軟件，獲取查詢結(jié)果，參見http://www.soopat.com，注冊后通過用戶名密碼，查詢使用（2016年5月22日數(shù)據(jù)）。絕大多數(shù)的商業(yè)方法申請了專利，但其中有很多最終并沒有被授權(quán)，其中“創(chuàng)造性”作為專利授權(quán)的一個(gè)重要條件，備受關(guān)注。商業(yè)方法專利需要滿足什么條件才符合《專利法》創(chuàng)造性的要求？類似問題在我國當(dāng)下亟待解決。面對迫切的社會需求，國家知識產(chǎn)權(quán)局在2000年之后開始探索對商業(yè)方法的專利保護(hù)，并與華為、中興通訊、雅虎、騰訊、百度等大型企業(yè)以及中國銀行、中國建設(shè)銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行廣泛探討。2009年1月，國家知識產(chǎn)權(quán)局就“商業(yè)方法專利的審查方式”作出嘗試性規(guī)范，但由于缺少法律的明確定位，對于商業(yè)方法專利的創(chuàng)造性問題并未給予明確界定。為進(jìn)一步推動商業(yè)方法專利創(chuàng)造性規(guī)范，國務(wù)院在2015年6月份出臺《關(guān)于大力推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè) 萬眾創(chuàng)新若干政策措施的意見》（國發(fā)﹝2015﹞32號）中將“研究商業(yè)方法等新形態(tài)創(chuàng)新成果的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)”列入當(dāng)前亟待解決的重要問題。

二、我國商業(yè)方法專利創(chuàng)造性審查現(xiàn)狀及存在的問題

（一）缺少商業(yè)方法專利創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)的法定規(guī)范

發(fā)明專利的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步?！八^現(xiàn)有技術(shù)，是指申請日之前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)；所謂突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，是指對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)來說是非顯而易見的；所謂顯著的進(jìn)步，是指發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果?！雹嶂腥A人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010［M］.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010：170.

《專利法》及《專利審查指南》（2010版）并沒有將商業(yè)方法專利作為獨(dú)立的專利類型予以規(guī)范。從現(xiàn)在的專利分類體系出發(fā)，商業(yè)方法專利應(yīng)歸屬于發(fā)明專利類型當(dāng)中的方法發(fā)明。與此同時(shí)，商業(yè)方法專利大都借用計(jì)算機(jī)編程方式來實(shí)現(xiàn)，從技術(shù)角度看來，它又可以納入計(jì)算機(jī)軟件專利范疇。因此，在我國就商業(yè)方法專利創(chuàng)造性審查標(biāo)準(zhǔn)沒有作出明確規(guī)定的情況下，申請者只能參考《專利法》中方法發(fā)明專利以及計(jì)算機(jī)軟件專利創(chuàng)造性的規(guī)定。

隨著“互聯(lián)網(wǎng)＋”時(shí)代的到來，越來越多的商業(yè)方法借助計(jì)算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)創(chuàng)新。然而，涉及計(jì)算機(jī)程序的商業(yè)方法往往又會陷入“智力活動規(guī)則”的范疇，根據(jù)《專利法》規(guī)定，“純粹的智力活動的規(guī)則”又被排除在專利保護(hù)范圍之外?！秾＠麑彶橹改稀愤€將如下商業(yè)方法明確歸為“純粹的智力活動的規(guī)則”的范疇：①組織、生產(chǎn)、商業(yè)實(shí)施和經(jīng)濟(jì)等方面的管理方法及制度；②心理測驗(yàn)方法；③教學(xué)、授課、訓(xùn)練和馴獸的方法；④各種游戲、娛樂的規(guī)則和方法；⑤統(tǒng)計(jì)、會計(jì)和記賬的方法；⑥樂譜、食譜、棋譜；⑦鍛煉身體的方法；⑧疾病普查的方法和人口統(tǒng)計(jì)的方法；⑨中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010［M］.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010：170.信息表述方法。⑩中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010［M］.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010：124.

如果一項(xiàng)商業(yè)方法一旦被納入“純粹的智力活動的規(guī)則”，自然被排除在專利范疇之外，審查員也就不需要對其創(chuàng)造性進(jìn)一步審查。當(dāng)然，在上述9種商業(yè)方法的權(quán)利要求中，如果不僅僅包括了智力活動規(guī)則，還包括技術(shù)特征，則該權(quán)利要求整體而言并不是純粹的智力活動的規(guī)則和方法，那么就不應(yīng)當(dāng)依據(jù)《專利法》第25條排除在專利權(quán)范疇之外。?中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010［M］.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010：124.簡言之，仍需要對其進(jìn)行創(chuàng)造性審查。

于是，如何理解商業(yè)方法當(dāng)中的“技術(shù)特征”則成為問題的關(guān)鍵。就一般商業(yè)方法而言，其技術(shù)特征主要是指計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的技術(shù)特征。國家知識產(chǎn)權(quán)局已將計(jì)算機(jī)軟件納入專利授權(quán)范疇，《專利審查指南》（2010版）就計(jì)算機(jī)軟件發(fā)明專利授權(quán)指引列單章予以規(guī)定。用計(jì)算機(jī)技術(shù)來實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)商業(yè)方法的創(chuàng)新，這一思路已經(jīng)被廣泛運(yùn)用到各個(gè)商業(yè)領(lǐng)域。然而，具備什么樣的技術(shù)特征，才符合《專利法》的創(chuàng)造性要求，仍然是社會普遍關(guān)注的話題。《專利審查指南》 （2010版）雖然通過舉例的方式解釋了“技術(shù)特征”的含義，但并未給予計(jì)算機(jī)軟件創(chuàng)造性設(shè)立明確的標(biāo)準(zhǔn)，至于商業(yè)方法專利的創(chuàng)造性更是缺乏行之有效的參考標(biāo)準(zhǔn)。

（二）針對商業(yè)方法專利創(chuàng)造性，過于偏重技術(shù)審查，缺乏對商業(yè)方法創(chuàng)新的審查

商業(yè)方法所體現(xiàn)的創(chuàng)新并不一定是計(jì)算機(jī)技術(shù)的創(chuàng)新，那么在對其創(chuàng)造性審查過程中，應(yīng)著重審查商業(yè)方法還是技術(shù)本身，仍舊是一個(gè)難題。 事實(shí)上，根據(jù)我國相關(guān)商業(yè)方法專利的授權(quán)情況可以看出，審查部門仍舊偏重于對技術(shù)創(chuàng)造性的審查。根據(jù)既有案件，一個(gè)借助計(jì)算機(jī)程序完成的商業(yè)方法要最終被授權(quán)，除了商業(yè)方法的創(chuàng)新之外，還有一個(gè)不可或缺的條件是，計(jì)算機(jī)程序本身要能夠產(chǎn)生實(shí)際的技術(shù)效果。

通常情況下，這種商業(yè)方法能夠借助計(jì)算機(jī)程序的控制或處理獲得符合自然規(guī)律的技術(shù)效果。例如，在“一種控制橡膠模壓成型工藝”和“一種利用計(jì)算機(jī)程序測量液體粘度的方法”專利申請中，?中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010［M］.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010：264.審查的重點(diǎn)在于，計(jì)算機(jī)程序的目的是為了實(shí)現(xiàn)一種工業(yè)過程、測量或測試過程控制，即按照自然規(guī)律完成對該工業(yè)過程各階段實(shí)施的一系列控制，從而獲得符合自然規(guī)律的工業(yè)過程控制效果。商業(yè)方法的技術(shù)效果有時(shí)也是通過提高計(jì)算機(jī)內(nèi)部性能來體現(xiàn)的?！耙环N擴(kuò)充移動計(jì)算機(jī)設(shè)備存儲容量的方法”是通過在手機(jī)上建立一個(gè)虛擬的設(shè)備文件系統(tǒng)模塊，用戶的讀寫請求表面上是借助虛擬空間完成的，實(shí)質(zhì)上是在遠(yuǎn)程服務(wù)器上，把從移動計(jì)算機(jī)設(shè)備傳來的讀寫請求在本地完成，之后再把結(jié)果傳回手機(jī)上。該項(xiàng)專利申請審查的重點(diǎn)是相關(guān)方法是否提升了計(jì)算機(jī)對數(shù)據(jù)的存儲功能。

如果一項(xiàng)商業(yè)方法僅僅只是在商業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)創(chuàng)新，但在技術(shù)領(lǐng)域并沒有實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新，同樣很難被授予專利權(quán)。一個(gè)典型的例子就是“一種全球語言文字通用轉(zhuǎn)換方法”，?中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010［M］.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010：264.現(xiàn)有的自動翻譯是“一對一”“一對多”或者“多對多”的語言處理系統(tǒng)，其存在的問題是程序復(fù)雜、各種詞性的標(biāo)注方式不同、數(shù)量繁多且復(fù)雜。針對上述缺點(diǎn)，發(fā)明專利申請利用世界語作為中介語言實(shí)現(xiàn)不同語言的轉(zhuǎn)換。按照《專利審查指南》（2010版）的解釋，該發(fā)明的創(chuàng)新主要體現(xiàn)在對翻譯規(guī)則上的改進(jìn)，該解決方案不是對機(jī)器翻譯方法的改進(jìn)，沒有在機(jī)器翻譯上體現(xiàn)不同語言文字自身固有的客觀語言規(guī)律與計(jì)算機(jī)技術(shù)結(jié)合的改進(jìn)，故而被《專利審查指南》（2010版）排除在專利保護(hù)范疇之外。這也可以解釋，為何在我國當(dāng)前商業(yè)方法專利授權(quán)量極低的原因，絕大多數(shù)的商業(yè)方法專利因不符合如此嚴(yán)苛的創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)而被排除在專利保護(hù)范圍之外。

（三）在商業(yè)方法專利案件中，審查員對創(chuàng)造性審查明顯不足

對商業(yè)方法專利創(chuàng)造性審查，需要與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行比對。然而，商業(yè)方法專利一般不會記載在論文或相關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)當(dāng)中，那么尋找相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)就成為審查中的難題。與此同時(shí)，即便是找到了相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)，對于其創(chuàng)造性評述標(biāo)準(zhǔn)也缺乏明確指引，同樣成為審查中的一個(gè)難題。

在對我國681件涉及商業(yè)方法專利復(fù)審案件駁回理由中，以不符合創(chuàng)造性作為駁回理由的占19.53%，以不屬于專利客體作為駁回理由的占74.6%，以其為純粹的智力活動的規(guī)則和方法而被排除專利保護(hù)之外的占1.17%。?劉銘.涉及商業(yè)方法的專利申請的審查思路［N］.中國知識產(chǎn)權(quán)報(bào).2014-06-20（011）.這也說明，審查員大都沒有對商業(yè)方法專利進(jìn)行有關(guān)創(chuàng)造性評價(jià)。

在這681件案件中有美國同族專利的360件，在美國專利商標(biāo)局審查過程中，被評審創(chuàng)造性的總計(jì)為317件，占88%；評審是否屬于專利保護(hù)客體的12件，占3.4%；通過其他專利授權(quán)條件進(jìn)行評審的31件，占8.6%。在這681件案件中有歐洲同族專利的287件，在歐洲專利局審查過程中，對專利創(chuàng)造性進(jìn)行評審的總計(jì)199件，占69.3%；對是否屬于專利保護(hù)客體進(jìn)行評審的為11件，占3.8%；通過其他專利授權(quán)條件進(jìn)行評審的31件，占26.9%。?劉銘.涉及商業(yè)方法的專利申請的審查思路［N］.中國知識產(chǎn)權(quán)報(bào).2014-06-20（011）.顯然，在對商業(yè)方法專利創(chuàng)造性評審的比例方面，國家知識產(chǎn)權(quán)局（19.53%）遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國專利商標(biāo)局（88%）和歐洲專利局（69.3%）。

審查員不僅對創(chuàng)造性評述不足，引用對比文件論證的情況更不樂觀。經(jīng)過對計(jì)算機(jī)商業(yè)方法專利508件駁回案件的分析，發(fā)現(xiàn)審查員使用對比文件的僅占7.5%，92.5%未使用對比文件。?劉銘.涉及商業(yè)方法的專利申請的審查思路［N］.中國知識產(chǎn)權(quán)報(bào).2014-06-20（011）.這也說明，審查員大都根據(jù)公知常識作出判斷，而沒有引用對比文件予以論證。如此直接根據(jù)公知常識作出判斷，缺少對其創(chuàng)造性的評述，缺少對引證文件的論證的審查方法，勢必導(dǎo)致駁回決定的科學(xué)性和說服力不足。

三、美國、歐盟商業(yè)方法專利創(chuàng)造性審查的借鑒

（一）美國商業(yè)方法創(chuàng)造性審查的前提

在美國相當(dāng)長的歷史時(shí)間，商業(yè)方法是不被授予專利的。1893年United States Credit System Co.v.American Credit Indemnity Co.案涉及“一項(xiàng)防止壞賬的方法”是否應(yīng)當(dāng)被授予專利，第二聯(lián)邦巡回上訴法院就認(rèn)為，“記賬方法本身是不可專利的”。?160F.467，469（2d Cir.1908）.在這一時(shí)期，商業(yè)方法被作為“智力活動的規(guī)則”被排除在專利保護(hù)范圍之外，至于商業(yè)方法的創(chuàng)造性則是一個(gè)無須討論的問題。直到1978年，美國才逐步開啟對商業(yè)方法專利的保護(hù)。1978年Richard Don Freeman案，涉及一種電腦設(shè)備和傳統(tǒng)光學(xué)排版相結(jié)合，并使字母、數(shù)字排版更加快捷的系統(tǒng)擁有專利，關(guān)稅與專利上訴法院?美國聯(lián)邦巡回上訴法院的前身。根據(jù)1982年聯(lián)邦法院改革法，將關(guān)稅與專利上訴法院和索賠法院合并成立了聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）專門受理專利上訴案件。在該案中不再完全排斥商業(yè)方法，而是追問在一個(gè)計(jì)算機(jī)程序中除了數(shù)學(xué)運(yùn)算法之外是否還有其他創(chuàng)造性要素，如果不僅僅是數(shù)學(xué)運(yùn)算法，則該程序可以獲得專利。?建立了“兩步測試”原則，第一步，該專利是否包括了數(shù)學(xué)運(yùn)算法；第二，如果是，再判斷該專利是否僅僅是數(shù)學(xué)運(yùn)算法。如果第二步的答案是否定的，則該程序可以獲得專利。參見：鄭成思.知識產(chǎn)權(quán)論［M］.北京：法律出版社，2003：210-211.在1978年P(guān)arker v.Flook案中，F(xiàn)look擁有一項(xiàng)催化劑轉(zhuǎn)換過程預(yù)警機(jī)制方法專利，美國聯(lián)邦最高法院在該案中也作出解釋：“數(shù)學(xué)公式除外”原則并不意味著整個(gè)專利內(nèi)容中不能包含數(shù)學(xué)公式。?該案專利權(quán)利要求包括：①測量當(dāng)前的溫度；②通過數(shù)學(xué)公式計(jì)算預(yù)警限制標(biāo)準(zhǔn)；③通過更新標(biāo)準(zhǔn)以調(diào)整預(yù)警限制。參見：張乃根.美國專利法判例選析［M］.北京：中國政法大學(xué)出版社，1995：52-57.1980年Walter案，該案涉及對一項(xiàng)地震預(yù)測和調(diào)查方法提出專利申請，美國關(guān)稅與專利上訴法院同樣拋棄了以往一棒子打死的方法，而是采用區(qū)別對待的方法，針對一項(xiàng)商業(yè)方法，除了包含數(shù)學(xué)運(yùn)算規(guī)則，是否還涉及物質(zhì)成分或者操作過程，如果答案是肯定的，則該方法屬于專利授權(quán)的范疇。?618F.2d 758（C.C.P.A.1980）.從1978年開始商業(yè)方法逐步被納入專利保護(hù)范圍，直到1996年美國專利商標(biāo)局利用修改美國專利審查指南之機(jī)，將“商業(yè)方法與其他專利客體一樣同等對待”。至此，美國社會也更加關(guān)注有關(guān)商業(yè)方法的創(chuàng)造性及其標(biāo)準(zhǔn)的研究。

1998年美國的State Street Bank案件?該案件全稱為State Street Bank & Trust Co.v.Signature Financial Group，Inc.案，被稱為商業(yè)方法第一案，該案在商業(yè)方法專利保護(hù)領(lǐng)域具有里程碑意義。明確提出了商業(yè)方法專利創(chuàng)造性審查的前提。在該案中，Signature 公司擁有的專利是利用一個(gè)計(jì)算模型，根據(jù)當(dāng)天市場變化計(jì)算出投資基金收益和費(fèi)用，幫助投資者購買基金。地區(qū)法院認(rèn)為，該專利既涉及商業(yè)方法又涉及數(shù)學(xué)公式，兩者皆為不可專利的主題，判決專利無效。然而美國聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為，地區(qū)法院錯(cuò)誤地將該專利視為一個(gè)過程，但它實(shí)際上是一個(gè)“機(jī)器”。最終美國聯(lián)邦巡回上訴法院判決該專利有效，并且提出不能僅僅由于發(fā)明涉及數(shù)據(jù)輸入、數(shù)據(jù)輸出、數(shù)據(jù)存儲而否認(rèn)其專利性。在該案中，法官Giles S.Rich的意見為商業(yè)方法創(chuàng)造性審查的條件提供了參考。商業(yè)方法專利必須具備有形的或物質(zhì)化的效果；如果是一種軟件，與軟件接近的媒體使之具體化。?約翰·W.芭格比.商業(yè)方法專利的擴(kuò)展——交易性分析與技術(shù)科學(xué)的融合.馮曉青，胡少波，譯［G］//鄭成思.知識產(chǎn)權(quán)文叢.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2008：214.換言之，只有具備了上述物質(zhì)化或具體化的條件，商業(yè)方法才可能具有創(chuàng)造性審查的前提，否則它將可能直接被視為“數(shù)學(xué)公式”而排除在專利保護(hù)范圍之外。

（二）美國商業(yè)方法創(chuàng)造性的審查標(biāo)準(zhǔn)

關(guān)于商業(yè)方法創(chuàng)造性審查的標(biāo)準(zhǔn)，1999年AT&T案給予了有價(jià)值的說明。該案涉及一項(xiàng)長途電話計(jì)費(fèi)系統(tǒng)的專利問題。地區(qū)法院認(rèn)為，權(quán)利要求中包涵了一個(gè)數(shù)學(xué)公式，因而認(rèn)定專利無效。然而，美國聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為，一項(xiàng)發(fā)明是否被授予專利，并不取決于它是否存在數(shù)學(xué)公式，而是它作為一個(gè)整體是否產(chǎn)生了一個(gè)“有用的、具體的，有形的結(jié)果”，只要滿足《美國專利法》第101條規(guī)定的基本要求，由計(jì)算機(jī)程序所控制的電腦就成為可專利的發(fā)明。?沙海濤.電子商務(wù)商業(yè)方法軟件的專利保護(hù)（下）［J］.電子知識產(chǎn)權(quán)，2003（3）.相比較其他專利而言，該案對商業(yè)方法專利的創(chuàng)造性提出了一個(gè)較為寬泛的尺度——“有用的、具體的、有形的結(jié)果”。顯然，根據(jù)這一創(chuàng)造性的標(biāo)準(zhǔn)，商業(yè)方法專利的創(chuàng)造性并不主要體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)造性方面，而是適用結(jié)果方面。事實(shí)上，能夠滿足這一要求的商業(yè)方法并不太難，這也激發(fā)了美國商業(yè)方法專利的申請量急劇增加，?從1999年的2 821件到2001年的8 700件。參見：王廷偉，金子財(cái).“商業(yè)方法專利”：未來金融競爭的戰(zhàn)略制高點(diǎn)［J］.西華大學(xué)學(xué)報(bào)：哲學(xué)社會科學(xué)版2004：29-31.這其中不乏大量低質(zhì)量的商業(yè)方法專利，如高爾夫球擺放方法?專利號：US5616089.、烹飪調(diào)料選用方法?專利號：US6349820.、藥片咀嚼方法?專利號：US3418999.等。于是，在社會上也形成了對美國商業(yè)方法專利保護(hù)批評的聲音，批評者認(rèn)為其過度保護(hù)將導(dǎo)致對商業(yè)方法的壟斷，這將最終阻礙經(jīng)濟(jì)發(fā)展。?周俊強(qiáng).知識產(chǎn)權(quán)的基本理念與前沿問題［M］.合肥：安徽人民出版社，2006：186.

面對創(chuàng)造性審查的一系列批評意見，在2008年In re Bilski 案件中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院重新調(diào)整了審查標(biāo)準(zhǔn)。在該案中，Bilski申請保護(hù)的主題涉及一種風(fēng)險(xiǎn)成本的管理方法。美國聯(lián)邦巡回上訴法院審判后判定不授予其專利權(quán)，其理由是：該方法并未與機(jī)器相關(guān)，且該方法并未將任何物體轉(zhuǎn)換為其他狀態(tài)或物體。相比較1999年AT&T案件中“有用的、具體的、有形的結(jié)果”的標(biāo)準(zhǔn)，In re Bilski 案件所提出的“與機(jī)器相關(guān)”或者“將物體轉(zhuǎn)換為其他狀態(tài)或物體”的標(biāo)準(zhǔn)將更加嚴(yán)格。對商業(yè)方法專利創(chuàng)造性審查的批評，還體現(xiàn)在缺乏專業(yè)數(shù)據(jù)庫問題上。由于缺乏專業(yè)的商業(yè)方法數(shù)據(jù)庫，這也影響了商業(yè)方法專利創(chuàng)造性審查的質(zhì)量。為此，2000年10月，美國、歐盟、日本舉行會議，就有關(guān)商業(yè)方法領(lǐng)域文獻(xiàn)共享、合作檢索進(jìn)行商討，以期全面提高創(chuàng)造性審查質(zhì)量。

（三）歐專局技術(shù)創(chuàng)造性的審查標(biāo)準(zhǔn)

歐盟對于商業(yè)方法專利的態(tài)度首先是強(qiáng)烈抵制，但是后來態(tài)度也開始轉(zhuǎn)變。歐洲專利局于2001年11月2日發(fā)布新的審查指南，確認(rèn)了其在計(jì)算機(jī)軟件和商業(yè)方法上的擴(kuò)大保護(hù)政策。

然而，在商業(yè)方法創(chuàng)造性審查方面，歐盟嚴(yán)格限定在一個(gè)“客觀的技術(shù)問題”方面。在Penison Benefit System案件中，Penison Benefit System是控制養(yǎng)老金收益計(jì)劃的管理系統(tǒng)，通過進(jìn)一步的分析，歐盟專利申訴委員會（EPOBA）認(rèn)為它沒有解決“技術(shù)問題”，缺乏創(chuàng)造性，“發(fā)明所實(shí)現(xiàn)的改進(jìn)……是經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)……屬于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，未滿足創(chuàng)造性要求?！?Matthew E.Fink.Patenting Business Methods in Europe：What Lies Ahead?Indiana Law Journal，2004，299（79）：299-321.在另一個(gè)Sohei Management System案件中，涉及商業(yè)管理方法的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，該系統(tǒng)將以前的貨物管理和財(cái)務(wù)管理兩個(gè)系統(tǒng)合二為一，方便用戶將存貨管理數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)輸入同一個(gè)用戶操作界面，通過運(yùn)算，再將數(shù)據(jù)以文檔形式輸出。在該系統(tǒng)之前，存貨管理信息、財(cái)務(wù)信息都是單獨(dú)輸入、運(yùn)算的，而該系統(tǒng)的創(chuàng)新就是將二者合在一起，提高工作效率。歐洲專利局認(rèn)為，該系統(tǒng)實(shí)際上是一種商業(yè)方法，沒有解決技術(shù)問題，因此不授予專利。在上訴時(shí)，歐盟專利申訴委員會雖然推翻了歐洲專利局的決定，但其對創(chuàng)造性評述仍然緊扣技術(shù)問題，只不過歐盟專利申訴委員會認(rèn)為，兩大管理系統(tǒng)相結(jié)合應(yīng)視為對所屬技術(shù)領(lǐng)域作出了技術(shù)貢獻(xiàn)。

與美國更看重商業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)造性不同的是，歐洲專利局更看重技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)造性。何為技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)造性，在Graphic案和Character案中，法官給出了不同的理解。Graphic案件涉及的是IBM公司發(fā)明的“一種以交互式計(jì)算的終端顯示圖片資料的系統(tǒng)”，歐盟專利申訴委員會認(rèn)為：“Graphic發(fā)明具有技術(shù)貢獻(xiàn)，因?yàn)樵摪l(fā)明超越了以往任何一種系統(tǒng)，使用戶可以更精確地旋轉(zhuǎn)圖片資料?！?Case T 0059/93.［EB/OL］.（2001-01-23）［2007-03-22］http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t930059eul.pdf.但是在Character案中，針對Siemens公司發(fā)明的一種快速翻譯成阿拉伯語并且在電腦終端顯示譯文的系統(tǒng)，歐盟專利申訴委員會認(rèn)為：“盡管發(fā)明比以往任何一種系統(tǒng)都更快速地翻譯，并以便于閱讀的方式顯示譯文，但該發(fā)明沒有充分實(shí)現(xiàn)技術(shù)上的創(chuàng)造性?！?Case T 158/88.［EB/OL］.（1999-10-14）［2007-03-22］http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/+880158epl.htm.為此，Rochelle Cooper Dreyfull 教授就指出：“Graphic與Character的發(fā)明是否有本質(zhì)的不同？……由這一決定表現(xiàn)出的可專利發(fā)明與不可專利發(fā)明之間的界定似乎相當(dāng)隨意?！?Rochelle Cooper Drefuss.Are Business Method Patents Bad For Business? Santa Clara Computer and High Technology Law Journal，2000，236（16）：263-280.

四、完善我國商業(yè)方法專利創(chuàng)造性審查的若干建議

（一）我國有必要在《專利審查指南》?《專利審查指南》（2010版）之前各版，名稱均為“審查指南”，此處為表達(dá)方便，統(tǒng)一稱為《專利審查指南》，以下不再贅述。中明晰商業(yè)方法專利創(chuàng)造性審查的標(biāo)準(zhǔn)

我國《專利法》以及《專利審查指南》還沒有將商業(yè)方法專利作為獨(dú)立的專利類型予以規(guī)范。實(shí)踐中有關(guān)商業(yè)方法專利的申請及保護(hù)，只能參照有關(guān)方法專利或者計(jì)算機(jī)軟件專利保護(hù)的相關(guān)規(guī)定，加之創(chuàng)造性審查標(biāo)準(zhǔn)的模糊，從而對商業(yè)方法能否申請專利以及如何申請專利等關(guān)鍵性問題，缺乏法律標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)TRIPS第27條第1款規(guī)定：“專利應(yīng)適用于所有技術(shù)領(lǐng)域中的任何發(fā)明，不論它是產(chǎn)品還是方法，只要它具有新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性即可。成員應(yīng)該為符合條件的一切技術(shù)領(lǐng)域的任何發(fā)明提供專利保護(hù)。”結(jié)合當(dāng)下技術(shù)發(fā)展與商業(yè)發(fā)展的雙重需求，有必要在《專利法》或者《專利審查指南》中明確商業(yè)方法的專利類型，并明析其創(chuàng)造性的審查標(biāo)準(zhǔn)。

結(jié)合國外有關(guān)商業(yè)方法創(chuàng)造性的審查標(biāo)準(zhǔn)來看，商業(yè)方法的創(chuàng)造性或表現(xiàn)在所采用的技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)造性，或表現(xiàn)在商業(yè)方法領(lǐng)域的創(chuàng)造性。如果僅僅突出商業(yè)方法領(lǐng)域的創(chuàng)造性，可能會導(dǎo)致商業(yè)方法專利的泛濫，亦或是導(dǎo)致商業(yè)模式的壟斷，反倒不利于社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。如果僅僅是突出技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)造性，又可能會創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)過高，大部分商業(yè)方法無法獲得專利保護(hù)，這與商業(yè)方法專利保護(hù)制度背道而馳。因此，有必要建立商業(yè)方法創(chuàng)造性與技術(shù)創(chuàng)造性結(jié)合審查的標(biāo)準(zhǔn)。

為真正實(shí)現(xiàn)商業(yè)方法創(chuàng)造性與技術(shù)創(chuàng)造性結(jié)合審查的標(biāo)準(zhǔn)，國家知識產(chǎn)權(quán)局還有必要就商業(yè)方法專利建立專門的審查部門或者專門的審查員。相關(guān)審查員不僅要有計(jì)算機(jī)等方面的知識背景，還應(yīng)熟悉商業(yè)方法領(lǐng)域的專業(yè)知識，針對每一項(xiàng)商業(yè)方法專利能夠提出商業(yè)方法與技術(shù)領(lǐng)域相互結(jié)合的專業(yè)審查意見。

（二）建立聯(lián)合檢索機(jī)制，完善商業(yè)方法創(chuàng)造性審查的科學(xué)性

專利創(chuàng)造性的審查，需要與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行比對方可完成。就商業(yè)方法而言，我國當(dāng)下還缺少專門的商業(yè)方法數(shù)據(jù)庫，這也導(dǎo)致審查員難以實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造性的科學(xué)審查。為此，審查員大都會根據(jù)公知常識對商業(yè)方法專利的創(chuàng)造性提出審查意見，如此不免會缺乏準(zhǔn)確性和說服力。為此，我國有必要建立專門的商業(yè)方法數(shù)據(jù)庫。與此同時(shí)，全面推動與美國、歐盟、日本等國家和地區(qū)建立商業(yè)方法專利聯(lián)合檢索機(jī)制，從而最大程度確保商業(yè)方法專利創(chuàng)造性審查的合理性與科學(xué)性。

（三）進(jìn)一步加強(qiáng)對商業(yè)方法專利駁回案件中創(chuàng)造性審查比重

根據(jù)前文對商業(yè)方法專利駁回案件的統(tǒng)計(jì)，其中有關(guān)創(chuàng)造性審查比重明顯偏少。然而，隨著我國商業(yè)方法專利保護(hù)制度的逐步完善，其對創(chuàng)造性審查比重的要求也將明顯增強(qiáng)。根據(jù)商業(yè)方法創(chuàng)造性和技術(shù)創(chuàng)造性相結(jié)合的審查標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)商業(yè)方法的創(chuàng)造性不僅僅體現(xiàn)在技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新，還可能會體現(xiàn)在其經(jīng)營模式、商業(yè)方法領(lǐng)域的創(chuàng)新。因此，審查員以其不屬于技術(shù)方案為由直接駁回的方式，也將越發(fā)受限。在大量商業(yè)方法被納入專利保護(hù)范疇的前提下，審查員也將越發(fā)關(guān)注商業(yè)方法創(chuàng)造性的審查。

*作者系中國社會科學(xué)院副研究員。