肖 霞王艷妮黃 偉

淺談優(yōu)先權(quán)核實中涉及相同主題的判斷

肖 霞★王艷妮★黃 偉★

本文結(jié)合案例，討論了在先申請和在后申請存在下位與上位關系時如何判斷是否屬于相同主題的問題，得出了應結(jié)合申請的情況和本領域公知常識來判斷的結(jié)論。

優(yōu)先權(quán) 上下位 相同主題

一、引 言

我國《專利審查指南》（2010版）第二部分第八章第4.6.2節(jié)規(guī)定了在判斷優(yōu)先權(quán)是否成立時，需要核實以下三點。

①作為要求優(yōu)先權(quán)的基礎的在先申請是否涉及與要求優(yōu)先權(quán)的在后申請相同的主題。

②該在先申請是否是記載了同一主題的首次申請。

③在后申請的申請日是否在在先申請的申請日起12個月內(nèi)。

對“相同主題的發(fā)明創(chuàng)造”，《專利審查指南》（2010版）第二部分第三章第4.1.2節(jié)作了定義：《專利法》第29條所述的相同主題的發(fā)明或者實用新型，是指技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果相同的發(fā)明或者實用新型。但應注意這里所謂的相同，并不意味在文字記載或者敘述方式上完全一致。

對于“相同的主題”的判斷，《專利審查指南》（2010版）在第八章第4.6.2節(jié)指出：“審查員應當把在先申請作為一個整體進行分析研究，只要在先申請文件清楚地記載了在后申請權(quán)利要求所述的技術方案，就應當認定該在先申請與在后申請涉及相同的主題?！薄八^清楚地記載，并不要求在敘述方式上完全一致，只要闡明了申請的權(quán)利要求所述的技術方案即可。但是，如果在先申請對上述技術方案中某一或者某些技術特征只作了籠統(tǒng)或者含糊的闡述，甚至僅僅只有暗示，而要求優(yōu)先權(quán)的申請增加了對這一或者這些技術特征的詳細敘述，以致于所屬技術領域的技術人員認為該技術方案不能從在先申請中直接和毫無疑義地得出，則該在先申請不能作為在后申請要求優(yōu)先權(quán)的基礎?！?/p>

《專利審查指南》（2010版）的上述規(guī)定，清楚地說明了當在先申請記載了一個“籠統(tǒng)”表示出的特征、而在后申請與該特征對應的為一個“詳細敘述”的特征時，該如何判斷是否為相同的主題。即在先申請的特征為比較籠統(tǒng)的上位概念，而在后申請的相應特征是詳細、具體的下位概念，并且本領域技術人員不能從在先申請直接地、毫無疑義地確定時，則在后申請不能享受在先申請的優(yōu)先權(quán)。

但是，對于如何判斷相反情況的優(yōu)先權(quán)，即在先申請是下位概念，而在后申請是上位概念時，《專利審查指南》（2010版）并沒有給出規(guī)定和說明。而在審查實踐中，對這類問題又確實存在一些困惑。下文將介紹筆者對這一問題的思考。

二、普遍做法

對于在后申請的權(quán)利要求中的特征和在先申請中的相應特征是下位與上位關系的情況，一種較為普遍的做法認為，由于從在先申請中的相應特征不能唯一確定出在后申請中的特征，從而在后申請就不能享有在先申請的優(yōu)先權(quán)日。

以下面的案件為例。該申請?zhí)峁┝艘环N保護光學組件16與晶圓30之間的間隙中的環(huán)境系統(tǒng)，光學組件16包括光學元件262B，其中在流體屏障254與晶圓30之間形成流體軸承，以對光學組件與晶圓之間的流體溢出或蒸發(fā)進行控制（見圖1）。

圖1

該申請要求兩項美國優(yōu)先權(quán)，分別為US60/484476（下稱“優(yōu)先權(quán)文件1”）和US60/462112（下稱“優(yōu)先權(quán)文件2”）。在優(yōu)先權(quán)文件1的說明書附圖中，與申請圖1中的“光學組件”對應的標記為“投影透鏡”。在優(yōu)先權(quán)文件2的說明書附圖中，也用文字明確標示出了與申請圖1中“光學組件”對應的部分為“透鏡”。可見，在先申請中的特征為下位概念“透鏡”或者“投影透鏡”，而申請中的特征為上位概念“光學組件”。由于后者明顯擴大了前者的含義，并且也不能從在先申請中直接、毫無疑義地得出，因此普遍做法認為申請不能享受優(yōu)先權(quán)。

但是，對這一做法，筆者有不同的觀點。

三、筆者的觀點

首先，按照《專利審查指南》（2010版）第三章第4.1.2節(jié)的規(guī)定理解申請與在先申請是否符合相同主題的發(fā)明創(chuàng)造的定義。可以看出，申請與在先申請的技術領域相同，均為沉浸光刻系統(tǒng)領域，所要解決的技術問題和技術效果也相同，僅在采用的技術方案上稍有差別。

從《專利審查指南》（2010版）第八章第4.6.2節(jié)中的規(guī)定可知：如果在先申請記載了上位特征，而在后申請與該特征對應的為下位特征，不能直接得出在后申請不能享受在先申請優(yōu)先權(quán)的結(jié)論，而是需要進一步判斷上下位關系是否導致不能由在先申請記載的技術方案直接和毫無疑義地得出在后申請的技術方案?；谕瑯拥目剂?，對在先申請是下位特征而在后申請是上位特征的情形，亦不能僅因技術方案上稍有差別而認定在后申請不能享受在先申請的優(yōu)先權(quán)，而是同樣需要進一步判斷下位上位特征的存在是否導致不能由在先申請記載的技術方案直接和毫無疑義地得出在后申請的技術方案。

實際上，在該案例中，優(yōu)先權(quán)文件中的“投影透鏡”或“透鏡”與申請中的“光學組件”無論是位置還是外觀均相同，而且它們的作用均是將光投影和/或聚焦到晶圓上。該申請的發(fā)明點在于控制光學組件和晶圓之間的間隙中環(huán)境的環(huán)境系統(tǒng)，該系統(tǒng)包括流體屏障和沉浸液體系統(tǒng)，并且在流體屏障和晶圓之間設置流體軸承對光學組件與晶圓之間的流體溢出或蒸發(fā)進行控制，而不在于光學組件的具體結(jié)構(gòu)。因此，無論是透鏡還是光學組件均不會對發(fā)明的實質(zhì)方案有任何影響，上述具有上下位關系的特征在申請和在先申請中對于相同主題的判斷也不具有實質(zhì)性影響。由此，筆者認為，從在先申請記載的技術方案是可以直接和毫無疑義地得出在后申請權(quán)利要求中的技術方案的。

另外，我們還可以參考一下歐洲專利局的做法。歐洲專利局審查指南中規(guī)定：專利法第87條第1款中的“相同主題”指的是歐洲申請的權(quán)利要求的主題只有是在本領域技術人員能夠從在先申請的整體當中，在使用公知常識的情況下，直接地且毫無疑義地得出時，可以享受在先申請的優(yōu)先權(quán)，這意味著權(quán)利要求中特征的特定組合必須至少是隱含地在在先申請中公開。作為隱含公開的例子，例如，一份申請公開了一種設備，該設備中涉及的固定部件是指螺母和螺栓，或是彈簧扣，或是肘節(jié)或插銷，只要在這些部件的公開中隱含了“可脫扣固定”的一般性概念，則一項包括“可脫扣固定部件”的設備的權(quán)利要求有權(quán)享受上述申請的優(yōu)先權(quán)日。對于此處公知常識的使用問題，要求站在本領域技術人員的角度，基于常規(guī)的知識或者基于簡單的推導來判斷主題是否一致?？梢?，當在先申請為下位概念、在后申請為上位概念時，歐洲專利局審查指南引入了公知常識的概念，即結(jié)合本領域技術人員所掌握的公知常識，如果能夠從在先申請的某一特征推導出在后申請的相應特征，在后申請是可以享受在先申請優(yōu)先權(quán)的。

該申請的光學組件是將光投影和/或聚焦到晶圓上；而在優(yōu)先權(quán)文件中，晶圓位于透鏡或投影透鏡正下方，透鏡和投影透鏡均是將光投影和/或聚焦到晶圓上。而對于本領域技術人員來說，在沉浸光刻領域，用于投影和聚焦的光學組件一般為透鏡或者投影透鏡。因此，本領域技術人員完全可以結(jié)合本領域公知常識根據(jù)在先申請中的透鏡或投影透鏡直接和毫無疑義地確定出申請的“光學組件”即為能夠起到相應作用的透鏡或投影透鏡?？梢姡瑓⒖細W洲專利局審查指南，也可以得到申請可以享受在先申請的優(yōu)先權(quán)的結(jié)論。

綜上，筆者認為，對于優(yōu)先權(quán)中相同主題的判斷，當在先申請與在后申請存在下位和上位關系時，不能簡單認定在后申請不能享受優(yōu)先權(quán)，而應該結(jié)合具體案情分析技術方案的實質(zhì)，來判斷本領域技術人員是否能從在先申請直接和毫無疑義地得出在后申請的方案。

四、小 結(jié)

本文結(jié)合案例，對于優(yōu)先權(quán)核實中相同主題的判斷進行了討論，尤其對在先申請和在后申請存在下位與上位關系的情形進行了分析，得出了不能僅根據(jù)上下位關系來確定能否享受優(yōu)先權(quán)，而應結(jié)合申請的情況和本領域公知常識來判斷在后申請和在先申請是否屬于相同主題。由于筆者水平有限，難免有不當之處，希望能與讀者進一步交流探討。

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心。