章侃銥

針對美國審查意見中有關(guān)保護(hù)客體問題的答 復(fù) 思 路

章侃銥★

自2014年美國聯(lián)邦最高院針對Alice一案作出判決以來，保護(hù)客體在美國專利商標(biāo)局下發(fā)的審查意見中變成常見的問題之一，尤其針對涉及計算機(jī)程序類的發(fā)明專利申請情況更甚。本文從美國專利商標(biāo)局公布的審查指南出發(fā)，基于作者近一年來答復(fù)審查意見的實務(wù)經(jīng)驗，試圖歸納出一套答復(fù)保護(hù)客體問題的可行思路。

第101條 美國專利法 保護(hù)客體 抽象思維

一、引 言

作為2014年美國聯(lián)邦最高法院作出的最重要判決之一，Alice Corp.v.CLS Bank International一案的影響延續(xù)至今。在Alice一案中，聯(lián)邦最高法院就如何確定一項專利的保護(hù)客體是否適格給出了有法律意義的判斷標(biāo)準(zhǔn)和步驟。應(yīng)用該案的標(biāo)準(zhǔn)，有越來越多涉及商業(yè)方法的軟件專利被各級法院以不符合美國專利法第101條為由無效，甚至連同所有計算機(jī)軟件類的專利授權(quán)和實施前景都十分不明朗。受到美國司法制度的關(guān)聯(lián)設(shè)置影響，Alice一案的判決同時適用于美國專利商標(biāo)局（USPTO）的專利審查過程。因而導(dǎo)致了專利代理人近年收到的美國審查意見中關(guān)于美國專利法101條的保護(hù)客體問題越來越普遍。筆者試圖結(jié)合自己的實務(wù)經(jīng)驗就如何答復(fù)涉及保護(hù)客體問題的審查意見給出一些參考意見。

二、保護(hù)客體問題的審查簡介

在準(zhǔn)備有針對性的答復(fù)之前，有必要先簡單了解一下關(guān)于美國專利法第101條的審查意見是如何產(chǎn)生的。根據(jù)USTPO公布的《2014年有關(guān)保護(hù)客體適格性的臨時指南》（以下簡稱“臨時指南”），審查員針對一項方法或產(chǎn)品權(quán)利要求進(jìn)行的保護(hù)客體適格性測試可概括成圖1中的步驟。

同時，上述臨時指南中還明確規(guī)定：①在評價一個權(quán)利要求的專利性之前，要按最寬泛的合理解釋來理解權(quán)利要求，并且在評價專利性時要將權(quán)利要求視為一個整體；②基于高效審查的要求，在判斷保護(hù)客體適格性的同時，要結(jié)合其他所有專利性要求（例如新穎性和創(chuàng)造性等）對全部權(quán)利要求進(jìn)行充分審查。

得益于USPTO在臨時指南中公布的詳細(xì)審查標(biāo)準(zhǔn)和判斷步驟、甚至包括示例，這些材料同時給專利代理人答復(fù)有關(guān)保護(hù)客體的審查意見也給出了可以參考的方向。

圖1 方法或產(chǎn)品權(quán)利要求的保護(hù)客體適格性測試步驟（譯自USPTO官網(wǎng)）

三、保護(hù)客體問題的答復(fù)思路

1.爭辯權(quán)利要求方案不屬于抽象思維

由于上述臨時指南給出的概括圖1的步驟1是針對那些保護(hù)主題明顯不符合授權(quán)客體的權(quán)利要求，因此一般而言，針對美國專利法第101條審查意見的答復(fù)可以直接從步驟2A開始。以審查員針對方法權(quán)項的常見起始語句：“該/所有權(quán)利要求僅涉及一種在通用計算機(jī)上執(zhí)行的算法/數(shù)學(xué)關(guān)系/公式……其可由人的思維活動來進(jìn)行處理……屬于不予專利保護(hù)的抽象思維”為例，可考慮從以下方面展開答復(fù)。

首先，根據(jù)權(quán)利要求的實際記載情況，可以爭辯當(dāng)前權(quán)利要求中并沒有記載臨時指南中針對抽象思維列舉的一些反面示例，例如，“基本經(jīng)濟(jì)活動、組織人為活動的特定方法、思維本身……以及數(shù)學(xué)關(guān)系/公式”等。同時，結(jié)合臨時指南中對于審查員的要求，在適用的情況下可以在答復(fù)中指出審查員僅僅是簡單地斷言權(quán)項涉及抽象思維，而沒有進(jìn)行詳細(xì)的理由說明；或者僅僅是概括性地否定了所有權(quán)利要求，而沒有針對每個權(quán)利要求進(jìn)行詳細(xì)的理由說明。

進(jìn)一步，不屬于抽象思維的具體理由還可以包括當(dāng)前權(quán)利要求并沒有造成壟斷或獨占任何思維活動的威脅，這一理由的陳述通?？梢耘c權(quán)利要求的應(yīng)用場景相結(jié)合。以請求保護(hù)一種基于特定參數(shù)計算結(jié)果從多個電子地圖中選擇一個最佳匹配電子地圖的權(quán)利要求為例，即使認(rèn)為審查員關(guān)于其中計算部分屬于抽象思維的斷言是正確的（答復(fù)中要注明申請人對此并不承認(rèn)），但這部分計算還可以被使用在不涉及電子地圖的應(yīng)用當(dāng)中；況且，即使是在電子地圖的特定應(yīng)用中，這部分計算也可以在不實施當(dāng)前權(quán)利要求其他步驟的情況下加以實施。換言之，當(dāng)前的權(quán)利要求所請求保護(hù)的范圍是在同時限定了其他步驟的電子地圖應(yīng)用中使用這部分計算過程，而并沒有造成在其他應(yīng)用范圍內(nèi)壟斷或獨占使用的威脅。因此，當(dāng)前權(quán)利要求不屬于對抽象思維的保護(hù)。

2.權(quán)利要求的貢獻(xiàn)顯著大于抽象思維

臨時指南中對于確定一項權(quán)利要求除抽象思維之外的其他特征貢獻(xiàn)是否顯著大于抽象思維本身給出了一些示例性的考慮因素。其中，符合“顯著大于”標(biāo)準(zhǔn)的示例包括：①對某一技術(shù)或技術(shù)領(lǐng)域的改善；②增加的具體限定不屬于該領(lǐng)域的公知、慣用或傳統(tǒng)手段；③增加的非傳統(tǒng)步驟將該權(quán)利要求限定到一個特定的實際應(yīng)用當(dāng)中。相應(yīng)地，在答復(fù)中便可以結(jié)合權(quán)利要求的情況使用上述示例中的一個或多個因素作為具體理由。

例如，以“對某一技術(shù)或技術(shù)領(lǐng)域的改善”開始，答復(fù)中可以簡略地提及當(dāng)前權(quán)利要求對某一特定的技術(shù)或技術(shù)領(lǐng)域存在改善。要注意的是，這里提到的“改善”難免讓我們聯(lián)想到在答復(fù)中國審查意見中廣泛使用的“有益效果”；但眾所周知，為了避免在審查階段的陳述對后續(xù)專利的實施階段產(chǎn)生不利的限制影響，我們在答復(fù)美國審查意見時對于具體效果的理由陳述要非常謹(jǐn)慎。因此，這里陳述存在改善的重點應(yīng)在于指出當(dāng)前權(quán)利要求所限定的技術(shù)領(lǐng)域，而非詳細(xì)闡述其所能達(dá)到的有益效果。

對于上述提及的第③項示例因素，其與本文第一部分提到的有關(guān)應(yīng)用場景的陳述存在一定關(guān)聯(lián)。如果在第一部分中陳述了應(yīng)用場景的有關(guān)理由，這里則可以結(jié)合當(dāng)前權(quán)利要求記載的具體特征展開詳細(xì)陳述。仍以前述涉及電子地圖的權(quán)利要求為例，在此處的陳述中可以將除計算部分之外的其他技術(shù)特征例如“接收用戶輸入……啟動電子地圖”、“獲取篩選信息……”“確定與篩選信息匹配的電子地圖……”等一一列舉出來，從而向?qū)彶閱T表明當(dāng)前權(quán)利要求已被限定至一個非常具體的實際應(yīng)用當(dāng)中。

之所以將第②項示例因素后置，是因為從字面意思即可看出，這部分的理由與通常放在意見陳述最后的創(chuàng)造性陳述理由相關(guān)。根據(jù)上述臨時指南中的規(guī)定，審查員在指出權(quán)利要求存在保護(hù)客體問題的同時，很有可能也對權(quán)利要求的新穎性或創(chuàng)造性作出了負(fù)面評價。因此，相應(yīng)地，在此處答復(fù)中也可以直接援引陳述書后文有關(guān)新穎性和創(chuàng)造性的陳述理由。實際上可以理解為，如果能夠通過修改或陳述理由克服審查員所指的創(chuàng)造性問題，此處涉及美國專利法第101條的客體問題也自然迎刃而解。

四、結(jié) 語

本文介紹的基于臨時指南所形成的答復(fù)思路顯然不能普適于所有涉及保護(hù)客體問題的權(quán)利要求，但根據(jù)實際案件處理中USPTO的后續(xù)反饋結(jié)果來看，對于那些確實不屬于單純思維活動的計算機(jī)軟件類專利具有一定的參考作用。

最后，筆者還想說的是，在收到美國專利法第101條的審查意見時，大可不必像在收到中國審查意見時看到《專利法》第2條、第25條的問題那樣風(fēng)聲鶴唳。只要精心準(zhǔn)備答復(fù)以達(dá)到戰(zhàn)術(shù)上的重視即可。如果一段時期內(nèi)涉及美國專利法第101條的審查意見特別集中，并不一定是因為這些專利申請都同時存在不能克服的客體問題，也可能是因為USPTO更新了審查標(biāo)準(zhǔn)，審查員們正在被他們的主管要求突擊學(xué)習(xí)如何相應(yīng)調(diào)整審查意見的行文。另一個消息是，USPTO于2016年5月更新了關(guān)于保護(hù)客體適格性的審查指南。所以，各位專利代理人，期待未來你們對這個問題的繼續(xù)探討。

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