李　娜

天津市濱海新區(qū)塘沽人民檢察院，天津　300450

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論“注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)三年停止使用案件”中“使用”的認(rèn)定

李娜

天津市濱海新區(qū)塘沽人民檢察院，天津300450

注冊(cè)商標(biāo)；使用

商標(biāo)的基本功能在于因其顯著性而鑄就的標(biāo)識(shí)功能，即將“有權(quán)使用商標(biāo)者”的商品和服務(wù)與他人提供的同類商品或服務(wù)區(qū)別開，以便消費(fèi)者在選擇商品和服務(wù)時(shí)能夠得到指引。這也彰顯了商標(biāo)在商品銷售、同業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的巨大價(jià)值。但是商標(biāo)的生命在于使用，只有通過公開、開放的商業(yè)使用，商標(biāo)才可以發(fā)揮其識(shí)別功能，不斷積累商標(biāo)信譽(yù)、商品信譽(yù)，將商標(biāo)本身的顯著性轉(zhuǎn)移到商品的顯著性，實(shí)現(xiàn)商標(biāo)應(yīng)有的商業(yè)價(jià)值。

那么，如果注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)處于閑置狀態(tài)，不僅對(duì)于商標(biāo)所有權(quán)人來說，得不到巨大的商業(yè)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)不了注冊(cè)商標(biāo)本身應(yīng)有的目的；而且對(duì)于其他真正有需要的人來說，對(duì)其申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)也造成了一定的障礙，形成一種不公平的競(jìng)爭(zhēng)；同時(shí)，從國(guó)家層面來說，不利于整個(gè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

因此，第三次修訂前，我國(guó)商標(biāo)法第44條規(guī)定“連續(xù)三年停止使用的注冊(cè)商標(biāo)，由商標(biāo)局責(zé)令限期改正或者撤銷其注冊(cè)商標(biāo)”，經(jīng)過第三次修訂，商標(biāo)法第49條規(guī)定，“沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)”。經(jīng)過對(duì)比，可以發(fā)現(xiàn)對(duì)于“連續(xù)三年停止使用的注冊(cè)商標(biāo)”，由以前“可以責(zé)令限期改正或者撤銷”到現(xiàn)在的“直接申請(qǐng)撤銷”，也彰顯了行政部門對(duì)于此類閑置商標(biāo)的清理力度。本條款的立法宗旨在于激活商標(biāo)資源，清理閑置商標(biāo)，發(fā)揮商標(biāo)注冊(cè)制度的功能。但是在實(shí)務(wù)中，行政機(jī)關(guān)或者司法機(jī)關(guān)在認(rèn)定“使用”時(shí)卻總會(huì)有不同的見解，這也導(dǎo)致同案不同判的局面時(shí)有發(fā)生！

一、注冊(cè)不當(dāng)是否會(huì)影響“使用”的認(rèn)定

注冊(cè)不當(dāng)包括兩類，絕對(duì)注冊(cè)不當(dāng)和相對(duì)注冊(cè)不當(dāng)。絕對(duì)注冊(cè)不當(dāng)對(duì)應(yīng)商標(biāo)法中第10條、第11條、第12條以及以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的商標(biāo)，這類注冊(cè)商標(biāo)觸犯的是公共利益，本身具有不可注冊(cè)性，因此任何人都可以申請(qǐng)撤銷此類注冊(cè)商標(biāo)；相對(duì)注冊(cè)不當(dāng)對(duì)應(yīng)的是商標(biāo)法第13條、第15條、第16條及第30條第一款的情形，此類注冊(cè)商標(biāo)觸犯的是個(gè)人利益，即他人馳名商標(biāo)、在先利益，但是商標(biāo)本身具有可注冊(cè)性，因此根據(jù)“不告不理原則”，只有權(quán)利人及利害關(guān)系人才可以申請(qǐng)撤銷此類注冊(cè)商標(biāo)。

筆者認(rèn)為，對(duì)于絕對(duì)注冊(cè)不當(dāng)?shù)纳虡?biāo)，因?yàn)槠浔旧淼牟豢勺?cè)性及此類商標(biāo)涉及公共利益的特點(diǎn)，法律才絕對(duì)的禁止此類商標(biāo)被注冊(cè)并賦予任何人申請(qǐng)撤銷的權(quán)利。基于其本身的違法性，此類商標(biāo)應(yīng)當(dāng)自始就不能認(rèn)定為注冊(cè)商標(biāo)，當(dāng)然所有人也就不具有相應(yīng)的商標(biāo)專有權(quán)，其后來的商標(biāo)使用行為無論如何都不能認(rèn)定為是商標(biāo)法第44條中的“使用”。當(dāng)然，對(duì)于申請(qǐng)撤銷此類注冊(cè)商標(biāo)的主體，一般都直接援引商標(biāo)法第41條第一款，并不會(huì)涉及第44條。

而對(duì)于相對(duì)注冊(cè)不當(dāng)，依據(jù)民法的基本原理，筆者認(rèn)為，在權(quán)利人或利害關(guān)系人未提出撤銷申請(qǐng)并由商評(píng)委依法撤銷的情況下，該商標(biāo)依然是注冊(cè)商標(biāo)，商標(biāo)所有人仍然具備商標(biāo)專用權(quán)，并且受到法律保護(hù)，因此其使用該注冊(cè)商標(biāo)的行為并不因此構(gòu)成違法使用，在滿足其他使用要件的情況下，應(yīng)當(dāng)構(gòu)成商標(biāo)法上的使用。因此筆者認(rèn)為這類侵犯他人馳名商標(biāo)、在先利益的注冊(cè)商標(biāo)并不會(huì)影響該注冊(cè)商標(biāo)在商標(biāo)法上的“使用”認(rèn)定。第三人不能依據(jù)“連續(xù)三年停止使用”來申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。

二、不同使用主體對(duì)“使用”認(rèn)定的影響

商標(biāo)的使用主體包括兩大類，有權(quán)使用者與無權(quán)使用者，有權(quán)使用者包括商標(biāo)所有人、經(jīng)所有人許可使用注冊(cè)商標(biāo)的主體。實(shí)務(wù)中，對(duì)于有權(quán)使用者，在滿足其他使用要素的情況下，都會(huì)認(rèn)定是商標(biāo)法上的有效使用。

后來經(jīng)過商標(biāo)所有權(quán)人追認(rèn)的無權(quán)使用者的使用行為，能否認(rèn)定為商標(biāo)所有權(quán)人有效使用商標(biāo)的情形？筆者認(rèn)為是不能予以認(rèn)定的。首先，商標(biāo)法上的使用指的是商標(biāo)所有權(quán)人有目的的使用，包括所有權(quán)人自己有效使用該商標(biāo)，也包括通過所有權(quán)人的許可使他人有效使用該商標(biāo)，總之是所有權(quán)人有目的、有安排的使自己擁有的注冊(cè)商標(biāo)在市場(chǎng)中運(yùn)轉(zhuǎn)起來，從主觀上來說并不想將該商標(biāo)閑置。同時(shí)，我國(guó)商標(biāo)法第44條“連續(xù)三年停止使用”條款的設(shè)置目的在于否認(rèn)商標(biāo)所有權(quán)人閑置其注冊(cè)商標(biāo)的行為。而他人無權(quán)使用注冊(cè)商標(biāo)的行為是未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人許可的行為，也即商標(biāo)權(quán)人是不知道該人使用其注冊(cè)商標(biāo)的，因此并沒有商標(biāo)權(quán)人的使用目的，這至少可以推知商標(biāo)權(quán)人主觀上并不排斥該注冊(cè)商標(biāo)的閑置，這是違背商標(biāo)法宗旨的。因此這種后來經(jīng)過追認(rèn)的無權(quán)使用者的使用行為并不能被認(rèn)定為商標(biāo)法上的有效使用，第三人依然可以依據(jù)商標(biāo)法第44條的規(guī)定申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》也明確提到，商標(biāo)權(quán)利人自行使用、許可他人使用以及其他不違背商標(biāo)權(quán)利人意志的使用，均可認(rèn)定屬于實(shí)際使用行為?？梢娺`背商標(biāo)權(quán)利人意志的使用并不包括在內(nèi)。

另外一個(gè)值得探討的問題是，商標(biāo)所有人絕對(duì)控股的關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)商標(biāo)的使用是否應(yīng)認(rèn)定為商標(biāo)所有人的使用？筆者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定。關(guān)聯(lián)企業(yè)之間尤其是母子公司之間，雖然從公司法上來說兩者是兩個(gè)完全獨(dú)立的責(zé)任主體，只具有投資關(guān)系，但是在實(shí)踐中，兩責(zé)任主體之間人力、財(cái)務(wù)、資源等共享的情形是普遍存在的。尤其對(duì)于控股主體來說其對(duì)于關(guān)聯(lián)企業(yè)的一切商業(yè)活動(dòng)多數(shù)情況下都是知曉的。因此，從實(shí)際出發(fā)，筆者認(rèn)為商標(biāo)所有人對(duì)其絕對(duì)控股的關(guān)聯(lián)企業(yè)使用其注冊(cè)商標(biāo)的情形是知曉的，這當(dāng)然構(gòu)成商標(biāo)法上對(duì)注冊(cè)商標(biāo)有目的的有效使用。

三、使用方式對(duì)“使用”認(rèn)定的影響

根據(jù)《商標(biāo)法實(shí)施條例》第三條的規(guī)定，商標(biāo)法上商標(biāo)的使用指的是，將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中。筆者認(rèn)為商標(biāo)的使用應(yīng)當(dāng)是在商業(yè)活動(dòng)中進(jìn)行市場(chǎng)推廣以便相關(guān)公眾能夠據(jù)此區(qū)分提供商品的不同市場(chǎng)主體的商業(yè)使用。因此，筆者認(rèn)為該條只是從形式上規(guī)定了使用商標(biāo)的幾種表現(xiàn)形式，除將商標(biāo)用于商品上以外的其他使用形式并不能絕對(duì)的認(rèn)定為商標(biāo)法上的有效使用。

實(shí)際生活中，打著投機(jī)目的注冊(cè)商標(biāo)的情形并不少見，注冊(cè)商標(biāo)所有人不以真實(shí)的商業(yè)使用為目的，而是以“先占”的動(dòng)機(jī)等待轉(zhuǎn)讓獲利。因此，此類注冊(cè)商標(biāo)所有人為了規(guī)避商標(biāo)法第44條中“連續(xù)三年停止使用”的規(guī)制，便利用商標(biāo)法第3條的規(guī)定，在沒有實(shí)際商品的情況下，制作商品包裝或者進(jìn)行虛假的廣告宣傳、展覽等，這類商標(biāo)使用方式從形式上看完全符合第3條的規(guī)定，但是使用者主觀并沒有進(jìn)行市場(chǎng)推廣的目的，屬于虛假的使用行為，并不能認(rèn)定為商標(biāo)法上的有效使用，第三人仍然可以在依據(jù)第44條申請(qǐng)撤銷該商標(biāo)。

另一種情形是，商標(biāo)所有權(quán)人自己并不使用注冊(cè)商標(biāo)，而是與他人簽訂了許可使用合同并進(jìn)行了備案，但是被許可使用人并未將該注冊(cè)商標(biāo)投入使用。筆者認(rèn)為，此類使用仍然不能認(rèn)定為商標(biāo)法上的有效使用。因?yàn)楦鶕?jù)商標(biāo)法第40條的規(guī)定，商標(biāo)所有權(quán)人應(yīng)當(dāng)監(jiān)督被許可人使用其注冊(cè)商標(biāo)的商品質(zhì)量。由此可以推知商標(biāo)所有人對(duì)被許可使用人的使用情況是應(yīng)當(dāng)知道的，因此對(duì)于被許可人并未真正使用注冊(cè)商標(biāo)的情形，商標(biāo)所有權(quán)人在明知的情況下并沒有采取措施，而是放任其注冊(cè)商標(biāo)處于閑置狀態(tài)，這必然不能被認(rèn)定為商標(biāo)法上的有效使用。

四、使用對(duì)象對(duì)“使用”認(rèn)定的影響

商標(biāo)法第51條規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)的專用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品為限。但是商標(biāo)使用過程中突破該條規(guī)定的情形占據(jù)了很大比例，有的只是自行改變注冊(cè)商標(biāo)的標(biāo)樣，有的只是將注冊(cè)商標(biāo)使用在非核定使用的商品上，甚至有些商標(biāo)所有人既改變注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)樣又將其使用在非核定使用的商品上。對(duì)于此種情形能否認(rèn)定為商標(biāo)法上的有效使用，實(shí)務(wù)界和學(xué)術(shù)界都有很大分歧。

筆者認(rèn)為，對(duì)于單純自行改變商標(biāo)標(biāo)樣的使用行為，是否可以認(rèn)定為商標(biāo)法上的有效使用，應(yīng)當(dāng)視其改變程度來定。如果只是特別微小的改變，不改變注冊(cè)商標(biāo)顯著特征，而且從范圍上并不會(huì)有效縮小他人注冊(cè)范圍的，可以認(rèn)定為商標(biāo)法上的有效使用行為?！澳愕臋?quán)利止于我的鼻尖”，根據(jù)商標(biāo)法限制他人在同種或者類似商品上注冊(cè)與已注冊(cè)商標(biāo)相同或相似的商標(biāo)，因此如果自行改變并使用的商標(biāo)已經(jīng)有效縮小了他人注冊(cè)范圍的，當(dāng)然不能認(rèn)定為商標(biāo)法上的有效使用。《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》也明確提到，實(shí)際使用的商標(biāo)與核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)雖有細(xì)微的差別，但未改變其顯著特征的可以視為注冊(cè)商標(biāo)的使用。

而同樣的原理，筆者認(rèn)為，將注冊(cè)商標(biāo)使用在未核定使用的商品上，無論該商品是否是相似商品都不應(yīng)認(rèn)定為商標(biāo)法上的有效使用。因?yàn)樯唐贩诸愔g的差異與商標(biāo)標(biāo)樣微小改變與原商標(biāo)的差異是絕對(duì)不可同日而語的。如果允許商標(biāo)所有人將商標(biāo)使用在未核定商品上，則從概率和比例上來講，必然會(huì)縮小“類似商品的”范圍，這就有效縮小了他人注冊(cè)范圍，是對(duì)他人權(quán)利的限制，因此筆者認(rèn)為不能認(rèn)定為商標(biāo)法上的有效使用。

五、瑕疵使用對(duì)“使用”認(rèn)定的影響

此處的瑕疵使用指的是在使用過程中觸犯了除商標(biāo)法以外的其他法律法規(guī)的規(guī)定，這種違法使用是否會(huì)阻礙商標(biāo)法上有效使用的認(rèn)定？筆者認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)成為阻礙。首先，相應(yīng)法律法規(guī)對(duì)這種違法使用必然規(guī)定了配套的法律后果，法律只能要求違法者承擔(dān)其行為對(duì)應(yīng)的法律后果，而不能賦予其更多的權(quán)利限制，因此不能因?yàn)槠溥`法使用就不能認(rèn)定為商標(biāo)法上的使用；同時(shí)，深刻理解商標(biāo)法上有效利用的含義以及商標(biāo)法第44條規(guī)定的宗旨，只要注冊(cè)商標(biāo)所有人有目的的將其商標(biāo)投入到商業(yè)活動(dòng)中進(jìn)行真實(shí)的使用，就屬于商標(biāo)法上的有效使用。

六、實(shí)際使用發(fā)生在“連續(xù)三年停止使用”之后能否認(rèn)定為“使用”

對(duì)此，筆者認(rèn)為可以借鑒德國(guó)《商標(biāo)法》第49條第1款之規(guī)定：“如果在某商標(biāo)注冊(cè)之日起的連續(xù)五年內(nèi)，該商標(biāo)沒有依法投入使用，則應(yīng)當(dāng)請(qǐng)求基于撤銷注銷該商標(biāo)的注冊(cè)。但是，如果在五年期限屆滿與注銷請(qǐng)求的提交的間隔期內(nèi)，符合商標(biāo)法規(guī)定的商標(biāo)使用已經(jīng)開始或重新開始，任何人都不可以主張應(yīng)當(dāng)注銷該商標(biāo)的所有權(quán)?！?/p>

因?yàn)椤斑B續(xù)三年停止使用“條款的設(shè)置宗旨是清理閑置商標(biāo)，促使注冊(cè)商標(biāo)得到有效利用。一旦商標(biāo)權(quán)人開始使用其注冊(cè)商標(biāo)時(shí)就喪失了適用該條款的前提，而且這也從另一方面敦促第三人積極提出撤銷申請(qǐng)，而不要等到他人開始使用時(shí)才行動(dòng)。而且，注冊(cè)商標(biāo)一旦投入使用，就有了相應(yīng)的消費(fèi)群體，已經(jīng)建立了商標(biāo)商業(yè)價(jià)值，此時(shí)撤銷未免弊大于利。

總之，行政部門或者司法部門在處理涉及撤銷連續(xù)三年停止使用的注冊(cè)商標(biāo)的案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)商標(biāo)法有關(guān)規(guī)定的立法精神和宗旨，正確判斷所涉行為是否構(gòu)成實(shí)際使用，妥善做出處理決定。

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2095-4379-(2016)27-0113-02