程曉羽

北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)法學(xué)院，北京　100089

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中國(guó)企業(yè)如何更好的利用馬德里體系保護(hù)海外商標(biāo)

程曉羽

北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)法學(xué)院，北京100089

中國(guó)企業(yè)在“走出去”的過(guò)程中，需要格外注意知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全球保護(hù)布局。其中，商標(biāo)注冊(cè)和維權(quán)保護(hù)是重要的一環(huán)，它關(guān)系到企業(yè)的品牌價(jià)值和發(fā)展?jié)摿Φ拈_(kāi)發(fā)與保持。在這一過(guò)程當(dāng)中，中國(guó)企業(yè)可以咨詢(xún)和委托有經(jīng)驗(yàn)的涉外律所或者代理機(jī)構(gòu)。主要途徑無(wú)外乎向各國(guó)主管機(jī)關(guān)分別注冊(cè)和馬德里注冊(cè)兩種。二者都有自己的優(yōu)勢(shì)和弱點(diǎn)，費(fèi)用高低和保護(hù)范圍都不相同。本文通過(guò)分析馬德里體系框架和介紹一定的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，探討中國(guó)企業(yè)在其國(guó)際化道路上如何利用該體系構(gòu)建自己的品牌藍(lán)圖。

馬德里體系；馬德里協(xié)定；議定書(shū)；實(shí)務(wù)

當(dāng)一家中國(guó)企業(yè)想要為擴(kuò)展海外市場(chǎng)而提前進(jìn)行海外商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)，除了可以向每一個(gè)國(guó)家的主管機(jī)關(guān)一一提出商標(biāo)申請(qǐng)之外，還可以在馬德里體系之內(nèi)以一份申請(qǐng)獲得多個(gè)國(guó)家領(lǐng)域內(nèi)的商標(biāo)保護(hù)。馬德里注冊(cè)最大的優(yōu)勢(shì)在于手續(xù)簡(jiǎn)便，費(fèi)用低廉，為中國(guó)企業(yè)的海外商標(biāo)規(guī)劃戰(zhàn)略提供了便利途徑。

一、制度背景

1989年10月4日和1995年12月1日，馬德里協(xié)定和馬德里議定書(shū)分別對(duì)我國(guó)生效。二者同為馬德里體系的構(gòu)成部分，但在某些方面的條款并不完全一致。為了更好的利用該體系進(jìn)行商標(biāo)保護(hù)，規(guī)劃有利于企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的商標(biāo)保護(hù)戰(zhàn)略，中國(guó)企業(yè)和代理機(jī)構(gòu)需要對(duì)以下區(qū)別特別注意。

(一)馬德里協(xié)定與馬德里議定書(shū)的區(qū)別

1.基礎(chǔ)不同

馬德里協(xié)定下獲得國(guó)際注冊(cè)的基礎(chǔ)是原屬?lài)?guó)的商標(biāo)注冊(cè)；而議定書(shū)規(guī)定原屬?lài)?guó)的商標(biāo)申請(qǐng)也可以作為基礎(chǔ)申請(qǐng)而獲得國(guó)際注冊(cè)。

2.審查期限不同

馬德里協(xié)定規(guī)定，締約方在收到國(guó)際局的通知后，須在12個(gè)月內(nèi)完成所有審查工作，若超期未完成，則該商標(biāo)將自動(dòng)在該締約國(guó)內(nèi)獲得保護(hù)；而在議定書(shū)中，該期限為18個(gè)月。

值得一提的是，申請(qǐng)人在向國(guó)際局申請(qǐng)?jiān)谀尘喖s國(guó)的商標(biāo)保護(hù)時(shí)，若該締約國(guó)和國(guó)際注冊(cè)的原屬?lài)?guó)均同時(shí)參加了馬德里協(xié)定和議定書(shū)，則該國(guó)際注冊(cè)不適用議定書(shū)的規(guī)定，即審查期限為12個(gè)月；只有在國(guó)際注冊(cè)的原屬?lài)?guó)只參加了議定書(shū)而未參加協(xié)定時(shí)使用18個(gè)月的期限。

3.措施不同

正如前文所述，國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)注冊(cè)是馬德里體系中的國(guó)際注冊(cè)的必要依仗。根據(jù)“中心打擊”原則，如果基礎(chǔ)注冊(cè)在該商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)日起5年內(nèi)被撤銷(xiāo)、宣告無(wú)效或者駁回，則其在締約國(guó)內(nèi)的延伸保護(hù)也相應(yīng)地喪失。

為了減少申請(qǐng)人因此而遭受的損失，議定書(shū)中有所規(guī)定，即將國(guó)際注冊(cè)申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為單一國(guó)家(地區(qū))的申請(qǐng)，而國(guó)際注冊(cè)日或者優(yōu)先權(quán)日得到保留；而馬德里協(xié)定沒(méi)有類(lèi)似的補(bǔ)救措施。

(二)基礎(chǔ)流程

1.申請(qǐng)人須通過(guò)原屬局向國(guó)際局提交申請(qǐng)，根據(jù)不同的需求選擇相應(yīng)的國(guó)際申請(qǐng)表格并按要求填寫(xiě)。關(guān)于申請(qǐng)表的選擇，需要注意對(duì)應(yīng)相應(yīng)的國(guó)家①。②

2.原屬局會(huì)對(duì)申請(qǐng)人提交的文件做基本審查，并轉(zhuǎn)交國(guó)際局申請(qǐng)人交納的規(guī)費(fèi)。中國(guó)商標(biāo)局要看申請(qǐng)書(shū)里面填寫(xiě)的內(nèi)容或者向國(guó)家提出的申請(qǐng)書(shū)里面包含的內(nèi)容是否一致，如果一致，則在上面標(biāo)識(shí)向原屬局提出申請(qǐng)的日期，即國(guó)際注冊(cè)的日期，然后交至國(guó)際局。

3.國(guó)際局對(duì)原屬局遞交的申請(qǐng)進(jìn)行形式審查，商品和服務(wù)的類(lèi)別標(biāo)準(zhǔn)參照尼斯分類(lèi)。當(dāng)該國(guó)際局認(rèn)為該國(guó)際申請(qǐng)手續(xù)基本沒(méi)有格式問(wèn)題時(shí)，其國(guó)際注冊(cè)號(hào)碼和國(guó)際注冊(cè)日期就會(huì)錄入登記在國(guó)際注冊(cè)簿當(dāng)中。國(guó)際局會(huì)給被指定保護(hù)此商標(biāo)的國(guó)家發(fā)送相關(guān)注冊(cè)通知，同時(shí)在世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織的國(guó)際商標(biāo)公告上發(fā)布商標(biāo)公告并頒發(fā)國(guó)際注冊(cè)證書(shū)，保護(hù)期限為10年。

4.國(guó)際局在原屬局收到國(guó)際注冊(cè)申請(qǐng)之日后兩個(gè)月之內(nèi)收到申請(qǐng)時(shí)，原屬局的收文日期即是國(guó)際局的收文日期，該日期就成為國(guó)際注冊(cè)日；國(guó)際局收到注冊(cè)申請(qǐng)的日期如果在原屬局收文日期的兩月之后，國(guó)際局則以實(shí)際收文日期為國(guó)際注冊(cè)日。

經(jīng)過(guò)審查符合法律規(guī)定的商標(biāo)會(huì)獲得被指定締約方的保護(hù)。從2011年1月1日開(kāi)始，各締約方商標(biāo)主管機(jī)構(gòu)必須向申請(qǐng)人發(fā)出其商品或服務(wù)被全部核準(zhǔn)保護(hù)的通知?！氨Ｗo(hù)通知是各締約方商標(biāo)主管機(jī)構(gòu)發(fā)給注冊(cè)人的有關(guān)商標(biāo)注冊(cè)的證明文件，上面記載著商標(biāo)的圖樣、指定的商品和注冊(cè)的有效期限等內(nèi)容，是商標(biāo)注冊(cè)人維護(hù)其在該締約方商標(biāo)合法權(quán)益的最直接、有效的法律憑證?！眹?guó)際注冊(cè)證頒發(fā)之后還需要商標(biāo)當(dāng)事人不斷跟蹤指定國(guó)家有關(guān)部門(mén)的后續(xù)行政決定，以確認(rèn)一個(gè)商標(biāo)在每個(gè)國(guó)家的最后保護(hù)。因?yàn)樽?cè)證僅僅表現(xiàn)的是國(guó)際注冊(cè)某一狀態(tài)、某一個(gè)特定時(shí)間的國(guó)際商標(biāo)注冊(cè)狀況。所以，在拿到注冊(cè)證之后的12個(gè)月到18個(gè)月的期限內(nèi)，申請(qǐng)人須跟蹤相關(guān)的審查或者異議決定。遇到影響權(quán)利獲得的程序時(shí)，需要及時(shí)采取相應(yīng)措施。

5.美國(guó)的臨時(shí)駁回需要申請(qǐng)人在該駁回通知發(fā)出之日起6個(gè)月內(nèi)作出回復(fù)，既可以委托美國(guó)或加拿大的有資質(zhì)的律師，也可以自己直接登錄美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局網(wǎng)站在線(xiàn)回復(fù)。日本和韓國(guó)的臨時(shí)駁回，有兩種途徑可以選擇：一是委托日本或韓國(guó)的代理機(jī)構(gòu)回復(fù)；二是向國(guó)際局提交一份刪減申請(qǐng)，按照日本或韓國(guó)臨時(shí)駁回通知書(shū)中提供的建議進(jìn)行回復(fù)。③韓國(guó)回復(fù)的時(shí)間為臨時(shí)駁回發(fā)出后2個(gè)月內(nèi)，日本為臨時(shí)駁回發(fā)出后3個(gè)月內(nèi)，我國(guó)申請(qǐng)人在收到臨時(shí)駁回通知后應(yīng)盡快向國(guó)際局提交刪減申請(qǐng)。

二、實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)

(一)申請(qǐng)前的商標(biāo)查詢(xún)

此處所指的商標(biāo)查詢(xún)是指針對(duì)特定海外市場(chǎng)內(nèi)的商標(biāo)查詢(xún)。因?yàn)槟壳暗鸟R德里體系不能提供這類(lèi)查詢(xún)，所以查詢(xún)的提供者和各國(guó)國(guó)內(nèi)注冊(cè)一樣，都是各個(gè)締約國(guó)的商標(biāo)局官方網(wǎng)站。申請(qǐng)人可以委托該國(guó)的事務(wù)所或者自行進(jìn)行查詢(xún)。

前期查詢(xún)的必要性體現(xiàn)在：如果締約國(guó)內(nèi)已經(jīng)有與申請(qǐng)人商標(biāo)相同或近似的在先申請(qǐng)或者注冊(cè)，申請(qǐng)人在沒(méi)有了解到這一情況時(shí)就進(jìn)行了國(guó)際注冊(cè)申請(qǐng)，則被駁回的可能性就很大。被駁回之后再采取相應(yīng)措施很可能就會(huì)在時(shí)間上失去先機(jī)，費(fèi)用上遭受損失。但是，如果申請(qǐng)人通過(guò)申請(qǐng)之前的在先權(quán)利查詢(xún)對(duì)“被搶注”或者其他情況先行了解，就可以有針對(duì)性的直接進(jìn)行補(bǔ)救，比如協(xié)商購(gòu)買(mǎi)、提起侵權(quán)之訴或者提出商標(biāo)無(wú)效申請(qǐng)成功后再進(jìn)行申請(qǐng)。

大多數(shù)沒(méi)有搶注行為的情況下，商標(biāo)查詢(xún)看上去像是申請(qǐng)人白白投入了一筆不小的時(shí)間和金錢(qián)投入，但其實(shí)是防患于未然的明智之舉。

(二)申請(qǐng)時(shí)的商標(biāo)設(shè)計(jì)與商品/服務(wù)類(lèi)別

1.商標(biāo)設(shè)計(jì)

為了提高注冊(cè)成功率，申請(qǐng)人在設(shè)計(jì)商標(biāo)時(shí)，需要特別注意馬德里體系以及指定國(guó)家關(guān)于商標(biāo)注冊(cè)的特殊規(guī)定，尤其是關(guān)于中文文字商標(biāo)的規(guī)定。例如，“美國(guó)商標(biāo)專(zhuān)利局就要求必須指出中文商標(biāo)與指定的商品或服務(wù)有無(wú)關(guān)聯(lián)，有無(wú)工商業(yè)含義，有無(wú)地理標(biāo)志含義；新加坡則要求中文商標(biāo)需逐字翻譯并就整體有無(wú)含義作出澄清；尤其是在越南，中文商標(biāo)會(huì)被認(rèn)為是由越南人不常用的外文構(gòu)成的商標(biāo)，會(huì)被認(rèn)為缺乏顯著性而駁回?！睘榱吮苊庖?yàn)檫@些事由而難以順利獲得注冊(cè)，申請(qǐng)人可以選擇將商標(biāo)設(shè)計(jì)成混合商標(biāo)，即中外文混合的商標(biāo)。

2.商品/服務(wù)類(lèi)別

中國(guó)國(guó)內(nèi)適用的類(lèi)似商品和服務(wù)區(qū)分表目前最新版本為第十版2016文本，其基礎(chǔ)是國(guó)際通行的尼斯分類(lèi)表，但又有所變動(dòng)。該文本延續(xù)了上一版的傳統(tǒng)，仍然保留了一些具有中國(guó)特色的獨(dú)特產(chǎn)品和服務(wù)，在其序號(hào)之前用大寫(xiě)字母C標(biāo)出。因此，當(dāng)申請(qǐng)人選擇在馬德里體系內(nèi)的其他國(guó)家申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)時(shí)，一定要注意這些特色商品和服務(wù)的轉(zhuǎn)換問(wèn)題，最好提前做好咨詢(xún)和查詢(xún)。

當(dāng)然，前述問(wèn)題只是商品/服務(wù)分類(lèi)這一大問(wèn)題的冰山一角，如，美國(guó)不接受尼斯分類(lèi)中過(guò)于寬泛的商品或服務(wù)名稱(chēng)；韓國(guó)不接受尼斯分類(lèi)中的大類(lèi)商品描述；新加坡不接受尼斯分類(lèi)中第四十五類(lèi)的“由他人提供的為滿(mǎn)足個(gè)人需要的私人和社會(huì)服務(wù)”；日本也不接受尼斯分類(lèi)中的大部分多數(shù)類(lèi)別的大類(lèi)商品或服務(wù)描述；而酒類(lèi)商品的注冊(cè)申請(qǐng)都會(huì)被伊朗等伊斯蘭教國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為“有違公序良俗”而遭到駁回。

(三)申請(qǐng)后的后續(xù)程序和管理

1.后續(xù)行政程序追蹤

如前所述，在成功獲得國(guó)際注冊(cè)證之后，申請(qǐng)人仍需注意指定國(guó)家的相關(guān)行政裁決，確保沒(méi)有其他事由影響注冊(cè)商標(biāo)的最終效力。追蹤這些官方文書(shū)的時(shí)間一般是取得注冊(cè)證之后的12到18個(gè)月的期間內(nèi)。

除了行政裁決需要追蹤之外，費(fèi)用的繳納手續(xù)也需要特別關(guān)注。在馬德里商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)申請(qǐng)中，某些國(guó)家收取費(fèi)用的程序相對(duì)而言更加復(fù)雜，與我國(guó)差異甚大，如日本和加納的單獨(dú)規(guī)費(fèi)的收費(fèi)方式是申請(qǐng)費(fèi)和注冊(cè)費(fèi)分兩次收取，申請(qǐng)人先繳納申請(qǐng)費(fèi)，日本特許廳或加納工業(yè)產(chǎn)權(quán)局審查核準(zhǔn)后，申請(qǐng)人還需繳納注冊(cè)費(fèi)；美國(guó)商標(biāo)法規(guī)定予以公告的注冊(cè)商標(biāo)，注冊(cè)人應(yīng)于商標(biāo)注冊(cè)后的第五年到第六年間向美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局提交使用聲明，主要內(nèi)容為該商標(biāo)在商業(yè)中繼續(xù)使用在指定商品/服務(wù)上，或注冊(cè)人未使用該商標(biāo)是基于其他特別事由，并且這種未使用并沒(méi)有放棄該商標(biāo)的意思。否則，在自注冊(cè)公布之日起第六年屆滿(mǎn)時(shí)，該商標(biāo)注冊(cè)將會(huì)因?yàn)楸幻绹?guó)專(zhuān)利商標(biāo)局撤銷(xiāo)而喪失效力。美國(guó)這一制度的基礎(chǔ)是其商標(biāo)為先使用制，即美國(guó)國(guó)內(nèi)的商標(biāo)注冊(cè)必須提供商標(biāo)使用的證據(jù)，或者聲明具有商標(biāo)使用的意圖?？偠灾?，要提高國(guó)際注冊(cè)的成功率，不論是馬德里注冊(cè)還是分別到各個(gè)國(guó)家進(jìn)行注冊(cè)，事前了解和咨詢(xún)其商標(biāo)法律和制度的過(guò)程必不可少。

2.商標(biāo)效力期滿(mǎn)后的續(xù)展

馬德里商標(biāo)注冊(cè)的效力期限也是十年，十年期屆滿(mǎn)之后及時(shí)進(jìn)行續(xù)展可以再獲得十年的權(quán)力期間。續(xù)展手續(xù)即支付續(xù)展費(fèi)以及說(shuō)明續(xù)展理由，一般都是申請(qǐng)人仍需使用等。如果出于經(jīng)營(yíng)調(diào)整的考慮而要放棄在某國(guó)家或者地區(qū)的經(jīng)營(yíng)，申請(qǐng)人需要采用削減商品服務(wù)的程序即填寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)，寫(xiě)明要削減的商品及原因，并且不需要繼續(xù)繳納續(xù)展費(fèi)用。

馬德里體系下第158573號(hào)注冊(cè)商標(biāo)是世界上最早的仍然有效的國(guó)際商標(biāo)。自1893年注冊(cè)之日起，根據(jù)當(dāng)時(shí)規(guī)定的續(xù)展期限不斷的續(xù)展，目前仍然有效。我們現(xiàn)在還能在WIPO的數(shù)據(jù)庫(kù)里面查到這個(gè)商標(biāo)所有的注冊(cè)內(nèi)容，包括指定保護(hù)的國(guó)家。雖然這個(gè)商標(biāo)的確是世界上最早的仍然有效的國(guó)際商標(biāo)，但卻不是世界上最早注冊(cè)的國(guó)際商標(biāo)。它的效力維持源自于其申請(qǐng)人的長(zhǎng)期維護(hù)和管理，尤其是續(xù)展手續(xù)的及時(shí)完成。同仁堂和章光101的國(guó)際注冊(cè)日分別是1989年10月30日和1989年11月1日，它們是我國(guó)在馬德里體系注冊(cè)的最早的兩個(gè)國(guó)際商標(biāo)，這兩個(gè)商標(biāo)目前都

仍然有效。因此，商標(biāo)作為一項(xiàng)財(cái)產(chǎn)，注冊(cè)之后，對(duì)于商標(biāo)的開(kāi)發(fā)利用恰當(dāng)與否決定了這個(gè)商標(biāo)生命的延續(xù)。做一個(gè)商標(biāo)不光是我們這一代人的事，而是一個(gè)企業(yè)，一個(gè)地區(qū)，一個(gè)國(guó)家整體利益的延伸。④

截至2011年5月，全國(guó)10個(gè)城市舉辦了10場(chǎng)研討會(huì)，參會(huì)企業(yè)3000余家；中國(guó)商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)量從世界第八名躍升到第六名，注冊(cè)量增長(zhǎng)了40%。⑤

三、避短揚(yáng)長(zhǎng)

正如很多業(yè)內(nèi)律師所說(shuō)的，馬德里注冊(cè)具有“省時(shí)、省力和省錢(qián)”三大優(yōu)勢(shì)。前文也對(duì)此進(jìn)行了一些描述，尤其體現(xiàn)在不用向指定國(guó)家一一提交申請(qǐng)和繳納費(fèi)用上。但值得一提的是，馬德里體系也不是沒(méi)有缺點(diǎn)和弱勢(shì)，如因?yàn)楸仨毢突A(chǔ)注冊(cè)的內(nèi)容保持一致而不利于擴(kuò)大保護(hù)、權(quán)力狀態(tài)容易被基礎(chǔ)注冊(cè)所影響等。

但是筆者認(rèn)為這其中最大的隱患還是其頒發(fā)的國(guó)際注冊(cè)證的證明力問(wèn)題。通過(guò)馬德里體系申請(qǐng)商標(biāo)雖然很快就能公告并取得官方證書(shū)，但是這種公告和證書(shū)相當(dāng)于國(guó)內(nèi)的受理通知書(shū)。需要注意的是，申請(qǐng)人通過(guò)馬德里申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)并不能得到各指定國(guó)家頒發(fā)的商標(biāo)注冊(cè)證，如需證明其注冊(cè)，就必須向該指定國(guó)家的主管機(jī)關(guān)提出獲取注冊(cè)證明申請(qǐng)，而此項(xiàng)業(yè)務(wù)也不可避免的需要由當(dāng)國(guó)代理組織辦理。⑥如申請(qǐng)人沒(méi)有意識(shí)到需要另行申請(qǐng)辦理指定國(guó)家的注冊(cè)證，就容易因?yàn)槿狈τ行ёC件而不能對(duì)海外搶注等侵權(quán)行為及時(shí)作出回應(yīng)。

雖然存在問(wèn)題，但不得不承認(rèn)，馬德里體系的存在的確為我國(guó)商標(biāo)的海外注冊(cè)打開(kāi)了方便之門(mén)，進(jìn)而使中國(guó)企業(yè)“走出去”有了知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的倚仗，為中國(guó)品牌升級(jí)為世界品牌提供了便利。要想更好的利用馬德里體系，筆者認(rèn)為最重要的還是要在申請(qǐng)前好好了解制度和程序的特殊規(guī)定，最好聘請(qǐng)了解指定國(guó)家法律的專(zhuān)業(yè)事務(wù)所，申請(qǐng)時(shí)和申請(qǐng)后及時(shí)跟進(jìn)有關(guān)程序，完成所有必要的手續(xù)。如此一來(lái)才能揚(yáng)長(zhǎng)避短，真正做到有備而無(wú)患。

[注釋]

①一號(hào)申請(qǐng)表適用于只在阿爾巴尼亞、哈薩克斯坦和塔吉克斯坦這三個(gè)國(guó)家請(qǐng)求保護(hù)的情況；二號(hào)申請(qǐng)表適用于保護(hù)范圍不包括這三個(gè)國(guó)家的情況；三號(hào)申請(qǐng)表適用于除了這三個(gè)國(guó)家還有其他國(guó)家或者組織為保護(hù)范圍的情況.

②陶俊英.如何通過(guò)馬德里體系進(jìn)行國(guó)際商標(biāo)注冊(cè)[J].WTO時(shí)代經(jīng)貿(mào)，2010.10.

③劉沛.如何提高馬德里商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)的成功率[J].中華商標(biāo)，2010.11.

④同注②

⑤周萍.2011年度世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織有效利用馬德里商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)體系巡回研討會(huì)在福建拉開(kāi)帷幕：推廣馬德里商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)體系成效初顯[N].中國(guó)工商報(bào)，2011-4-27.

⑥李棟.馬德里注冊(cè)與逐一國(guó)家注冊(cè)之比較[J].中華商標(biāo)，2007.7.

F203

A

2095-4379-(2016)27-0055-03

程曉羽(1992-)，漢族，安徽休寧人，北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)法學(xué)院，碩士在讀，研究方向：知識(shí)產(chǎn)權(quán)法。