夏銘梓

（430205 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心 湖北 武漢）

從一個案例出發(fā)淺談“缺乏必要技術(shù)特征”法條必要性

夏銘梓

（430205 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心 湖北 武漢）

本文從一個案例出發(fā)，從審查員與申請人溝通有效性的角度探討了 “缺乏必要技術(shù)特征”法條在提高我國專利申請的質(zhì)量過程中的重要作用。

缺必特；不支持；有效性

一、前言

1984年制定的《專利法實施細則》寫入了缺必特的法條，2010年修改《專利法實施細則》時，關(guān)于此條法則，出現(xiàn)了較大的爭議，有人提出該款法條與專利法第二十六條第四款（以下簡稱A26.4）存在競和與重疊，權(quán)利要求中同樣的缺陷，也能通過A26.4來指出，專利法實施細則第二十條第二款（以下簡稱R20.2）并無存在的必要。本文試圖從一個案例出發(fā)，探討R20.2法條存在的必要性。

二、問題的思考

1.一個案例引出的問題

案例1

具體案情：該申請針對現(xiàn)有技術(shù)中發(fā)球機器人發(fā)遠球和近球以及整個球場覆蓋難實現(xiàn)的問題，提供了一種毽球訓(xùn)練機器人。

權(quán)利要求1如下：“毽球訓(xùn)練機器人，其特征在于：它由電機、蝸牛式殼體、漏斗、支撐架、槽輪及道軌組成，蝸牛式殼體經(jīng)法蘭與電機、漏斗連接，支撐架經(jīng)支撐軸與電機、漏斗連接，電機經(jīng)螺栓與支撐架連接，槽輪經(jīng)軸承與支撐架連接，槽輪在道軌上滾動”

在說明書中具體記載了本申請毽球訓(xùn)練機器人的工作原理和使用方法：在毽球場地設(shè)置兩道同心半圓弧形道軌，半圓弧形道軌開口朝向球網(wǎng)，將該機器人放在道軌上，然后啟動該機器人，機器人具有三臺電機，第三臺變頻電動機驅(qū)動機器人的槽輪在半圓弧形道軌上往返移動，傳動桿連續(xù)調(diào)節(jié)發(fā)球口發(fā)球角度；第二臺步進電機使得毽球經(jīng)漏斗下口落入蝸牛式殼體內(nèi)的發(fā)球器內(nèi)，發(fā)球器在第一臺變頻電動機的驅(qū)動作用下產(chǎn)生的離心力使毽球從發(fā)球器傳動到第二臺步進電機軸上的擊發(fā)器，并觸碰到控制開關(guān)使得毽球脫離發(fā)球器經(jīng)蝸牛式殼體出球口飛向訓(xùn)練員場區(qū)。如果對訓(xùn)練員某個動作進行訓(xùn)練，可將該器材設(shè)定在道軌上某個位置，再用傳動桿上調(diào)節(jié)孔調(diào)節(jié)即可。

對于案例1有兩種觀點：

觀點一：說明書中披露了完整的技術(shù)方案，但是獨立權(quán)利要求沒有反映這樣的技術(shù)方案，因此獨立權(quán)利要求現(xiàn)有的技術(shù)方案與說明書中的技術(shù)方案不一致，本領(lǐng)域技術(shù)人員并不能從說明書公開的內(nèi)容中得到或概括得出這樣一個不完整的技術(shù)方案，導(dǎo)致該權(quán)利要求囊括了過大的保護范圍，那么也必然存在不支持的問題，因此可以簡單指出權(quán)利要求1所限定的技術(shù)方案并不能解決本申請所要解決的發(fā)球以及調(diào)節(jié)發(fā)球角度的技術(shù)問題，該權(quán)利要求沒有以說明書為依據(jù)，不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。

觀點二：獨立權(quán)利要求中應(yīng)當(dāng)完整地反映發(fā)明的技術(shù)方案，而不能僅僅反映其中的幾個組成部分，權(quán)利要求1中僅記載了毽球訓(xùn)練機器人的部分構(gòu)件以及各個構(gòu)件之間的連接關(guān)系，權(quán)利要求1的技術(shù)方案并不能解決申請人聲稱要解決的任何技術(shù)問題，不能體現(xiàn)出申請人的發(fā)明構(gòu)思，且技術(shù)方案是不完整的，因此權(quán)利要求1缺少必要技術(shù)特征。

2.從后續(xù)程序角度出發(fā)分析

2010年版《審查指南》具體舉例說明了權(quán)利要求得不到說明書支持的幾種情形。從立法本意上分析，A26.4的初衷是避免申請人以較小的公開內(nèi)容，換取較大的保護范圍，從而損害了公眾的利益。在具體審查實踐中，引入上述法條，審查員一般會指出上位概括包含的下位概念或功能性限定所包括的某種方式不能解決發(fā)明所要解決的技術(shù)問題，并達到相同的技術(shù)效果。申請人克服缺陷的主要方式一般是“將特定的實施方式、下位概念”補入獨立權(quán)利要求。具體到本案，其不屬于指南中舉例說明的幾種情形，權(quán)利要求的最終癥結(jié)，并不是上位概括、功能性限定概括過寬的問題，那么在經(jīng)過檢索發(fā)現(xiàn)本申請權(quán)利要求具備新創(chuàng)性的情況下，如果審查員想以A26.4來指出本申請獨立權(quán)利要求的缺陷，在引入法條時，如果僅從權(quán)利要求1所限定的技術(shù)方案并不能解決本申請所要解決的發(fā)球以及調(diào)節(jié)發(fā)球角度的技術(shù)問題，則該權(quán)利要求沒有以說明書為依據(jù)，不符合A26.4的規(guī)定的角度來進行說理。申請人在收到通知書時，并不能明了獨立權(quán)利要求缺陷的癥結(jié)是缺少了使得權(quán)利要求完整的技術(shù)特征，而會一直困惑本申請現(xiàn)有獨立權(quán)利要求究竟如何不能解決技術(shù)問題，為何會不支持。在后續(xù)答復(fù)過程中，可能會盲目地進行權(quán)利要求的合并，或者直接將說明書中具體實施例的內(nèi)容全盤抄寫到獨立權(quán)利要求中，此時極其容易造成添加的技術(shù)特征依舊不能使得權(quán)利要求技術(shù)方案完整，或者申請人保護范圍過小的問題，造成后續(xù)審查流程的拉長。

2010年版《審查指南》指出“必要技術(shù)特征是指發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜑榻鉀Q其技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征，其總和足以構(gòu)成發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，使之區(qū)別于背景技術(shù)中所述的其他技術(shù)方案”。由此可知，R20.2的立法本意是指權(quán)利要求本身應(yīng)當(dāng)是一個能夠解決技術(shù)問題的完整技術(shù)方案。而技術(shù)方案的完整性缺失，恰恰是本案獨立權(quán)利要求存在的真正問題。

如果還原本申請的發(fā)明構(gòu)思，則可以發(fā)現(xiàn)，本案中現(xiàn)有的毽球訓(xùn)練機器人存在發(fā)球覆蓋面不廣，遠球近球調(diào)節(jié)難以實現(xiàn)的問題?；谶@個實際需求，發(fā)明人提出了解決該技術(shù)問題的想法：蝸牛式殼體通過內(nèi)部離心作用，并配合發(fā)球器和擊發(fā)器發(fā)射毽球，殼體通過安裝在其上槽輪在道軌上的移動以及殼體上發(fā)球口的上下移動，實現(xiàn)球落點位置的全場可調(diào)節(jié)。而本申請現(xiàn)有的獨立權(quán)利要求僅記載了部分特征及部分特征的連接關(guān)系，關(guān)于蝸牛式殼體內(nèi)部的發(fā)球器通過怎樣的結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)離心，擊發(fā)器與發(fā)球器怎樣與蝸牛式殼體連接與作用實現(xiàn)發(fā)球功能，體現(xiàn)這部分的特征在獨立權(quán)利要求中均未記載。如果引入R20.2，從發(fā)明構(gòu)思角度出發(fā)，從解決技術(shù)問題入手，通過分析向申請人說明獨立權(quán)利要求中記載了某些部件以及某些部件之間的關(guān)系，但是，體現(xiàn)發(fā)明構(gòu)思的某些部件及它們部件之間的關(guān)系缺失，申請人并未完整記載解決技術(shù)問題的技術(shù)手段。申請人也能夠更明確自己現(xiàn)有權(quán)利要求技術(shù)方案與可授權(quán)技術(shù)方案之間的差距，明確修改方向。

三、結(jié)論

從上述案例出發(fā)，可以發(fā)現(xiàn)，從審查員與申請人溝通有效性的角度，在技術(shù)方案不完整的情況下，R20.2比A26.4更加具有指引性。此款規(guī)定能夠在一定情況下保證獨立權(quán)利要求技術(shù)方案的完整，也在一定程度上反映出“缺乏必要技術(shù)特征”法條在提高我國專利申請的質(zhì)量過程中的必要性。