文|劉戀

專利申報中的“一案兩報”制度

文|劉戀

得知其重要程度和可能被淘汰的具體時間。因此，該部分技術(shù)在申請之前往往不能確定其需要被保護(hù)的年限。

在這種情況下，可以采用“一案兩報”的申請方式，待經(jīng)過市場競爭決定該技術(shù)的“生命力”后，再行作出有針對性的選擇。這樣，一旦發(fā)明發(fā)明創(chuàng)造本身的“生命力”不強(qiáng)，可以放棄“一案兩報”中的發(fā)明專利申請，而保留實(shí)用新型專利權(quán)。從而盡可能的降低因?yàn)橹R產(chǎn)權(quán)保護(hù)給企業(yè)帶來的高額成本支出，以節(jié)省人力和物力。

對市場的影響：即使申請人并不急于實(shí)施該技術(shù)方案，且對其專利申請的創(chuàng)造性有十足的把握，并在發(fā)明專利申請授權(quán)時放棄實(shí)用新型專利權(quán)，該實(shí)用新型專利權(quán)存在的意義仍然是不能被忽視的。

在目前市場競爭激烈的情況下，搶先占有市場份額對企業(yè)來說往往是十分有利且關(guān)鍵的。由于實(shí)用新型審查周期較短，一般一年左右即可獲得授權(quán)，因此，在實(shí)用新型獲得授權(quán)而發(fā)明仍未獲得授權(quán)的期間（見上述圖示A至B點(diǎn)），擁有該實(shí)用新型專利權(quán)很可能對產(chǎn)品的宣傳、消費(fèi)者對技術(shù)的認(rèn)知及防止競爭對手仿冒等均起到積極的作用。

因此，在企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略中，實(shí)用新型專利可以作為商業(yè)競爭的鋪路石，為隨后的市場開拓做前期準(zhǔn)備。

適時的作出選擇。涉及上述“情況一”和“情況二”，亦可在提出發(fā)明專利申請時不請求實(shí)質(zhì)審查以延緩發(fā)明可能授權(quán)的時間，而采用實(shí)用新型專利申請作為“探路石”，在該實(shí)用新型先行獲得授權(quán)后，通過發(fā)出警告函、起訴等方式來試探競爭對手的態(tài)度，甚至通過被對方提出無效宣告請求來檢驗(yàn)權(quán)利的穩(wěn)定性，從而在確定該權(quán)利的重要程度后決定是否對發(fā)明請求實(shí)質(zhì)審查或放棄。

快速的行使權(quán)利。即使在提出發(fā)明專利申請時即請求實(shí)質(zhì)審查，由于從實(shí)用新型獲得授權(quán)到發(fā)明獲得授權(quán)的時間區(qū)間（見上述圖示A至B點(diǎn)）仍可能較長（一般在1年半以上），在這段時間內(nèi)，由于實(shí)用新型專利權(quán)的存在，專利權(quán)人可以行使其權(quán)利，即就相應(yīng)的侵權(quán)行為給予警告或提起訴訟。

根據(jù)目前的司法實(shí)踐，在發(fā)明授權(quán)起該實(shí)用新型專利權(quán)自始即不存在的效力，對放棄該權(quán)利之前（見上述圖示A至B點(diǎn)）的人民法院作出并已經(jīng)執(zhí)行的專利侵權(quán)的判決、裁定，已經(jīng)履行或者強(qiáng)制執(zhí)行的專利侵權(quán)糾紛處理決定，以及已經(jīng)履行的專利實(shí)施許可合同和專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，不具有追溯力。因此，在這個時間區(qū)間內(nèi)可以行使該實(shí)用新型專利權(quán)。也就是說實(shí)用新型專利權(quán)人可要求他人停止侵權(quán)或賠償損失等。

可能遇到的問題及對策

上述在發(fā)明專利申請未授權(quán)之前，基于實(shí)用新型專利權(quán)提出侵權(quán)訴訟時，可能遭遇一種情況，即在實(shí)用新型專利權(quán)處于訴訟階段時，發(fā)明專利申請獲得了授權(quán)，且在授權(quán)的同時放棄了該實(shí)用新型專利權(quán)，那么該實(shí)用新型專利權(quán)即被視為自始即不存在，這樣，上述針對實(shí)用新型專利權(quán)提出的侵權(quán)訴訟請求便失去了訴訟基礎(chǔ)，目前中國法院還沒有遇到過這樣的案例，待發(fā)生相應(yīng)情況后，可能會作出相應(yīng)的司法解釋，以解決該問題。

在沒有相應(yīng)的司法解釋出臺之前，如果遇到上述情況，可采取盡可能拖延發(fā)明的授權(quán)時間，以爭取在實(shí)用新型權(quán)利行使成功之前使該實(shí)用新型專利權(quán)保持有效的對策，或也可在發(fā)明授權(quán)之前撤回就實(shí)用新型專利權(quán)進(jìn)行的侵權(quán)訴訟，以避免訴訟基礎(chǔ)消失的尷尬。

綜上所述，申請人欲就相同的發(fā)明創(chuàng)造在中國同時或先后提出一件實(shí)用新型專利申請和一件發(fā)明專利申請的時候，可考慮到申請人自身的需求，斟酌上述情況后考慮提出該兩件專利申請的必要性。