摘 要：圍繞“涉外定牌加工”行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，理論、司法界始終爭論不休，未能得出統(tǒng)一的結(jié)論。圍繞理論與司法界爭議的焦點(diǎn)，從商品的定義、商標(biāo)使用、混淆可能性、定作方的商標(biāo)權(quán)四個方面進(jìn)行論述，分析涉外貼牌加工中加工方的行為性質(zhì)，從而得出定作方可能構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的結(jié)論。

關(guān)鍵詞：涉外定牌加工;商標(biāo)侵權(quán);混淆可能性

中圖分類號：D923 " 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A " 文章編號：1002-2589（2015）20-0058-02

中國作為“世界工廠”“涉外定牌加工”為主的加工貿(mào)易一直占據(jù)中國對外貿(mào)易相當(dāng)大的比例，且隨著經(jīng)濟(jì)全球化，越來越多的企業(yè)從事“涉外定牌加工”及相關(guān)的出口業(yè)務(wù)。然而，在加工貿(mào)易蓬勃發(fā)展的同時，隱藏其中的商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險隱患也漸漸浮出水面。如果不解決“涉外定牌加工”中的商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定問題，將對中國對外貿(mào)易產(chǎn)生消極影響。

一、涉外定牌加工中的商標(biāo)侵權(quán)問題概述

“定牌加工”又稱“貼牌加工”或者“OEM”，指加工方接受定作方的委托，生產(chǎn)帶有特定商標(biāo)的商品并將商品交給定作方，定作方按照合同約定向加工方支付加工費(fèi)的商業(yè)模式。按照定作方與加工方的國別，“定牌加工”可以分為國內(nèi)企業(yè)之間的定牌加工和國內(nèi)企業(yè)與涉外企業(yè)之間的定牌加工，即“涉外定牌加工”。本文僅研究“涉外定牌加工”中的商標(biāo)侵權(quán)問題。

從2002年“西班牙NIKE商標(biāo)侵權(quán)案”開始，與“涉外定牌加工”相關(guān)的商標(biāo)侵權(quán)糾紛在各地時有發(fā)生，不但為從事定牌加工業(yè)務(wù)的企業(yè)敲響了警鐘，也給中國司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)帶來了新的判案挑戰(zhàn)。這類商標(biāo)侵權(quán)糾紛都具有如下特征：一是定作方非國內(nèi)特定商標(biāo)的權(quán)利人;二是已有第三方在國內(nèi)同種或者類似商品上注冊了相同或者近似的商標(biāo);三是定作方或者加工方都未獲得國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的許可;四是加工方或者定作方未將商品在國內(nèi)銷售。但是在司法實(shí)踐中，法院對這類商標(biāo)侵權(quán)糾紛的判定并不相同：“西班牙NIKE商標(biāo)侵權(quán)案”“AOCMU冰柜商標(biāo)侵權(quán)案”“ARIEL洗衣粉商標(biāo)侵權(quán)案”等，法院均認(rèn)定涉案的“定牌加工”行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán);而“山東鱷魚T恤商標(biāo)侵權(quán)糾紛”“JOLIDA電子器材商標(biāo)侵權(quán)糾紛”案件中，法院認(rèn)定涉案的“定牌加工”行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

二、涉外定牌加工中的商標(biāo)侵權(quán)問題分析

不同判決反映了司法機(jī)關(guān)對《商標(biāo)法》相關(guān)條文理解的差異。認(rèn)定侵權(quán)的司法機(jī)關(guān)主要依據(jù)原《商標(biāo)法》第52條第1款的規(guī)定，認(rèn)為定作方的行為符合商標(biāo)侵權(quán)的構(gòu)成要件。認(rèn)定不侵權(quán)的司法機(jī)關(guān)則認(rèn)為：商標(biāo)的基本功能是區(qū)分商品或服務(wù)來源，涉案產(chǎn)品全部出口國外，未在中國境內(nèi)銷售，不在中國市場發(fā)揮識別商品來源的功能，也不會使中國相關(guān)公眾混淆和誤認(rèn)。同樣的爭論也發(fā)生在法學(xué)理論界。總結(jié)司法界與理論界的爭議焦點(diǎn)，主要有如下四點(diǎn)：一是定作物是否屬于“商品”;二是加工方的行為是否屬于“商標(biāo)使用”;三是“混淆的可能性”是否為判定商標(biāo)侵權(quán)的要件;四是定作方在出口國的商標(biāo)權(quán)是否影響中國商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定。

筆者將從上述四點(diǎn)出發(fā)，嘗試解析在現(xiàn)行《商標(biāo)法》的規(guī)定下，“涉外定牌加工”中的商標(biāo)侵權(quán)問題。

三、涉外定牌加工中的商標(biāo)侵權(quán)問題解析

（一）“涉外定牌加工”的定作物屬于“商品”

有觀點(diǎn)認(rèn)為，定牌加工合同屬于加工承攬合同，加工方交付定作物的行為是在履行承攬義務(wù)而不是“銷售”，因此定作物不屬于“商品”，是“產(chǎn)品”。也有觀點(diǎn)認(rèn)為，商品是進(jìn)入流通的勞動產(chǎn)品，但并非所有的勞動產(chǎn)品都是商品。在涉外定牌加工環(huán)節(jié)中，尚未形成商標(biāo)法意義上的“商品”[1]。但是，筆者認(rèn)為在法律法規(guī)沒有對“商品”下定義之前，對“商品”的理解應(yīng)當(dāng)參照《辭海》或者經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義?！掇o?！分袑ι唐返亩x是：為交換而生產(chǎn)的勞動產(chǎn)品?！恶R克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)》中對商品的定義是：用來交換的勞動產(chǎn)品。兩者對“商品”的定義都不包含“銷售”或者“流通”的要素?！吧嫱舛ㄅ萍庸ぁ敝械亩ㄗ魑飳儆凇皠趧赢a(chǎn)品”這點(diǎn)沒有爭議，而生產(chǎn)定作物的目的是為了交換加工費(fèi)，因此定作物屬于“商品”，“涉外定牌加工”適用《商標(biāo)法》第57條中商標(biāo)侵權(quán)行為的相關(guān)規(guī)定。

（二）加工方貼附商標(biāo)的行為屬于“商標(biāo)使用”

認(rèn)為加工方的行為不屬于“商標(biāo)使用”的學(xué)者持如下理由：1.加工方在產(chǎn)品上貼附商標(biāo)是生產(chǎn)過程中的一個環(huán)節(jié)，不屬于商業(yè)活動;2.“涉外定牌加工”中商品并未在中國境內(nèi)銷售，中國的消費(fèi)者并未接觸到該商品，該使用行為在中國境內(nèi)無法起到識別商品來源的作用;3.商品上貼附的商標(biāo)屬于圖案或者零件，并不是用來發(fā)揮識別功能的商標(biāo)。筆者認(rèn)為根據(jù)現(xiàn)行《商標(biāo)法》第48條的規(guī)定，上述理由均不能成立。首先，第48條中“將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器”就是指生產(chǎn)、加工，而貼牌加工毫無疑問屬于商業(yè)活動。同時，《商標(biāo)法》第57條也包括“偽造、擅自制造他人注冊商標(biāo)標(biāo)識”，即單獨(dú)的生產(chǎn)、加工行為也可以構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。其次，本條中“用于商品交易文書上”也是一種不與消費(fèi)者直接接觸的商標(biāo)使用方式，因此以中國消費(fèi)者并未接觸到為理由否定“商標(biāo)使用”不能成立。并且，本條中的“用于識別商品來源”沒有境內(nèi)外的限制，不同于《英國商標(biāo)法》有“必須在境內(nèi)發(fā)揮識別功能”的規(guī)定。因此，商標(biāo)在出口國可以“用于識別商品來源”也并不違反《商標(biāo)法》對“商標(biāo)使用”的定義。第三，定牌加工中在商品上貼附商標(biāo)的目的就是為了將來發(fā)揮該商標(biāo)的識別功能，不論該功能在境內(nèi)或者境外得以實(shí)現(xiàn)，而不是為了裝飾或者發(fā)揮零件功能。綜上，加工方貼附商標(biāo)的行為屬于“商標(biāo)使用”，適用《商標(biāo)法》第57條第1、2款的規(guī)定。

（三）“混淆的可能性”是判定商標(biāo)侵權(quán)的要件

現(xiàn)行《商標(biāo)法》第57條第1款規(guī)定中并未直接規(guī)定“混淆”要件，但是筆者認(rèn)為在這種“雙同”情形下應(yīng)該推定存在“混淆的可能性”。筆者的依據(jù)來自《TRIPS協(xié)議》第16條第1款“若對相同貨物或服務(wù)使用了相同的標(biāo)記，則應(yīng)推定為存在混淆的可能”以及《歐洲共同體商標(biāo)條例》第9條第1款a項(xiàng)“商標(biāo)所有人有權(quán)阻止所有第三方未經(jīng)其同意在貿(mào)易過程中使用：與共同體商標(biāo)相同，使用在與共同體商標(biāo)所注冊的相同商品或服務(wù)上的任何標(biāo)識”。我國《商標(biāo)法》立法必須符合《TRIPS協(xié)議》的要求，且我國在立法過程中主要借鑒了以德國為主的大陸法國家以及歐盟商標(biāo)法的規(guī)定。特別是在關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)方面，我國和歐盟一樣規(guī)定在“雙同”情形下不考慮“混淆”，那么理解此條文時也應(yīng)該參照歐盟商標(biāo)法的理念，即在“雙同”的情形下推定存在“混淆的可能性”，給予商標(biāo)權(quán)人絕對的保護(hù)。筆者還認(rèn)為這種法律推定是絕對的，不能用反例推翻。

現(xiàn)行《商標(biāo)法》第57條第2款規(guī)定在原本“商標(biāo)相同或近似+商品或服務(wù)相同或類似”的基礎(chǔ)上增加了“混淆可能性”（簡稱“相似”）要件，但是“相似”與“混淆可能性”的關(guān)系并未明確，仍會導(dǎo)致判定商標(biāo)侵權(quán)時發(fā)生爭議。筆者認(rèn)為要理解這兩者的關(guān)系仍可以參考?xì)W盟商標(biāo)法的規(guī)定?！稓W洲共同體商標(biāo)條例》第9條第1款b項(xiàng)所述的商標(biāo)侵權(quán)行為也同時規(guī)定了“相似”與“混淆的可能性”。歐盟對該條的解讀如下：在“相似”的情況下，商標(biāo)權(quán)的保護(hù)不是絕對的，而是適當(dāng)擴(kuò)大了商標(biāo)權(quán)的排斥范圍。為了限制商標(biāo)權(quán)的過度擴(kuò)大，歐盟商標(biāo)法為“相似”情況下的商標(biāo)侵權(quán)判定增加了“混淆的可能性”作為限定條件[2]。同時，《歐盟商標(biāo)審查指南》則認(rèn)為：商品/服務(wù)的類似性是混淆可能性的必要條件。綜上，我國《商標(biāo)法》該條規(guī)定可以做如下理解：以“相似”為商標(biāo)侵權(quán)判定的基礎(chǔ)和前提，以“混淆的可能性”作為商標(biāo)侵權(quán)判定的限定條件。而認(rèn)定“混淆的可能性”需要綜合考慮諸多復(fù)雜的因素，如商標(biāo)顯著性、知名度、在先使用情況、相關(guān)公眾的注意程度、行為人的主觀意圖、實(shí)際混淆的證據(jù)等等。因此，“涉外定牌加工”中的商標(biāo)侵權(quán)判定，不能僅因?yàn)橹袊M(fèi)者沒有接觸到涉嫌侵權(quán)的商品從而判定不可能發(fā)生“混淆的可能性”，而應(yīng)遵循以“相似”為前提、“混淆的可能性”為限定條件的判定標(biāo)準(zhǔn)，分析具體案件中加工方的行為性質(zhì)。

（四）定作方在出口國的商標(biāo)權(quán)不影響中國商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定

“涉外定牌加工”中，定作方在出口國享有注冊商標(biāo)專用權(quán)，但是如果其在中國未進(jìn)行注冊，那么在中國就不能作為注冊商標(biāo)享有《商標(biāo)法》的相關(guān)保護(hù)，只能作為未注冊商標(biāo)或者未注冊馳名商標(biāo)使用并獲得《商標(biāo)法》規(guī)定的有限保護(hù)。如果該未注冊商標(biāo)的使用行為涉嫌侵犯我國注冊商標(biāo)專用權(quán)，那么就按照我國《商標(biāo)法》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行判定、處罰。也就是說，不論定作方在其他國家有沒有注冊商標(biāo)，其在中國都是未注冊商標(biāo)的使用人，使用行為受中國《商標(biāo)法》的規(guī)制。同時，中國《商標(biāo)法》沒有也不可能規(guī)定在其他國家擁有注冊商標(biāo)是商標(biāo)侵權(quán)的免責(zé)理由。因此，定作方在出口國的商標(biāo)權(quán)不影響中國商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定，即定作方在出口國有無注冊商標(biāo)都不影響加工方行為的認(rèn)定。

四、總結(jié)

筆者將前文討論的“涉外定牌加工”中的商標(biāo)侵權(quán)問題解析歸納如下：“涉外定牌加工”中產(chǎn)生的定作物是“商品”，加工方在“商品”上貼附商標(biāo)的行為屬于商標(biāo)法意義上的“使用”，且定作方在出口國的商標(biāo)權(quán)不影響加工方行為的定性。因此，在“雙同”的情形下，加工方構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán);在“非雙同”的情形下，遵循以“相似”為前提、“混淆的可能性”為限定條件的判定標(biāo)準(zhǔn)，在個案中具體分析加工方的行為性質(zhì)。

筆者認(rèn)為，出于保護(hù)我國加工企業(yè)的利益或者促進(jìn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展的需要，如需給予“涉外定牌加工”一定的豁免，那么可以刪除《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例》第18條“海關(guān)對出口貨物可以行使扣留權(quán)”的規(guī)定，并且參考英國判例或者1983年我國臺灣地區(qū)經(jīng)濟(jì)部智能財產(chǎn)局的法律解釋[3]，在立法中明確將“涉外貼牌加工”排除在侵犯商標(biāo)權(quán)的行為之外，而不能在現(xiàn)行《商標(biāo)法》中對某些條文做出牽強(qiáng)的特殊解釋，因?yàn)樘厥饨忉尶赡軙绊憞鴥?nèi)其他類型商標(biāo)侵權(quán)案件的判定從而對國內(nèi)司法判決產(chǎn)生不良影響。

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