范淦彬

摘 要：搶注他人商標(biāo)侵犯了他人合法權(quán)益，擾亂了正常市場(chǎng)秩序，應(yīng)當(dāng)被禁止。本文對(duì)搶注他人商標(biāo)的相關(guān)法律問題進(jìn)行了探討，認(rèn)為搶注他人商標(biāo)行為需滿足四個(gè)構(gòu)成要件，并對(duì)搶注他人商標(biāo)的法律后果進(jìn)行了實(shí)證分析。

關(guān)鍵詞：搶注他人商標(biāo)；構(gòu)成要件；法律后果

《商標(biāo)法》（2013年）第三十二條規(guī)定：“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)…不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)?！痹撘?guī)定是現(xiàn)行商標(biāo)法中關(guān)于禁止惡意搶注行為的眾多規(guī)定之一。

搶注他人商標(biāo)，是將他人已經(jīng)使用，并在消費(fèi)者中已產(chǎn)生一定影響但未申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)搶先以自己的名義申請(qǐng)注冊(cè)。這種行為違反了誠實(shí)信用原則，是一種惡意行為，擾亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，對(duì)這種行為應(yīng)當(dāng)制止。[1]

一、關(guān)背景

眾所周知，我國實(shí)行商標(biāo)注冊(cè)主義，通常以先申請(qǐng)?jiān)瓌t確定商標(biāo)專用權(quán)的歸屬。然而，實(shí)踐中存在一些已經(jīng)在商業(yè)活動(dòng)中實(shí)際使用并有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)，這些商標(biāo)對(duì)于提高企業(yè)形象，維護(hù)市場(chǎng)秩序也具有確定的意義。近年來，利用他人未及時(shí)注冊(cè)商標(biāo)的漏洞而惡意搶注商標(biāo)的現(xiàn)象開始產(chǎn)生并逐漸泛濫。

惡意搶注商標(biāo)的泛濫不僅占用大量的商標(biāo)審查和司法資源，嚴(yán)重破壞商標(biāo)注冊(cè)和使用秩序，更為重要的是破壞正常的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，嚴(yán)重?fù)p害正當(dāng)經(jīng)營者的經(jīng)濟(jì)利益，阻礙我國從制造經(jīng)濟(jì)向品牌經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型，同時(shí)危及我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的國際形象。[2]

鑒于上述背景，2001年修訂《商標(biāo)法》時(shí)加入了本條規(guī)定，作為平衡商標(biāo)注冊(cè)主義弊端的一項(xiàng)制度。

二、搶注他人商標(biāo)的構(gòu)成要件分析

筆者認(rèn)為，某項(xiàng)行為要構(gòu)成商標(biāo)法所規(guī)定的“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”，需滿足四個(gè)要件：1、手段不正當(dāng)；2、注冊(cè)的商標(biāo)已被他人使用；3、在先商標(biāo)具有一定影響；4、在相同或類似商品上注冊(cè)。茲詳析如下：

（一）手段不正當(dāng)。關(guān)于“不正當(dāng)手段”的判斷標(biāo)準(zhǔn)，《商標(biāo)法》并未作出明確規(guī)定，給法律實(shí)踐帶來一定的困惑。因此，最高人民法院在2010年頒布的《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件》[法發(fā)（2010）12號(hào)]第十八條中規(guī)定，如果申請(qǐng)人明知或者應(yīng)知他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)而予搶注，即可認(rèn)定其采用了不正當(dāng)手段。根據(jù)此規(guī)定，我們可以明確不正當(dāng)手段包括明知或應(yīng)知兩種心理狀態(tài)，即主觀上具有民法意義上的惡意。

主觀的心理狀態(tài)需要通過客觀的事實(shí)予以證明和認(rèn)定。實(shí)踐中，通常是通過明確告知、業(yè)務(wù)往來、接觸等方面的證據(jù)認(rèn)定明知。應(yīng)知是指根據(jù)相關(guān)事實(shí)推定訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)人知道。推定是在滿足較大概率基礎(chǔ)上的認(rèn)定。應(yīng)知與行為人的注意義務(wù)和注意程度有關(guān)聯(lián)。應(yīng)知、能知而不知的，屬于有過失。其中欠缺一般人的注意，即稍加注意就不致有過失的，屬于重大過失。

如在“NUXE”商標(biāo)異議案中，法院認(rèn)為，雖然當(dāng)事人在申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)時(shí)的主觀心態(tài)不為人所知，但是客觀存在的事實(shí)及當(dāng)事人的行為能夠?qū)ι虡?biāo)注冊(cè)人主觀心態(tài)予以推定，因此，在先商標(biāo)的知名度、獨(dú)創(chuàng)性、商標(biāo)注冊(cè)人所從事的行業(yè)、商標(biāo)注冊(cè)人所處的地理位置以及商標(biāo)注冊(cè)人注冊(cè)商標(biāo)后的不正當(dāng)行為等均可以作為判斷商標(biāo)注冊(cè)人是否具有惡意的判斷因素。

（二）注冊(cè)的商標(biāo)已被他人使用。他人已經(jīng)使用，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的法律實(shí)踐中常常被稱為“在先使用”。判斷某商標(biāo)是否屬于在先使用，往往需要從下述三個(gè)方面考慮：（1）需要在商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日之前已經(jīng)使用。法律實(shí)踐中，在先使用人往往應(yīng)當(dāng)就該事實(shí)承擔(dān)舉證責(zé)任。（2）需要在我國境內(nèi)使用。商標(biāo)權(quán)的保護(hù)具有獨(dú)立性和地域性，這是國際上普遍承認(rèn)和采用的原則。我國的司法政策和判例明確承認(rèn)商標(biāo)權(quán)的地域性?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》[法發(fā)（2010）12號(hào)]第十八條中規(guī)定“在中國境內(nèi)實(shí)際使用…”因此，法律實(shí)踐中一般認(rèn)為商標(biāo)法規(guī)定的“他人在先使用并具有一定影響的商標(biāo)”，只能是在中國境內(nèi)在先使用并具有一定影響的商標(biāo)。在中國境外在先使用并具有一定影響，倘若尚未在中國使用，在中國境內(nèi)即不具有商標(biāo)權(quán)益，就不宜按照2013年商標(biāo)法第三十二條規(guī)定給予保護(hù)。例如，在株式會(huì)社良品計(jì)畫與商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)等商標(biāo)異議復(fù)審行政糾紛案中，株式會(huì)社良品計(jì)畫主張其在中國境內(nèi)在先使用“無印良品”商標(biāo)，主要證據(jù)是中國境內(nèi)的“定牌加工”及有關(guān)雜志對(duì)于其無印良品在日本、香港等地的報(bào)道。上述報(bào)道均未涉及“無印良品”商標(biāo)在中國大陸地區(qū)的使用。一、二審判決及最高人民法院再審判決均認(rèn)定，此類介紹雖然可以使部分公眾知道國外（境外）有“無印良品”品牌，但并不構(gòu)成在中國境內(nèi)的商標(biāo)使用。（3）在先使用的商標(biāo)與注冊(cè)的商標(biāo)相同或者近似。即對(duì)于在先使用商標(biāo)的保護(hù)范圍，僅限于相同或者近似商標(biāo)。對(duì)于相同或者相近似的判斷標(biāo)準(zhǔn)、原則，法律實(shí)踐中一般參考《商標(biāo)法》第二十八條及其他條款的規(guī)定。

（三）具有一定影響。何為“具有一定影響”，現(xiàn)行商標(biāo)法并未對(duì)此作出明確界定?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》[法發(fā)（2010）12號(hào)]第十八條作了補(bǔ)充解釋：“在中國境內(nèi)實(shí)際使用并為一定范圍內(nèi)的相關(guān)公眾所知曉的商標(biāo)，即應(yīng)認(rèn)定屬于已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”。只有為相關(guān)公眾所知曉，在先未注冊(cè)商標(biāo)才具有識(shí)別商品的實(shí)際作用，從而才會(huì)產(chǎn)生可被保護(hù)的商標(biāo)權(quán)益。從概念上看，“有一定影響”在范圍上強(qiáng)調(diào)“一定”，并未要求“廣泛”；在屬性上要求的是“影響”，而非“美譽(yù)”。因此，實(shí)踐中只要有證據(jù)證明在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時(shí)間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳等，可以認(rèn)定其有一定影響。

（四）在相同或者類似商品上注冊(cè)?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》中規(guī)定在先使用并有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)只能禁止他人在相同或者類似商品上搶先注冊(cè)，而不能擴(kuò)大到不類似商品上。

三、搶注他人商標(biāo)的法律后果

（一）不予注冊(cè)?！渡虡?biāo)法》（2013年）第三十三條規(guī)定，對(duì)初步審定公告的商標(biāo)，在先權(quán)利人、利害關(guān)系人認(rèn)為違反商標(biāo)法第三十二條規(guī)定的，可以向商標(biāo)局提出異議。商標(biāo)局在調(diào)查核實(shí)后，對(duì)搶注他人的商標(biāo)不予注冊(cè)。

（二）被宣告無效?！渡虡?biāo)法》（2013年）第四十五條規(guī)定，已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，違反商標(biāo)法第三十二條規(guī)定的，自商標(biāo)注冊(cè)起5年內(nèi)，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告該商標(biāo)無效。

綜上所述，搶注他人商標(biāo)不僅侵犯了他人合法權(quán)益，更擾亂了正常的市場(chǎng)秩序，應(yīng)當(dāng)被禁止。現(xiàn)行商標(biāo)法中關(guān)于該行為的構(gòu)成要件并未作出明確規(guī)定，筆者認(rèn)為，判定一項(xiàng)行為是否屬于“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”需從四個(gè)方面進(jìn)行判斷。

參考文獻(xiàn)：

[1] 全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)法制工作委員會(huì)編.中華人民共和國商標(biāo)法釋義[M].北京：法律出版社，2013年版：83。

[2] 北京市第一中級(jí)人民法院民五庭課題組.惡意搶注商標(biāo)現(xiàn)象的特點(diǎn)、成因及危害[J]，中華商標(biāo)，2013（01）。

[3] 周云川.商標(biāo)授權(quán)確權(quán)訴訟規(guī)則與判例[M].北京：法律出版社，2014年版：407-408。