文 / 孔繁文 / 北京市集佳律師事務(wù)所

通式不能破壞該通式中一個具體化合物的新穎性

《審查指南》第二部分第三章3.2.4 對于數(shù)值范圍的新穎性判斷做出了非常具體的規(guī)定。但是，《審查指南》 的相關(guān)規(guī)定僅涉及具體數(shù)值及連續(xù)數(shù)值的新穎性判斷問題，具體內(nèi)容為：如果要求保護(hù)的發(fā)明或者實用新型中存在以數(shù)值或者連續(xù)變化的數(shù)值范圍限定的技術(shù)特征，例如部件的尺寸、溫度、壓力以及組合物的組分含量，而其余技術(shù)特征與對比文件相同，則其新穎性的判斷應(yīng)當(dāng)依照以下各項規(guī)定。

然而，許多專利權(quán)利要求中的數(shù)值及數(shù)值范圍為自然數(shù)的形式，對于這種情況，是否能夠適用《審查指南》的上述規(guī)定呢？例如，本專利權(quán)利要求保護(hù)一種防盜門，其具有3 個鉸鏈部件，而對比文件中公開了包含2-5 個這種鉸鏈的技術(shù)方案，該對比文件是否可以破壞涉案專利的新穎性呢？如果此時直接適用《審查指南》對于數(shù)值范圍新穎性判斷的上述規(guī)定，無疑對比文件并不能破壞專利的新穎性，因為《審查指南》的相應(yīng)規(guī)定為：上述限定的技術(shù)特征的數(shù)值或者數(shù)值范圍落在對比文件公開的數(shù)值范圍內(nèi)，并且與對比文件公開的數(shù)值范圍沒有共同的端點，則對比文件不破壞要求保護(hù)的發(fā)明或者實用新型的新穎性。

但是，這樣的判斷可能會出現(xiàn)較大的質(zhì)疑。鉸鏈的個數(shù)與《審查指南》所列舉的尺寸、溫度、壓力以及組合物的組分含量不同，其并不能采用小數(shù)等非自然數(shù)的方式。所以，對比文件中的2-5 這一數(shù)值范圍，并非連續(xù)的數(shù)值，而是有限個數(shù)的自然數(shù)，其實際公開的內(nèi)容僅包含2、3、4、5 共四個自然數(shù)，相當(dāng)于四個并列的具體技術(shù)方案。從這一角度進(jìn)行考慮，由于本專利所限定的具有3 個鉸鏈的防盜門僅僅是對比文件公開的四個具體技術(shù)方案之一，認(rèn)為本專利不具新穎性應(yīng)該較為合理。是否應(yīng)當(dāng)做出這樣的判斷，對于對比文件是一份抵觸申請文件時，意義尤為重要。

那么，當(dāng)權(quán)利要求采用了自然數(shù)形式的數(shù)值或者數(shù)值范圍時，是否均應(yīng)當(dāng)依照上述理論來進(jìn)行新穎性判斷呢？答案是否定的。例如在化學(xué)發(fā)明中，《審查指南》已經(jīng)明確規(guī)定，通式不能破壞該通式中一個具體化合物的新穎性。一個具體化合物的公開使包括該具體化合物的通式權(quán)利要求喪失新穎性，但不影響該通式所包括的除該具體化合物以外的其他化合物的新穎性。這樣的規(guī)定，應(yīng)該與化學(xué)類和生物類專利技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)效果的可預(yù)見性低有關(guān)。對比文件雖然公開了一個通式，但是對于通式中的每個不同的化合物，其用途或者效果往往是不可預(yù)知的。例如，乙醇是可食用的，而甲醇對人類有著致命的毒性。

對于機(jī)械和電子領(lǐng)域這些對技術(shù)效果可預(yù)見較高的領(lǐng)域，以上文中的防盜門專利為例，雖然對比文件中僅公開了包含2-5 個鉸鏈，并未對包含2、3、4、5 個鉸鏈的四種情況分別進(jìn)行描述。但是對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，在其看到對比文件所公開的信息時，完全可以直接推導(dǎo)出這四種情況所能產(chǎn)生的功能和技術(shù)效果。因此，做出本專利不具有新穎性的結(jié)論，也是應(yīng)有之意。

綜上，筆者認(rèn)為，對于包含自然數(shù)數(shù)值范圍的權(quán)利要求，在對其進(jìn)行新穎性判斷時，需要站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，就對比文件是否實質(zhì)上公開了專利所限定的數(shù)值，進(jìn)行綜合的判斷，而不應(yīng)機(jī)械地引用《審查指南》第二部分第三章3.2.4 關(guān)于數(shù)值范圍新穎性判斷的一般規(guī)定。