摘 要：本文著眼于實用新型優(yōu)先權(quán)的審查，對比了新舊法律法規(guī)以及本國和外國優(yōu)先權(quán)審查的相同點和不同點，并收集相關(guān)資料進行總結(jié)分析。

關(guān)鍵詞：實用新型；本國優(yōu)先權(quán)；外國優(yōu)先權(quán)

一、新、舊《指南》和《細則》中關(guān)于優(yōu)先權(quán)規(guī)定的比對

2010版《專利法實施細則》和《專利審查指南》在優(yōu)先權(quán)方面的規(guī)定有了一些變化，給申請人更多補救的機會，主要變化有：

（一）要求本國優(yōu)先權(quán)聲明

修改前，在先申請日、在先申請?zhí)枺谙壬暾垏?，對本國?yōu)先權(quán)即中國，幾項都必須寫對，寫錯一項就被視為未要求優(yōu)先權(quán)，只能辦優(yōu)先權(quán)恢復(fù)手續(xù)，繳納恢復(fù)費。修改后，在先申請日、申請?zhí)?、在先申請的國家只要有一項正確即可補正，不需要辦理恢復(fù)手續(xù)。只有補正不合格或逾期不補正的才視為未要求優(yōu)先權(quán)。

（二）要求外國優(yōu)先權(quán)聲明

修改前，在先申請國家或申請日寫錯都視為未要求優(yōu)先權(quán)，只能辦優(yōu)先權(quán)恢復(fù)手續(xù)，繳納恢復(fù)費。在這兩者都正確、只有在先申請的申請?zhí)枌戝e時才可以補正。修改后，在先申請日、申請?zhí)?、在先申請的國家只要一項正確，并提交了優(yōu)先權(quán)副本，即可補正，不需要辦理恢復(fù)手續(xù)。只有補正不合格或逾期沒進行補正的才視為未要求優(yōu)先權(quán)。

（三）要求本國優(yōu)先權(quán)的在先申請

修改前，如果在審查在后申請的過程中發(fā)現(xiàn)專利局已對在先申請發(fā)出授予專利權(quán)通知書，只能讓申請人退回已發(fā)出的授予專利權(quán)通知書，專利局和申請人兩方的操作都繁瑣。修改后，直接對申請人發(fā)視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書，在后申請不可享有優(yōu)先權(quán)，如果專利局已對在先申請發(fā)出授予專利權(quán)通知書和辦理登記手續(xù)通知書，但是申請人沒有辦理了登記手續(xù)的，視為優(yōu)先權(quán)的要求成立，修改后簡化了手續(xù)，適應(yīng)電子化審查。

（四）關(guān)于優(yōu)先權(quán)的恢復(fù)

新《指南》相對于舊《指南》修改的情況有：

（1）舊《指南》中規(guī)定，要求外國優(yōu)先權(quán)聲明中在先申請國家或者政府間組織名稱、在先申請日、在先申請?zhí)柕膬身椞顚懻_，且在規(guī)定期限內(nèi)提交在先申請文件副本，優(yōu)先權(quán)可恢復(fù)。新《指南》中修改為可補正情況，且只要求至少一項內(nèi)容填寫正確。

（2）舊《指南》中規(guī)定，要求本國優(yōu)先權(quán)聲明中在先申請?zhí)柼顚懻_，并且在規(guī)定期限內(nèi)繳足優(yōu)先權(quán)要求費。新《指南》中為可補正情況，且只要求至少一項內(nèi)容填寫正確。

（3）舊《指南》中規(guī)定，要求優(yōu)先權(quán)聲明填寫符合規(guī)定，但未在規(guī)定期限內(nèi)提交在先申請文件副本或者優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件。新《指南》中只要求優(yōu)先權(quán)聲明中有一項填寫正確。

（4）舊《指南》中規(guī)定，分案申請原申請要求優(yōu)先權(quán)。分案申請未要求優(yōu)先權(quán)的，可請求恢復(fù)優(yōu)先權(quán)。新《指南》針對此條未修改。

（5）舊《指南》中規(guī)定，要求優(yōu)先權(quán)聲明填寫符合規(guī)定，但未在規(guī)定期限內(nèi)繳納或者繳足優(yōu)先權(quán)要求費。新《指南》中只要求優(yōu)先權(quán)聲明中有一項填寫正確。

應(yīng)當注意本國優(yōu)先權(quán)中，因“在先申請是分案申請”、“在先申請已享有優(yōu)先權(quán)”或“在后申請是在先申請日起12個月后提出的”，而導(dǎo)致優(yōu)先權(quán)視為未提出的情形不予恢復(fù)。

從以上四點可以看出，現(xiàn)在關(guān)于優(yōu)先權(quán)的規(guī)定相對于舊的規(guī)定更有利于申請人，給申請人更多補救機會，手續(xù)上簡化，這是這次《專利法》、《細則》和《指南》修改的一個重要的變化。

（五）關(guān)于在先申請文件副本的提交

2010版《細則》第三十一條的規(guī)定增加了外國優(yōu)先權(quán)提供在先申請文件副本方式：“國務(wù)院專利行政部門通過電子交換等途徑獲得在先申請文件副本，視為申請人提交了經(jīng)該受理機構(gòu)證明的在先申請文件副本”。另外，將“要求本國優(yōu)先權(quán)的，申請人提交的在先申請文件副本應(yīng)當由國務(wù)院專利行政部門制作”修改為“要求本國優(yōu)先權(quán)，申請人在請求書中寫明在先申請日和申請?zhí)?，視為提交了在先申請文件副本”?/p>

（六）關(guān)于申請人不一致的情況

對于申請人不一致情況，《細則》中之前沒有針對本國優(yōu)先權(quán)的規(guī)定，修改后將針對本國優(yōu)先權(quán)和外國優(yōu)先權(quán)的合為一條：要求優(yōu)先權(quán)的申請人姓名或者名稱與在先申請文件副本中記載的申請人姓名或者名稱不一致的，應(yīng)提交優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明材料，未提交該證明材料視為未要求優(yōu)先權(quán)。

二、視為未要求外國優(yōu)先權(quán)的情況

（一）直接發(fā)視為未要求外國優(yōu)先權(quán)通知書的情況

（1）要求優(yōu)先權(quán)的在后申請不是在規(guī)定期限12個月內(nèi)提出。注意法定期限最后一天為法定節(jié)假日的順延至節(jié)假日之后第一個工作日。

（2）在后申請與在先申請主題明顯不相關(guān)。

（3）在先申請文件副本在提出在后申請三個月之后提交。

（4）申請人不一致，申請人未在規(guī)定期限內(nèi)提交優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件或提交優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件不符合規(guī)定。優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明中轉(zhuǎn)讓人信息與在先申請文件副本部分不一致的，在法定期限屆滿之后發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書。

（5）法定期限內(nèi)未繳納或者少繳納優(yōu)先權(quán)費用。特殊地，若申請人同時要求了兩項美國優(yōu)先權(quán)，一項是臨時申請，一項是該臨時申請的正式申請。如果申請人在法定期限內(nèi)只提交了正式申請的轉(zhuǎn)讓證明，但該轉(zhuǎn)讓證明中未提及是否轉(zhuǎn)讓該臨時申請的，對該項臨時申請發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書。

（二）發(fā)辦理手續(xù)補正通知書的情況

（1）未寫明或錯寫在先申請日、申請?zhí)柡驮芾頇C構(gòu)名稱中一項或兩項，而申請人已在規(guī)定期限內(nèi)提交了在先申請文件副本，發(fā)辦理手續(xù)補正通知書，期滿未答復(fù)或補正后不合格，再發(fā)視為未要求外國優(yōu)先權(quán)。要求多項優(yōu)先權(quán)而在聲明中未寫或錯寫某個在先申請日、申請?zhí)柡驮芾頇C構(gòu)名稱中一項或兩項內(nèi)容，而申請人在規(guī)定期限內(nèi)提交在先申請文件副本的，發(fā)辦理手續(xù)補正通知書。

（2）在先申請文件副本未寫或錯寫原受理機構(gòu)、申請人、申請?zhí)?、申請日之一的，發(fā)辦理手續(xù)補正通知書，期滿未答復(fù)或補正后仍不符合規(guī)定。

（3）申請人未提交在先申請文件副本首頁中文譯文，必要時發(fā)辦理手續(xù)補正通知書。如申請文件使用小語種。

三、視為未要求本國優(yōu)先權(quán)的情況

（一）視為未要求本國優(yōu)先權(quán)通知書

（1）在先申請為外觀設(shè)計。本國優(yōu)先權(quán)只限于發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾?，外觀設(shè)計專利申請不可以。

（2）在先申請為分案申請，因為分案申請是從原申請分出來的申請，原申請是第一次申請，而分案申請不是首次申請，以分案申請為要求本國優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)不符合優(yōu)先權(quán)的在先申請的基本要求，所以不能作為要求本國優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。

（3）在先申請的主題要求過外國優(yōu)先權(quán)或是本國優(yōu)先權(quán)，并且享有優(yōu)先權(quán)。由于作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的申請應(yīng)當是第一次申請，而已經(jīng)享有外國或者本國優(yōu)先權(quán)的申請不符合這一要求。

（4）在先申請的主題已經(jīng)授予專利權(quán)，不得作為要求本國優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)，其目的是為了避免重復(fù)授權(quán)。時間判斷基準以在后申請的申請日為準，是否授予專利權(quán)根據(jù)規(guī)程是以申請人是否繳納相關(guān)費用來進行判斷。

（5）要求優(yōu)先權(quán)的在后申請是在其在先申請的申請日起十二個月之后提出的。

（6）主題明顯不相關(guān)。

（7）未在請求書中提出要求優(yōu)先權(quán)的聲明。申請人要求優(yōu)先權(quán)的應(yīng)當在提出專利申請時在請求書中聲明，未在請求書中聲明的，視為未要求優(yōu)先權(quán)。

（8）在后申請的申請人在提出在后申請之日起3個月內(nèi)未提交優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件，或者提交的優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件不符合規(guī)定，優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件應(yīng)由全體申請人簽字或蓋章

（9）要求優(yōu)先權(quán)的，應(yīng)當在繳納申請費的同時繳納優(yōu)先權(quán)要求費，優(yōu)先權(quán)要求之日起2個月滿未繳納或者未繳足的，發(fā)視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書。

（二）辦理手續(xù)補正通知書

本國優(yōu)先權(quán)，申請人在要求優(yōu)先權(quán)聲明中未寫明或錯寫作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請的申請日、申請?zhí)柡驮芾頇C構(gòu)名稱其中一項或兩項內(nèi)容。要求多項優(yōu)先權(quán)而在聲明中未寫明或錯寫某個在先申請的申請日、申請?zhí)柡驮芾頇C構(gòu)名稱中的一項或兩項內(nèi)容，發(fā)出辦理手續(xù)補正通知書。期滿未答復(fù)或補正后仍不符合規(guī)定，發(fā)出視為未要求本國優(yōu)先權(quán)通知書。

四、本國優(yōu)先權(quán)與外國優(yōu)先權(quán)的比較

（一）本國優(yōu)先權(quán)與外國優(yōu)先權(quán)的相同點

本國優(yōu)先權(quán)與外國優(yōu)先權(quán)中，對實用新型專利在后申請?zhí)岢鰰r間都要求是自在先申請日之后12個月之內(nèi)提出。都要審查“在后申請的主題是否和在先申請的主題明顯不相關(guān)”，此處要注意區(qū)別于發(fā)明專利實質(zhì)審查中“在后申請主題是否和在先申請主題相同”的審查標準。關(guān)于優(yōu)先權(quán)費用的規(guī)定相同，要求優(yōu)先權(quán)的應(yīng)當在法定期限內(nèi)繳納優(yōu)先權(quán)要求費，視為未要求優(yōu)先權(quán)或撤回優(yōu)先權(quán)要求的已繳納的優(yōu)先權(quán)要求費不予退回。關(guān)于優(yōu)先權(quán)恢復(fù)的規(guī)定也一致，具體已經(jīng)在前文說明。

對于要求優(yōu)先權(quán)的請求，不論本國優(yōu)先權(quán)還是外國優(yōu)先權(quán)，只要其符合《專利法》規(guī)定并被接受，其優(yōu)先權(quán)要求則成立，即使隨后專利申請人撤回該請求，也不能改變該申請已經(jīng)要求過優(yōu)先權(quán)的事實。

（二）本國優(yōu)先權(quán)與外國優(yōu)先權(quán)的不同點

（1）要求外國優(yōu)先權(quán)的在后申請可以向一個以上國家分別提出，要求本國優(yōu)先權(quán)的在后申請限于本國申請以及以本國為指定國的國際申請。

（2）優(yōu)先權(quán)成立的法律后果不完全相同：要求外國優(yōu)先權(quán)，在后申請對在先申請不發(fā)生影響，在后申請在優(yōu)先權(quán)成立日即享有優(yōu)先權(quán)日。而要求本國優(yōu)先權(quán)，在后申請同樣在優(yōu)先權(quán)成立日即享有優(yōu)先權(quán)日，但是在先申請自在后申請?zhí)岢鲋占匆暈槌坊?，即國?yōu)視撤?？衫斫鉃橐笸鈬鴥?yōu)先權(quán)的申請人能在一個以上國家分別取得專利權(quán)，要求本國優(yōu)先權(quán)的申請人只能取得在后申請的專利權(quán)。

（3）要求優(yōu)先權(quán)的專利種類和期限不同：本國優(yōu)先權(quán)中沒有外觀設(shè)計，而外國優(yōu)先權(quán)中有外觀設(shè)計的。外國優(yōu)先權(quán)中要求在后申請外觀設(shè)計在在先申請外觀設(shè)計專利申請日起6個月內(nèi)提出。

（4）要求外國優(yōu)先權(quán)對在先申請法律狀態(tài)沒有提及，享有外國優(yōu)先權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造與外國首次申請審批最終結(jié)果無關(guān)，只要該首次申請在有關(guān)國家或政府間組織獲得確定的申請日，就可作為要求外國優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。而要求本國優(yōu)先權(quán)，在先申請主題必須尚未授予專利權(quán)。

（5）在先申請文件副本制作不同：本國優(yōu)先權(quán)在先申請文件副本由專利局根據(jù)規(guī)定制作，申請人只要要求了本國優(yōu)先權(quán)并在請求書中寫明了在先申請的申請日和申請?zhí)?，即視為提交在先申請文件副本，現(xiàn)在電子審批后只存在電子鏈接，沒有紙件。外國優(yōu)先權(quán)在先申請文件副本由該在先申請原受理機構(gòu)出具，在先申請文件副本格式應(yīng)當符合國際慣例，至少表明原受理機構(gòu)、申請人、申請日、申請?zhí)?。依照國家知識產(chǎn)權(quán)局與在先申請的受理機構(gòu)簽訂的協(xié)議，專利局通過電子交換等途徑從該受理機構(gòu)獲得在先申請文件副本的，視為申請人提交了經(jīng)該受理機構(gòu)證明的在先申請文件副本。

（6）對在先申請是否為首次申請的要求不同：外國優(yōu)先權(quán)的初步審查中，對于在先申請是否是巴黎公約定義的第一次申請以及在先申請和在后申請的主題的實質(zhì)內(nèi)容是否相同均不予審查，除非第一次申請明顯不符合巴黎公約的有關(guān)規(guī)定或者在先申請與在后申請的主題明顯不相關(guān)。本國優(yōu)先權(quán)的初步審查中，要求在先申請的主題沒有要求過外國優(yōu)先權(quán)或者本國優(yōu)先權(quán)，或者雖然要求過外國優(yōu)先權(quán)或者本國優(yōu)先權(quán)，但未享有優(yōu)先權(quán)。本國優(yōu)先權(quán)在先申請不可以是分案申請，因為分案申請不是首次申請。

（7）對優(yōu)先權(quán)聲明填寫錯誤的審查標準不同：外國優(yōu)先權(quán)要求聲明中未寫明或錯寫了在先申請的申請日、申請?zhí)柡驮芾頇C構(gòu)名稱中一項或兩項，要在期限內(nèi)提交了副本的可以補正。本國優(yōu)先權(quán)要求聲明中未寫明或錯寫在先申請的申請日、申請?zhí)柡驮芾頇C構(gòu)名稱中一項或兩項的可以補正。

（8）對在先、在后申請的申請人是否一致的審查標準不同：外國優(yōu)先權(quán)中，要求優(yōu)先權(quán)的在后申請的申請人與在先申請文件副本中記載的申請人應(yīng)當一致，或者是在先申請文件副本中記載的申請人之一。本國優(yōu)先權(quán)中，要求優(yōu)先權(quán)的在后申請的申請人與在先申請的申請人應(yīng)當一致。對于外國優(yōu)先權(quán)申請人不一致的情況，若在先申請的申請人簽署的雇員合同，表明其工作期間的發(fā)明產(chǎn)生的所有利益屬于在后申請的申請人的，應(yīng)當視為合格的優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件。特別地，對于要求美國優(yōu)先權(quán)要注意，由于美國申請人只能為自然人，所以當公司申請要求美國優(yōu)先權(quán)時，應(yīng)當注意其是否有優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件或者在先申請人簽署的雇員合同。

（9）優(yōu)先權(quán)權(quán)利的來源不同：外國優(yōu)先權(quán)來源于外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優(yōu)先權(quán)的原則；而本國優(yōu)先權(quán)是根據(jù)我國《專利法》的規(guī)定賦予符合條件的申請人的優(yōu)先權(quán)。

五、總結(jié)

不同于以往對優(yōu)先權(quán)審查的說明，本文從發(fā)出通知書的角度進行了相關(guān)梳理，本國優(yōu)先權(quán)和外國優(yōu)先權(quán)各從“優(yōu)先權(quán)成立”、“視為未要求優(yōu)先權(quán)”和“辦理手續(xù)補正”三個角度進行了比對和總結(jié)。

參考文獻：

[1]《中華人民共和國專利法》，知識產(chǎn)權(quán)出版社，2008版

[2]《專利審查指南》，知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010版

[3]《我國專利優(yōu)先權(quán)制度研究》，趙俊，2006年