王寶筠 / 北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

一、引言

在進(jìn)行相關(guān)討論之前，筆者愿意首先舉一個(gè)案例，以便說(shuō)明筆者為何會(huì)做創(chuàng)造性判斷中有關(guān)“整體”評(píng)判的探討。

該案所涉及的是一種藥物，具體而言，其權(quán)利要求保護(hù)的主題是一種涂覆芯，該涂覆芯包括了能夠產(chǎn)生藥效的含藥核芯以及膜衣層，和一般的藥物相比，該涂覆芯的特別之處在于在含藥核芯中不含崩解劑，由此可以使得藥物溶解速率減緩，從而達(dá)到藥物持續(xù)長(zhǎng)效釋放的特點(diǎn)；另一個(gè)特別之處則在于膜衣層的特定成分配比上，由于采用了特定的成分配比，因此可以使得藥物在到達(dá)腸道后半個(gè)小時(shí)就可以開始溶解釋放。

審查員找到了一篇對(duì)比文件1，并認(rèn)為該對(duì)比文件1公開了本發(fā)明權(quán)利要求1中的部分特征，審查員認(rèn)為：本發(fā)明和對(duì)比文件1相比具有區(qū)別特征（1）：本發(fā)明權(quán)利要求1中的含藥核芯不含崩解劑；還具有區(qū)別特征（2）：對(duì)比文件1中并沒有公開權(quán)利要求1中膜衣層特定成分配比。

針對(duì)這兩個(gè)區(qū)別特征，審查員重新確定本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是如何延緩緩釋制劑釋放時(shí)間。

審查員進(jìn)一步認(rèn)為，區(qū)別特征（1）屬于常用技術(shù)手段；而對(duì)于區(qū)別技術(shù)特征（2），審查員則認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)有限次實(shí)驗(yàn)調(diào)整包衣成分含量從而達(dá)到不同的釋放效果也是本領(lǐng)域技術(shù)人員的常規(guī)技術(shù)手段。因此，審查員認(rèn)為權(quán)利要求1不具有創(chuàng)造性。

對(duì)于該案，有觀點(diǎn)認(rèn)為應(yīng)該按照整體的方式來(lái)評(píng)價(jià)本發(fā)明的創(chuàng)造性，即，將對(duì)比文件和本發(fā)明分別作為一個(gè)整體來(lái)評(píng)價(jià)本發(fā)明是否具有創(chuàng)造性。本發(fā)明和對(duì)比文件1分別針對(duì)完全不同的目的，提出了不同的技術(shù)方案。在技術(shù)思路上二者有如此大的區(qū)別，因此，本發(fā)明和對(duì)比文件1相比具有創(chuàng)造性不言自明。

筆者認(rèn)為，基于“整體”評(píng)判創(chuàng)造性的過(guò)程還可進(jìn)一步充實(shí)。在闡述本發(fā)明具有創(chuàng)造性時(shí)，不能僅僅依據(jù)本發(fā)明和現(xiàn)有技術(shù)解決的技術(shù)問題、采用的手段存在很大差異，就得出本發(fā)明具有創(chuàng)造性的結(jié)論，還可以結(jié)合“整體”進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)化的分析。

二、筆者對(duì)于“整體”的認(rèn)識(shí)

（一）針對(duì)“整體”的第一點(diǎn)認(rèn)識(shí)

在創(chuàng)造性判斷中，作為現(xiàn)有技術(shù)整體的一部分，該現(xiàn)有技術(shù)所要解決的問題也是創(chuàng)造性判斷的依據(jù)之一。

1、理論依據(jù)：

上述觀點(diǎn)的理論依據(jù)很容易找到。在《審查指南》就三步法的論述中，提到第（3）步進(jìn)行“是否顯而易見”的判斷時(shí)，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示。

筆者認(rèn)為，此處的“整體”指的是：在利用現(xiàn)有技術(shù)評(píng)述是否具有得到本發(fā)明的啟示時(shí)，不僅應(yīng)當(dāng)考慮現(xiàn)有技術(shù)所公開的技術(shù)手段，也應(yīng)將現(xiàn)有技術(shù)所要解決的問題作為現(xiàn)有技術(shù)整體的一部分，來(lái)分析本領(lǐng)域技術(shù)人員是否難以通過(guò)相結(jié)合的方式得到本發(fā)明的技術(shù)方案。這樣，才是考慮了現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種啟示。

2、結(jié)合本案的分析：

在本案中，筆者認(rèn)為對(duì)比文件1所要解決的問題是“滯后啟動(dòng)”、“快速釋放”，該問題所給出的是和本發(fā)明所要實(shí)現(xiàn)的“及早啟動(dòng)”、“持續(xù)釋放”完全相反的技術(shù)啟示，在該相反技術(shù)啟示下，本領(lǐng)域技術(shù)人員難以想到將對(duì)比文件1和其他慣用技術(shù)手段相結(jié)合得到本發(fā)明的技術(shù)方案，因此，本發(fā)明是具有創(chuàng)造性的。

（二）針對(duì)“整體”的第二點(diǎn)認(rèn)識(shí)

1、觀點(diǎn)：

對(duì)于本發(fā)明中存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的技術(shù)特征，在創(chuàng)造性判斷中應(yīng)該被視為一個(gè)整體評(píng)價(jià)對(duì)象，不應(yīng)人為的將這些特征割裂開來(lái)進(jìn)行分析。在進(jìn)行現(xiàn)有技術(shù)有無(wú)啟示的分析時(shí)，應(yīng)該判斷在一個(gè)現(xiàn)有技術(shù)中是否存在對(duì)于該整體評(píng)價(jià)對(duì)象的技術(shù)啟示，這樣才能不忽略、不抹殺本發(fā)明多個(gè)技術(shù)手段間的關(guān)聯(lián)性所對(duì)應(yīng)的創(chuàng)造性勞動(dòng)，正確的做出的判斷。而哪些特征存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，可以根據(jù)本發(fā)明申請(qǐng)文件所要解決的技術(shù)問題、達(dá)到的技術(shù)效果來(lái)加以確定。

2、理論依據(jù)：

在創(chuàng)造性判斷中，將本發(fā)明存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同技術(shù)特征作為一個(gè)整體，似乎并無(wú)明文規(guī)定。但基于《審查指南》中兩處有關(guān)“整體”的記載卻可以得出上述結(jié)論。

（1）理論依據(jù)一：

在《審查指南》就審查創(chuàng)造性時(shí)應(yīng)當(dāng)注意的問題中，提及“創(chuàng)造性的判斷，應(yīng)當(dāng)針對(duì)權(quán)利要求限定的技術(shù)方案整體進(jìn)行評(píng)價(jià)，即評(píng)價(jià)技術(shù)方案是否具備創(chuàng)造性，而不是評(píng)價(jià)某一技術(shù)特征是否具備創(chuàng)造性?！边@里，從正面的角度要求應(yīng)該針對(duì)本發(fā)明的技術(shù)方案要從整體進(jìn)行評(píng)價(jià)。但如何評(píng)價(jià)本發(fā)明的方案就是整體評(píng)價(jià)了呢？筆者認(rèn)為，這里的整體一方面指的是本發(fā)明權(quán)利要求中的各個(gè)特征均是創(chuàng)造性的評(píng)判對(duì)象，評(píng)判創(chuàng)造性時(shí)不能只討論其中的某一個(gè)；另一方面，這里的整體也指的是從整體的視角來(lái)審視本發(fā)明的技術(shù)方案，在評(píng)價(jià)創(chuàng)造性時(shí)，既要認(rèn)識(shí)到技術(shù)特征本身的存在，也應(yīng)承認(rèn)技術(shù)特征間所存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（2）理論依據(jù)二：

對(duì)于技術(shù)特征間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系以及如何加以確定，也可以在《審查指南》就創(chuàng)造性的審查原則的規(guī)定中，找到相應(yīng)的理論指引。

在審查原則的規(guī)定中提到：在評(píng)價(jià)發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時(shí)，審查員不僅要考慮發(fā)明的技術(shù)方案本身，而且還要考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將發(fā)明作為一個(gè)整體看待。

對(duì)于將技術(shù)問題、技術(shù)效果和技術(shù)方案一并加以考慮，筆者認(rèn)為不僅僅是要一并考慮這些因素，更是要從技術(shù)問題、技術(shù)效果的視角去理解本發(fā)明的技術(shù)方案，這樣才是所謂的將發(fā)明作為一個(gè)整體來(lái)看待。由于一個(gè)技術(shù)問題通常對(duì)應(yīng)一個(gè)發(fā)明構(gòu)思，一個(gè)發(fā)明構(gòu)思又往往對(duì)應(yīng)一套解決手段，即多個(gè)技術(shù)特征，因此，在發(fā)明構(gòu)思不可拆分的情況下，也不應(yīng)該將形成該發(fā)明構(gòu)思的多個(gè)技術(shù)特征拆分開來(lái)加以討論。由此，在以技術(shù)問題的視角去理解技術(shù)方案的情況下，多個(gè)技術(shù)特征間的關(guān)聯(lián)關(guān)系就會(huì)體現(xiàn)出來(lái)并能夠基于技術(shù)問題被加以確定。

3、如何判斷具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的特征

從廣義來(lái)說(shuō)，一個(gè)方案中的各個(gè)特征之間都是存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的，我們這里所討論的關(guān)聯(lián)關(guān)系，并非是這種廣義的關(guān)聯(lián)關(guān)系，而指的是不同特征之間必須相互依存的關(guān)聯(lián)關(guān)系。判斷此種相互依存的關(guān)聯(lián)關(guān)系有兩種方式，分別是：

（1）從特征組合后的效果來(lái)加以判斷

對(duì)于多個(gè)特征，如果其組合后所帶來(lái)的效果不再等于（一般是大于）其各自效果的總和時(shí)，那么，可以判斷得出這些特征應(yīng)當(dāng)屬于具有依存的關(guān)聯(lián)關(guān)系的特征，在評(píng)價(jià)創(chuàng)造性時(shí)，這些特征應(yīng)當(dāng)被視作一個(gè)整體來(lái)加以評(píng)價(jià)。通俗來(lái)說(shuō)，就是兩個(gè)特征從效果上來(lái)說(shuō)出現(xiàn)了1+1>2的情況，那么，這兩個(gè)特征就不能單獨(dú)被加以評(píng)價(jià)，而是應(yīng)該被視為一個(gè)整體來(lái)被評(píng)價(jià)。

（2）從本發(fā)明的特定場(chǎng)景來(lái)加以判斷

如果在原始申請(qǐng)文件中提及了特定場(chǎng)景下的需求，且從該場(chǎng)景出發(fā)又能確認(rèn)如果對(duì)該需求進(jìn)行進(jìn)一步的拆分是有悖于該特定場(chǎng)景的，那么，可以確認(rèn)該需求，也就是本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是不可進(jìn)一步拆分的。在要解決的技術(shù)問題是不可拆分的情況下，也就不適宜再對(duì)解決該問題的各個(gè)技術(shù)特征再拆分開來(lái)，并分別加以評(píng)價(jià)。由此，在特定場(chǎng)景下針對(duì)技術(shù)問題不可拆分時(shí)，與之對(duì)應(yīng)的多個(gè)技術(shù)特征也應(yīng)被視為一個(gè)整體來(lái)加以評(píng)價(jià)。

三、針對(duì)“整體”評(píng)價(jià)的一些疑惑及解答

1、疑問一：是不是本發(fā)明所要解決的問題只能被視作是一個(gè)整體的問題，進(jìn)而解決該問題的各個(gè)區(qū)別特征均不能割裂開來(lái)加以分析呢？

其實(shí)并不是這樣的。對(duì)于根據(jù)三步法所確定的本發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問題，其實(shí)是很有可能包括多個(gè)方面的內(nèi)容的，這樣的問題并非嚴(yán)格的不可進(jìn)一步拆分，而是應(yīng)該結(jié)合申請(qǐng)文件的記載內(nèi)容來(lái)加以區(qū)別對(duì)待。如果結(jié)合原始申請(qǐng)文件的記載，發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題的多個(gè)方面是存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，或者說(shuō)是存在必須的相互依存關(guān)系，那么，此時(shí)該技術(shù)問題就應(yīng)該是一個(gè)技術(shù)問題，而不應(yīng)該再做拆分。

但是，如果根據(jù)申請(qǐng)文件的記載，能夠確認(rèn)該技術(shù)問題中的多個(gè)方面是各自獨(dú)立的不同方面，即相互之間并不存在依存關(guān)系，則該技術(shù)問題應(yīng)被視作多個(gè)技術(shù)問題的集合，而不是一個(gè)技術(shù)問題。此時(shí)，針對(duì)該技術(shù)問題不同方面的各個(gè)技術(shù)特征，就不存在所謂的關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此是可以被拆分開來(lái)加以分別評(píng)價(jià)的。例如，結(jié)合申請(qǐng)文件的記載，發(fā)現(xiàn)本發(fā)明所要解決的問題中，解決數(shù)據(jù)讀取速度慢和解決網(wǎng)絡(luò)安全性差是沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系且可以獨(dú)立存在的。那么，本發(fā)明所實(shí)際解決的其實(shí)是兩個(gè)問題，這時(shí)，針對(duì)這兩個(gè)問題的相應(yīng)技術(shù)手段就可以分別作為獨(dú)立的特征被分別加以評(píng)價(jià)，不應(yīng)將這些特征作為一個(gè)整體來(lái)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

2、疑問二：如果說(shuō)技術(shù)啟示也應(yīng)是整體的，那是不是采用三篇及以上對(duì)比文件來(lái)評(píng)價(jià)創(chuàng)造性就一定無(wú)法否定本發(fā)明具有創(chuàng)造性？從帶來(lái)技術(shù)啟示的角度講，怎樣理解D1+D2+公知常識(shí)或D1+D2+D3破壞本發(fā)明創(chuàng)造性這樣的評(píng)價(jià)方式？

如前面論述過(guò)的，如果本發(fā)明相對(duì)于對(duì)比文件1的多個(gè)區(qū)別特征之間并無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，那么，是可以分別利用不同的對(duì)比文件或公知常識(shí)來(lái)對(duì)這些特征加以評(píng)價(jià)的。在現(xiàn)有技術(shù)存在多個(gè)技術(shù)啟示的情況下，是可以通過(guò)將這些啟示進(jìn)行組合的方式得到本發(fā)明技術(shù)方案，并進(jìn)而確定本發(fā)明不具有創(chuàng)造性的。因此，并不是說(shuō)要求現(xiàn)有技術(shù)給出整體技術(shù)啟示，就認(rèn)為采用三篇或以上的對(duì)比文件不能評(píng)價(jià)得出本發(fā)明不具有創(chuàng)造性。