文 / 黃暉 馮超 / 北京市萬慧達(dá)律師事務(wù)所

定牌加工商標(biāo)侵權(quán)問題辨析

文 / 黃暉 馮超 / 北京市萬慧達(dá)律師事務(wù)所

摘要：定牌加工企業(yè)自改革開放以來蓬勃發(fā)展，為我國出口創(chuàng)匯、解決就業(yè)起到了不可估量的作用。但定牌加工中對商標(biāo)的使用是否構(gòu)成侵權(quán)引發(fā)了業(yè)界廣泛爭議。我國司法和執(zhí)法機(jī)關(guān)經(jīng)歷了由完全認(rèn)定侵權(quán)、到根據(jù)個(gè)案情況進(jìn)行認(rèn)定、再到傾向于認(rèn)定不侵權(quán)的過程。此過程中主要涉及商標(biāo)的使用概念和混淆原則在定牌加工中的理解和適用問題。對上述問題進(jìn)行探索和研究，厘清現(xiàn)行法律規(guī)范及其適用中的偏頗，提出建議，以期日后實(shí)踐中更為合理地認(rèn)定定牌加工中的侵權(quán)問題。

關(guān)鍵詞：定牌加工;商標(biāo)侵權(quán);承攬合同;審查義務(wù);商標(biāo)使用;混淆原則

引言

定牌加工又稱貼牌制造或委托加工，即OEM（Original Equipment Manufacture）,是指加工方根據(jù)合同約定，為定做方加工使用特定商標(biāo)或品牌的商品并將該商品交付給定做方，后者依照合同支付加工費(fèi)的經(jīng)營模式。

在我國，定牌加工企業(yè)自改革開放以來蓬勃發(fā)展，為我國出口創(chuàng)匯、解決就業(yè)起到了不可估量的作用。但在另一方面，由定牌加工引發(fā)的商標(biāo)法律問題也一直是理論界與實(shí)務(wù)界備受爭議的問題。

2012年6月29日，最高人民法院對日本株式會社良品計(jì)畫（下稱“良品計(jì)畫”）訴國家工商行政管理局商標(biāo)評審委員會（下稱“商評委”）一案所做出的再審判決，更是把對這一問題的爭議推到風(fēng)口浪尖。在該判決中最高人民法院（下稱“最高院”）明確認(rèn)定“商標(biāo)的基本功能在于商標(biāo)的識別性，即區(qū)別不同商品或者服務(wù)的來源，因此商標(biāo)只有在商品流通環(huán)節(jié)才能發(fā)揮其功能。二審法院認(rèn)為良品計(jì)畫委托中國大陸境內(nèi)廠家的生產(chǎn)加工供出口的行為不屬于《商標(biāo)法》第三十一條規(guī)定的‘已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)’符合立法原意”。

筆者試圖通過對于國內(nèi)外法律以及法院判決的認(rèn)識厘清問題的本質(zhì)矛盾，并提出對此問題的理解和建議。

一、定牌加工中的商標(biāo)使用行為模式及侵權(quán)問題

定牌加工經(jīng)營中有三種主要的模式。第一種是國內(nèi)生產(chǎn)加工企業(yè)在定牌加工合同規(guī)定的數(shù)量、范圍之外，自行生產(chǎn)加工帶有國外企業(yè)注冊商標(biāo)的商品。此種模式下，認(rèn)定有關(guān)定牌加工中的商標(biāo)使用構(gòu)成侵權(quán)是沒有爭議的。

第二種是國外企業(yè)僅在其本國享有合法的注冊商標(biāo)專用權(quán)（其并未在中國進(jìn)行該商標(biāo)的注冊）而委托國內(nèi)生產(chǎn)加工企業(yè)定牌加工。國內(nèi)企業(yè)和個(gè)人在中國擁有相同、近似商標(biāo)注冊商標(biāo)專用權(quán)，使用該商標(biāo)并專用于出口。在此種模式下，相關(guān)定牌加工中的商標(biāo)使用行為是否構(gòu)成侵權(quán)有爭議。

第三種是國外企業(yè)在其他法域沒有合法的注冊商標(biāo)專用權(quán)，但其他人在該法域內(nèi)也沒有注冊情況下，委托國內(nèi)生產(chǎn)加工企業(yè)定牌加工產(chǎn)品并專用于出口，是否侵犯國內(nèi)商標(biāo)注冊人的注冊商標(biāo)專用權(quán)也是有爭議的。

本文主要論述在第二和第三種模式下，定牌加工對于商標(biāo)的使用是否構(gòu)成中國商標(biāo)法所規(guī)定的商標(biāo)使用行為而構(gòu)成侵權(quán)。

二、我國法院對于定牌加工商標(biāo)侵權(quán)問題的裁判及認(rèn)識

與行政執(zhí)法機(jī)關(guān)相比，我國法院對于定牌加工中侵權(quán)行為的認(rèn)定逐步呈現(xiàn)從統(tǒng)一走向靈活的趨勢，從時(shí)間和地域上體現(xiàn)了逐步轉(zhuǎn)變的過程。

（一）法院司法意見的精神

北京市高級人民法院曾經(jīng)于2004年2月18日出臺《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》（京高法發(fā)【2004】48號），第13條明確規(guī)定，定牌加工是基于有權(quán)使用商標(biāo)的人的明確委托，并且受委托定牌加工的商品不在中國境內(nèi)銷售，不可能造成相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)。

而2006年2月13日出臺的《北京市高級人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》則對此問題提出了不同的理解。該解答認(rèn)為，承攬加工帶有他人注冊商標(biāo)的商品的，承攬人應(yīng)當(dāng)對定作人是否享有注冊商標(biāo)專用權(quán)進(jìn)行審查。未盡到注意義務(wù)加工侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品的，承攬人與定作人構(gòu)成共同侵權(quán)，應(yīng)當(dāng)與定作人共同承擔(dān)損害賠償?shù)蓉?zé)任。承攬人不知道是侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品，并能夠提供定作人及其商標(biāo)權(quán)利證明的，不承擔(dān)損害賠償責(zé)任。2006年的解答從上述司法機(jī)關(guān)的解答經(jīng)歷的變化也反映了司法機(jī)關(guān)在此問題上長期存在的爭議。

最高人民法院在2009年出臺的《關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》（《大局意見》）則提出“妥善處理當(dāng)前外貿(mào)‘貼牌加工’中多發(fā)的商標(biāo)侵權(quán)糾紛，對于構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的情形，應(yīng)當(dāng)結(jié)合加工方是否盡到必要的審查注意義務(wù)，合理確定侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)?！?/p>

從上述規(guī)定的內(nèi)容可以看出，有關(guān)司法意見或者解答都一致認(rèn)為，加工方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)必要的審查注意義務(wù)，并根據(jù)該義務(wù)履行的情況判定侵權(quán)責(zé)任。上述所有現(xiàn)在依然生效的司法解答或者司法意見都未對加工行為是否侵權(quán)做出明確且有效的判斷。從《大局意見》中若侵權(quán)行為成立則加工方的法律責(zé)任要根據(jù)其注意義務(wù)完成情況判斷的表述看，相關(guān)意見沒有否定貼牌加工構(gòu)成侵權(quán)的可能性。這也印證了以司法意見或者解釋突破法律規(guī)定的邏輯矛盾和理論困境。

（二）司法審判以及對問題理解的變化和穩(wěn)定

1.認(rèn)定定牌加工構(gòu)成侵權(quán)的案例和主要依據(jù)

從既往的法院判決看，早期的司法裁判認(rèn)定定牌加工行為認(rèn)定侵權(quán)的情況較多。其中比較重要的判決有，美國耐克公司訴西班牙賽得體育公司、浙江嘉興市銀興制衣廠、浙江省畜產(chǎn)進(jìn)出口公司商標(biāo)權(quán)侵權(quán)案1深圳市中級人民法院（2001）深中法知產(chǎn)初字第55號民事判決書、廣州泓信訴廣州海關(guān)行政訴訟案2廣州市中級人民法院（2005）穗中法行初字第10號行政判決書、廣東省高級人民法院（2006）粵高法行終字第22好行政判決書等。

在上述有關(guān)判決中，以廣東省為代表的地方法院認(rèn)為定牌加工行為構(gòu)成侵權(quán)，其主要理由為（1）知識產(chǎn)權(quán)具有地域性，定做人在海外擁有的商標(biāo)權(quán)不能對承攬人在中國境內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為構(gòu)成抗辯；（2）《商標(biāo)法》第五十二條規(guī)定在相同商品上使用相同商標(biāo)的侵權(quán)行為中，是否造成消費(fèi)者混淆并非侵權(quán)行為構(gòu)成要件之一。

2.認(rèn)定定牌加工不構(gòu)成侵權(quán)的主要依據(jù)

與此同時(shí)，也存在各種持相反立場的判決和意見。其主要理由是（1）涉外定牌加工的商品不在我國境內(nèi)銷售，不存在使相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生混淆、誤認(rèn)的可能；（2）定牌加工行為不會對商標(biāo)權(quán)利人在國內(nèi)的產(chǎn)品市場帶來任何實(shí)質(zhì)性的損害，也不會對其享有的商標(biāo)權(quán)利造成損害；（3）定牌加工的實(shí)質(zhì)為《合同法》中所指的加工承攬的合同關(guān)系，因此，承攬人的定牌加工商品上定貼商標(biāo)的行為不應(yīng)認(rèn)定為商標(biāo)法意義上的使用行為。

有關(guān)司法意見或者解答都一致認(rèn)為，加工方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)必要的審查注意義務(wù)，并根據(jù)該義務(wù)履行的情況判定侵權(quán)責(zé)任。所有現(xiàn)在依然生效的司法解答或者司法意見都未對加工行為是否侵權(quán)做出明確且有效的判斷。

持此種觀點(diǎn)的代表性判決包括，上海市第一中級人民法院和上海市高級人民法院審理的JOLIDA商標(biāo)侵權(quán)案（（2008）滬一中民五（知）初字第317 號、（2009）滬高民三（知）終字第 65 號判決書）。法院認(rèn)為：涉外定牌加工出口的產(chǎn)品全部銷往美國市場，由于涉案產(chǎn)品全部出口，未在中國市場實(shí)際銷售，中國國內(nèi)的消費(fèi)者不存在對該商品的來源發(fā)生混淆和誤認(rèn)的可能。在新加坡鱷魚、無錫艾弗國際貿(mào)易有限公司確認(rèn)不侵權(quán)訴訟當(dāng)中，法院認(rèn)為無錫公司的行為屬于接受境外公司委托而進(jìn)行的涉外定牌加工行為使用涉案商標(biāo)具有合法授權(quán)，原告并無侵權(quán)的主觀故意和過錯(cuò)。產(chǎn)品基于境外相關(guān)權(quán)利人的明確委托加工涉案產(chǎn)品后全部發(fā)往韓國，產(chǎn)品不在中國境內(nèi)銷售。涉案商標(biāo)僅在中國境外產(chǎn)生商品來源的識別作用，不可能造成國內(nèi)相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)，因此不會對被告在國內(nèi)的商標(biāo)權(quán)造成損害。

3.第三種意見：根據(jù)個(gè)案情況進(jìn)行判斷

浙江省法院系統(tǒng)的對于定牌加工問題在相同侵權(quán)以及近似侵權(quán)中采取了不同的判斷，在不同的案件中存在判斷不一致的地方。寧波市中級法院和浙江省高級法院在寧波保稅區(qū)瑞寶國際貿(mào)易有限公司訴慈溪市永勝軸承有限公司侵犯商標(biāo)專用權(quán)糾紛案認(rèn)為：商標(biāo)地域性是商標(biāo)權(quán)的基本特征之一，認(rèn)定是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，并非以造成混淆或誤認(rèn)為構(gòu)成要件，而是以是否在相同或類似商品上使用了與注冊商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)；是否造成混淆或誤認(rèn)，僅是判斷商標(biāo)是否近似的要件，而非判斷是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的直接要件。被告未經(jīng)原告許可，使用與原告注冊商標(biāo)相同的“RBI”商標(biāo)，構(gòu)成對注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵害。3寧波市中級人民法院（2005）甬民二初字第232號民事判決書和浙江省高級人民法院（2005）浙民三終字第284號民事判決書義烏市法院在義烏市聚寶日化有限公司訴義烏市工商行政管理局行政訴訟案認(rèn)為，制造標(biāo)注“DeLaRitz”商標(biāo)的產(chǎn)品銷往美國的行為，僅限于生產(chǎn)領(lǐng)域，并未進(jìn)入國內(nèi)市場，不會造成相關(guān)公眾的混淆和誤認(rèn)，生產(chǎn)該產(chǎn)品本身不構(gòu)成對中國“RITZ”注冊商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)侵權(quán)，被告對原告生產(chǎn)標(biāo)注“DeLaRitz”商標(biāo)的產(chǎn)品構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的決定，屬適用法律、法規(guī)錯(cuò)誤，判決撤銷被告的行政處罰決定。

浙江省高級法院組成課題組在其2008年的研究報(bào)告中認(rèn)為，涉外貼牌生產(chǎn)只要在相同商品或服務(wù)上使用相同標(biāo)記的，就應(yīng)直接推定混淆成立，從而認(rèn)定定作人和加工人構(gòu)成侵權(quán)；在涉外貼牌行為中，如貼牌產(chǎn)品與國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人核準(zhǔn)使用的商品或服務(wù)不相同，或者貼牌產(chǎn)品與國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的注冊商標(biāo)不相同，因涉外貼牌產(chǎn)品均出口，不在國內(nèi)銷售，國內(nèi)的消費(fèi)者不會發(fā)生混淆的可能，應(yīng)認(rèn)定為不屬于類似商品、類似服務(wù)、或商品與服務(wù)類似或不構(gòu)成商標(biāo)近似，從而不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。浙江省高級法院知識產(chǎn)權(quán)庭高毅龍審判長在2009年的會議上又重申了該觀點(diǎn)【1】。

在福建高院判決的“NEW BOSS COLLECTION”商標(biāo)侵權(quán)案中（（2007）閩民終字第459 號）法院認(rèn)為，原告雨果博斯公司在訴訟中不能舉證其訟爭商標(biāo)在意大利已申請注冊或者在先使用，故該服裝進(jìn)出口公司在意大利有權(quán)使用訟爭的“NEW BOSS COLLECTION”未注冊商標(biāo)。喜樂公司生產(chǎn)的西服全部出口到意大利，從未在中國境內(nèi)銷售，中國的相關(guān)公眾在國內(nèi)不可能也沒有機(jī)會接觸到標(biāo)有訟爭“NEW BOSS COLLECTION”商標(biāo)的西服，不可能造成相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)，不構(gòu)成侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的前提。被告喜樂制衣公司是受境外未注冊商標(biāo)權(quán)人的委托定牌加工訟爭西服，由于該西服從未在國內(nèi)進(jìn)行銷售，因此，該定牌加工行為不會對上訴人及“BOSS”商標(biāo)權(quán)利人在國內(nèi)的產(chǎn)品市場帶來任何實(shí)質(zhì)性的損害，同理也不會對上訴人在國內(nèi)享有的商標(biāo)權(quán)利造成損害。被上訴人喜樂制衣公司受意大利公司委托定牌加工，其僅為該公司定牌加工西服而不享有對定牌加工西服的商標(biāo)使用權(quán)和銷售權(quán)；其與委托方意大利公司的關(guān)系實(shí)質(zhì)為《合同法》中所指的加工承攬的合同關(guān)系，因此，被上訴人在其承攬的定牌加工西服上定貼 “NEW BOSS COLLECTION”商標(biāo)的行為不應(yīng)認(rèn)定為商標(biāo)法意義上的商標(biāo)實(shí)際使用行為；而訟爭商標(biāo)的實(shí)際使用人應(yīng)為定作人意大利公司，據(jù)此，不論使用訟爭商標(biāo)的行為是否構(gòu)成侵權(quán)，其法律責(zé)任均應(yīng)由定作人意大利公司承擔(dān)。

從以上介紹可以看出，在本世紀(jì)最初的十年中，我國不同地域的法院，乃至同一地域的法院對于這個(gè)問題都存在不同的認(rèn)識?？傮w來說，以廣東省為代表的司法系統(tǒng)對于定牌加工構(gòu)成侵權(quán)持肯定態(tài)度，而這種認(rèn)識亦為當(dāng)時(shí)的最高人民法院所接受。與此相對，上海、北京等地的法院則持相反態(tài)度。而浙江等地法院則對于相同商標(biāo)以及近似商標(biāo)的情況作了區(qū)分處理，也存在同案不同判的情況。

三、分析、理解與引申

然而，在最近一個(gè)階段的法院知識產(chǎn)權(quán)判決以及海關(guān)行政執(zhí)法行為當(dāng)中，這種認(rèn)識正在發(fā)生變化，法院和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)的侵權(quán)判定正在由一律認(rèn)定侵權(quán)向根據(jù)實(shí)際情況個(gè)案判定轉(zhuǎn)變。本文從以下幾個(gè)方面對此問題做進(jìn)一步的分析和引申。

總結(jié)上述，對定牌加工侵權(quán)問題的認(rèn)識，可以發(fā)現(xiàn)認(rèn)定定牌加工是否構(gòu)成侵權(quán)的爭議焦點(diǎn)主要在于兩個(gè)方面。第一，定牌加工中的商標(biāo)使用行為是否構(gòu)成我國商標(biāo)法意義上的“商標(biāo)使用行為”。第二，定牌加工中的商標(biāo)使用行為是否可能構(gòu)成我國商標(biāo)法規(guī)定的“商標(biāo)侵權(quán)行為”。

（一）我國商標(biāo)法律中對于“商標(biāo)使用行為”的規(guī)定、理解的分歧和辨析

1.從文義解釋的角度看《商標(biāo)法》中商標(biāo)使用行為是否必須屬于“流通中的使用”

根據(jù)我國《商標(biāo)法》的現(xiàn)有條文及體例，如果判斷定牌加工中的商標(biāo)使用行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，首先需要界定何為“商標(biāo)使用”行為。中國商標(biāo)法中涉及“商標(biāo)使用”到這一概念的條文主要包括《商標(biāo)法》第五十二條、第三十一條、第四十四條以及《商標(biāo)法實(shí)施條例》（下稱“實(shí)施條例”）第三條之規(guī)定。《實(shí)施條例》第三條規(guī)定，商標(biāo)法和本條例所稱商標(biāo)的使用，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中。由于《實(shí)施條例》采取了定義性的法律規(guī)范而且其特別明確了定義適用的范圍包含《商標(biāo)法》以及《實(shí)施條例》，其理應(yīng)成為“商標(biāo)使用”含義的直接解釋。

該規(guī)定給人以似乎商標(biāo)標(biāo)識與商品或服務(wù)發(fā)生了結(jié)合，就構(gòu)成了商標(biāo)使用，而不問其是否起到了商標(biāo)法意義上之產(chǎn)源標(biāo)識作用的錯(cuò)覺。部分專家認(rèn)為，上述實(shí)施條例的規(guī)定中從“以及其他商業(yè)活動”這一表述來看，條文前半部分涉及的“商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽”指代的應(yīng)當(dāng)是商業(yè)活動的一種。我們認(rèn)為，從條文本身的邏輯結(jié)構(gòu)看，鑒于有關(guān)條文對于“包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中”的表述方式，語句的前半段與后半段以“或者”這一并列連詞隔開，其前后明顯屬于并列式語句，對于前半段“商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上”其并不能直接得出必須用于商業(yè)活動結(jié)論。根據(jù)以上論述，從中國商標(biāo)法的文義解釋中較難得出商標(biāo)法意義上的使用行為應(yīng)當(dāng)限定于流通領(lǐng)域這一結(jié)論。

2.加工是商標(biāo)使用的具體方式

中國《商標(biāo)法》第四條明確規(guī)定，自然人、法人或者其他組織對其生產(chǎn)、制造、加工、揀選或者經(jīng)銷的商品，需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請商品商標(biāo)注冊?？梢?，加工行為本身屬于商品商標(biāo)申請及使用的范圍。即對于商品的加工就屬于商品商標(biāo)使用的具體方式。那么，定牌加工作為一種具體的加工形式仍然應(yīng)當(dāng)屬于商標(biāo)注冊和使用的一種具體方式。

3.TRIPs相關(guān)條款的理解

我國《商標(biāo)法》第四條明確規(guī)定，自然人、法人或者其他組織對其生產(chǎn)、制造、加工、揀選或者經(jīng)銷的商品，需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請商品商標(biāo)注冊?？梢?，加工行為本身屬于商品商標(biāo)申請及使用的范圍。

但如前所述，中國法院在司法實(shí)踐中的主流認(rèn)識則認(rèn)為有關(guān)使用行為應(yīng)當(dāng)局限于流通領(lǐng)域使用行為。理由之一是TRIPs第十六條規(guī)定，注冊商標(biāo)所有人享有專用權(quán)，以阻止所有第三方未經(jīng)該所有權(quán)人同意在貿(mào)易過程中對與已注冊商標(biāo)的貨物或者服務(wù)的相同或類似服務(wù)使用相同或者類似標(biāo)記，如此類使用會導(dǎo)致混淆的可能性。另一個(gè)可以作為依據(jù)的規(guī)定是《商標(biāo)法》第五十條，其規(guī)定有下列行為之一的，屬于《商標(biāo)法》第五十二條第（五）項(xiàng)所稱侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為：（一）在同一種或者類似商品上，將與他人注冊商標(biāo)相同或者近似的標(biāo)志作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導(dǎo)公眾的。從該規(guī)定條文來看，與他人注冊商標(biāo)相同或者近似的標(biāo)志作為商品名稱或者商品裝潢使用的行為作為第五十二條之（五）所規(guī)定的侵權(quán)行為的一種予以規(guī)制的內(nèi)容本身也說明，《商標(biāo)法》五十二條所規(guī)定的侵權(quán)行為應(yīng)當(dāng)是指有關(guān)標(biāo)識是作為產(chǎn)源標(biāo)識進(jìn)行使用的情形。最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭庭長孔祥俊法官也認(rèn)為，我國《商標(biāo)法》第五十二條第（一）項(xiàng)雖未限定使用的范圍，但根據(jù)《商標(biāo)法實(shí)施條例》第二條的規(guī)定，可以將其理解為商業(yè)活動的使用【2】。

法院的主流觀點(diǎn)認(rèn)為，如果商業(yè)標(biāo)識沒有進(jìn)入流通，其就不能夠被普通消費(fèi)者所了解和認(rèn)識，只有在消費(fèi)者已經(jīng)形成了認(rèn)識的情況下，商標(biāo)才能夠發(fā)揮區(qū)分商品或者服務(wù)來源的作用。

商標(biāo)使用問題是實(shí)踐中造成理解分歧的主要原因之一，是當(dāng)有關(guān)規(guī)定適用在商標(biāo)侵權(quán)與混淆構(gòu)成的關(guān)系，相同商標(biāo)與近似商標(biāo)的構(gòu)成對侵權(quán)問題認(rèn)定的影響等具體問題上，這種理解分歧被進(jìn)一步放大。

我們認(rèn)為，中國法院的上述解釋似有將有關(guān)法律規(guī)定做缺乏理由的限縮解釋之嫌。實(shí)施條例作為商標(biāo)法的下位法解釋上位法不應(yīng)超越法律條文本身的含義，除非上位法律本身的意思不清。而不能以司法解釋或者法院判決來解釋一個(gè)含義本來清楚的條文。但是，從實(shí)踐角度，我們可以理解法院審判當(dāng)中為案件的需要，不得不做出某些形式上越權(quán)的解釋的情況。事實(shí)上，囿于立法階段對于法律經(jīng)驗(yàn)和把握的有限和司法中紛繁復(fù)雜的實(shí)踐需要，類似行為在我國司法實(shí)踐中并不鮮見。特別是在知識產(chǎn)權(quán)的法律實(shí)施中，以司法解釋或者法院判決的突破反過來推動立法工作的現(xiàn)象也一直存在，而且有時(shí)候也是必要的。

4.尋求通過立法的最終解決

上述分析說明造成對此問題認(rèn)識混亂在一定程度上源于法律規(guī)定本身存在不明確或者對于商標(biāo)使用行為本質(zhì)的把握有值得商榷之處，或者立法者在當(dāng)時(shí)的條件下無法對定牌加工等問題做出充分的考慮。

令人欣慰的是，在2012年商標(biāo)法的修正案當(dāng)中，我們發(fā)現(xiàn)草案第四十七條規(guī)定，“本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為”?？梢娏⒎ㄕ咭舱J(rèn)識到了上述問題。這一修改將“產(chǎn)源標(biāo)識之用途”作為商標(biāo)使用行為的構(gòu)成要件，對于鑒別商標(biāo)使用行為和界定其范圍具有重要意義。

根據(jù)以上討論可以看出，我國商標(biāo)法本身對于商標(biāo)使用行為相關(guān)規(guī)定在一定程度上的不明確導(dǎo)致實(shí)踐中我國行政執(zhí)法和司法部門對于有關(guān)問題的認(rèn)識也存在一定的分歧。而我國司法部門對該問題的認(rèn)識也逐漸顯露出一定的傾向性。這種傾向性可能通過修法等方式進(jìn)一步明確。

（二）認(rèn)為定牌加工不構(gòu)成侵權(quán)的主要依據(jù)及辯駁

1.加工承攬合同與商標(biāo)使用行為的關(guān)系

認(rèn)定定牌加工不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為的一個(gè)理由是認(rèn)為定牌加工屬于中國《合同法》所規(guī)定的加工承攬行為，即加工方為定做方承擔(dān)加工貨物并收取報(bào)酬（加工費(fèi)），本質(zhì)上屬于一種勞務(wù)提供和輸出，不屬于商標(biāo)法意義上的使用行為。另外，辦理出口手續(xù)的行為也不會使定牌加工的產(chǎn)品在市場上銷售而進(jìn)入流通領(lǐng)域，因而不構(gòu)成商標(biāo)使用。也有學(xué)者援引《聯(lián)合國貨物買賣合同公約》（下稱《公約》）的規(guī)定，即認(rèn)為出口商品是否侵權(quán)，應(yīng)當(dāng)以進(jìn)口國或者商品銷售地國的法律為判斷標(biāo)準(zhǔn),而不應(yīng)當(dāng)以中國(出口國)的法律為判斷標(biāo)準(zhǔn)。也就是說,侵權(quán)行為的判定應(yīng)以出口的貨物是否侵犯了進(jìn)口國受保護(hù)的知識產(chǎn)權(quán)為準(zhǔn)。就交付貨物這一行為而言，買賣合同與定牌加工合同并沒有什么不同，因此可以參照適用《公約》規(guī)定【3】。

本文認(rèn)為，此種認(rèn)識難以成立，主要理由如下：

我國商標(biāo)法本身對于商標(biāo)使用行為相關(guān)規(guī)定在一定程度上的不明確導(dǎo)致實(shí)踐中我國行政執(zhí)法和司法部門對于有關(guān)問題的認(rèn)識也存在一定的分歧。而我國司法部門對該問題的認(rèn)識也逐漸顯露出一定的傾向性。這種傾向性可能通過修法等方式進(jìn)一步明確。

（1）根據(jù)侵權(quán)法原理及《合同法》的規(guī)定，因加工承攬產(chǎn)品侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)所形成的是侵權(quán)責(zé)任，加工方及承攬方的約定不能成為侵權(quán)責(zé)任的免責(zé)事由。加工承攬是一種《合同法》所規(guī)定的有名合同，其效力應(yīng)當(dāng)遵循合同相對性原則，即加工承攬合同中所有的權(quán)利義務(wù)約定僅僅約束合同雙方，違反合同會產(chǎn)生違約責(zé)任。而因加工承攬合同的履行而侵犯第三人知識產(chǎn)權(quán)的行為屬于侵權(quán)行為，產(chǎn)生的是侵權(quán)責(zé)任。此時(shí)，合同約定的任何內(nèi)容都不能成為合同當(dāng)事人對侵權(quán)責(zé)任的抗辯事由（與此類似的還有買賣合同中的權(quán)利瑕疵擔(dān)保責(zé)任）。任何因合同履行而侵犯第三人知識產(chǎn)權(quán)或其他合法權(quán)利的行為，都應(yīng)當(dāng)按照《侵權(quán)責(zé)任法》第八條、第九條之規(guī)定，由合同當(dāng)事人雙方承擔(dān)連帶責(zé)任。4《侵權(quán)責(zé)任法》第八條：二人以上共同實(shí)施侵權(quán)行為，造成他人損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。第九條：教唆、幫助他人實(shí)施侵權(quán)行為的，應(yīng)當(dāng)與行為人承擔(dān)連帶責(zé)任。當(dāng)然，承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的一方，在對外侵權(quán)責(zé)任承擔(dān)完畢之后，仍然可以按照合同規(guī)定，追究違約方（如加工承攬合同的定做人或者買賣合同的出賣人）的違約責(zé)任。

（2）根據(jù)例外法定的原則，對于侵權(quán)責(zé)任的免除需有明文規(guī)定。如《侵權(quán)責(zé)任法》規(guī)定了教唆、幫助無民事行為能力人、限制行為能力人實(shí)施侵權(quán)行為的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任；監(jiān)護(hù)人未盡到監(jiān)護(hù)義務(wù)的承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。此規(guī)定屬于共同侵權(quán)的例外，即民事行為能力人、限制行為能力人本人由于不具有識別能力不能承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)護(hù)人由于監(jiān)護(hù)能力有限，僅在其監(jiān)護(hù)義務(wù)范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

如果認(rèn)定加工承攬合同中承攬方由于其認(rèn)識能力有限不能承擔(dān)法律責(zé)任，則需要有法律對此做出特別規(guī)定。況且，定牌加工的承攬人作為生產(chǎn)企業(yè)，一般是我國法律上的企業(yè)法人，不但是具有完全民事行為能力的主體，應(yīng)當(dāng)對其行為承擔(dān)法律責(zé)任，而且由于其生產(chǎn)型企業(yè)的特點(diǎn)，一般而言，非對于相關(guān)產(chǎn)品、技術(shù)乃至品牌等具有相當(dāng)理解能力者不能完成被委托之生產(chǎn)加工任務(wù)。據(jù)此，由于認(rèn)識能力問題而免除或者減輕其責(zé)任的理由較難成立。

3.定牌加工承攬人從事的是直接侵權(quán)行為不應(yīng)以審查義務(wù)是否完成作為侵權(quán)責(zé)任構(gòu)成要件。

以“審查義務(wù)”或者“注意義務(wù)”是否完成作為免責(zé)的要件，應(yīng)當(dāng)針對間接侵權(quán)行為而非直接侵權(quán)行為。眾所周知，根據(jù)侵權(quán)人參與侵權(quán)行為的形式、程度的不同，可以分為直接侵權(quán)人和間接侵權(quán)人。直接從事侵權(quán)行為，侵害被侵權(quán)人民事權(quán)益的人是直接侵權(quán)人，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。除了直接侵權(quán)人之外，雖未直接從事侵權(quán)行為，但因?yàn)槠渑c直接侵權(quán)人之間的特殊關(guān)系或開啟了一個(gè)危險(xiǎn)源，負(fù)有監(jiān)督、管理直接侵權(quán)人、防免損害發(fā)生的義務(wù)的人是間接侵權(quán)人。當(dāng)間接侵權(quán)人未盡該義務(wù)，致使損害發(fā)生時(shí)，便是實(shí)施了間接的侵權(quán)行為。法律基于保護(hù)被侵權(quán)人的考慮，也令這些間接侵權(quán)人承擔(dān)與其義務(wù)范圍相當(dāng)?shù)那謾?quán)責(zé)任【4】。 比如《商標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定的便利條件提供者責(zé)任5侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為：故意為侵犯他人注冊商標(biāo)專用權(quán)行為提供倉儲、運(yùn)輸、郵寄、隱匿等便利條件的構(gòu)成共同侵權(quán)，承擔(dān)連帶責(zé)任。，《著作權(quán)法》中規(guī)定的出版者責(zé)任等6《最高人民法院關(guān)于審理著作權(quán)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十條出版物侵犯他人著作權(quán)的，出版者應(yīng)當(dāng)根據(jù)其過錯(cuò)、侵權(quán)程度及損害后果等承擔(dān)民事賠償責(zé)任。出版者對其出版行為的授權(quán)、稿件來源和署名、所編輯出版物的內(nèi)容等未盡到合理注意義務(wù)的，依據(jù)著作權(quán)法第四十八條的規(guī)定，承擔(dān)賠償責(zé)任。出版者盡了合理注意義務(wù)，著作權(quán)人也無證據(jù)證明出版者應(yīng)當(dāng)知道其出版涉及侵權(quán)的，依據(jù)民法通則第一百一十七條第一款的規(guī)定，出版者承擔(dān)停止侵權(quán)、返還其侵權(quán)所得利潤的民事責(zé)任。 出版者所盡合理注意義務(wù)情況，由出版者承擔(dān)舉證責(zé)任。。此外，《侵權(quán)責(zé)任法》規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者責(zé)任7《侵權(quán)責(zé)任法》第三十六條規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)用戶、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者利用網(wǎng)絡(luò)侵害他人民事權(quán)益的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。網(wǎng)絡(luò)用戶利用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)實(shí)施侵權(quán)行為的，被侵權(quán)人有權(quán)通知網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者采取刪除、屏蔽、斷開鏈接等必要措施。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者接到通知后未及時(shí)采取必要措施的，對損害的擴(kuò)大部分與該網(wǎng)絡(luò)用戶承擔(dān)連帶責(zé)任。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者知道網(wǎng)絡(luò)用戶利用其網(wǎng)絡(luò)服務(wù)侵害他人民事權(quán)益，未采取必要措施的，與該網(wǎng)絡(luò)用戶承擔(dān)連帶責(zé)任。也屬于此類主體。

法律對知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為中直接侵權(quán)人與間接侵權(quán)人的法律責(zé)任的規(guī)定有所不同。首先，直接侵權(quán)人的法律責(zé)任一般按照無過錯(cuò)責(zé)任原則，而對間接侵權(quán)人按照過錯(cuò)責(zé)任原則（包括過錯(cuò)推定）歸責(zé)。這也是《商標(biāo)法》、《專利法》及《著作權(quán)法》規(guī)定對侵權(quán)產(chǎn)品（復(fù)制品）的銷售商（以及出版者、制作者、出租者）賠償責(zé)任合理來源抗辯的依據(jù)8《商標(biāo)法》第五十六條第三款規(guī)定，銷售不知道是侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品，能證明該商品是自己合法取得的并說明提供者的，不承擔(dān)賠償責(zé)任。《專利法》第七十條規(guī)定，為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，能證明該產(chǎn)品合法來源的，不承擔(dān)賠償責(zé)任。《著作權(quán)法》第五十二條規(guī)定，復(fù)制品的出版者、制作者不能證明其出版、制作有合法授權(quán)的，復(fù)制品的發(fā)行者或者電影作品或者以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品、計(jì)算機(jī)軟件、錄音錄像制品的復(fù)制品的出租者不能證明其發(fā)行、出租的復(fù)制品有合法來源的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。。其次，間接侵權(quán)人的免責(zé)范圍僅僅限于損害賠償?shù)葌鶛?quán)請求權(quán)，而停止侵權(quán)等物權(quán)請求權(quán)的責(zé)任則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)。

根據(jù)以上分析并結(jié)合定牌加工實(shí)際情況可以看出，將審查義務(wù)是否完成作為承攬人法律責(zé)任的條件是值得商榷的。

4.定牌加工比照國際貨物買賣認(rèn)定侵權(quán)與否缺乏依據(jù)

有專家認(rèn)為，在國際貨物買賣方面《聯(lián)合國國際貨物買賣公約》對知識產(chǎn)權(quán)在權(quán)利瑕疵擔(dān)保方面規(guī)定，賣方所交付的貨物，必須是第三方不能根據(jù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)或其它知識產(chǎn)權(quán)主張任何權(quán)利或要求的貨物，但以賣方在訂立合同時(shí)已知道或不可能不知道的權(quán)利或要求為限，而且這種權(quán)利或要求根據(jù)以下國家的法律規(guī)定是以工業(yè)產(chǎn)權(quán)或其它知識產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的：(a)如果雙方當(dāng)事人在訂立合同時(shí)預(yù)期貨物將在某一國境內(nèi)轉(zhuǎn)售或做其它使用，則根據(jù)貨物將在其境內(nèi)轉(zhuǎn)售或做其它使用的國家的法律;或者(b)在任何其它情況下，根據(jù)買方營業(yè)地所在國家的法律。

值得注意的是，為平衡貨物銷售合同中買方和賣方的權(quán)利義務(wù)，該公約第四十二條第二款還規(guī)定：賣方在上一款中的義務(wù)不適用于以下情況：(a)買方在訂立合同時(shí)已知道或不可能不知道此項(xiàng)權(quán)利或要求;或者(b)此項(xiàng)權(quán)利或要求的發(fā)生，是由于賣方要遵照買方所提供的技術(shù)圖樣、圖案、程式或其它規(guī)格。

本文認(rèn)為，這種類比適用也難以成立。首先，《聯(lián)合國國際貨物買賣公約》第四條明文規(guī)定，本公約只適用于銷售合同的訂立和賣方和買方因此種合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)。也就是說《公約》適用的范圍是國際貨物買賣合同，是針對合同當(dāng)事人，以當(dāng)事人雙方權(quán)利義務(wù)為內(nèi)容的“國際合同法”。這與TRIPs等規(guī)定侵權(quán)行為的國際侵權(quán)法有著本質(zhì)的區(qū)別?！豆s》第五條進(jìn)一步規(guī)定，本公約不適用賣方對于貨物對任何人所造成的死亡或傷害的責(zé)任?？梢?，公約明確排除了針對第三方權(quán)利人的侵權(quán)責(zé)任，特別是侵犯人身權(quán)法律責(zé)任的適用。

其次，顧名思義《聯(lián)合國國際貨物買賣公約》針對的是商品的國際買賣而非生產(chǎn)加工。一方面，一個(gè)商品的銷售者（出賣人）與制造者（加工承攬人）在知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為中的作用、地位有本質(zhì)區(qū)別，其侵權(quán)責(zé)任理應(yīng)有所不同。如前所述，一般認(rèn)為制造者是侵權(quán)行為的始作俑者，對侵權(quán)行為承擔(dān)無過錯(cuò)責(zé)任，責(zé)任范圍包括停止侵權(quán)等物權(quán)請求權(quán)的內(nèi)容以及賠償損失等債權(quán)請求權(quán)的內(nèi)容。而銷售者的作用是將侵權(quán)行為的范圍擴(kuò)大，其責(zé)任范圍包括停止侵權(quán)，而對善意的銷售者對賠償責(zé)任可以享有合理來源抗辯。

再次，《公約》第四十二條規(guī)定了賣方對于其出售的貨物承擔(dān)權(quán)利擔(dān)保義務(wù)。國際貿(mào)易法律擬定的背景是大額大宗、多種類、跨國（洲）的貿(mào)易，以及轉(zhuǎn)口貿(mào)易等。一方面，在如此交易過程復(fù)雜、主體繁多、跨一個(gè)或者多個(gè)法域的國際貿(mào)易流程中對出賣人克以過多的權(quán)利審查和保證義務(wù)不利于國際貿(mào)易的發(fā)展，這與加工生產(chǎn)行為的固定性、地域性有所不同。另一方面，公約的內(nèi)容和目的就在于促進(jìn)國際貨物買賣，而有關(guān)規(guī)范的適用范圍僅僅限于國際貿(mào)易。與從事生產(chǎn)者及銷售者與侵權(quán)行為的因果關(guān)系和密切程度有著本質(zhì)不同。

最后，該《公約》的內(nèi)容是對于國際貿(mào)易法律規(guī)范的歸納總結(jié)，屬于習(xí)慣法，上述知識產(chǎn)權(quán)條款也不屬于強(qiáng)制性條款?！豆s》第六條就明確規(guī)定，雙方當(dāng)事人可以通過合同約定不適用本公約。

認(rèn)為定牌加工屬于國際勞務(wù)輸出或者服務(wù)提供缺乏依據(jù)?！堵?lián)合國服務(wù)貿(mào)易總協(xié)定》規(guī)定的11類服務(wù)當(dāng)中不包括加工行為。911類142個(gè)項(xiàng)目，它們是：（1）職業(yè)服務(wù)，包括醫(yī)生會計(jì)師律師等專業(yè)服務(wù)房地產(chǎn)服務(wù)，廣告與科技咨詢服務(wù)；（2）通訊服務(wù)；（3）建筑及相關(guān)工程服務(wù)；（4）分銷服務(wù)；（5）教育服務(wù)；（6）環(huán)境服務(wù)；（7）金融服務(wù)；（8）健康與社會服務(wù)；（9）旅游及與旅行相關(guān)的服務(wù)；（10）娛樂、文化與體育服務(wù)；（11）運(yùn)輸服務(wù)。過境交付、境外消費(fèi)等四種類型的服務(wù)均要求“不存在物資、人員的直接流動”。10（1）過境交付（cross border supply），從一成員國的國境內(nèi)向另一成員國的國境內(nèi)提供服務(wù)，這種服務(wù)不構(gòu)成人員、物資或資金的流動，而是通過電訊、郵電或計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)的服務(wù)。（ 2）境外消費(fèi)（consumption abroad），在一成員國的國境內(nèi)向另一成員國的消費(fèi)者提供服務(wù)。（3）商業(yè)存在（commercial presence），通過一成員國提供的服務(wù)實(shí)體（法人）在另一成員國以商業(yè)存在提供服務(wù)，它是一國的企業(yè)或經(jīng)濟(jì)實(shí)體到另一國開業(yè)，提供服務(wù)，包括投資設(shè)立合資、合作和獨(dú)資企業(yè)。（4）自然人流動（movement of personnel），由一成員國的自然人在另一成員國境內(nèi)提供服務(wù)。因而，定牌加工行為明顯不符合上述規(guī)定，因而不屬于公認(rèn)的國際服務(wù)提供行為的范疇。

（三）小結(jié)

本文認(rèn)為司法實(shí)踐應(yīng)當(dāng)根據(jù)加工承攬合同內(nèi)容及其他相關(guān)證據(jù)，結(jié)合定牌加工的過程和性質(zhì)，區(qū)分定做人和承攬人在具體侵權(quán)行為中的作用及其認(rèn)知能力和認(rèn)知情況，做出具體判斷，而不是把承攬人的責(zé)任不加區(qū)分的免除。

除非承攬人的認(rèn)識能力和認(rèn)識情況存在特別的情形，否則應(yīng)當(dāng)按照《侵權(quán)責(zé)任法》第九條之規(guī)定，由定做人和承攬人對侵權(quán)行為承擔(dān)連帶責(zé)任。如果由于定做人的原因，造成合同的履行侵犯第三方知識產(chǎn)權(quán)，或者因侵犯第三方知識產(chǎn)權(quán)造成合同無法履行，則違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)合同責(zé)任。

（二）商標(biāo)侵權(quán)與混淆的關(guān)系

認(rèn)為定牌加工不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的另一個(gè)主要理由是，定牌加工產(chǎn)品全部出口，未在中國市場實(shí)際銷售，中國國內(nèi)的消費(fèi)者不存在對該商品的來源發(fā)生混淆和誤認(rèn)的可能。而此種認(rèn)定方面的前提條件是認(rèn)為“混淆”是商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定的必要條件。本文認(rèn)為這種理解有失偏頗。

《商標(biāo)法》五十二條規(guī)定，有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)：（一）未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的；（二）銷售侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品的等。上述規(guī)定顯然沒有將混淆誤認(rèn)作為侵權(quán)行為的構(gòu)成要件。雖然，一些專家對于本條有所詬病，認(rèn)為其沒有把握商標(biāo)侵權(quán)行為的本質(zhì)，有違法律的應(yīng)有之義。本文認(rèn)為，中國是成文法國家，法律的理解和適用應(yīng)當(dāng)按照法律內(nèi)容進(jìn)行。即使法律中確實(shí)存在規(guī)定不當(dāng)，也應(yīng)當(dāng)通過修法工作對有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改，而非忽視或者背離法律進(jìn)行解釋和適用。

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（下稱《商標(biāo)解釋》）第九條第二款規(guī)定，易使相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生誤認(rèn)屬于判定商標(biāo)近似的標(biāo)準(zhǔn)之一。第一，《商標(biāo)解釋》規(guī)定，混淆僅是商標(biāo)近似的判定要件，而非相同商標(biāo)的判定要件。第二，在近似商標(biāo)的侵權(quán)判定方面也存在“來源產(chǎn)生誤認(rèn)”或者“有特定的聯(lián)系”兩種情況。而有特定聯(lián)系即為是消費(fèi)者誤認(rèn)為兩者有關(guān)聯(lián)關(guān)系，而不屬于產(chǎn)源混淆的范疇。第三，《商標(biāo)解釋》僅將混淆原則作為判定商標(biāo)近似的要件，而非侵權(quán)行為的構(gòu)成要件。商標(biāo)侵權(quán)判定中，可能存在不構(gòu)成混淆，但構(gòu)成侵權(quán)的情況。

歐共體一號指令的第十條規(guī)定的保護(hù)商標(biāo)基本條件中，認(rèn)為在商標(biāo)與標(biāo)記相同及商品或服務(wù)相同時(shí)，該保護(hù)是絕對的。只有在商標(biāo)與標(biāo)記相似時(shí)，才必須結(jié)合混淆的可能性來解釋相似的概念。

這種認(rèn)識并非中國獨(dú)創(chuàng)。歐共體一號指令的第十條規(guī)定的保護(hù)商標(biāo)基本條件中，認(rèn)為在商標(biāo)與標(biāo)記相同及商品或服務(wù)相同時(shí)，該保護(hù)是絕對的。只有在商標(biāo)與標(biāo)記相似時(shí)，才必須結(jié)合混淆的可能性來解釋相似的概念【5】。 此外，雖然有學(xué)者認(rèn)為TRIPs第十六條規(guī)定的“當(dāng)對于相同的商品或服務(wù)使用相同標(biāo)記或符號的情況下，應(yīng)推定存在被混淆的可能性”中對于相同商標(biāo)依然有混淆原則的影子。但實(shí)際上，TRIPs對于此類相同商標(biāo)的混淆并沒有提供可以推翻的說明【5】。也就是說，在相同商標(biāo)的條件下，構(gòu)成侵權(quán)應(yīng)當(dāng)是不言而喻的。

進(jìn)一步說，這種不言而喻的結(jié)論也是中國行政法乃至刑法對于假冒注冊商標(biāo)行為進(jìn)行規(guī)制的理論基礎(chǔ)之一。中國《刑法》第二百一十三條規(guī)定，未經(jīng)注冊商標(biāo)所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成該罪。舉重以明輕，如果有關(guān)行為已經(jīng)滿足刑法構(gòu)成要件而構(gòu)成犯罪的條件下，相關(guān)生假冒商品的生產(chǎn)行為卻因商品沒有最終在中國市場銷售給中國消費(fèi)者而不構(gòu)成民事侵權(quán)行為，這樣的說法顯然無法成立。事實(shí)上，大多數(shù)刑事案件當(dāng)中，假冒商品在生產(chǎn)階段尚未銷售就被公安機(jī)關(guān)查獲的情況極為普遍，那么相關(guān)商品顯然沒有被銷售到市場而造成混淆。如果此時(shí)的生產(chǎn)行為不構(gòu)成侵權(quán)，那么《刑法》二百一十條無異于形同虛設(shè)。

從《商標(biāo)法》對馳名商標(biāo)等特殊商標(biāo)保護(hù)看，混淆不是侵權(quán)構(gòu)成要件。如在馳名商標(biāo)的保護(hù)制度方面，對于注冊馳名商標(biāo)的保護(hù)并不以構(gòu)成混淆為要件。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（下稱“《馳名解釋》”）第九條第二款規(guī)定，足以使相關(guān)公眾認(rèn)為被訴商標(biāo)與馳名商標(biāo)具有相當(dāng)程度的聯(lián)系，而減弱馳名商標(biāo)的顯著性、貶損馳名商標(biāo)的市場聲譽(yù)，或者不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場聲譽(yù)的，屬于《商標(biāo)法》第十三條第二款規(guī)定的“誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害”。此處規(guī)定的有“相當(dāng)程度的聯(lián)系”顯然不屬于“混淆原則”的范疇。最高院在針對該解釋的答記者問中特別指出，“誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害”，不應(yīng)簡單地從一般商標(biāo)侵權(quán)的市場混淆意義上進(jìn)行理解，通常都涉及因誤導(dǎo)相關(guān)公眾而減弱馳名商標(biāo)的顯著性或者貶損其聲譽(yù)。因此，中國法律對注冊馳名商標(biāo)適用的是針對反淡化、反污損的“聯(lián)系原則”，而非“混淆原則”。由于《商標(biāo)解釋》第一條之（二）將馳名商標(biāo)的侵犯作為商標(biāo)侵權(quán)行為的一種進(jìn)行規(guī)定，因此對馳名商標(biāo)侵權(quán)的規(guī)定也屬于商標(biāo)侵權(quán)的一種具體方式，馳名保護(hù)中對混淆原則的拒絕是商標(biāo)權(quán)保護(hù)中對其不適用的一個(gè)部分。

本文認(rèn)為混淆原則并非商標(biāo)侵權(quán)行為的構(gòu)成要件。因此，以定牌加工產(chǎn)品因不流入市場、未造成混淆為由，否定侵權(quán)行為的成立從法理上缺乏依據(jù)。我們認(rèn)為雖然定牌加工問題具有特殊性，但是在現(xiàn)有法律未對其進(jìn)行例外規(guī)定的條件下，對其不能法外開恩。

另外，根據(jù)前述分析，混淆原則是判斷商標(biāo)近似的重要理論。但是，應(yīng)該慎重將混淆理論的適用擴(kuò)張到侵權(quán)判定的其他方面。否則，其可能成為任意裁判的借口，最終與法律的應(yīng)有之意背道而馳。

混淆原則并非商標(biāo)侵權(quán)行為的構(gòu)成要件。因此，以定牌加工產(chǎn)品因不流入市場、未造成混淆為由，否定侵權(quán)行為的成立從法理上缺乏依據(jù)。我們認(rèn)為雖然定牌加工問題具有特殊性，但是在現(xiàn)有法律未對其進(jìn)行例外規(guī)定的條件下，對其不能法外開恩。

四、以目的港國家侵權(quán)情況作為侵權(quán)判定要素的可操作性

如前所述，部分法院判斷定牌加工的侵權(quán)的另一個(gè)要素是考慮定做人在目的港是否具有商標(biāo)權(quán)。但是，不同法院在此問題上的認(rèn)識不盡相同。如前述上海法院審理的JOLIDA商標(biāo)侵權(quán)案中，法院認(rèn)為：無錫公司有境外公司的合法授權(quán)。而在香港雨果博斯有限公司與武夷山市喜樂制衣有限公司商標(biāo)侵權(quán)糾紛案中，法院認(rèn)為“各國對商標(biāo)權(quán)的取得原則也有所不同，有的國家是通過對商標(biāo)的實(shí)際使用自然取得；有的則要通過注冊取得。但不論如何取得，各國均無法限制未注冊商標(biāo)在本國的在先使用權(quán)。上訴人在訴訟中始終不能舉證證明其訟爭商標(biāo)在意大利已申請注冊或者在先使用，故該公司在意大利有權(quán)使用訟爭的“NEW BOSS COLLECTION”未注冊商標(biāo)?？梢?，不同法院在認(rèn)定定牌加工不侵權(quán)的當(dāng)中考慮了目的港國家的注冊情況，并嘗試通過證據(jù)對在該法域的侵權(quán)成立進(jìn)行分析。

本文認(rèn)為在審理國內(nèi)的商標(biāo)侵權(quán)案件中，希冀中國法院對其他法域的侵權(quán)情況做出準(zhǔn)確和充分的分析，并以此作為國內(nèi)侵權(quán)是否成立的結(jié)論有極大的困難。

首先，國與國的法律規(guī)定相差極大。比如美國的商標(biāo)法除了聯(lián)邦法律外，各州也有自己的法律，還存在各種判例法。要分析清楚一些復(fù)雜案件中侵權(quán)行為的成立與否，即使是當(dāng)?shù)氐姆ü俸吐蓭煒I(yè)也疏非易事，何況遠(yuǎn)跨重洋的我們。另外，中國已經(jīng)超越美國成為世界最大的貿(mào)易國。由于國際貿(mào)易發(fā)展，我們除了與世界主要國家發(fā)生貿(mào)易關(guān)系外，還會與一些不知名的國家包括離岸貿(mào)易國家發(fā)生關(guān)系。此時(shí)，要查明這些法域內(nèi)的法律規(guī)定，僅僅依靠開庭時(shí)的證據(jù)顯然極其困難。

其次，隨著國際貿(mào)易的發(fā)展，轉(zhuǎn)口貿(mào)易也蓬勃發(fā)展。比如新加坡作為世界最大的轉(zhuǎn)口貿(mào)易國之一，其每年的轉(zhuǎn)口貿(mào)易額數(shù)量驚人，其中與中國相關(guān)的數(shù)量也很客觀。這些轉(zhuǎn)口貿(mào)易流向復(fù)雜，甚至無法預(yù)測和跟蹤。如果按照進(jìn)口港的原則，這些轉(zhuǎn)口貨物的問題如何在中國法院進(jìn)行判斷就更加困難。

綜上，本文認(rèn)為以目的港作為侵權(quán)判定的基礎(chǔ)，具有極大的困難和很低的可操作性。

五、總結(jié)和結(jié)論

眾所周知，法律的一項(xiàng)基本功能就是指引作用。中國是成文法國家，只有依靠明晰的法律規(guī)定才能有效的解決問題，而不是使得本來清晰的法律變得模糊和不可捉摸，使法律喪失其指引功能，而成為“隨意打扮的小姑娘”。

綜上所述，本文認(rèn)為對定牌加工的侵權(quán)問題應(yīng)當(dāng)通過立法或者司法解釋進(jìn)行明確規(guī)定，并注意法律系統(tǒng)內(nèi)在的邏輯性和一致性。否則，在現(xiàn)有法律制度下，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持以下既有的判定原則，才能妥善解決定牌加工的問題和避免法律理解與適用上的混亂。

第一，對于相同商品上使用相同商標(biāo)的定牌加工行為，應(yīng)當(dāng)按照現(xiàn)行商標(biāo)法的規(guī)定直接認(rèn)定侵權(quán)。

第二，對于相同或近似商品上使用近似商標(biāo)的定牌加工行為，應(yīng)當(dāng)僅就其對于中國消費(fèi)者的認(rèn)識情況，適用中國法律規(guī)定進(jìn)行分析，把握混淆原則作為近似判定的要件，特別是把注意混淆的可能性而非現(xiàn)實(shí)性作為侵權(quán)判定的標(biāo)準(zhǔn)。

第三，放棄以目的港法域的侵權(quán)情況作為判定中國境內(nèi)侵權(quán)的要素。或者采取舉證責(zé)任倒置的辦法，讓被訴侵權(quán)人承擔(dān)更重的舉證責(zé)任方可免責(zé)。

以上是本文對定牌加工問題解決提供的初步建議。相信有關(guān)問題一定會通過立法和司法活動最終得以解決。

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