董 妍 崔 琳 王立石 馬 鐲

一、新司法解釋的立法背景及修改導(dǎo)讀

我國專利法自1985年正式施行，經(jīng)歷了近30年的發(fā)展歷程，人民法院相應(yīng)的專利審判工作在這期間也隨之積累了豐富的專利審判經(jīng)驗。為了進(jìn)一步規(guī)范專利審判實踐中的各類問題，2009年12月21日最高人民法院審判委員會第1480次會議通過的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱新司法解釋）于2010年1月1日起施行。新司法解釋在其第1至7條中關(guān)于確定權(quán)利要求保護(hù)范圍做出了多項重大修正①孔祥俊等：《〈最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋〉適用的若干問題》，載《電子知識產(chǎn)權(quán)》2010年第2期，第76～79頁。。其中尤為重要的是，新司法解釋就權(quán)利要求保護(hù)范圍的確定規(guī)定了可以運用說明書及其附圖、權(quán)利要求書中的相關(guān)權(quán)利要求、專利審查檔案進(jìn)行解釋，以及相應(yīng)證據(jù)的適用次序，從而在侵權(quán)判定中能夠更為合理有效地對權(quán)利要求進(jìn)行解釋，以清楚地確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍。同時新司法解釋還特別針對權(quán)利要求中以功能及效果限定的技術(shù)特征做出了規(guī)定，即人民法院應(yīng)當(dāng)通過結(jié)合說明書及附圖的相關(guān)描述確定該技術(shù)特征的內(nèi)容，為目前大量的功能及效果限定的權(quán)利要求在侵權(quán)判定中提供了有力的法律依據(jù)。

二、專利審查與新司法解釋中涉及權(quán)利要求保護(hù)范圍的相關(guān)規(guī)定和差異分析

(一)說明書和附圖對權(quán)利要求保護(hù)范圍的解釋

1.相關(guān)規(guī)定

《專利法》第59條第1款規(guī)定：“發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”。新司法解釋第2條規(guī)定：“人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)權(quán)利要求的記載，結(jié)合本領(lǐng)域普通技術(shù)人員閱讀說明書及附圖后對權(quán)利要求的理解，確定《專利法》第59條第1款規(guī)定的權(quán)利要求的內(nèi)容”。第3條中規(guī)定：“人民法院對于權(quán)利要求，可以運用說明書及附圖、權(quán)利要求書中的相關(guān)權(quán)利要求、專利審查檔案進(jìn)行解釋。說明書對權(quán)利要求用語有特別界定的，從其特別界定”。

2.差異分析

在發(fā)明專利的審批過程中，說明書和附圖能夠幫助審查員理解權(quán)利要求的涵義，審查員通過閱讀說明書，站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度對權(quán)利要求的內(nèi)容形成相應(yīng)的客觀認(rèn)識，從而通過與申請人之間不斷的通知書交流幫助申請人通過修改權(quán)利要求書來確定適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)范圍。在實審階段，審查員的最終目的是通過引導(dǎo)申請人進(jìn)行修改而形成獨立且清楚的權(quán)利要求的保護(hù)范圍，即權(quán)利要求本身即是清楚的，僅通過權(quán)利要求就能夠唯一確定權(quán)利要求保護(hù)范圍的具體邊界，以滿足專利法對于專利權(quán)的相關(guān)規(guī)定。

然而，在閱讀過大量專利文獻(xiàn)后，人們通常會有這樣的感受，即僅僅閱讀權(quán)利要求之后對發(fā)明創(chuàng)造的理解與閱讀過整個專利文件之后的理解常常大相徑庭。特別是在后續(xù)的侵權(quán)判定階段中，專利權(quán)人依照權(quán)利要求本身所進(jìn)行的解釋與被控侵權(quán)方根據(jù)說明書和附圖對權(quán)利要求的解釋出現(xiàn)較大偏差。在以往很多涉及專利權(quán)糾紛的司法案例中，雙方的爭議點盡在于此②李彥濤：《專利侵權(quán)訴訟中權(quán)利要求的解釋規(guī)則》，載《科技與法律》第81卷第5期，第54～57頁。。因此，經(jīng)過不斷的實踐和總結(jié)，新司法解釋對用于解釋權(quán)利要求保護(hù)范圍的各類證據(jù)進(jìn)行了規(guī)定，并將證據(jù)范圍擴大至外部證據(jù)，以使得在司法程序中法院對于權(quán)利要求保護(hù)范圍的確定更為準(zhǔn)確，且標(biāo)準(zhǔn)更加統(tǒng)一。

由于專利審查和侵權(quán)判定所處的不同的法律階段，必然會導(dǎo)致兩者對于權(quán)利要求保護(hù)范圍確定標(biāo)準(zhǔn)的不同。專利審查的目的是授予一項發(fā)明穩(wěn)定的專利權(quán)，因此審查員更為注重權(quán)利要求本身是否清楚，說明書和附圖僅起到協(xié)助審查的作用。即按照《專利法》第59條第1款的規(guī)定，此時權(quán)利要求的保護(hù)范圍脫離了說明書和附圖，僅由權(quán)利要求的字面內(nèi)容所界定。而在侵權(quán)判定階段，爭議的焦點通常在于被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法是否具備權(quán)利要求的某一技術(shù)特征，由于此時權(quán)利要求的保護(hù)范圍與雙方的經(jīng)濟(jì)利益息息相關(guān)，因此必然涉及對權(quán)利要求的解釋，從而需要根據(jù)新司法解釋第2條和/或第3條的規(guī)定，基于說明書及附圖重新劃定權(quán)利要求確切的保護(hù)范圍，此時說明書和附圖對權(quán)利要求保護(hù)范圍的確定又有著較大的影響?？梢?，在專利審查階段，對于未成型的專利權(quán)，更側(cè)重于權(quán)利要求保護(hù)范圍的清楚確定；而在侵權(quán)判定階段，對于已授權(quán)的專利權(quán)，更側(cè)重于權(quán)利要求保護(hù)范圍的合理解釋，由此，導(dǎo)致了說明書及附圖的作用在兩個階段中的不同。

權(quán)利要求保護(hù)范圍的解釋一直是專利理論和實務(wù)界中的一個重要議題，也是專利侵權(quán)訴訟中的焦點問題。如何能夠有效地保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)利，同時維護(hù)社會公眾的合法利益，將說明書和附圖的解釋作用合理地引入發(fā)明的審查階段，使得專利法規(guī)與新司法解釋彼此可以相互支撐、遙相呼應(yīng)，也是目前我們審查工作所面臨的一個新問題。

(二)專利審查檔案對權(quán)利要求保護(hù)范圍的解釋

1.相關(guān)規(guī)定

發(fā)明專利在授權(quán)前都需要經(jīng)過實質(zhì)審查，絕大多數(shù)發(fā)明專利在授權(quán)前需要申請人針對審查意見通知書進(jìn)行陳述，在必要時修改申請文件，申請人進(jìn)行意見陳述往往采用意見陳述書的方式。審查意見通知書和申請人的意見陳述書是實審階段的專利審查檔案。如果一件發(fā)明專利經(jīng)過復(fù)審后授權(quán)，那么復(fù)審前的駁回決定、申請人復(fù)審請求意見陳述書、復(fù)審?fù)ㄖ獣⑨槍?fù)審?fù)ㄖ獣囊庖婈愂龊蛷?fù)審決定等也可以視為實審階段的專利審查檔案。專利審查檔案雖然不是專利授權(quán)文件的一部分，但是公眾都可以到專利局查閱這部分內(nèi)容，可見專利審查檔案是無可爭辯的公共記錄。

新司法解釋第3條中規(guī)定：“人民法院對于權(quán)利要求，可以運用說明書及附圖、權(quán)利要求書中的相關(guān)權(quán)利要求、專利審查檔案進(jìn)行解釋”。第6條規(guī)定：“專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持”。

2.差異分析

2001年北京市高級人民法院關(guān)于《專利侵權(quán)判定若干問題的意見（試行）》第45條中曾經(jīng)規(guī)定了適用禁止反悔原則的條件：“專利權(quán)人對有關(guān)技術(shù)特征所作的限制性承諾或者放棄必須是明示的，而且已經(jīng)被記錄在專利文檔中；限制承諾或者放棄保護(hù)的技術(shù)內(nèi)容，必須對專利權(quán)的授予或者維持專利權(quán)有效產(chǎn)生了實質(zhì)性作用”。然而，上述規(guī)定在侵權(quán)判定程序中產(chǎn)生了較大的爭議，究竟何種作用可以被認(rèn)為是“實質(zhì)性作用”？是否只有審查過程中涉及新穎性或者創(chuàng)造性的修改或者放棄才能夠適用禁止反悔原則，而涉及不清楚或者不支持的條款則不適用？并且，是否只有被審查員接受的意見陳述才能實質(zhì)上影響專利權(quán)的保護(hù)范圍，而未被接受的意見由于不對專利權(quán)產(chǎn)生實質(zhì)作用而不適用禁止反悔原則？

新司法解釋第6條對于《專利侵權(quán)判定若干問題的意見（試行）》中不明確的問題做出了重新規(guī)定從其規(guī)定可以解讀出，申請人或者專利權(quán)人并非一定要通過明示方式放棄某一部分權(quán)利，其通過修改或者意見陳述而縮小其保護(hù)范圍所導(dǎo)致的變化均屬于“放棄的技術(shù)方案”。同時只要專利申請人、專利權(quán)人在審查過程中或者無效宣告程序中縮小了其原來要求的保護(hù)范圍，就應(yīng)當(dāng)導(dǎo)致上述禁止反悔原則的適用，至于該修改或者陳述是權(quán)利人主動還是應(yīng)審查員要求所為，與專利授權(quán)條件是否具有法律上的因果關(guān)系以及是否被審查員最終采信，均不影響該原則的適用，即將申請人或者專利權(quán)人的一切限制性修改都?xì)w為適用禁止反悔原則。

可見，新司法解釋將禁止反悔原則的適用范圍擴大到了申請人在專利審查階段做出的全部限制性修改及意見陳述。這樣，即使上述修改僅僅是針對審查員所提出的不清楚或者不支持而做出，或是未被審查員所接受，也均能夠?qū)罄m(xù)的侵權(quán)判定產(chǎn)生影響。

然而在專利審查階段，意見陳述書等專利審查檔案作為行政認(rèn)知的材料，申請人通過意見陳述書幫助審查員認(rèn)知，以使其全面正確地理解申請文件。審查員不會在審查意見通知書中刻意地指出意見陳述書中存在的問題和錯誤，通常也不會指出僅存在于意見陳述書中的錯誤和不當(dāng)之處。在授權(quán)決定中，審查員不會對申請人的意見陳述書進(jìn)行評價；即使授權(quán)決定之前的意見陳述書中存在錯誤，通常也不會要求申請人再提交一份改正錯誤后的意見陳述書再授權(quán)?？梢娫趯＠麑彶殡A段中，專利審查檔案對發(fā)明專利的授權(quán)、權(quán)利要求保護(hù)范圍的確定影響不大，申請人可以隨意進(jìn)行意見陳述，而無需考慮其前后意見是否一致或者相悖。

此外，專利審查階段對權(quán)利要求中詞語含義的理解一般不考慮申請人在意見陳述書中對詞語的定義和解釋，申請人需要采用修改權(quán)利要求的方式對詞語進(jìn)行定義和解釋。但是在比較特殊的情況下，例如由于代理人或者申請人的疏忽，權(quán)利要求書及說明書中的相關(guān)表述均存在筆誤，這樣盡管權(quán)利要求存在缺陷，但卻無法在不超范圍的情況下克服。上述操作方式隱含了此時可以允許申請人通過意見陳述的形式來澄清權(quán)利要求的保護(hù)范圍。而包含該澄清性意見陳述的審查檔案，就能夠成為后續(xù)侵權(quán)判定中的重要依據(jù)，以使得法院能夠根據(jù)該審查檔案確定權(quán)利要求所要實際表達(dá)的含義。

在專利審查過程中，審查員對于發(fā)明和現(xiàn)有技術(shù)的理解與申請人可能有偏差，通常會根據(jù)申請文件的內(nèi)容在通知書中提出合理質(zhì)疑，例如權(quán)利要求中的上位概念是否能夠得到說明書的支持，而申請人就有可能為了加快審批過程而及早授權(quán)而做出一些違背本意的修改，例如將原本支持的上位概念修改為具體實施例中的下位概念，導(dǎo)致在后續(xù)的侵權(quán)判定過程中喪失了原本屬于自己的權(quán)利。因此，如果審查員能夠在審批過程中給予申請人正確的引導(dǎo)，把握好合理質(zhì)疑的尺度，就能夠為權(quán)利人在侵權(quán)訴訟的確權(quán)過程中提供更為全面的保障，使得專利審查和侵權(quán)判定得以在審查檔案的形成和使用上達(dá)到辯證的統(tǒng)一，從而爭取到更多合理的利益。

(三)功能或效果特征對權(quán)利要求保護(hù)范圍的解釋

1.相關(guān)規(guī)定

《專利審查指南》2010版第2部分第2章3.2.1節(jié)中規(guī)定：“對于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實施方式”。

新司法解釋第4條規(guī)定：“對于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容”。

2.差異分析

《專利審查指南》和新司法解釋對于功能性限定的相關(guān)規(guī)定實際上均源自于《專利法》第59條：“發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”③于立彪等：《專利權(quán)利要求中功能性特征的解釋原則探悉》，載《中國專利與商標(biāo)》2007年第3期，第63～65頁。。首先，從專利審查的角度考慮，其更加側(cè)重于權(quán)利要求的限定作用，通過《專利審查指南》中的規(guī)定為功能性限定設(shè)置了較高的門檻：如果本領(lǐng)域技術(shù)人員不能明了此功能還可以采用說明書中未提到的其他替代方式來完成，或者有理由懷疑該功能性限定所包含的一種或幾種方式不能解決發(fā)明或者實用新型所要解決的技術(shù)問題，并達(dá)到相同的技術(shù)效果，均可以對其進(jìn)行質(zhì)疑，并要求申請人修改該功能性限定的內(nèi)容。可見，只有滿足前面所說的條件，具有功能性限定內(nèi)容的權(quán)利要求才可能被授予專利權(quán)。通過這種方式，盡管申請人獲得專利的難度增大，但是一旦獲得了專利權(quán)，就能夠享受很寬的保護(hù)范圍。其次，從侵權(quán)判定的角度考慮，其更加側(cè)重于說明書和附圖的解釋作用，按照說明書的具體實施方式及其等同方式重新解釋權(quán)利要求的保護(hù)范圍，采用具體加等同的解釋方法限制了專利權(quán)人的權(quán)利范圍，使得專利權(quán)的保護(hù)范圍在后續(xù)程序中相對確定，滿足了社會公眾的合理預(yù)期，同時也能夠鼓勵公眾基于確定的保護(hù)范圍的邊界進(jìn)行改進(jìn)，有利于激發(fā)公眾發(fā)明創(chuàng)造的動力。

從理論上說，對功能性限定通常有兩種解釋方式：一是認(rèn)為這類技術(shù)特征涵蓋了能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的一切方式，即廣義解釋；二是將功能性限定僅僅解釋為涵蓋了說明書中記載的具體實現(xiàn)方式及其等同方式，即狹義解釋。審查指南與新司法解釋恰恰分別采用了廣義解釋和狹義解釋，這導(dǎo)致了在我國授予專利權(quán)的過程中和專利侵權(quán)判斷過程中對權(quán)利要求中的功能性限定特征采取相反解釋立場的局面。就法律規(guī)則而言，包含功能性限定特征的權(quán)利要求保護(hù)范圍的解釋規(guī)則，已經(jīng)成為目前專利授權(quán)制度與專利侵權(quán)制度中具有直接沖突的唯一之處。功能性限定在不同階段解釋規(guī)則的不同，使得申請人在授權(quán)階段很容易出現(xiàn)新穎性和創(chuàng)造性的問題，而在侵權(quán)時又得不到與授權(quán)階段相匹配的保護(hù)。

專利權(quán)人以審查指南解釋的功能性限定涵蓋所有方式起訴，而法院則按照新司法解釋的規(guī)定根據(jù)說明書的實施例對權(quán)利要求保護(hù)范圍進(jìn)行不同于審查階段的縮小式解釋?？梢姡?dāng)一項專利權(quán)進(jìn)入侵權(quán)判定階段時，其通過專利審查所確定的保護(hù)范圍就不再穩(wěn)定，而隨時可能被法院進(jìn)行重新解釋。因此，行政確認(rèn)的專利權(quán)與司法解釋的專利權(quán)的保護(hù)范圍不同，使得公眾難以確定權(quán)利要求準(zhǔn)備的保護(hù)范圍，從而造成后續(xù)專利糾紛中的極大困擾。同時，盡管審查指南對于功能性限定有著理論性的指導(dǎo)，但是在實際操作中由于不同審查員對于技術(shù)認(rèn)識的程度不同，往往會造成審查標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一，從而也就使得授權(quán)的權(quán)利要求對于功能性限定的標(biāo)準(zhǔn)參差不齊。因此，如何在審查過程中把握好功能性限定的尺度，使得審查員所確認(rèn)的能夠授予專利權(quán)的功能性限定與法院判定的說明書具體實施例及其等同方式盡可能達(dá)到一致，成為目前需要研究的問題。

三、對于專利審查的建議

(一)涉及說明書及附圖的審查

一般情況下，權(quán)利要求中的用語應(yīng)當(dāng)理解為其在所屬技術(shù)領(lǐng)域所通常具有的含義。當(dāng)權(quán)利要求中的用語表述不清、存在多義理解或者申請人采用自造詞時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)說明書及附圖的描述對該用語進(jìn)行定義或解釋，并引導(dǎo)申請人盡可能根據(jù)說明書及附圖的相關(guān)描述修改該權(quán)利要求，以使得權(quán)利要求中該用語本身即為清楚的，根據(jù)權(quán)利要求的表述即可明確其含義，而不僅是在意見陳述中進(jìn)行相應(yīng)的定義或解釋。只有在極為特殊的情況下，例如將詞語的定義或解釋引入權(quán)利要求會導(dǎo)致超范圍時，才允許申請人僅通過意見陳述的方式予以澄清。這樣，通過在專利審查階段清楚限定出權(quán)利要求的保護(hù)范圍，使得該保護(hù)范圍具有明確的邊界，法院就無需在后續(xù)的侵權(quán)判定中根據(jù)說明書和附圖對保護(hù)范圍進(jìn)行規(guī)則復(fù)雜的進(jìn)一步解釋，從而保證對權(quán)利要求保護(hù)范圍的界定標(biāo)準(zhǔn)趨于一致。

(二)涉及專利審查檔案的審查

根據(jù)專利審查檔案對權(quán)利要求進(jìn)行解釋以確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍是判定是否構(gòu)成侵權(quán)的重要依據(jù)。因此，引入專利審查檔案對權(quán)利要求進(jìn)行解釋，是確保權(quán)利要求的用語在專利審查階段和侵權(quán)判定階段中保持一致的重要方式。專利審查檔案是在專利審查階段形成的，這就要求審查過程中的審查意見應(yīng)當(dāng)充分、詳盡、周全，結(jié)合專利的內(nèi)容對其進(jìn)行合理預(yù)期，從而給予申請人最為合適的指導(dǎo)建議，引導(dǎo)申請人在專利審查檔案中做出清楚而明確的解釋，而不能僅為了追求更小或者更為明確的保護(hù)范圍而做出不合理的誤導(dǎo)。對于存在爭議的問題，可以結(jié)合后續(xù)程序中的禁止反悔原則進(jìn)行合理質(zhì)疑，通過申請人的意見陳述或者修改文件做出進(jìn)一步判斷，從而使得專利審查檔案的建立得以基于良好的溝通以及正確的表述之上。通過采取上述方法，使得后續(xù)程序中對權(quán)利要求的解釋的爭議性相對減少，避免對同一權(quán)利要求在不同法律階段所解釋出的保護(hù)范圍出現(xiàn)較大差異。

(三)涉及功能或效果特征的審查

審查指南與新司法解釋對于權(quán)利要求中功能性限定的解釋方式不同，造成了行政審查與司法審查的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。目前業(yè)界對于上述矛盾尚未有一致的結(jié)論和做法，因此需要在現(xiàn)有法律法規(guī)的基礎(chǔ)之上盡可能將兩者的差異最小化。在專利審查過程中，對于包含功能性限定的特征權(quán)利要求，可以從權(quán)利要求是否具有新穎性/創(chuàng)造性、是否得到說明書的支持、是否缺少必要技術(shù)特征等角度對其進(jìn)行嚴(yán)格審查，從而要求申請人合理地縮小權(quán)利要求的限定范圍。同時還可以嘗試引導(dǎo)申請人根據(jù)說明書記載的具體實施方式來對權(quán)利要求中的功能性限定特征作進(jìn)一步限定，使得權(quán)利要求的保護(hù)范圍能夠更為恰當(dāng)?shù)匾哉f明書為依據(jù)。還可以引導(dǎo)申請人充分利用現(xiàn)有技術(shù)來對權(quán)利要求中的功能性限定特征作進(jìn)一步解釋，從而獲得限定范圍更為合適的權(quán)利要求。通過以上方式化解功能性限定在行政和司法階段中的解釋差別，以較好地平衡專利權(quán)人與社會公眾的利益。

總 結(jié)

本文主要介紹了專利審查過程中以及新司法解釋中對于權(quán)利要求保護(hù)范圍的相關(guān)規(guī)定，并對兩者進(jìn)行了研究和比較，從說明書及其附圖、專利審查檔案以及功能及效果特征等不同角度做出了相應(yīng)的差異分析，在此基礎(chǔ)上，給出了專利審查的相關(guān)建議。通過上述研究分析發(fā)現(xiàn)，目前在專利審查階段和侵權(quán)判定階段中，對于權(quán)利要求保護(hù)范圍的確定方式存在一定的差異，因而需要審查機關(guān)以及司法部門做出更為有效合理的改進(jìn)，使得前后行政及司法階段對于確定權(quán)利要求保護(hù)范圍的審查標(biāo)準(zhǔn)能夠趨于一致，以期更為完善地維護(hù)專利權(quán)人和社會公眾的利益。