張峣

為了促進專利技術轉(zhuǎn)移，除了增強研發(fā)的目的性和成果的商品化，合理界定專利權屬同樣十分重要。專利法的制定和實施，其目的既有保護發(fā)明人利益的要求，更要服務專利的利用。因此，研究專利技術在轉(zhuǎn)移過程中的專利權屬具有重要意義。

一、專利權屬制度在技術轉(zhuǎn)移中的作用

（一）技術轉(zhuǎn)移和專利權屬制度的涵義

本文所稱的技術轉(zhuǎn)移，不僅包括從專利開發(fā)的高校、科研單位到企業(yè)引進的轉(zhuǎn)移，也包括企業(yè)自身開發(fā)到利用的轉(zhuǎn)移。就企業(yè)本身看，前者是由外到內(nèi)的轉(zhuǎn)移，后者是內(nèi)部轉(zhuǎn)移。專利權屬制度的內(nèi)涵有廣義和狹義之分。狹義的制度，僅僅指對專利的申請權以及申請獲準后的專利權的歸屬制度；廣義上制度還包括與專利權有關的利益分配制度。本文研究的是廣義的專利權歸屬制度，即包括專利權權利歸屬制度與利益分配制度。

（二）專利權屬制度在技術轉(zhuǎn)移中的作用

1.有利于促進專利技術轉(zhuǎn)讓和利用。2009年，國內(nèi)發(fā)明專利申請占總量的26.1％；在授權的國內(nèi)專利中，發(fā)明專利6.5391萬件，占13％，同比增長40.4％。由此可見，我國已經(jīng)成為世界專利申請大國，但在已經(jīng)申請的專利中得到應用的僅有25％左右，其中5％形成了生產(chǎn)能力或產(chǎn)業(yè)化。這意味著我國大部分企業(yè)的專利利用意識不夠強，專利運用還停留在專利申請等基礎階段；有的企業(yè)申請專利就是為了向國家索要高新科技的扶持資金。

如何把專利運用提升到戰(zhàn)略高度，讓越來越多的企業(yè)有意識地研究制定并運用專利戰(zhàn)略，使已經(jīng)授權的專利技術得到真正實施和運用？我國企業(yè)迫切需要根據(jù)自身實力，制定并實施符合自己技術創(chuàng)新特點的專利戰(zhàn)略，在運行過程中建立專利開發(fā)、專利利用、實施情況評價的相關制度。這一問題的解決，除了專利意識增強外，還有賴于企業(yè)專利戰(zhàn)略運行的外部環(huán)境與內(nèi)部體系的協(xié)同配合。

在大力倡導自主創(chuàng)新的大環(huán)境下，我國政府和企業(yè)都開始重視專利戰(zhàn)略的實施，不少企業(yè)作為創(chuàng)新主體也進行了積極有益的探索，取得了一定的成就，但是專利戰(zhàn)略最終實際效果如何，必須解決的問題是專利權屬必須明晰，因為專利權屬明晰不僅直接影響著專利技術能否順利轉(zhuǎn)移和實施，而且是真正催生我國企業(yè)內(nèi)生型技術創(chuàng)新的動力，利于我國企業(yè)獲取并保持不易被模仿的核心競爭優(yōu)勢。

2.有利于促進模仿創(chuàng)新。目前，我國科技型企業(yè)選擇的技術創(chuàng)新模式是將原有資源與新技術進行整合的一種漸進型創(chuàng)新，基本路徑應為“引進—消化—吸收—模仿—研究—創(chuàng)新—轉(zhuǎn)化”，即在引進、消化基礎上，由模仿到自主創(chuàng)新，最后實現(xiàn)生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化。不論是初始的“引進—模仿”階段，還是后續(xù)“自主研發(fā)”形成自主知識產(chǎn)權后的轉(zhuǎn)化階段，技術轉(zhuǎn)移都是不可缺少的一種方式。在這個過程中，企業(yè)正確處理所涉及的知識產(chǎn)權權屬與利益分享問題，有利于促進模仿創(chuàng)新和專利技術的轉(zhuǎn)化。

3.有利于促進專利合作開發(fā)。從我國現(xiàn)有的技術轉(zhuǎn)移情況看，專利合作開發(fā)模式很多，歸納起來有四種：一是共同設立公司，共同開發(fā)專利技術。二是合作開發(fā)，即兩個主體利用各自優(yōu)勢開發(fā)目標專利。三是委托開發(fā)，即一方通過契約委托有研究實力的另一方進行研發(fā)。四是職務專利。技術轉(zhuǎn)移過程中，由于參與各方處于不同行業(yè)，因此對研發(fā)所產(chǎn)生的權利與利益的分配，如果缺少法律規(guī)范和契約約束，往往出現(xiàn)各種矛盾，這些矛盾集中表現(xiàn)在專利權歸屬及利益分配上，突出涉及三方面的內(nèi)容：創(chuàng)新主體所掌握和擁有的專利權歸屬，創(chuàng)新過程中新創(chuàng)造的專利權屬以及二次創(chuàng)新，后續(xù)開發(fā)所形成的專利權歸屬和利益分享等。這些問題不解決好，勢必影響專利技術合作研發(fā)。

二、國外技術轉(zhuǎn)移中專利權屬制度的比較借鑒

（一）美國

美國政府為了激勵產(chǎn)學間的技術轉(zhuǎn)移活動，早在1980年就通過Bayh-Dole法案，規(guī)定聯(lián)邦政府對大學、學術單位的研究實施資助，鼓勵大學優(yōu)先取得發(fā)明權，要求大學和發(fā)明人分享轉(zhuǎn)讓收益，并要求大學優(yōu)先將技術轉(zhuǎn)讓給本國一些小公司。但是政府在特定情況下享有介入權，即擁有強制實施許可或接管發(fā)明并實施許可。受法案激勵，各大學紛紛成立了專利許可和技術轉(zhuǎn)移機構(gòu)，加強與企業(yè)的聯(lián)系。隨后，美國頒布的《技術創(chuàng)新法》《聯(lián)邦技術轉(zhuǎn)移法》《技術轉(zhuǎn)移商業(yè)化法》等一系列法案都在強化這一激勵機制。

美國產(chǎn)學合作開發(fā)主要依靠合同進行約定，各大學有明確要求，如美國斯坦福大學的《資助研究協(xié)議》和《合作研究協(xié)議》規(guī)定，在發(fā)明過程中，如果使用了學校的設施，或者由高校員工創(chuàng)造的，則發(fā)明所有權歸學校；如果發(fā)明是由企業(yè)獨自創(chuàng)造，且完全利用了企業(yè)的設施，則發(fā)明所有權歸企業(yè)；如果發(fā)明由校企共同完成，則共同擁有發(fā)明所有權。

（二）德國

就專利技術轉(zhuǎn)移來看，德國以保護發(fā)明人利益為原則，其《雇員發(fā)明法》規(guī)定，對于發(fā)明創(chuàng)造，由發(fā)明人或者設計人申請并獲得專利權。任何雇員的發(fā)明完成后，應該立即向其雇主書面匯報，雇主須在四個月內(nèi)書面答復，明確表示是否同意接受此項發(fā)明為職務發(fā)明。這種表示通常有三種情況：一是雇主接受，雇員就把發(fā)明產(chǎn)生的權利全部轉(zhuǎn)讓給了雇主；二是雇主表示只需要使用權，雇主受讓的僅是雇員職務發(fā)明的非排他性使用權；三是雇主在收到雇員報告的四個月內(nèi)沒有作出法律規(guī)定的回應，即視為雇主放棄其權利，該職務發(fā)明專利權完全由雇員享有。分析可見，雇員擁有發(fā)明的原始權利，雇主享有選擇實施權。

（三）日本

日本在專利權屬問題上，法律規(guī)定主要保障發(fā)明人的利益，鼓勵發(fā)明人的積極性。首先，對于委托開發(fā)項目，其專利權歸屬于受委托人。其次，日本專利法明確職務發(fā)明專利的原始權利屬于發(fā)明人，雇主自動享有非獨占實施權；當雇員將職務發(fā)明專利權利轉(zhuǎn)讓給雇主時，雇員有權獲得合理報酬。在政府的倡導下，日本的大多數(shù)企業(yè)也根據(jù)法律規(guī)定，制定了鼓勵員工進行技術創(chuàng)新的實質(zhì)性措施。這可能正是日本企業(yè)的市場競爭力迅速提高并長期占據(jù)諸多高新技術產(chǎn)業(yè)的龍頭地位的原因。

分析借鑒美國、德國、日本在技術轉(zhuǎn)移中對專利權屬的法律規(guī)定，我們可以得到如下啟示：第一，政府重視企業(yè)對專利技術的利用。第二，對單位職工發(fā)明的專利，法律規(guī)定了單位對專利優(yōu)先購買、優(yōu)先實施的主動權。德國雖沒明確規(guī)定職務發(fā)明和非職務發(fā)明，但在充分保障發(fā)明人利益的前提下，為了促進技術轉(zhuǎn)移，重視發(fā)明人所在單位的實施權。

三、 我國在技術轉(zhuǎn)移中的專利權歸屬制度

（一）首次技術轉(zhuǎn)移中的專利權歸屬

首次技術轉(zhuǎn)移，一般是指從國外引進技術和企業(yè)從高校、科研單位引進技術，從國外引進主要通過知識產(chǎn)權貿(mào)易合同進行明確。這里我們研究的主要是國內(nèi)引進技術。

國內(nèi)技術引進主要與企業(yè)、大學或者研究機構(gòu)的合作模式有關。各方憑借擁有的技術資源“強強聯(lián)手”，從戰(zhàn)略層面整合創(chuàng)新資源，促進顯性知識與隱性知識在產(chǎn)學研之間的戰(zhàn)略聯(lián)盟創(chuàng)新主體之間有效技術轉(zhuǎn)移，以利益為紐帶，不僅促進了產(chǎn)學互贏和專利技術的產(chǎn)業(yè)化，而且為二次創(chuàng)新與后續(xù)研發(fā)奠定了基礎。

企業(yè)從高?；蚩蒲袡C構(gòu)引進專利技術，通常的方式是轉(zhuǎn)讓、許可使用和技術入股三種方式。技術轉(zhuǎn)讓模式是雙方通過契約實現(xiàn)專利出售，企業(yè)獲得專利權。許可使用方式是企業(yè)通過支付許可使用費獲得使用權。以上兩種模式，高校得到企業(yè)支付的價款或者專利許可費以補充科研經(jīng)費；而企業(yè)則將獲得的專利技術直接用于自身技術創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級。這兩種模式的技術轉(zhuǎn)移中，專利權屬主要依靠合同約定。

第三種模式，即以技術入股的模式實現(xiàn)了專利轉(zhuǎn)移。我國《公司法》為這一模式提供了法律保障?！豆痉ā返?7條規(guī)定：“股東可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產(chǎn)權、土地使用權等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財產(chǎn)作價出資；但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財產(chǎn)除外。對作為出資的非貨幣財產(chǎn)應當評估作價，核實財產(chǎn)，不得高估或者低估作價。法律、行政法規(guī)對評估作價有規(guī)定的，從其規(guī)定。全體股東的貨幣出資金額不得低于有限責任公司注冊資本的百分之三十?！痹撃Ｊ街饕ㄟ^高?；蚱淇蒲腥藛T技術持有合作企業(yè)股份，既實現(xiàn)了高校技術轉(zhuǎn)移至企業(yè)，也以“人才植入”的方式參與企業(yè)的研發(fā)活動，建立起更加密切的技術轉(zhuǎn)移通道。但是，專利出資本身涉及到出資人與公司及其他股東之間的法律關系，因此其權屬界定是避免合作中出現(xiàn)糾紛的先決條件。

（二）二次創(chuàng)新及后續(xù)開發(fā)的專利權歸屬機制

首次技術轉(zhuǎn)移后的再開發(fā)，作為后續(xù)開發(fā)，有兩種可能：一是以轉(zhuǎn)移的技術或產(chǎn)品為基礎，所進行的優(yōu)化、組合、改進、升級等創(chuàng)新方式，雖然可能形成新的專利，但必然存在侵犯他人已有專利權的風險。二是不以轉(zhuǎn)移的專利技術為基礎，形成新的專利技術或新的產(chǎn)品，開發(fā)者依法獨立享有專利權。

實踐中，后續(xù)開發(fā)大多以轉(zhuǎn)移技術為基礎，那么如何既保障后續(xù)開發(fā)、二次創(chuàng)新的專利產(chǎn)出，又保障專利權人應有的法定權利，避免侵犯已經(jīng)轉(zhuǎn)移的專利權，也不阻礙后續(xù)開發(fā)的二次創(chuàng)新。具體措施有幾項：

第一，后續(xù)開發(fā)中可以使用“回避設計”（Designaround）的技術開發(fā)策略?；乇茉O計是通過設計一種新的方案，來規(guī)避首次轉(zhuǎn)移的專利權。雖然專利權本身不能回避，但是研發(fā)人員可以避開首次轉(zhuǎn)移專利的保護范圍，采用一種新的設計避免侵權的發(fā)生。

第二，后續(xù)研發(fā)的專利技術是否繼續(xù)轉(zhuǎn)讓或許可合作企業(yè)使用。如果繼續(xù)向合作企業(yè)轉(zhuǎn)移專利技術，只要重新簽訂后續(xù)專利轉(zhuǎn)移合同就可以界定專利權屬。如果后續(xù)研發(fā)專利技術不是轉(zhuǎn)讓給合作企業(yè)，可以通過交互授權或交叉許可的辦法解決可能出現(xiàn)的侵權問題。

第三，作為高?；蚩蒲袡C構(gòu)的后續(xù)開發(fā)，為了不侵犯基礎專利技術，又避免設計的高成本，可以考慮與背景專利權人聯(lián)合進行后續(xù)開發(fā)，整合資源和技術力量，共同解決基礎專利技術存在的缺陷。聯(lián)合進行后續(xù)研發(fā)，合作各方往往約定對后續(xù)研發(fā)成果共同分享。

第四，對后續(xù)開發(fā)已經(jīng)出現(xiàn)侵權的現(xiàn)實風險，可以通過回購背景專利的方式，而背景專利權人通常傾向于只向后續(xù)開發(fā)者發(fā)放許可證，以獲得經(jīng)濟回報。當后續(xù)開發(fā)的技術具有相當高的價值，但必須以背景專利為基礎，背景專利人又不許可第三方使用，后續(xù)開發(fā)者可以依《專利法》第51條之規(guī)定請求對背景專利實施強制許可。

（三）技術轉(zhuǎn)移過程中新創(chuàng)造的專利權歸屬機制

1.國家資助項目產(chǎn)生的專利權的歸屬。在國家資助科研項目中，國家與項目承擔者之間是委托研究開發(fā)關系，對委托研發(fā)中產(chǎn)生的專利權，其權屬一是屬于國家安全、國家利益和重大社會公共利益的項目，項目合同約定技術成果或?qū)＠麢鄽w國家享有；二是對其他項目專利權，由項目承擔者依法取得，國家保留必要時使用權和介入權。建議將專利權授予項目承擔者，有利于調(diào)動承擔者申請專利權保護、實施產(chǎn)業(yè)化的積極性。

2.產(chǎn)學研合作開發(fā)項目新創(chuàng)造專利權歸屬。非政府資助項目通常是由產(chǎn)學研合作，共同投資、共同參與研發(fā)活動，風險共擔，成果共享。研發(fā)過程中新創(chuàng)造的專利權歸屬主要依合作合同予以明確，同時企業(yè)或者高校與該項目完成人之間也應通過合同約定其歸屬。但是，對共有專利，在專利實施許可、專利轉(zhuǎn)讓、專利維持、依法保護等方面均存在許多不確定的風險，因此，對于共有專利權的轉(zhuǎn)讓，我國采取協(xié)商一致的原則，即未經(jīng)其他共有人的同意不得轉(zhuǎn)讓。實踐中常常因多個共有人在專利價值判斷、專利轉(zhuǎn)讓費高低等方面意見產(chǎn)生分歧，甚至個別共有人為自身利益而故意阻礙轉(zhuǎn)讓的情況。因此，筆者認為，合作開發(fā)產(chǎn)生的專利可以在合同中明確約定由一方做專利申請人，其他方得到經(jīng)濟補償，也可以獲得許可使用權。

3.職務發(fā)明與非職務發(fā)明的權利歸屬。我國現(xiàn)行《專利法》第6條規(guī)定：“執(zhí)行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務發(fā)明創(chuàng)造。職務發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權利屬于該單位；申請被批準后，該單位為專利權人?！北緱l第3款又規(guī)定：“利用本單位的物質(zhì)技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造，單位與發(fā)明人或設計人訂有合同，對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的，從其約定?！笨梢?，我國在職務發(fā)明歸屬上法定合同優(yōu)先原則，目的不僅在于調(diào)動科研人員的積極性，而且可以減少權益糾紛，使個人和單位之間有更多的選擇余地。

從我國科技發(fā)展現(xiàn)狀來看，要充分激發(fā)發(fā)明人的積極性，就要從法律上保證其對自己研究成果能夠有效地行使權利，同時又要兼顧用人單位的利益。然而， 從法律上保證技術人員與單位之間的利益平衡，筆者認為：

首先，須合理界定職務發(fā)明的范圍?！秾＠ā穼β殑瞻l(fā)明規(guī)定了兩大標準：一是任務標準，二是條件標準?！秾＠▽嵤┘殑t》第11條進一步將這類發(fā)明創(chuàng)造劃分為三類。筆者認為，除了任務標準和條件標準，還有“風險標準”。對于“任務標準”，應從單位給雇員規(guī)定的崗位責任進行判斷。如果雇員的崗位責任就是進行工作范圍內(nèi)的研發(fā)，其所獲成果無疑屬于職務發(fā)明創(chuàng)造。但是如果發(fā)明創(chuàng)造不是職責所限，單位又沒有給雇員下達進行此項發(fā)明創(chuàng)造的任務，應當屬于發(fā)明人自主進行創(chuàng)造性智力勞動的結(jié)果，而不是為了完成本單位的工作任務，因此不屬于執(zhí)行本單位的任務完成的發(fā)明創(chuàng)造。對于“條件標準”，其認定標準主要依據(jù)最高人民法院于2004年末出臺的《關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》中的規(guī)定：“主要利用法人或其他組織的物質(zhì)技術條件?！薄鞍毠ぴ诩夹g成果的研究開發(fā)過程中，全部或者大部分利用了法人或其他組織的資金、設備或者原材料等物質(zhì)條件，并且這些物質(zhì)條件對形成該技術成果具有實質(zhì)性的影響；還包括該技術成果的實質(zhì)性內(nèi)容是在法人或者其他組織尚未公開的技術成果、階段性技術成果的基礎上完成的情形。但下列情形除外：對利用法人或者其他組織提供的物質(zhì)技術條件，約定返還資金或者交納使用費的；在技術成果完成后利用法人或者其他組織的物質(zhì)技術條件對技術方案進行驗證、測試的?！钡F(xiàn)實中對“主要利用”與“次要利用”依然難以判斷，具體說來，在既沒有約定，又不能判定是主要利用還是次要利用，職務發(fā)明還是非職務發(fā)明就很難界定，從而發(fā)明人的利益無法保證，單位與發(fā)明人之間的利益也不能公正分配。對于“風險標準”主要體現(xiàn)在國家資助項目和委托、合作項目，即資助方或委托方認為項目風險個人難以承擔，必須和單位簽訂協(xié)議。這樣的情形下形成的專利自然歸單位或單位與資助方、委托方共有。因此，筆者認為，我國應該借鑒日本的經(jīng)驗，將非因單位任務或非因單位承擔責任而利用單位物質(zhì)技術條件所獲得的專利權授予發(fā)明人，單位對物質(zhì)技術條件的提供有權獲得補償，對專利具有優(yōu)先有償實施權。

其次，明確發(fā)明人對職務發(fā)明創(chuàng)造享有的權利?！吨腥A人民共和國專利法實施細則》第6章對職務發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人或者設計人的獎勵和報酬做出了規(guī)定。本章第74條規(guī)定“被授予專利權的國有企業(yè)事業(yè)單位應當自專利權公告之日起3個月內(nèi)發(fā)給發(fā)明人或者設計人獎金。一項發(fā)明專利的獎金最低不少于2000元；一項實用新型專利或者外觀設計專利的獎金最低不少于500元。由于發(fā)明人或者設計人的建議被其所屬單位采納而完成的發(fā)明創(chuàng)造，被授予專利權的國有企業(yè)事業(yè)單位應當從優(yōu)發(fā)給獎金。發(fā)給發(fā)明人或者設計人的獎金，企業(yè)可以計入成本，事業(yè)單位可以從事業(yè)費中列支”。

本章第75條規(guī)定“被授予專利權的國有企業(yè)事業(yè)單位在專利權有效期限內(nèi)，實施發(fā)明創(chuàng)造專利后，每年應當從實施該項發(fā)明或者實用新型專利所得利潤納稅后提取不低于2%或者從實施該項外觀設計專利所得利潤納稅后提取不低于0.2%，作為報酬支付發(fā)明人或者設計人；或者參照上述比例，發(fā)給發(fā)明人或者設計人一次性報酬”。第76條規(guī)定“被授予專利權的國有企業(yè)事業(yè)單位許可其他單位或者個人實施其專利的，應當從許可實施該項專利收取的使用費納稅后提取不低于10%作為報酬支付發(fā)明人或者設計人”。

法律雖然明確了發(fā)明人的地位和經(jīng)濟權利，但是，為了防止單位實施專利不積極或缺少實施條件，致使專利轉(zhuǎn)化率低下等問題，在法定專利權歸單位的同時，應當賦予發(fā)明人的實施請求權，即在單位不實施專利的情況下，發(fā)明人有權要求單位實施專利許可使用。

【本文是2011年河南省軟科學研究項目（項目編號：112400450071）的階段性研究成果】

（作者系西安交通大學法學院法理學、立法學博士研究生）