雷艷珍 楊玉新/文

美國專利法中的現(xiàn)有技術抗辯

雷艷珍 楊玉新/文

在美國，現(xiàn)有技術抗辯是對等同原則的限制，與相同侵權無關。從wilson案到Presto案、Fiskars案，現(xiàn)有技術抗辯在美國逐漸獲得獨立于等同原則的地位，成為積極的抗辯手段，并在這一過程中確立了一系列適用規(guī)則。

美國專利法 現(xiàn)有技術抗辯 等同原則

根據(jù)我國現(xiàn)行 《專利法》62條的規(guī)定，現(xiàn)有技術抗辯是指在專利侵權訴訟中，被控侵權人有證據(jù)證明其實施的技術屬于現(xiàn)有技術的，不構成侵犯專利權。在我國《專利法》第三次修正案引入該制度之前，現(xiàn)有技術抗辯在我國司法實踐中已經得到廣泛應用。1.現(xiàn)有技術代表著公共領域，任何人不得從現(xiàn)有技術中獲得壟斷利益是現(xiàn)有技術抗辯制度的理論基礎。通過排除專利技術范圍中的現(xiàn)有技術，現(xiàn)有技術抗辯制度維護了公共領域的不可專利性，實現(xiàn)對公共利益的維護。但是由于缺乏明確的規(guī)定，該制度在我國的適用比較混亂，各地區(qū)和各級法院之間沒有統(tǒng)一的適用規(guī)則。美國是世界公認的科技強國，也是專利保護水平較高的國家。但近年來，美國也逐漸改變了“親專利”政策，開始注重提高專利質量。2.美國專利政策的這一轉變從2003年美國聯(lián)邦貿易委員會發(fā)布的報告《促進創(chuàng)新》及美國《2009專利改革法案》都可以看出?，F(xiàn)有技術抗辯制度能有效防止專利的不正當擴張，有效平衡公益和私益?？疾烀绹鴮＠ㄖ鞋F(xiàn)有技術抗辯制度對我國司法實踐有重要的借鑒意義。

一、美國現(xiàn)有技術抗辯制度的適用范圍

美國法院有權直接在侵權訴訟中解決專利的無效宣告問題，加之一些學者認為現(xiàn)有技術抗辯在等同侵權中的適用會導致專利權的虛化[1]。因此，美國法院一直拒絕在相同侵權中適用現(xiàn)有技術抗辯，美國法中的現(xiàn)有技術抗辯制度無法脫離等同原則而獨立。在美國全面闡述現(xiàn)有技術抗辯與等同侵權、相同侵權關系的案例包括1990年的Wilson案、2002年的Tate案。

（一）Wilson案中的現(xiàn)有技術抗辯

等同原則的實質是對專利權利要求的擴張解釋，美國法院認為這一解釋應當以等同物具有可專利性為前提，因此，在美國專利法的歷史中，等同侵權的認定同現(xiàn)有技術的審查緊密地糾纏在一起。3.See 1991 Ann.Surv.Am.L.571,p579.Wilson案4.See 498 U.S.992,111 S.Ct.537,112 L.Ed.2d 547,59 U.S.L.W.3392(1990)，原告的專利涉及一種高爾夫球，詳細案情參見曲三強.知識產權法原理[M].中國檢察出版社,2004：395-396.是美國迄今為止澄清“現(xiàn)有技術除外”與等同原則最具有代表性的案件。Wilson案的一審法院判定被告構成等同侵權。被告認為其銷售的產品相對現(xiàn)有技術沒有實質區(qū)別，于是向聯(lián)邦巡回上訴法院提出上訴。該案二審中爭議的焦點是原告主張專利權利的等同范圍是否在覆蓋被控侵權技術的同時，也覆蓋了現(xiàn)有技術。聯(lián)邦巡回上訴法院在Wilson案中確認了等同侵權判定的三步檢測法：1.實質等同；2.禁止反悔；3.現(xiàn)有技術除外，并對等同原則的第三個要件“現(xiàn)有技術除外”進行了詳細闡述。在這里，現(xiàn)有技術除外屬于構成等同的必備條件，是對等同原則的適度限制。

（二）Tate案中現(xiàn)有技術抗辯的適用

Tate案5.Tate Access Floors v.Interface Architectural Res.,79 F.3d1357.該案原告的專利涉及一種凸起的活動地板鑲板，凸起的鑲板下能夠安裝電纜、管線。鑲板設置在基座上，并排放置形成了架空地板。通過移動部分鑲板，可以使用安置在地板之下的電纜、管線。則集中闡述了相同侵權中可否適用現(xiàn)有技術抗辯這一問題。在Tate案之前，聯(lián)邦巡回上訴法院在1995年的Baxter案6.Baxter Healthcare Corp.v.Spectramed,Inc.,49 F.3d 1575,1583,34 U.S.P.Q.2D(BNA)1120,1126(Fed.Cir.1995).該案涉及一種標定血壓傳感器的方法專利。中就對相同侵權中的現(xiàn)有技術抗辯進行了闡述。在Baxter案中，被告認為原告欲證明相同侵權成立，必須證明被控侵權物不是對現(xiàn)有技術的組合。聯(lián)邦巡回上訴法院指出，相對現(xiàn)有技術的顯而易見性問題是權利要求的有效性問題，并非侵權構成問題，因此判決被告構成了相同侵權，即使被告能夠證明其只是在實施現(xiàn)有技術。

Tate案中被告為了將其主張同Baxter案中被聯(lián)邦巡回上訴法院駁回的實施現(xiàn)有技術的抗辯區(qū)分開，提出了兩點上訴理由：1.現(xiàn)有技術抗辯僅僅涉及雙方的舉證責任的分配；2.試圖將等同侵權中的現(xiàn)有技術抗辯引入相同侵權中。

針對被告提出相同侵權中的現(xiàn)有技術抗辯僅僅涉及舉證責任分配的觀點，聯(lián)邦巡回上訴法院指出，侵權舉證責任的分配和專利有效性判定都是專利訴訟中的重要問題，但相同侵權中的現(xiàn)有技術抗辯決不是僅僅涉及舉證責任在當事人之間的分配。Baxter案的判決明確指出相同侵權的認定不是通過將被控侵權物同現(xiàn)有技術進行比對而得出結論?，F(xiàn)有技術抗辯之所以不適用相同侵權，是因為專利法要求無效宣告的請求人能夠提出明確證據(jù)證明涉案專利無效，被告不能在適用優(yōu)勢證據(jù)規(guī)則下的相同侵權中使用現(xiàn)有技術抗辯，以達到證明無效的明確證據(jù)標準。

針對被告試圖將一些等同侵權中適用現(xiàn)有技術抗辯的先例7.被告Interface提出的先例包括 Fiskars,Inc.v.Hunt Mfg.Co.案，221 F.3d 1318,1323,55 U.S.P.Q.2D(BNA)1569,1573(Fed.Cir.2000)，Sextant Avionique,S.A.v.Analog Devices,Inc.172 F.3d 817,827,49 U.S.P.Q.2D(BNA)1865,1871(Fed.Cir.1999)引入相同侵權的請求，上訴法院指出，等同原則本身是衡平原則，允許專利人將權利要求擴張及于此前他人已經披露的技術，或者對其而言具有顯而易見性的技術是不公平的，因此對等同范圍加以限制合情合理。但是現(xiàn)有技術與相同侵權的聯(lián)系僅限于現(xiàn)有技術影響對模糊權利要求的解釋。如果從說明書來看，權利要求明確且得到專利人的充分披露，則無需以現(xiàn)有技術為依據(jù)限制權利要求的字面語言，將現(xiàn)有技術用于限制明確宣稱了保護范圍的權利要求是沒有依據(jù)的?；谏鲜鰞牲c分析，聯(lián)邦巡回上訴法院得出結論：相同侵權中不適用現(xiàn)有技術抗辯。相同侵權的成立就是被控侵權物包含了專利權權利要求中的技術特征；相對于現(xiàn)有技術的顯而易見性問題是權利要求的有效性問題，同被控侵權物是否侵權無關。

可以看出，在美國專利法中，現(xiàn)有技術抗辯僅適用于等同侵權，而與相同侵權無關。等同原則的實質是對專利權利要求的擴張解釋，美國法院認為這一解釋應當以等同物具有可專利性為前提。而在相同侵權中，現(xiàn)有技術僅僅影響對模糊權利要求的解釋，不能成為抗辯手段。

二、美國現(xiàn)有技術抗辯制度的適用規(guī)則

在美國，等同原則中的“現(xiàn)有技術除外”是一個法律問題，而非事實問題，因此由法官作出判決。

（一）Wilson檢測法和Ryco檢測法

Wilson案在美國現(xiàn)有技術抗辯制度的發(fā)展中具有重要意義。在Wilson案件之前，美國聯(lián)邦法院有兩套適用現(xiàn)有技術抗辯制度的方法——Carman檢測法和Ryco檢測法，Carman檢測法在Wilson案中得到繼承和發(fā)展。因此，可以將其適用方法可分為Wilson檢測法和Ryco檢測法。

Wilson檢測法源自 Carman案8.Carman Industries,Inc.v.Wahl，See 724 F.2d 932,220U.S.P,Q,481.涉案專利是一種置于儲藏箱或儲藏斗底部促進流動性差的固體顆粒流出的裝置。在先技術解決這個問題使用了導向桿、螺旋輸送機等類似原理。，發(fā)展于Wilson案，其理論是等同原則下對專利保護范圍的解釋應當以維持專利的有效性為前提。在Carmon案中，聯(lián)邦巡回上訴法院對現(xiàn)有技術抗辯的闡述如下：如果專利人能證明專利技術和被訴侵權技術的差異不大導致二者屬于等同物，則由專利權人對權利要求進行解釋，以求在覆蓋權利要求字面意思的同時也覆蓋被控侵權技術。當這一解釋方案相對現(xiàn)有技術不具有可專利性時，現(xiàn)有技術抗辯成立，不構成侵權；當這一解釋方案相對現(xiàn)有技術具有可專利性時，現(xiàn)有技術抗辯不成立，構成侵權。聯(lián)邦巡回上訴法院在Wilson案中對Carman案中的檢測法進行了發(fā)展，提出了判定原告主張的等同范圍是否覆蓋現(xiàn)有技術的“假想權利要求法”?！凹傧霗嗬蠓ā钡倪m用包括兩個步驟：首先以專利權利要求為基礎提出一個從字面上覆蓋被控侵權物或方法的假想權利要求；然后將該假想權利要求同現(xiàn)有技術進行對比，判斷其是否具有可專利性。如果同現(xiàn)有技術對比后發(fā)現(xiàn)假想權利要求不能得到專利授權，則侵權不成立。Carman案中覆蓋專利方案和被控侵權技術方案的解釋方案，在Wilson案中變成了法官腦中虛擬的“假想權利要求”。

Ryco檢測法最初確立于Ryco,Inc.v.Ag-Bag Corp.一案9.See 857 F.2d 1418,8U.S.P.Q.2d 1323.該案涉及Ryco,Inc.持有的一項“農用包裝機”專利。Ag-Bag Corp.生產對上述專利加以改進的包裝機，并向法院起訴要求宣告Ryco的專利無效。Ryco反訴其侵權。，其理論是，即使在等同原則下，專利人也不能宣稱被告侵犯了在頒布專利時已經存在于現(xiàn)有技術中的技術方案?？偟膩碚f，Ryco檢測法中如果被控侵權物沒有落入現(xiàn)有技術，則侵權成立；如果被控侵權物落入現(xiàn)有技術，則侵權不成立。但是美國聯(lián)邦巡回上訴法院從未精確界定何為 “被控侵權物落入現(xiàn)有技術”。在Ryco案中，法院認定被告的轉子（rotor）并非是對現(xiàn)有技術的實施，因為被控侵權物更接近原告專利的權利要求1中的技術方案，而非現(xiàn)有技術[2]。

可以看出，兩種檢測法完全不同：Ryco檢測法是將被控侵權技術和現(xiàn)有技術進行對比，較為簡單；而Wilson檢測法首先對專利權利要求進行擴張，覆蓋被控侵權技術，然后判斷這種基于等同的擴張方案是否具有可專利性。適用Ryco法需確立一個被控侵權技術“落入”現(xiàn)有技術的標準，在Ryco案中該標準為“更接近”?！凹傧霗嗬蠓ā眲t將這個標準問題轉化為假想權利要求的可專利性問題。在這兩條路徑中，“假想權利要求法”直接以現(xiàn)有技術抗辯在等同侵權中的作用為切入點，考察權利人尋求保護的等同范圍是否具有可專利性；Ryco檢測法則著眼于“抗辯”這一定位，將被控侵權技術和現(xiàn)有技術進行對比。相比而言，Ryco法貫徹現(xiàn)有技術抗辯制度的抗辯地位更為徹底。但Wilson檢測法在此后受到學者和法官的追捧，在許多案例中得到應用。如1999年的 Fiskars,Inc.v.Hunt Mfg.Co.案、2000 年的Sextant Avionique,S.A.v.Analog Devices,Inc.案。專利律師Bruce M.Wexler對 “假想權利要求法”作出了如下評價，當專利人訴請等同侵權時，他實際是要求法院將專利解釋為覆蓋權利要求字面含義以外的方案，權利人在訴訟中一直都在提出他腦海中的假想權利要求[2]。

（二）舉證責任的分配

在Wilson案中“現(xiàn)有技術除外”是等同的要件之一。由于證明侵權的舉證責任完全在原告方，因此“現(xiàn)有技術除外”的舉證責任也由原告承擔。聯(lián)邦巡回上訴法院指出，證明原告尋求保護的等同物的范圍不包含現(xiàn)有技術的證明責任在專利權人。這一責任不應由被告承擔，因為此時等同侵權的判定需要對假想權利要求的可專利性進行探究。10.See 904 F.2d 677,685,14 U.S.P.Q.2D(BNA)1942(Fed.Cir.1990).

但是1996年的Presto案11.See National Presto Industries,Inc.,v.the West Bend Company，76F.3d 1185;1996 U.S.App.37 U.S.P.Q.2D(BNA)1685.改變了上述舉證責任的分配。該案被告在上訴中提出，初審法院沒有遵循Wilson案中“假想權利要求法”，應當由初審法院認定涉案權利要求可以主張的假想等同范圍，并判定這一范圍是否可專利。上訴法院則認為，在陪審團認定事實等同成立之前，初審法院無需利用假想權利要求并判定其可專利性。當專利人提供了等同侵權成立的初步證據(jù)時，被告應當承擔證明這些技術屬于現(xiàn)有技術的證明責任，而不是初審法院。2000年Fiskars v.Hunt案12.See 221 F.3d 1318,1323,55 U.S.P.Q.2d 1569,1573(Fed.Cir.2000).判決也表明了相同的觀點：被控侵權人實施的是現(xiàn)有技術構成積極抗辯。當專利人提出了初步確鑿的侵權證據(jù)后，舉證責任轉移至被控侵權人。在侵權人沒有提出現(xiàn)有技術抗辯并提出相應證據(jù)時，專利人無需舉證推翻此項抗辯。

現(xiàn)有技術抗辯的舉證責任分配決定了該制度是否能獨立于等同原則，成為獨立的專利侵權抗辯措施。美國判例的發(fā)展表明，現(xiàn)有技術抗辯逐漸從Wilson案中不具有獨立地位的“現(xiàn)有技術除外”發(fā)展為Presto案和Fiskars案中獨立的抗辯手段。法院對現(xiàn)有技術抗辯的認識也逐漸清晰，F(xiàn)iskars案直接指出現(xiàn)有技術抗辯是一種積極抗辯手段。

（三）適用效果

從上面的分析看出，現(xiàn)有技術抗辯制度在美國是對等同原則的限制，屬于侵權抗辯手段，對專利效力沒有影響。對此，聯(lián)邦巡回上訴法院在Wilson案中進行了明確闡述：將舉證責任分配給原告絕不會削弱原告實際專利權利要求的推定有效性，無論原告是否能夠獲得對其主張的等同范圍的保護，其專利權利要求的有效性都不受影響。13.See 904 F.2d 677,685,14 U.S.P.Q.2D(BNA)1942,1948-49(Fed.Cir.1990).

三、美國現(xiàn)有技術抗辯制度對我國的啟示

現(xiàn)代社會中專利過度擴張引發(fā)的社會問題已經引起國際社會的廣泛關注。在此背景下，以限制專利擴張姿態(tài)出現(xiàn)的現(xiàn)有技術抗辯制度顯得尤為重要?，F(xiàn)有技術抗辯制度在我國的發(fā)展不過十幾年時間，許多理論問題有待完善，適用規(guī)則需要澄清。從對美國該制度的分析可以看出，中、美并沒有因為分屬不同法系而在現(xiàn)有技術抗辯制度的定位上呈現(xiàn)出明顯的不同。美國的現(xiàn)有技術抗辯制度對我國產生如下啟示：

首先，現(xiàn)有技術抗辯的適用要考慮專利事后確權機制的運行。現(xiàn)有技術抗辯和專利事后確權機制相互影響。美國司法實踐堅持現(xiàn)有技術抗辯制度僅適用于等同侵權，取決于法院在審理專利無效上的權力和經驗。但由于美國專利侵權訴訟審理周期長，易導致無效宣告被長期擱置，同時復審制度無法實現(xiàn)申請人的充分參與，因此，《美國2009專利改革法案》14.參見楊衛(wèi)國，程有良.美國專利改革法案中的授權后異議程序及對我國的啟迪[J].電子知識產權，2005（11）；殷慎敏，謝順星.美國《專利法》最新修改法案評介[J].電子知識產權,2009（9）.引入異議程序以完善專利確權制度。我國堅持僅專利行政機關有權判定專利有效性，因而專利無效宣告周期長，甚至會陷入循環(huán)訴訟。將現(xiàn)有技術抗辯制度引入相同侵權，在不動搖司法權力和行政權力分立原則的前提下實現(xiàn)訴訟效益，是符合我國實際的正確選擇。

其次，現(xiàn)有技術抗辯的規(guī)則要堅持與一國司法資源狀況相結合。美國創(chuàng)立了獨特的“假想權利要求法”?！凹傧霗嗬蠓ā钡膶嵸|是審查原告提出的假想權利要求的可專利性，與美國法院有權且擅長審查涉案技術可專利性的特點相符。我國有權審理專利案件的法院眾多，且司法人員中缺乏技術專家，如采用該方法不僅增加了法院審理的負擔，而且不利于審判結果的統(tǒng)一性。因此，在被控侵權技術屬于現(xiàn)有技術的判定上宜采用Ryco檢測法中的對比方法，將被控侵權技術直接與現(xiàn)有技術進行對比。在判定標準上不宜照搬Ryco法中“更接近”的標準，而是考慮到等同原則的適用在我國已經較為成熟，在適用現(xiàn)有技術抗辯時應堅持以被控侵權技術與現(xiàn)有技術相同或等同為標準。EIP

（作者單位：中南財經政法大學知識產權研究中心；廣東省中山市第二人民法院）

[1]Peter k.Yu.Intellectual Property and Information Wealth Issues and Practice in the Digital Age:Vol.2 Patents and Trade Secrets[M].London：Praeger Publishers,2007:23.

[2]Bruce M.Wexler.Bridling the Doctrine of Equivalents—Preclusion by Prior Art[J].Ann.Surv.Am.L.，1991： 571.