[摘要]我國(專利法>對發(fā)明專利從申請日到授權(quán)前這一段時間提供“臨時保護”，但是這種“臨時保護”卻缺乏的強制力。在(專利審查指南)公布以后，很多學者都認為它違反了專利法和專利法實施細則的規(guī)定，違反了禁止重復授權(quán)原則。此次(專利法修改草案)肯定了發(fā)明專利與實用新型專利的“銜接式”保護模式，統(tǒng)一了立法。

[關(guān)鍵詞]發(fā)明專利；實用新型：重復授權(quán)原則；銜接式保護

中圖分類號：DF523.2 文獻標識碼：A 文章編號：1009-8283(2009)0443210-01

《專利法修正案(草案)》中的第三條的內(nèi)容是：在原《專利法》第九條中增加一款，作為第一款。即修改之后的《專利法》第九條為：同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的。專利授予最先申請的人。

1 修改原因

筆者認為，之所以有增加的第一款規(guī)定，是因為：

1.1發(fā)明專利和實用新型專利的審查程序不同

依據(jù)專利法，發(fā)明專利申請的審批程序包括受理、初審、公布、實審及授權(quán)五個階段。實用新型專利申請在審批中不進行早期公布和實質(zhì)審查。只有受理、初審和授權(quán)。前者所耗費的時間必然要比后者長，如果同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，實用新型專利獲得的時間要早。一般來講，專利的審批時間要一年半到三年，而實用新型的審批時間只要9個月。

1.2 發(fā)明專利和實用新型專利審查標準不同

我國專利法規(guī)定，發(fā)明專利的創(chuàng)造性指同申請日以前的已有技術(shù)相比有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步。實用新型的創(chuàng)造性。是指同申請日以前已有技術(shù)相比，該實用新型有實質(zhì)性特點和進步。這里可見發(fā)明創(chuàng)造的“突出的”和“顯著的”就是判斷發(fā)明和實用新型創(chuàng)造性的區(qū)別所在。

1.3 發(fā)明專利和實用新型專利保護的期限不同

發(fā)明專利的專利權(quán)保護的期限是20年，實用新型專利權(quán)和外觀設(shè)計專利投是10年，均自申請之日起計算。

綜上，申請人之所以就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出一項發(fā)明專利申請和一項實用新型專利申請，一是從發(fā)明創(chuàng)造本身的技術(shù)壽命和可能獲益的時間長短來考慮的，想同時獲得兩種專利的利益；二是從保險角度考慮，因為發(fā)明專利要進行實質(zhì)審查且創(chuàng)造性要求較高，申請人怕發(fā)明專利申請得不到批準而再提出一項實用新型專利申請。

2 我國立法

《草案》中增加的一款中第一句，是禁止重復授權(quán)原則的確定。這不是第一次對此進行規(guī)定，早在1993年的《專利法實施細則》第十二條第一款就有這樣的規(guī)定：同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一項專利。根據(jù)該條規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造，不論它由不同的人分別提出專利申請，還是由同一人同時或者先后提出兩項以上的專利申請，都只能被授予一項專利。

但是，在我國的專利申請實踐中同一申請人就相同的發(fā)明創(chuàng)造同時或先后提出實用新型專利申請和發(fā)明專利申請事時有發(fā)生，對此，2001年的《專利審查指南》對同樣的發(fā)明創(chuàng)造的處理中做出了這樣的解釋：專利法第九條規(guī)定，兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權(quán)授予最先申請的人。專利法實施細則第十三條第一款規(guī)定同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一項專利。上述條款規(guī)定了不能重復授予專利權(quán)的原則。禁止對同樣的發(fā)明創(chuàng)造授予多項專利權(quán)，是為了防止權(quán)利之間存在沖突。因此，禁止重復授權(quán)是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能有多項處于有效狀態(tài)的專利權(quán)同時存在。

也就是說，《專利審查指南》做出了選擇性的規(guī)定。亦即在審查專利申請的過程中，如果發(fā)現(xiàn)同一申請人就相同的發(fā)明創(chuàng)造提出的另一份申請已經(jīng)被授予專利權(quán)，而尚未授權(quán)的申請符合授予專利權(quán)的其他條件時將通知申請人進行選擇——通常是在已授權(quán)的實用新型專利和將要授權(quán)的發(fā)明專利之間作出選擇。這就意味著申請人針對同一發(fā)明創(chuàng)造放棄在先獲得的實用新型專利而獲得發(fā)明專利，從而實現(xiàn)實用新型專利與發(fā)明專利的“銜接式”保護。

3

外國立法例

根據(jù)德國專利法，同一人可以就同一主題在提出發(fā)明專利申請的同時或前后提出實用新型注冊申請，而且如果發(fā)明專利申請?zhí)岢鲈谇?。提出實用新型注冊申請時還可以要求享有該發(fā)明專利申請的申請日，和該申請所享有的優(yōu)先權(quán)日。在德國，實用新型注冊申請?zhí)峤粚＠?或5個月后即可批準注冊。這并不妨礙對同一人在該實用新型注冊公告之前就同一主題提出的發(fā)明專利申請再授予專利權(quán)。德國專利法中并沒有因為專利的主題自己先已獲得實用新型注冊的保護而允許撤銷發(fā)明專利權(quán)或使之無效的規(guī)定，也沒有在授予專利權(quán)前要求申請人放棄其實用新型注冊的規(guī)定。換言之，德國是允許同一人就同一主題同時享有發(fā)明專利和實用新型注冊的。但在實用新型權(quán)利人方面，他在獲得發(fā)明專利的授權(quán)以后，沒有保留其實用新型權(quán)的必要。所以，法律上雖然沒有禁止重復授權(quán)的規(guī)定，實際上也與只有—個發(fā)明專利權(quán)的情形無異。

日本原來對實用新型注冊申請實行實質(zhì)審查制，所以它的做法與德國不同。日本的專利法和實用新型法都有先申請原則的規(guī)定。就同一主題提出的無論是兩項以上發(fā)明專利申請，兩項以上實用新型注冊申請，或者一項發(fā)明專利申請和一項實用新型注冊申請，無論是同一人還是不同的人提出的，都適用先申請原則處理。也就是說日本不允許同一人就同一技術(shù)方案同時或先后被授予發(fā)明專利權(quán)和實用新型權(quán)。但是在2004年日本修改專利法后。它借鑒了德國的立法，允許實用新型授權(quán)后可以轉(zhuǎn)化為發(fā)明專利權(quán)。

4 建議

筆者認為，《草案》中“同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利。先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的?？梢允谟璋l(fā)明專利權(quán)?！逼渲械摹巴铡辈o必要作此限制。只要發(fā)明專利的申請日在實用新型專利申請文件公布之前，就應(yīng)該是被允許的，因為，它并未喪失新穎性。所謂“新穎性”，按照我國《專利法》第=十二條第一款的規(guī)定是指“在申請日以前沒有同樣的發(fā)明或者實用新型在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過，在國內(nèi)公開使用過或者其他方式為公眾所知，也沒有同樣的發(fā)明或者實用新型由他人向國務(wù)院專利行政部門提出過申請并且記載在申請日以后公布的專利申請文件中?！?/p>