胡軒琿

（華東政法大學,上海 201620）

商標延伸注冊問題來源于我國商標法的司法實踐，是企業(yè)在品牌戰(zhàn)略擴張中面臨的新問題。雖然北京市高級人民法院早在2014年就針對這一問題有了探索，其在《關于商標授權(quán)確權(quán)行政案件的審理指南》（以下簡稱《審理指南》）中對商標延伸注冊進行了審判指引，但這僅是從原則上對商標延伸注冊進行規(guī)范，缺乏普遍約束力且適用標準不夠明確。而十余年的司法實踐中，有的法院同意申請人的主張，認為新商標是對其在先擁有基礎商標的延伸注冊，能夠和介入的引證商標相區(qū)分，不會產(chǎn)生混淆市場的后果，而有的法院則認為我國現(xiàn)行法律未規(guī)定商標延伸注冊制度，因此不應予以支持。針對商標能否延伸注冊產(chǎn)生的巨大爭議可能導致企業(yè)品牌擴張受挫，嚴重影響我國企業(yè)知名商標的市場發(fā)展，因此本文以我國的商標司法實踐為基礎，探討商標延伸注冊在審判實踐中的爭議焦點，對商標延伸注冊這一新理論進行合理性探究，明確其存在的正當性并提出適用標準，以期解決目前司法實踐中企業(yè)品牌難以延伸的困擾，完善我國的商標注冊法律制度。

1 商標延伸注冊的理論基礎

1.1 商標延伸注冊的需求產(chǎn)生

商標是企業(yè)品牌價值的外在表現(xiàn)，當企業(yè)對長期沿用的logo進行變動時，無論是重新設計還是顏色轉(zhuǎn)變，都會給相關公眾和消費者帶來新的視覺沖擊，這種沖擊會讓消費者在短時間內(nèi)難以適應，從而影響企業(yè)新品牌價值的創(chuàng)造。因此企業(yè)在品牌擴張時，為了節(jié)省開發(fā)新商標的成本，會基于已有的商標資源和商標上承載的商譽，在新的商品類別或者同種商品類別上開展延伸商標的市場化應用。其目的主要是利用商標延伸注冊來一定程度上繼承相關公眾和消費者對企業(yè)原來核心商標的認可度和感知度，防止消費者為識別新商標而增加認知成本，從而降低消費者對新商標不信任的風險，同時也可以降低企業(yè)宣傳新品牌的營銷成本。比如小米公司在2021年宣布將啟用全新的logo，該商標圖案與原商標視覺差異僅在于邊框，原商標為方形，而新商標為橢圓形，目前兩商標均在注冊使用期內(nèi)。

但是實踐中，企業(yè)在注冊新商標時，往往因已存在與引證商標近似的情況而導致注冊受到阻礙，于是就出現(xiàn)了關于能否注冊延伸商標的訴訟爭議問題。商標延伸注冊就是近年來商標領域司法實踐中較為突出的疑難問題，為此北京市高級人民法院2014年發(fā)布的《審理指南》中明確了涉及馳名商標、地理標志、商標延伸注冊等若干疑難問題的處理原則[1]，首次對司法實踐中出現(xiàn)的商標延伸注冊爭議進了指導性規(guī)范，為最高人民法院制定相關司法解釋提供了參考。

1.2 何為商標的延伸注冊

關于商標延伸注冊的內(nèi)涵，目前尚未形成統(tǒng)一認知，最早在2014年的《審理指南》中，北京高院的法官在案例評析中提到：“延伸商標注冊是指申請人提出注冊的商標因為與在先已有商標在商標標樣、商標所使用的商品或服務的范圍以及商標的注冊主體等方面存在著關聯(lián)性，而被認為是在先商標基礎上進行的商標注冊[2]?！崩顥罱淌冢?018）在其《商標法基本原理》一書中對延伸商標做出定義，認為基礎商標延伸注冊是指注冊商標權(quán)人在已有商標注冊申請基礎上，又在同一種或類似商品或服務上申請與在先注冊商標或者已提出注冊申請的商標或服務相同或近似的商標注冊[3]。任毅（2017）則進一步提出了商標延伸注冊的四層本質(zhì)：第一級本質(zhì)是對基礎商標商譽的延伸，第二級本質(zhì)是對基礎商標價值的延伸，第三級本質(zhì)是對商標在創(chuàng)作過程中所付出的勞動的延伸，而最后的終極本質(zhì)是一種能量的延伸[4]。

隨著司法實踐中主張商標延伸注冊案件糾紛的增多，更多的學者開始關注這一問題。相關研究主要分為兩類，一類是以案例評析的方式對商標延伸注冊的理論進行探討，另一類是理論性較強的學術(shù)論文研究。這些研究中對商標延伸注冊是否成為一個問題形成了不同的看法，有觀點認為“商標延伸注冊”這個概念沒有意義，因為我國商標權(quán)的獲得是遵循注冊取得為主、在先使用為輔的注冊制度，商標延伸注冊從本質(zhì)上來說是一個與基礎商標近似的新商標申請注冊，已有注冊制度足以解決，因而不需要另行討論。有學者指出延伸商標能否延伸原有商標蘊含的商譽并不重要，關鍵是要判斷延伸注冊的商標是否會與他人在先商標構(gòu)成混淆[5]，并據(jù)此認為針對延伸注冊的商標依舊是用以往的商標混淆作為判斷標準，因此沒有必要去創(chuàng)設一個多余的法律概念。而大多數(shù)學者則支持商標延伸注冊理論的應用，認為這一問題的存在具有現(xiàn)實意義，因為現(xiàn)行的商標法中，通過普通的商標注冊程序無法實現(xiàn)商標權(quán)人的利益最大化，容易受到引證商標的阻斷，而商標如若可以順利地延伸注冊，則會促進商標資源的最大化利用，基礎商標的延伸注冊就是提升品牌效應、增強識別功能、傳承商譽的有效手段[6]。

1.3 商標延伸注冊的正當性

根據(jù)我國《商標法》第三十條和三十二條的規(guī)定，申請注冊的商標不能與他人在先注冊的商標相同或者近似，也不得損害他人已有的在先權(quán)利，延伸注冊作為新商標注冊，雖然與基礎商標有關聯(lián)，但實踐中審查時仍是依照一般商標注冊混淆可能性的基本理論去判斷商標相同或近似，這忽視了已有基礎商標已經(jīng)積累的商標品牌知名度。因此，只判斷延伸商標和引證商標是否近似，而不考慮基礎商標的知名度以及相同或近似問題，既不符合商標法的混淆理論，也不符合現(xiàn)實情況。本質(zhì)上說，延伸商標注冊的目的不是區(qū)分介入商標，而是將基礎商標進行品牌擴展，使得消費者將延伸商標與基礎商標相聯(lián)系，從而區(qū)別于引證商標。如果相關公眾在市場交易中能夠?qū)⒀由焐虡说闹黧w聯(lián)系到基礎商標的主體，并且不會與現(xiàn)有市場中的其他商標主體混淆，那么就不會產(chǎn)生誤認，所以這種延伸注冊可以對品牌進行適用上的擴展而不會破壞市場秩序。

商標延伸注冊正當性在于：一是品牌延伸的現(xiàn)實需要。近年來，一些大品牌企業(yè)為了緊跟市場變化，將自己沿用許久的商號、馳名商標等進行改造重設，希望給舊的品牌商標賦予新的企業(yè)發(fā)展理念。但是企業(yè)在選擇新商標的過程中會面臨許多困難，因為市場經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展已經(jīng)存在一些與基礎商標相近似的商標，并且自己能夠進行品牌創(chuàng)設的空間十分有限，為了避免全新商標設計所帶來的巨大宣發(fā)成本，企業(yè)往往會基于原有商標進行改造，也就產(chǎn)生了商標延伸注冊的現(xiàn)實需求。二是商標承載著商譽的延伸。李明德教授（2015）認為商標標識是商譽的載體，雖然商標標識本身只是一個符號，并不像作品或者專利技術(shù)一樣蘊含許多智力成分，但商標背后所承載的商譽卻是商標所有人在長期投入和使用中所累積的，付出了大量的創(chuàng)造性智力勞動[7]。這些勞動產(chǎn)生的價值形成了商譽，商譽又體現(xiàn)在商標的知名度和顯著性之上，從而使得企業(yè)在偌大的市場中脫穎而出。既然商標承載的商譽是一種價值，企業(yè)對該價值的再次利用也應當是合理且正當?shù)?，將商標進行延伸，一方面是對基礎商標價值的再利用，另一方面也是賦予商標新價值的過程。

2 商標延伸注冊的司法實踐

在分析商標延伸注冊案件時，通常需要區(qū)分三種商標，第一種是基礎商標，即延伸注冊商標申請主體已經(jīng)注冊成功且使用的商標，第二種是申請主體需要新注冊的延伸商標，在訴訟中也被稱為訴爭商標，第三種則是反對延伸商標注冊的異議商標，也稱介入商標，訴訟中稱之為引證商標。需要明確基礎商標與延伸商標背后是同一主體或者存在特定聯(lián)系，當該主體對延伸商標進行申請注冊時，如果沒有相關的主體宣告無效或者撤銷，那么延伸商標可以順利注冊。但是由于基礎商標注冊的時間較早，延伸商標則屬于新注冊，二者通常在注冊時間上存在較長間隔，才導致了市場中已經(jīng)存在許多與延伸商標相近似的商標，從而在其注冊過程中出現(xiàn)相同或近似的介入商標阻礙的情況，許多司法案件也是由介入商標的主體提起訴訟所引起的。

2.1 商標延伸注冊典型案例及最高人民法院的觀點

最高人民法院在“徽皖酒王案”中認為，我國法律及理論均沒有“基礎商標”的說法，而所謂的“基礎商標延伸理論”并不能取代“商標相同或近似的混淆可能性”這一商標侵權(quán)基本原則①；后又在“蜘蛛王案”中補充提出商標主體可以以延伸商譽為目的進行市場經(jīng)營活動，但是對于商譽的延續(xù)不能僅看目的上是否正當，還需要考慮結(jié)果上的正當性，即能否延續(xù)還應當符合法律相關規(guī)定②。因此無論其原注冊商標是否已積累了一定的商譽，也無論新商標與原注冊商標指定使用的商品類別以及所使用的標識具有何種聯(lián)系，都應當提出注冊申請，依法審核，亦否認商標延續(xù)的存在合理性。最新的“好太太案”中最高人民法院再次重申訴爭商標能否注冊依據(jù)的是商標法相關規(guī)定，否認原一審和二審作出的同意在先商標合理延伸注冊的判決③。

可以看到，以“法律無依據(jù)”為由否認商標延伸注冊的正當性是法院的普遍做法，尤其是最高人民法院通過幾個案例明確否認了權(quán)利人延續(xù)商標的目的，但是以法律無規(guī)定判斷是否正當顯然不合理。為了實現(xiàn)成功注冊，很多商標延伸注冊人會采取多種迂回手段，比如和異議人簽訂商標共存協(xié)議等，都使得商標延伸注冊雖然沒有其名，但已有其實。因此，商標理論的發(fā)展不能故步自封，法無明文規(guī)定不代表商標延伸注冊問題不存在，況且法律具有先天的滯后性，諸多實踐前沿問題需要司法靈活處理，而商標延伸注冊若能與商標共存等理論相銜接，也能更好地服務于商標制度的創(chuàng)新發(fā)展。

2.2 以2022年“好太太案”為例分析商標延伸注冊的司法難題

在“好太太案”中，國家知識產(chǎn)權(quán)局認為訴爭商標的注冊是凱達能公司在先商標權(quán)利的合理延伸，并沒有復制、模仿好太太公司“好太太”商標的主觀故意，不易造成消費者的混淆和誤認，未違反《商標法》第十三條第三款的規(guī)定，且進一步指出訴爭商標是凱達能公司在先注冊且有較高知名度的商標在相關商品上的合理延伸，訴爭商標與引證商標未構(gòu)成近似商標，因此國家知識產(chǎn)權(quán)局同意該商標的延伸注冊。但是注冊結(jié)果遭到了好太太公司的異議訴訟。一審法院分析了引證商標的知名度和訴爭商標的知名度，認為訴爭商標和引證商標有視覺差異，且注冊人沒有主觀惡意，訴爭商標已經(jīng)注冊使用形成了穩(wěn)定的市場格局，商標共存沒有誤導公眾，不致?lián)p害好太太公司的利益，因此駁回好太太公司的訴訟。同時二審法院又查明引證商標已達到馳名程度，基礎商標也是馳名商標，和訴爭商標在整體構(gòu)圖、視覺效果方面存在明顯的差異，二者同時使用相關公眾能夠?qū)⑵鋮^(qū)分，不會導致混淆后果，遂駁回好太太公司的上訴。

但是再審法院（最高人民法院）推翻了一審、二審判決，認為本案需要考慮的關鍵爭議在于延伸商標與介入商標是否構(gòu)成近似商標，以及延伸商標是否侵害他人的在先權(quán)利（本案中指的是“好太太”公司的商號權(quán)）。最高人民法院采用顯著性對比，將商標的顯著部分提取出來，認為拼音部分不是訴爭商標的顯著部分，而漢字“好太太”三個字才是顯著部分，并與好太太公司的引證商標三的顯著部分明顯近似，商品也是同類別，因此認定二者構(gòu)成近似。并且指出原先的基礎商標的馳名度與本案中顯著部分對比的漢字部分沒有可比性，不作為考慮因素。

通過一案三判可以看出，一審法院和二審法院以及國家知識產(chǎn)權(quán)局都考慮了延伸商標是基礎商標的商譽延伸，而最高人民法院在判決中回應道，商標延伸注冊沒有法律依據(jù)，只需要考慮延伸商標和介入商標是否構(gòu)成相同或者近似從而導致混淆即可?？梢娮罡呷嗣穹ㄔ旱呐袥Q依然采取混淆可能性的判斷思路，沒有考慮商標相同和近似與是否混淆并不是必然正相關的。實際生活中，很多商標相似或者類似，而類別或者相關公眾的不同都會影響混淆可能性的判斷。

3 商標延伸注冊的合理適用

3.1 域外經(jīng)驗的比較和借鑒

由于商標注冊屬于行政程序，不同的國家規(guī)定有所不同，因此考察域外的商標延伸注冊并沒有相關的現(xiàn)有制度可以對應，但是從商標延伸注冊所產(chǎn)生的結(jié)果來看，與商標延伸注冊較為類似的是商標家族和商標共存制度。商標家族來源于美國的司法實踐，之所以稱為“家族”，是因為商標權(quán)利人擁有的商標是一系列具有共同可被識別特征的商標組成的集合，這些商標所具備的共同特征能夠使相關公眾將系列商標與同一主體或者關聯(lián)主體相聯(lián)系，注冊家族系列商標目的是防止自己的品牌商標被第三人注冊到相似商品或服務之中，避免使得相關公眾產(chǎn)生混淆。但司法實踐中，更多適用商標共存來滿足延伸注冊的需要，目前商標共存在實踐中表現(xiàn)為商標共存協(xié)議，主要是當不同主體在相同或類似商品或服務上使用相同或近似商標時，為了防止公眾產(chǎn)生混淆或者不同權(quán)利主體產(chǎn)生訴訟等爭議，雙方通過簽訂共存協(xié)議來避免互相搶占對方市場[8]。因此一定意義上來說，商標延伸注冊所形成的共存結(jié)果實際上是商標共存的一種變現(xiàn)形式。

從上述制度來看，商標家族所解決的問題主要是企業(yè)在同類商品中進行的商標保護，也即我們所熟知的防御商標的功能；商標共存制度則主要是為了解決先用權(quán)問題，由于商標的地域性特征，不同的地區(qū)可能存在相同或者近似的商標，法律需要對先使用人或者先注冊人予以保護，但同時又需要兼顧后使用人或者后注冊人的利益，因此使得兩個商標得以共存。雖然對商標家族和商標共存的借鑒有助于解決權(quán)利人和異議人對于近似商標的一部分爭議問題，但是無法滿足企業(yè)依據(jù)已有基礎商標進行品牌擴展的充分性，因此這兩個理論有其所特指的目的性，而對于商標的延伸注冊問題的解決仍存在很大的不足。

3.2 商標延伸注冊制度在司法實踐中的必要性

商標延伸注冊制度具有自身的獨特性。第一，商標延伸注冊申請不同于一般的商標注冊申請。一般商標注冊申請只需要符合商標法規(guī)定的商標構(gòu)成要件和禁止注冊的要求即可，但是商標延伸注冊還應考慮其與基礎商標的關系，同時對與介入商標能否共存進行分析。比如，若采取無效程序去實現(xiàn)延伸注冊商標的注冊，存在較大的障礙，因為一般的相對無效的異議存在五年的限制期限，而延伸注冊一般時間跨度長，可能超過異議期，以延伸商標使已存在的商標無效不現(xiàn)實，因此延伸注冊考量目的的不同是區(qū)別于一般的商標注冊。第二，商標延伸注冊也不同于防御商標注冊。防御商標的目的是防止他人“傍名牌”、惡意搶注從而擾亂市場經(jīng)濟秩序，而商標延伸注冊的目的不是防御已有的基礎商標，而是配合企業(yè)的品牌發(fā)展戰(zhàn)略做出的改動。若商標延伸注冊成功之后，介入商標可以與之共存而不至于混淆，也避免了與其他企業(yè)的介入商標相對抗。第三，商標延伸注冊具有實踐基礎。前述所提及的北京市高級人民法院2014年發(fā)布的《審理指南》即首次對注冊商標延伸注冊制度進行專門規(guī)定，在此期間該院也審理了諸多案例涉及商標延伸注冊爭議，并且在2019年修訂的新版《審理指南》中又對判斷注冊商標延伸注冊的條件進行了補充指引，但由于缺乏法律約束力，只能指導內(nèi)部的審判，難以解決實踐中的普遍問題。因此，商標延伸注冊是來源于實踐，具有實踐基礎的制度需求，而目前北京市高級人民法院的率先探索就是一個良好的示范。延伸注冊的商標滿足了企業(yè)品牌擴展的需求，也促進了我國商標注冊制度的完善，但是由于目前的法律障礙和司法謙抑，商標延伸注冊制度依然處在爭議之中。

3.3 我國商標延伸注冊的適用規(guī)范

雖然已有的實踐經(jīng)驗讓我們對該制度產(chǎn)生了新認識，許多學者也都認可該制度的存在，但是目前商標延伸注冊的適用規(guī)則還存在著許多不明確的爭議性問題，諸如延伸商標注冊需要滿足的主客觀要件、商標的知名度要求、基礎商標與延續(xù)商標的商譽判斷等問題[9]。有研究認為，商標延伸注冊除需要滿足一般商標注冊的條件外，還應當具備延伸注冊的實體要件和程序要求，即主觀上注冊申請人沒有惡意攀附他人商標的故意，客觀上不會使公眾對商品的來源產(chǎn)生混淆誤認以及延伸商標申請人在訴訟中所承擔的證明相關公眾對于延伸商標的注冊不會產(chǎn)生來源混淆的舉證責任[10]。此外還有學者通過對比案例的方式，提出延伸商標的申請注冊會使基礎注冊商標的商譽侵入引證商標的市場，削弱已經(jīng)存在于市場中的引證商標顯著性，不利于市場競爭秩序的維系[11]，因此需要對延伸商標注冊所產(chǎn)生的市場效果進行考察，避免導致市場經(jīng)濟秩序混亂。

結(jié)合商標延伸注冊的典型案例分析，可以看出符合商標延伸注冊需要考慮以下幾個因素：（1）主體標準，即申請人標準，基礎商標和延伸商標主體是存在商業(yè)關聯(lián)的，而非主體不同的申請人；（2）知名度標準，即延伸注冊的商標需要具備一定知名度，本質(zhì)上越知名的商標在市場上的顯著性也就越高，相關公眾的認知能力也越強，導致混淆的可能性也越低；（3）限制條件，即與其他商標制度的邊界，包括主觀上的善意而非惡意攀附，這一點在馳名商標保護條款中也有所體現(xiàn)。綜合來看，這些因素既應是判斷注冊商標能否進行延伸注冊的條件，也應是注冊商標延伸注冊的概念所應包含的基本內(nèi)容，但除了滿足主體標準、知名度標準以及限制條件外，還需要針對延伸注冊商標的客觀程序條件進行研究，并與現(xiàn)有的注冊制度相銜接。

4 結(jié)語

制度的產(chǎn)生是為了滿足社會實踐的需要，商標延伸注冊也是實踐中企業(yè)品牌營銷戰(zhàn)略的現(xiàn)實需要。李楊教授認為只要不與他人申請注冊商標或者初步審定的商標相同或者近似，且不屬于法律禁止情形的，就可以注冊，因此延伸注冊商標并沒有法律上的障礙。但最高人民法院在判斷相關注冊問題時不予考慮基礎商標的延伸關系，對于近似性判斷也帶有很大的自由裁量，難以滿足實踐中關于商標延伸的現(xiàn)實需求。因此，筆者認為產(chǎn)生于我國的商標延伸注冊理論，不能僅僅以于法有據(jù)為由忽視企業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實需要和司法實踐的理論探索，應當從實踐中來到實踐中去，探究其背后的法理和適用，更好地解決實踐中的商標注冊疑難問題。

注釋：

①參見安徽皖酒制造集團有限公司與安徽蚌皖酒釀造有限公司、國家工商行政管理總局商標評審委員會不履行法定職責再審審查行政案件，最高人民法院（2016）最高法行再38號判決書。

②參見蜘蛛王集團有限公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會、美國蜘蛛集團有限公司商標異議復審行政糾紛案，最高人民法院（2017）最高法行申3297號裁定書。

③參見廣東好太太科技集團股份有限公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局及佛山市凱達能企業(yè)管理咨詢有限公司商標權(quán)無效宣告請求行政糾紛案，最高人民法院（2022）最高法行再3號判決書。