李 陽

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局，北京 100083

按照我國(guó)《專利審查指南》的規(guī)定，審查實(shí)踐中通常采用“實(shí)現(xiàn)技術(shù)方案、解決技術(shù)問題、產(chǎn)生預(yù)期技術(shù)效果”［1］，即所謂的技術(shù)三要素標(biāo)準(zhǔn)對(duì)充分公開進(jìn)行判斷。但上述判斷標(biāo)準(zhǔn)在對(duì)于技術(shù)問題的認(rèn)定上存在主觀性，對(duì)所要解決的技術(shù)問題認(rèn)定過高、過低、過于寬泛或過于具體，會(huì)導(dǎo)致完全不同的審查結(jié)論。

一、技術(shù)問題的定義

“技術(shù)問題”一詞在《中華人民共和國(guó)專利法》（以下簡(jiǎn)稱《專利法》）中并未出現(xiàn)，在《中華人民共和國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱《專利法實(shí)施細(xì)則》）中則出現(xiàn)了三次，分別出現(xiàn)在第十七條關(guān)于發(fā)明內(nèi)容的撰寫、第二十三條第一款關(guān)于摘要的撰寫和第二十條第二款關(guān)于必要技術(shù)特征的規(guī)定中。但上述三處也僅是使用了“技術(shù)問題”這一詞語，并沒有對(duì)技術(shù)問題的含義進(jìn)行闡述。

《專利審查指南》中關(guān)于發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題有如下解釋：“發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題，是指發(fā)明或者實(shí)用新型要解決的現(xiàn)有技術(shù)中存在的技術(shù)問題。發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)記載的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)能夠解決這些技術(shù)問題?！保?］根據(jù)這一解釋，技術(shù)問題是相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)而言的，但“現(xiàn)有技術(shù)”是一個(gè)十分寬泛的概念，其包括申請(qǐng)日以前能夠?yàn)楣娝弥乃邢嚓P(guān)技術(shù)。如果將申請(qǐng)人在說明書中所描述的背景技術(shù)作為確定技術(shù)問題的現(xiàn)有技術(shù)，則所述的技術(shù)問題可以被認(rèn)為是相對(duì)于背景技術(shù)得出的；如果將背景技術(shù)之外的其他現(xiàn)有技術(shù)（包括最接近現(xiàn)有技術(shù)）作為標(biāo)準(zhǔn)，則會(huì)得出完全不同的技術(shù)問題。

對(duì)說明書是否充分公開進(jìn)行判斷時(shí)，不需要對(duì)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行完全檢索。因此，在不考慮檢索后的現(xiàn)有技術(shù)的前提下，本文將依據(jù)專利申請(qǐng)文件記載的內(nèi)容所確定的技術(shù)問題分為三種：第一種，原始申請(qǐng)文件中明確記載的技術(shù)問題，通常出現(xiàn)在說明書的“發(fā)明內(nèi)容”部分；第二種，根據(jù)說明書“背景技術(shù)”部分內(nèi)容推定的技術(shù)問題；第三種，發(fā)明客觀上能夠解決的技術(shù)問題。第一種技術(shù)問題是申請(qǐng)人明確聲稱所要解決的技術(shù)問題；第二種技術(shù)問題是本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)申請(qǐng)人在背景技術(shù)部分對(duì)現(xiàn)有技術(shù)缺陷進(jìn)行的描述，而推定所要解決的技術(shù)問題；第三種類型的技術(shù)問題則是本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)申請(qǐng)文件記載的客觀技術(shù)效果確定的所要解決的技術(shù)問題，對(duì)于技術(shù)效果可預(yù)測(cè)性強(qiáng)的技術(shù)領(lǐng)域，該技術(shù)問題還可以直接根據(jù)申請(qǐng)文件記載的技術(shù)方案來確定，對(duì)于技術(shù)效果可預(yù)測(cè)性差的技術(shù)領(lǐng)域，則需要通過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來確定。根據(jù)《專利審查指南》中對(duì)技術(shù)問題的解釋，第一種和第二種技術(shù)問題是現(xiàn)有技術(shù)中存在的技術(shù)問題，但申請(qǐng)人掌握的現(xiàn)有技術(shù)是有限的，且發(fā)明相對(duì)不同的現(xiàn)有技術(shù)確定的技術(shù)問題也不同，因此，第一種和第二種技術(shù)問題的不確定性很強(qiáng)。第三種技術(shù)問題不涉及現(xiàn)有技術(shù)，完全由技術(shù)方案所帶來的客觀效果決定，雖與審查指南中對(duì)技術(shù)問題的解釋內(nèi)容不符，但確定性強(qiáng)。

二、解決技術(shù)問題在“能夠?qū)崿F(xiàn)”判斷中的作用

接下來，我們從專利制度本質(zhì)屬性、事實(shí)判斷和客觀公正的角度來進(jìn)一步分析“解決技術(shù)問題”是否有助于“能夠?qū)崿F(xiàn)”的判斷，是否有助于實(shí)現(xiàn)《專利法》的立法宗旨。

（一）從專利制度本質(zhì)屬性的角度考量

現(xiàn)代專利制度的基本理念是以技術(shù)公開換法律保護(hù)，這種制度模式不僅解決了發(fā)明權(quán)這種無形財(cái)產(chǎn)無法得到有效保障的風(fēng)險(xiǎn)，也使得發(fā)明權(quán)的享有不僅有利于權(quán)利人，還有利于締結(jié)這種社會(huì)契約的整個(gè)社會(huì)所有主體。說明書是申請(qǐng)人公開其發(fā)明或者實(shí)用新型的文件，其作用主要包括如下三個(gè)方面：第一，使所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠理解并實(shí)施該發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，從而為社?huì)公眾提供新的有用技術(shù)信息；第二，說明書是國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)專利進(jìn)行審查，判斷發(fā)明新穎性和創(chuàng)造性的基礎(chǔ)；第三，是相關(guān)專利涉及侵權(quán)訴訟時(shí)解釋權(quán)利要求的輔助手段。其中，第一方面的作用占有最為重要的地位，被認(rèn)為是專利制度的基石［2］。

上述第一方面和第二方面的作用表明，要判斷一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造是否取得技術(shù)進(jìn)步、對(duì)社會(huì)有貢獻(xiàn)，首先必須要有一個(gè)技術(shù)方案，并且是一個(gè)能夠?qū)崿F(xiàn)或可行的技術(shù)方案。沒有具體方案的單純?cè)竿⒉磺袑?shí)際的計(jì)劃都是沒有實(shí)際意義的。只有當(dāng)一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造具有一個(gè)基本前提之后，才有必要考慮其是否滿足更高的要求。因此，實(shí)質(zhì)審查應(yīng)大致分為兩個(gè)層次或兩個(gè)步驟，第一步是對(duì)方案的基本要求進(jìn)行審查，確保有一個(gè)考慮問題的基本前提，使下一步審查有實(shí)際意義；第二步審查則是為了保證技術(shù)方案的進(jìn)步性和創(chuàng)新性，以滿足專利法促進(jìn)創(chuàng)新的宗旨。兩步審查針對(duì)的是兩個(gè)不同層次的問題，前者涉及的是有無、成否的問題，即申請(qǐng)的產(chǎn)品和方法能否得到、實(shí)現(xiàn)或完成，由技術(shù)方案自身的客觀情況決定；后者涉及的是好壞、水平的問題，即產(chǎn)品和方法是否相對(duì)于已有技術(shù)有創(chuàng)新、有進(jìn)步。一項(xiàng)具有一定性能和作用的技術(shù)方案必然能夠解決一項(xiàng)客觀的技術(shù)問題，例如，一種具有防滑效果的防滑瓷磚，必然可以解決潮濕地面容易滑倒的問題，但其是否比現(xiàn)有技術(shù)的防滑瓷磚防滑效果更好？是否解決了背景技術(shù)或最接近現(xiàn)有技術(shù)的防滑瓷磚防滑效果差的技術(shù)問題？則涉及的是相對(duì)的、主觀的另一項(xiàng)審查任務(wù)。因此，“技術(shù)問題”這一概念顯然無法將兩層含義清楚地表述、區(qū)分?！翱陀^的技術(shù)問題”更符合判斷充分公開三要素中“技術(shù)問題”的定義，而將解決相對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的“技術(shù)問題”，用于判斷第二層次的創(chuàng)新性和進(jìn)步性更合理、更有實(shí)際意義。

（二）從事實(shí)判斷角度考量

科學(xué)事實(shí)是指從科學(xué)認(rèn)識(shí)角度所把握的客觀存在，是對(duì)科研對(duì)象的客體性事實(shí)的描述［3］，說明書對(duì)技術(shù)方案的記載屬于對(duì)科研對(duì)象的客體性事實(shí)的描述，是一種科學(xué)事實(shí)。價(jià)值事實(shí)是指事物使人的需要得到滿足的情況，是價(jià)值關(guān)系運(yùn)動(dòng)后果的事實(shí)［3］，現(xiàn)有技術(shù)中技術(shù)問題的解決，是指發(fā)明使人的需要得到滿足的情況，較為偏向于價(jià)值事實(shí)。就判斷方法而言，技術(shù)方案實(shí)施的判斷屬于科學(xué)認(rèn)知，判斷主體只是對(duì)現(xiàn)實(shí)“科學(xué)事實(shí)”的客觀反映，不存在對(duì)這一“科學(xué)事實(shí)”的“好、壞、美、丑”的評(píng)價(jià)，不受主體需要的影響。解決技術(shù)問題的判斷由于需要同現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行比價(jià)，則屬于價(jià)值判斷，由于判斷主體的自身水平、主體需要、動(dòng)機(jī)不同，容易造成判斷主體的隨意性、主觀性、片面性。技術(shù)問題是就發(fā)明滿足于主體需要的效用而言的，主體不同，對(duì)同一結(jié)果的評(píng)價(jià)也不同，甚至?xí)斐赏崆脑u(píng)價(jià)和認(rèn)知。因此，通過技術(shù)方案對(duì)“能夠?qū)崿F(xiàn)”進(jìn)行判斷在認(rèn)知上更具有客觀公正性。用科學(xué)的眼光看，實(shí)現(xiàn)技術(shù)方案是“一”，解決技術(shù)問題是“多”。實(shí)現(xiàn)技術(shù)方案是客體性的事實(shí)，技術(shù)方案的實(shí)施是源自其固有的結(jié)構(gòu)功能，主體可以直接通過對(duì)該結(jié)構(gòu)功能的分析把握而掌握能否實(shí)現(xiàn)的客體本質(zhì)；而解決技術(shù)問題是“多”，是一種主體性的事實(shí)，這種事實(shí)隨著申請(qǐng)人撰寫水平、專利審查員和社會(huì)公眾認(rèn)知水平的不同而不同。在一定的社會(huì)群體或整體層次上可能表現(xiàn)出事實(shí)的統(tǒng)一性，但就個(gè)體而言則達(dá)不到完全統(tǒng)一，這是由主體自身的特質(zhì)性和主體需要的多樣性決定的［4］。

可見，從科學(xué)事實(shí)和價(jià)值事實(shí)的角度來看，“解決的技術(shù)問題”也不利于充分公開的判斷。當(dāng)然，技術(shù)方案與技術(shù)問題在客觀性方面是沒有區(qū)別的，也就是說技術(shù)方案和技術(shù)問題都蘊(yùn)含著客觀事實(shí)。二者并不是相互孤立，互不相干的，它們彼此影響，互相轉(zhuǎn)換。這也意味著解決技術(shù)問題要建立在實(shí)現(xiàn)技術(shù)方案的基礎(chǔ)上，技術(shù)問題的解決是以實(shí)現(xiàn)技術(shù)方案為前提條件的。先有“在、是、有”，然后才有“應(yīng)、能、該”。從這一層面上講，解決技術(shù)問題的判斷更應(yīng)該在說明書充分公開滿足之后進(jìn)行，其應(yīng)該歸屬于對(duì)技術(shù)方案的進(jìn)步性和創(chuàng)新性的判斷層次上。

（三）從客觀公正的角度考量

我國(guó)專利制度建立以來，《專利法》《專利法實(shí)施細(xì)則》和《專利審查指南》已逐漸形成了完整的審查標(biāo)準(zhǔn)體系。但是，當(dāng)前在實(shí)質(zhì)審查中遇到的一個(gè)突出問題，就是在某些領(lǐng)域、某種程度上存在著審查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不一致的情況。專利局與審查協(xié)作中心不一致，實(shí)審與復(fù)審不一致，部門與部門不一致，甚至于部門內(nèi)部處室也不一致。這種狀況嚴(yán)重影響到社會(huì)公眾對(duì)審查質(zhì)量的信任，也違背了《專利法》第二十一條所規(guī)定的“客觀、公正”原則。此外，到目前為止，我國(guó)國(guó)內(nèi)司法審判中已經(jīng)積累了大量針對(duì)專利侵權(quán)案件和針對(duì)專利無效相關(guān)行政訴訟案件的判例，其中的很多判例可以反映出司法系統(tǒng)對(duì)于專利審查中涉及的條款的理解和執(zhí)行尺度。司法系統(tǒng)的審判更多注重社會(huì)各方面利益的平衡和體現(xiàn)法律的公平公正，而專利審查工作中審查員與社會(huì)公眾面對(duì)面的機(jī)會(huì)較少，對(duì)于一件專利授權(quán)或駁回、維持有效或是宣告無效，所能帶來的社會(huì)效益和社會(huì)影響的認(rèn)識(shí)和理解不足。個(gè)別案件中體現(xiàn)出來的司法系統(tǒng)和專利審查系統(tǒng)的執(zhí)法尺度不一致之處，對(duì)于專利價(jià)值的社會(huì)認(rèn)知也會(huì)帶來不利的影響，使得公眾對(duì)于授權(quán)專利的效力產(chǎn)生質(zhì)疑?！秾＠麑彶橹改稀窂募夹g(shù)方案、技術(shù)問題和技術(shù)效果三個(gè)方面，對(duì)能夠?qū)崿F(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了界定，要求所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員要能夠再現(xiàn)技術(shù)方案，解決其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果，從而實(shí)現(xiàn)三者的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。但技術(shù)問題認(rèn)定的復(fù)雜化、多樣化顯然不利于“能夠?qū)崿F(xiàn)”的判斷，也會(huì)使實(shí)審、復(fù)審和法院判決在事實(shí)認(rèn)定和法律適用上存在著一定的差異。這種差異使公眾對(duì)于專利制度的客觀公正性產(chǎn)生了質(zhì)疑，不符合《專利法》鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造、促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的立法宗旨。

三、建議與結(jié)論

在前文中，首先，筆者對(duì)判斷“能夠?qū)崿F(xiàn)”三要素之一的技術(shù)問題的含義進(jìn)行了辨析，指明了技術(shù)問題認(rèn)定的復(fù)雜化和多樣化是造成充分公開審查標(biāo)準(zhǔn)不一的根源之一。其次，從專利制度的本質(zhì)屬性、事實(shí)判斷和客觀公正的角度進(jìn)一步分析得出，解決技術(shù)問題要素不是判斷能夠?qū)崿F(xiàn)必須要考慮的要素。最后，筆者對(duì)于充分公開的判斷標(biāo)準(zhǔn)提出如下判斷思路，以對(duì)《專利審查指南》的修改提供一些建議。

第一步，對(duì)充分公開的判斷對(duì)象進(jìn)行確認(rèn)。充分公開判斷所針對(duì)的對(duì)象僅應(yīng)該是那些設(shè)立了權(quán)利意圖的技術(shù)方案，即權(quán)利要求中要求保護(hù)的技術(shù)方案。對(duì)于判斷對(duì)象的確定，是充分公開審查的基礎(chǔ)，是事實(shí)確認(rèn)的體現(xiàn)。

第二步，確定發(fā)明如何制造或?qū)嵤?。如何制造或?qū)嵤┦侵冈谡f明書中公開如何制造或者實(shí)施要求保護(hù)的技術(shù)方案的信息，亦即，如果要求保護(hù)的是產(chǎn)品，需要在說明書中公開該產(chǎn)品的制造方法；如果要求保護(hù)的是方法，則在說明書中公開該方法的實(shí)施步驟和條件，使得所屬領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書的描述，就能夠無障礙地制造出所述產(chǎn)品或者實(shí)施所述方法。

第三步，確定發(fā)明有何功能或用途。有何功能或用途是指在說明書中公開發(fā)明創(chuàng)造的作用或者具體應(yīng)用的領(lǐng)域或場(chǎng)合。與要求保護(hù)的技術(shù)方案整體范圍適度相關(guān)的任何可能的用途都足以排除基于“如何使用”無法實(shí)現(xiàn)的駁回。技術(shù)方案所具有的功能或用途，可以由技術(shù)方案本身所決定（例如對(duì)于可預(yù)期性較強(qiáng)的機(jī)械領(lǐng)域發(fā)明，產(chǎn)品的組成單元就能夠決定該產(chǎn)品本身的功能和用途），也可以由現(xiàn)有技術(shù)的研究狀況所推定（例如對(duì)于某些改進(jìn)型產(chǎn)品發(fā)明，由改進(jìn)前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)大致能夠推測(cè)改進(jìn)后的產(chǎn)品必然會(huì)保留相應(yīng)的功能或用途），或者通過相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)證據(jù)加以證明。當(dāng)采用推定功能或用途方式時(shí)，并不要求技術(shù)方案具有優(yōu)于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)效果，只需推定出其具有現(xiàn)有技術(shù)中同類產(chǎn)品相應(yīng)的功能和用途即可。

綜上所述，判定思路把審查重點(diǎn)放在確定發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案、技術(shù)方案的制備以及技術(shù)方案的使用或?qū)嵤┍旧?，而避免一味地糾結(jié)于對(duì)技術(shù)問題的考量。一方面，有助于站在申請(qǐng)人的角度思考問題，增加審查意見中相關(guān)評(píng)價(jià)與說理被申請(qǐng)人接受的可能性；另一方面，也有助于改善適用《專利法》第二十六條第三款的具體判斷標(biāo)準(zhǔn)的可操作性。