陳 祺

（華東政法大學(xué) 知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院， 上海 200063）

近年來，我國逐漸認(rèn)識到盤活知識產(chǎn)權(quán)等無形資產(chǎn)對提高企業(yè)競爭力作用顯著。國家大力推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營，這是持續(xù)推動“十四五”知識產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo)體系實施落實，加快邁向知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國的重要一環(huán)。但對于企業(yè)破產(chǎn)后知識產(chǎn)權(quán)許可合同問題重視不足，有礙知識產(chǎn)權(quán)的流轉(zhuǎn)。特別是在疫情之下，企業(yè)的破產(chǎn)風(fēng)險突出，在我國的破產(chǎn)制度下，破產(chǎn)管理人可單方面解除知識產(chǎn)權(quán)許可合同，這對知識產(chǎn)權(quán)的流通和運(yùn)營產(chǎn)生了消極影響，不僅增加了知識產(chǎn)權(quán)許可費(fèi)證券化過程中證券投資人的風(fēng)險，而且打擊了知識產(chǎn)權(quán)被許可人的投資熱情。

本文借鑒了美國破產(chǎn)案件對知識產(chǎn)權(quán)許可合同的處理經(jīng)驗，并結(jié)合我國的制度環(huán)境，提出美國相關(guān)破產(chǎn)制度對于我國推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營的借鑒意義。

一、《美國破產(chǎn)法》：被許可人對是否繼續(xù)知識產(chǎn)權(quán)許可合同有選擇權(quán)(商標(biāo)除外)

《美國破產(chǎn)法》第365（a）條規(guī)定：債務(wù)人進(jìn)行破產(chǎn)程序后，破產(chǎn)受托機(jī)構(gòu)或債務(wù)人在經(jīng)法院批準(zhǔn)后，可以選擇承擔(dān)或拒絕履行債務(wù)人的待履行合同?！睹绹飘a(chǎn)法》第365（n）條則針對部分知識產(chǎn)權(quán)許可合同，作出了更為詳細(xì)的規(guī)定。根據(jù)《美國破產(chǎn)法》第365（n）條，在知識產(chǎn)權(quán)許可人破產(chǎn)的情況下，如果破產(chǎn)受托機(jī)構(gòu)或債務(wù)人拒絕履行（reject）知識產(chǎn)權(quán)許可合同，被許可人可以選擇繼續(xù)履行原合同，即繼續(xù)支付使用費(fèi)，在原合同期限內(nèi)繼續(xù)使用該知識產(chǎn)權(quán)，但同時需要放棄抵銷權(quán)和共益?zhèn)鶆?wù)的清償?shù)匚?。此外，根?jù)《美國破產(chǎn)法》第101（35A）條對該法中所稱的知識產(chǎn)權(quán)的定義，此處的“知識產(chǎn)權(quán)”不包括商標(biāo)權(quán)。

而在Mission Prod. Holdings， Inc.v. Tempnology，LLC 案（以下簡稱Mission 案）中，美國聯(lián)邦最高法院認(rèn)為，商標(biāo)許可人破產(chǎn)，破產(chǎn)受托機(jī)構(gòu)或債務(wù)人拒絕履行商標(biāo)許可合同只會導(dǎo)致違約，這并不意味著許可雙方之間基于商標(biāo)許可合同產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)的終止，也就是說，許可人不能因此終止被許可人的商標(biāo)使用權(quán)。

二、Mission 案(美國聯(lián)邦最高法院)：破產(chǎn)商標(biāo)許可人不能剝奪被許可人的使用權(quán)

美國時間2019 年5 月20 日，美國聯(lián)邦最高法院對Mission 案作出判決，認(rèn)為作為破產(chǎn)債務(wù)人的許可人拒絕履行現(xiàn)有商標(biāo)許可合同不會導(dǎo)致商標(biāo)許可合同的解除，只會導(dǎo)致合同的違約，被許可人對是否繼續(xù)合同有選擇權(quán)，其有繼續(xù)使用被許可商標(biāo)的權(quán)利。此判決解決了不同聯(lián)邦巡回法院間的分歧。

Mission 案涉及的原告Mission 公司是一家線上服裝公司（被許可人），被告Tempnology 公司是一家生產(chǎn)服裝和配件的制造商（許可人）。2012 年，雙方簽訂了一份商標(biāo)許可合同，Tempnology 公司許可Mission 公司：對于Tempnology 公司的COOLCORE 商標(biāo)，在美國分銷的某些Tempnology 產(chǎn)品上，Mission 公司享有獨(dú)占使用權(quán)，并可在全球范圍內(nèi)非獨(dú)占使用。

在許可合同到期前，Tempnology 公司根據(jù)破產(chǎn)法申請了破產(chǎn)保護(hù)，并根據(jù)《美國破產(chǎn)法》第365（a）條拒絕履行了該商標(biāo)許可合同。在破產(chǎn)法院批準(zhǔn)其拒絕履行商標(biāo)許可合同后，Tempnology 公司請求確認(rèn)判決，確認(rèn)拒絕履行商標(biāo)許可合同的行為終止了Mission 公司的對許可商標(biāo)的使用權(quán)，破產(chǎn)法院作出了確認(rèn)判決。Mission 公司就拒絕履行商標(biāo)許可合同是否能夠終止因許可獲得的商標(biāo)使用權(quán)問題，與Tempnology 公司發(fā)生了爭議。隨后，在此問題的處理上，破產(chǎn)上訴合議組和第一巡回法院持有不同看法，由聯(lián)邦最高法院進(jìn)行最終判決。

在第一次上訴的審理中，聯(lián)邦第一巡回法院破產(chǎn)上訴庭未支持破產(chǎn)法院的結(jié)論，認(rèn)為拒絕履行商標(biāo)許可合同只能構(gòu)成“違約”，不能構(gòu)成合同相關(guān)權(quán)利義務(wù)的終止。在第二次上訴的審理中，聯(lián)邦第一巡回上訴法院駁回了第一巡回法院破產(chǎn)上訴庭的判決，恢復(fù)破產(chǎn)法院的判決。

(一)巡回法院間的分歧

聯(lián)邦最高法院的判決解決了不同巡回法院間的分歧。這個分歧可以追溯到1985 年，第四巡回法院對Lubrizol Enterprises 訴Richmond Metal Finishers 案的判決。在該案中，法院認(rèn)為，破產(chǎn)許可人根據(jù)《美國破產(chǎn)法》第365 條拒絕履行待履行合同，將自動終止專利被許可人依據(jù)專利許可合同享有的權(quán)利。國會并不認(rèn)可這一決定，作為對此案的回應(yīng)，國會修改了《美國破產(chǎn)法》，規(guī)定在專利權(quán)、著作權(quán)或商業(yè)秘密的權(quán)利人拒絕履行其知識產(chǎn)權(quán)許可合同的情形下，被許可人可以保留依據(jù)許可合同獲得的使用權(quán)，但是此修正案并沒有涵蓋商標(biāo)權(quán)許可。2012 年，第七巡回上訴法院在Unbeam Products 訴Chicago American Manufacturing 案中，認(rèn)為破產(chǎn)的商標(biāo)許可人拒絕履行合同只構(gòu)成違約，而非終止合同，不能因此終止被許可人在合同約定期間使用商標(biāo)的權(quán)利。而第一巡回法院此前在Mission 案中，則做出了相反的認(rèn)定。

(二)聯(lián)邦最高法院認(rèn)為破產(chǎn)商標(biāo)許可人不能剝奪被許可人的使用權(quán)

聯(lián)邦最高法院的決定肯定了第七巡回法院的觀點(diǎn)，其認(rèn)為在破產(chǎn)程序外，商標(biāo)許可人不履行許可合同只能導(dǎo)致違約，而不會終止被許可人根據(jù)許可合同享有的使用權(quán)，這在破產(chǎn)程序中并沒有區(qū)別。

1.原告Tempnology 公司的主要理由：“拒絕履行無終止的法律效果”非一般原則，商標(biāo)許可合同不適用

Tempnology 公司主張，根據(jù)第365（h），（i），（n）條的規(guī)定，特定類型合同的相對方在破產(chǎn)債務(wù)人拒絕履行合同時，可以保留特定權(quán)利，可以推知這并非一般原則。在一般情形下，拒絕履行合同的法律效果是與此不同的，如會終止相對方依合同享有的權(quán)利。而商標(biāo)許可合同不在規(guī)定的特定類型合同之內(nèi)，因此被許可人沒有保留商標(biāo)使用權(quán)的權(quán)利。

聯(lián)邦最高法院認(rèn)為，不能因為第365（n）條沒有涵蓋商標(biāo)許可合同，就認(rèn)為拒絕履行商標(biāo)許可合同會產(chǎn)生不同的法律效果。Tempnology 公司忽略了規(guī)定拒絕履行的法律效果的主要條款。一方面，第365（g）條明確規(guī)定拒絕履行會導(dǎo)致違約，而Tempnology 公司則作出了相反的理解。另一方面，第365（h），（i），（n）條，這些Tempnology 公司提及的條款都是在不同歷史時期產(chǎn)生的，跨度長達(dá)半個世紀(jì)。這些條款的產(chǎn)生都是國會為了回應(yīng)一些互不關(guān)聯(lián)的問題，糾正法院對這些問題的判決。正如有的破產(chǎn)法專家所說，這正說明了國會對“拒絕履行即終止所有合同下的權(quán)利”的觀點(diǎn)持否定態(tài)度。國會制定第365（h），（i），（n）條正是為了加強(qiáng)或澄清一般原則，即拒絕履行不能終止合同下的權(quán)利。因此拒絕履行商標(biāo)許可合同的法律效果是違約，并不能終止合同下的權(quán)利。

2.Tempnology 公司的另一理由：有違《美國破產(chǎn)法》的基本目的

Tempnology 公司主張，如果不能單方面終止被許可人的商標(biāo)使用權(quán)，它就必須在“將稀有的資源用在質(zhì)量控制上”，或是“承擔(dān)失去商標(biāo)權(quán)的風(fēng)險”之間作出選擇。因為如果它不監(jiān)督被許可使用其商標(biāo)的商品和服務(wù)，并進(jìn)行質(zhì)量控制，商標(biāo)的價值自然就會減損，它也可能因此失去商標(biāo)權(quán)。這會影響公司的重組，因此有違《美國破產(chǎn)法》的基本目的。

聯(lián)邦最高法院對被告這一抗辯理由并不認(rèn)可，其認(rèn)為《美國破產(chǎn)法》第365 條，并不意味著允許達(dá)成破產(chǎn)重組目標(biāo)的任何行為，該條并沒有免除債務(wù)人所有的相關(guān)法律責(zé)任，債務(wù)人的責(zé)任承擔(dān)需要平衡債務(wù)人與其合同相對方的利益。

聯(lián)邦最高法院最終決定，破產(chǎn)商標(biāo)許可人拒絕履行商標(biāo)許可合同只能導(dǎo)致違約，不能導(dǎo)致合同的解除，被許可人有權(quán)選擇是否繼續(xù)履行合同。

(三)判決意義

聯(lián)邦最高法院的決定統(tǒng)一了在破產(chǎn)程序中，破產(chǎn)許可人拒絕履行商標(biāo)許可合同的法律效果，增加了商標(biāo)許可合同的穩(wěn)定性。法院的這一決定平衡了破產(chǎn)債務(wù)人與其合同相對方的利益，有利于作為非債務(wù)人的商標(biāo)被許可人，因為它賦予了被許可人選擇權(quán)，被許可人可以選擇在許可期限屆滿之前繼續(xù)使用商標(biāo)，或者主張因拒絕許可產(chǎn)生的損害賠償作為普通債權(quán)，與其他債權(quán)人按比例請求清償。

此外，聯(lián)邦最高法院還明確，在商標(biāo)許可合同中可以約定：破產(chǎn)將自動終止商標(biāo)許可合同。商標(biāo)許可人可以利用這一方式，以避免因Mission 案的判決處于不利地位，而商標(biāo)被許可人則需要警惕許可合同中的相關(guān)條款。

雖然依此判決，若商標(biāo)被許可人選擇繼續(xù)履行合同，許可人在申請破產(chǎn)的情況下，仍然需要承擔(dān)許可合同下的義務(wù)，如監(jiān)督被許可使用商標(biāo)的商品和服務(wù)、進(jìn)行質(zhì)量控制，但是聯(lián)邦最高法院并沒有明確，破產(chǎn)許可人在不履行此義務(wù)時將會承擔(dān)何種責(zé)任。在破產(chǎn)商標(biāo)許可人不履行合同下的義務(wù)時，法院判決的意義可能僅在于免除商標(biāo)被許可人侵犯許可人該商標(biāo)權(quán)的責(zé)任，這也是《美國破產(chǎn)法》第365（n）條面對的問題。

三、美國破產(chǎn)制度對于我國推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營的借鑒意義

根據(jù)美國立法和司法可知，在美國的破產(chǎn)制度下，知識產(chǎn)權(quán)許可人無權(quán)單方面終止被許可人依許可獲得的使用權(quán)，但是被許可人若選擇繼續(xù)履行合同，則需放棄抵銷權(quán)，以及共益?zhèn)鶆?wù)的清償?shù)匚弧４送?，即使許可合同中約定了在許可人對所許可的知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)生改進(jìn)成果時，被許可人可以使用該成果，以彌補(bǔ)因改進(jìn)成果造成原許可知識產(chǎn)權(quán)的價值貶損，在美國破產(chǎn)程序中，根據(jù)美國《破產(chǎn)法》第365（n）條，被許可人會喪失這一權(quán)利，以實現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)許可雙方的利益平衡。

美國相關(guān)破產(chǎn)制度對于我國推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營的借鑒意義，可以總結(jié)為如下幾點(diǎn)：

(一)有利于降低知識產(chǎn)權(quán)許可費(fèi)證券化的風(fēng)險

美國破產(chǎn)制度有利于降低知識產(chǎn)權(quán)許可費(fèi)證券化中投資人的風(fēng)險。目前，我國正在持續(xù)推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國建設(shè)，知識產(chǎn)權(quán)證券化是近來在國內(nèi)興起的一種知識產(chǎn)權(quán)融資模式。知識產(chǎn)權(quán)證券化是資產(chǎn)證券化的一種，資產(chǎn)證券化是將未來的現(xiàn)金流變現(xiàn)，起到改善資產(chǎn)流動性的作用。相較于傳統(tǒng)融資模式，這種模式有著增加知識產(chǎn)權(quán)流動性，降低企業(yè)融資成本，改善企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債比率等諸多好處。

在一般的資產(chǎn)證券化中，為了增加證券信用等級，以及保障投資人的利益，往往通過真實銷售達(dá)到破產(chǎn)隔離的效果，特殊目的載體（special purpose vehicle，以下簡稱SPV）是資產(chǎn)真實銷售的買家。但在我國的知識產(chǎn)權(quán)證券化中，轉(zhuǎn)讓知識產(chǎn)權(quán)所有權(quán)的情況較少，證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)更多是知識產(chǎn)權(quán)許可費(fèi)債權(quán)。因知識產(chǎn)權(quán)許可合同的高度待履行性，現(xiàn)金流能實現(xiàn)與否高度依賴于知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人對許可合同義務(wù)的適當(dāng)履行，在這種情況下，SPV 的設(shè)立也不能很好隔絕破產(chǎn)風(fēng)險。

根據(jù)我國《企業(yè)破產(chǎn)法》第18 條的規(guī)定，在知識產(chǎn)權(quán)許可人破產(chǎn)時，對于待履行合同，破產(chǎn)管理人有幾乎絕對的權(quán)利來決定合同是否繼續(xù)履行。在破產(chǎn)程序中，若許可的知識產(chǎn)權(quán)增值，那么管理人很有可能選擇解除合同。在這種情況下，被許可人便喪失了使用該知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利，作為知識產(chǎn)權(quán)證券化項目償付支持的現(xiàn)金流因此受到影響。

參考美國的破產(chǎn)制度，被許可人仍可以選擇繼續(xù)使用該知識產(chǎn)權(quán)，作為償付支持的現(xiàn)金流因破產(chǎn)受影響的風(fēng)險則更小。但是美國破產(chǎn)制度也未明確在許可合同繼續(xù)履行的情況下，如何解決許可人違反合同實質(zhì)義務(wù)的問題，在這種情形下，被許可人仍可能無法很好使用被許可的知識產(chǎn)權(quán)，現(xiàn)金流因此會受到影響。

(二)激勵知識產(chǎn)權(quán)被許可人進(jìn)行投資

美國破產(chǎn)制度對知識產(chǎn)權(quán)被許可人的投資也起到了激勵的作用，特別是可以增加中小企業(yè)的許可業(yè)務(wù)。

知識產(chǎn)權(quán)被許可人對于被許可使用的知識產(chǎn)權(quán)的投資常常是超過知識產(chǎn)權(quán)許可費(fèi)本身的，而其之所以愿意進(jìn)行投資是因為對于未來收益的預(yù)期。被許可人對許可的知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行投資后，知識產(chǎn)權(quán)可能因此增值。若知識產(chǎn)權(quán)許可人有權(quán)因破產(chǎn)而剝奪被許可人的使用權(quán)，被許可人的投資將難以得到保障。雖然根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》第53 條，被許可人可以請求損害賠償，但在破產(chǎn)程序中，債權(quán)的清償率非常低，因此對于被許可人十分不利。也因此，在知識產(chǎn)權(quán)許可雙方發(fā)生爭議時，知識產(chǎn)權(quán)許可人可能將破產(chǎn)作為威脅被許可人的籌碼，以利于自己而損害對方的方式解決糾紛。

此外，若知識產(chǎn)權(quán)被許可人在許可人破產(chǎn)后沒有選擇繼續(xù)合同的權(quán)利，許可人可能主動通過破產(chǎn)程序收回知識產(chǎn)權(quán)許可，以獲取更多收益。事實上，這正是美國實踐中所發(fā)生的。

在美國1980 年代，掌握專利技術(shù)的主體通常是中小企業(yè)，他們將專利技術(shù)許可給其他企業(yè)，經(jīng)過被許可人的開發(fā)、推廣，原專利技術(shù)的價值往往會增加。在《美國破產(chǎn)法》賦予被許可人選擇權(quán)前，有的企業(yè)就會主動通過破產(chǎn)程序解除有關(guān)的許可使用合同，將技術(shù)收回后再高價轉(zhuǎn)讓，以獲取更多的利益。

上述行為最終的結(jié)果都將是嚴(yán)重?fù)p害被許可人的利益，打擊其投資的熱情。這也會導(dǎo)致在中小企業(yè)和大企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)量相當(dāng)時，出于對許可人破產(chǎn)的擔(dān)憂，被許可人傾向于選擇破產(chǎn)風(fēng)險相對更小的大企業(yè)。

因此，若被許可人在許可人破產(chǎn)后有選擇繼續(xù)合同的權(quán)利，將對被許可人的投資起到保障作用，激勵被許可人進(jìn)行投資，并增加中小企業(yè)獲得許可費(fèi)的機(jī)會。

[注釋]

①11U.S.C.§365(a).

②11U.S.C.§365(n).

③11U.S.C.§101(35A).

④Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology, LLC, 139 S.Ct. 1652 (2019).

⑤Lubrizol Enterprises v. Richmond Metal Finishers, 756 F.2d 1043 (4th Cir. 1985).

⑥Sunbeam Products v. Chicago American Manufacturing,686 F.3d 372, 375 (7th Cir. 2012).

⑦11U.S.C.§365(h), (i), (n).