李針英

中國政法大學(xué)，北京 100091

《專利法》第六十四條第一款規(guī)定，發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。由于技術(shù)的不斷發(fā)展，同時(shí)為了更好地保護(hù)專利權(quán)人的創(chuàng)新成果，專利權(quán)的保護(hù)范圍還包含等同的技術(shù)方案。為了避免專利權(quán)人為獲得授權(quán)，在審查階段或者無效階段對(duì)某些技術(shù)方案進(jìn)行放棄或者限縮性解釋，使其與現(xiàn)有技術(shù)區(qū)別開來從而獲得授權(quán)，但是在侵權(quán)糾紛時(shí)，又否定之前的放棄，從而將權(quán)利要求的保護(hù)范圍擴(kuò)大，涵蓋被訴侵權(quán)產(chǎn)品，使專利權(quán)人兩頭得利，進(jìn)而提出禁止反悔原則。有人認(rèn)為，等同原則是對(duì)權(quán)利要求保護(hù)范圍的擴(kuò)張，禁止反悔原則用于限制等同原則的擴(kuò)張[1]，那么，禁止反悔原則到底是一種獨(dú)立適用的原則[2]，還是僅對(duì)等同原則的限制，只有被訴侵權(quán)人提供證據(jù)主張適用禁止反悔原則的情形下才能適用[3]，筆者試圖從實(shí)際案例出發(fā)，采用數(shù)學(xué)模型中的集合概念和邏輯判斷角度，將禁止反悔原則適用在侵權(quán)判定的不同判斷階段進(jìn)行分析。

一、禁止反悔原則的含義

禁止反悔原則通俗地說是指做出的承諾，不得反悔，其在私法領(lǐng)域和公法領(lǐng)域都適用。禁止反悔原則通常作為侵權(quán)糾紛中的一種辯護(hù)手段，其體現(xiàn)的是專利權(quán)人和公眾之間利益的權(quán)衡[4]?！秾＠ā飞系慕狗椿谠瓌t指權(quán)利人在行權(quán)中，不得將其確權(quán)過程中否認(rèn)的范圍，人為落入專利權(quán)的保護(hù)范圍[4-5]。其實(shí)質(zhì)含義是，專利權(quán)人必須前后一致地解釋權(quán)利要求，以確保公眾通過專利的公告文本、答復(fù)審查意見時(shí)的意見陳述等文檔，即可知曉專利保護(hù)范圍[6]。

二、禁止反悔原則相關(guān)法規(guī)

（一）2009年的《最高人民法院關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》和《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條①《最高人民法院關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》。[7]。

從上述法規(guī)可以看出，在解釋權(quán)利要求時(shí)，需要考慮是否有禁止反悔的情形，以便把已經(jīng)放棄的技術(shù)方案排除在權(quán)利要求保護(hù)范圍之外②《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條。[8-9]。

（二）2017年版《專利侵權(quán)判定指南》第六十一條、第六十四條。

（三）2017年版《專利侵權(quán)判定指南》似乎把禁止反悔原則看成是限制等同原則的擴(kuò)張。那么，禁止反悔原則到底是一種可以單獨(dú)適用的原則，還是在進(jìn)行等同侵權(quán)時(shí)作為等同原則的限制呢？筆者從實(shí)際案例出發(fā)，進(jìn)行分析，以期得到一個(gè)較為合理的結(jié)論，為禁止反悔原則的適用提供參考。

三、從實(shí)際案例探討禁止反悔原則的適用

（一）案例背景

“汽車地樁鎖”是原告（專利權(quán)人）已獲授權(quán)的一件實(shí)用新型專利。其專利信息如下表1所示：

表1 專利信息

第三人于2003年請(qǐng)求該專利無效，權(quán)利要求一被宣告無效。

原告（專利權(quán)人）提起專利行政訴訟，在起訴狀中陳述權(quán)利要求一中的“活動(dòng)樁設(shè)有供鎖具插入的孔”指鎖具鎖定時(shí)在孔中，在打開時(shí)拔出，與孔分離。[10]

法院判決撤銷權(quán)利要求一無效決定。

經(jīng)過上訴，二審法院判決駁回上訴，維持原判。

在侵權(quán)糾紛中，原告認(rèn)為，被告的汽車車位鎖落入了原告上述專利權(quán)的保護(hù)范圍，構(gòu)成侵權(quán)。

被訴侵權(quán)產(chǎn)品為汽車地樁鎖。地樁鎖底座右側(cè)固定有一鎖具，底座左側(cè)有一個(gè)可折疊的“∧”形活動(dòng)桿，該活動(dòng)桿頂部連接，右桿可以嵌入左桿，在底座右側(cè)鎖舌插入右桿的底部的通孔內(nèi)，使右桿與底座相連，使裝置成三角形。

一審法院認(rèn)為，專利限定為活動(dòng)樁設(shè)有供鎖具（4）插入的孔，由于專利權(quán)人在無效階段的意見陳述中陳述，鎖具不是永久固定在孔中，鎖定時(shí)位于活動(dòng)樁的孔中，打開時(shí)從孔中取出，與孔分離（即鎖具不固定），而被訴侵權(quán)產(chǎn)品的鎖具是固定在底座上的。[10]

特征比對(duì)結(jié)果：不相同。

關(guān)于等同判斷，一審法院認(rèn)為，即使被認(rèn)為等同，根據(jù)禁止反悔原則，專利權(quán)的保護(hù)范圍為鎖具不是一直固定在孔中，而被訴侵權(quán)產(chǎn)品的鎖具是固定的，其不在專利權(quán)的保護(hù)范圍內(nèi)，因而不侵權(quán)。專利權(quán)人認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品與專利權(quán)利要求一技術(shù)方案相同，構(gòu)成相同侵權(quán)，由于被訴侵權(quán)人沒有提供禁止反悔的證據(jù)，原審判決以“禁止反悔原則”來剝奪專利權(quán)人以等同為由主張專利侵權(quán)成立的權(quán)利沒有法律根據(jù)[11]。并認(rèn)為，禁止反悔原則用來限制等同原則的擴(kuò)張，而被訴侵權(quán)產(chǎn)品是相同侵權(quán)，因而不適用禁止反悔原則①上海市高級(jí)人民法院．沈其衡與上海盛懋交通設(shè)施工程有限公司專利侵權(quán)糾紛上訴案，（2007）滬高民三（知）終字第51號(hào)。[12-14]。

（二）不同階段適用禁止反悔原則的侵權(quán)判斷邏輯

筆者對(duì)禁止反悔原則的不同適用階段的侵權(quán)判斷邏輯做了分析：

假設(shè)，A為相同范圍，A1為等同范圍、A2為放棄的范圍，其中A2可能為相同范圍或等同范圍。專利權(quán)保護(hù)范圍如圖1所示，包含相同范圍A、等同范圍A1和放棄的范圍A2、考慮禁止反悔原則后專利權(quán)保護(hù)范圍如圖2所示，包含相同范圍A和等同范圍A1。其中，被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入放棄的范圍A2內(nèi)。

圖1 權(quán)利要求一保護(hù)范圍示意圖

圖2 考慮禁止反悔原則后的保護(hù)范圍示意圖

如果在確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍時(shí)不考慮禁止反悔原則，在等同判斷時(shí)再判斷是否適用禁止反悔原則，則采用如圖3判定邏輯：

圖3 只在等同判斷時(shí)適用禁止反悔原則

1．假設(shè)，放棄的范圍A2為相同范圍

首先，確定權(quán)利要求一的保護(hù)范圍為A+A1+A2，如果被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入相同范圍A或A2，則構(gòu)成相同侵權(quán)；如果被訴侵權(quán)產(chǎn)品不落入相同范圍A或A2，則判斷被訴產(chǎn)品是否落入等同范圍A1，如果被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入等同范圍A1，則進(jìn)一步判斷是否適用禁止反悔原則，如果適用禁止反悔原則，則不構(gòu)成侵權(quán)。

按照這種判斷邏輯，由于確定的權(quán)利要求一的保護(hù)范圍為A+A1+A2，放棄的范圍A2為相同范圍，被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入相同范圍A2，在進(jìn)行是否相同判斷時(shí)，已經(jīng)認(rèn)為構(gòu)成相同侵權(quán)，則會(huì)將專利權(quán)人放棄的范圍再次納入專利權(quán)的保護(hù)范圍，不符合禁止反悔原則。

2．假設(shè)，放棄的范圍A2為等同范圍

首先，確定權(quán)利要求一的保護(hù)范圍為A+A1+A2，如果被訴產(chǎn)品方案落入相同范圍A，則構(gòu)成相同侵權(quán)；如果被訴產(chǎn)品不落入相同范圍A，則判斷被訴產(chǎn)品是否落入等同范圍A1或A2，如果落入等同范圍A1或A2，則進(jìn)一步判斷是否適用禁止反悔原則，如果適用禁止反悔原則，則不構(gòu)成侵權(quán)。

按照這種判斷邏輯，由于被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入等同范圍A2，在相同判斷時(shí)不構(gòu)成侵權(quán)；在等同判斷時(shí)，由于禁止反悔原則，等同范圍A2已經(jīng)被放棄，不再屬于專利權(quán)保護(hù)范圍，判斷的結(jié)論為不構(gòu)成侵權(quán)。

按照該判斷邏輯，當(dāng)放棄的范圍A2分別為相同范圍和等同范圍時(shí)，得出的結(jié)論是不一致的。

如果禁止反悔原則只適用于確定專利權(quán)保護(hù)范圍，在等同判斷時(shí)不考慮禁止反悔原則，判斷邏輯如圖4所示：

圖4 只在解釋權(quán)利要求時(shí)適用禁止反悔原則的侵權(quán)判定邏輯

3．假設(shè)，放棄的范圍A2為相同范圍

首先，由于禁止反悔原則，將放棄的范圍A2排除在專利權(quán)保護(hù)范圍之外，確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍為A+A1，然后將被訴侵權(quán)產(chǎn)品和確定的權(quán)利要求的保護(hù)范圍進(jìn)行比對(duì)，如果落入相同范圍A，則構(gòu)成相同侵權(quán)，如果不落入相同范圍A，則判斷是否落入等同范圍A1，如果落入等同范圍A1則構(gòu)成等同侵權(quán)，如果不落入等同范圍A1，則不構(gòu)成侵權(quán)。

按照這種判斷邏輯，由于確定的權(quán)利要求的保護(hù)范圍為A+A1，被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入相同范圍A2，而A2為已經(jīng)放棄的范圍，在相同判斷時(shí)結(jié)論是不構(gòu)成侵權(quán)。再判斷是否構(gòu)成等同，由于被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入相同范圍A2，與等同范圍A1不構(gòu)成等同，故判斷結(jié)論是不構(gòu)成侵權(quán)。

4．假設(shè)，放棄的范圍A2為等同范圍

首先，由于禁止反悔原則，將放棄的范圍A2排除在專利保護(hù)范圍之外，確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍為A+A1，然后將被訴產(chǎn)品和確定的權(quán)利要求的范圍進(jìn)行比對(duì)，如果落入相同范圍A，則構(gòu)成相同侵權(quán)，如果不落入相同范圍A，則判斷是否落入等同范圍A1，如果落入等同范圍A1則構(gòu)成等同侵權(quán)。

按照這種判斷邏輯，由于確定的權(quán)利要求的保護(hù)范圍為A+A1，被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入等同范圍A2，在相同判斷時(shí)結(jié)論是不相同，因而不構(gòu)成侵權(quán)。再判斷是否構(gòu)成等同，由于被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入等同范圍A2，雖然等同范圍A2屬于已經(jīng)放棄的范圍，由于在等同判斷時(shí)不考慮禁止反悔原則，會(huì)將已經(jīng)放棄的范圍A2重新納入專利權(quán)的保護(hù)范圍，從而判斷構(gòu)成侵權(quán)。

從中可以看出，按照這種判斷邏輯，當(dāng)放棄的范圍A2為相同范圍和等同范圍時(shí)會(huì)得出截然不同的結(jié)論。并且，當(dāng)放棄的范圍A2為等同范圍，則在判斷是否等同時(shí)，又會(huì)將已經(jīng)放棄的范圍A2重新納入專利權(quán)的保護(hù)范圍，使得專利權(quán)人兩頭得利，不符合衡平原則。

如果在解釋權(quán)利要求的保護(hù)范圍和等同侵權(quán)時(shí)均考慮禁止反悔原則，判斷邏輯如圖5所示：

圖5 在解釋權(quán)利要求的保護(hù)范圍和等同侵權(quán)時(shí)均考慮禁止反悔原則

首先，由于禁止反悔原則，將放棄的范圍A2排除在專利權(quán)保護(hù)范圍之外，確定權(quán)利要求一的保護(hù)范圍為A+A1，如果被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入相同范圍A，則構(gòu)成相同侵權(quán)；如果被訴侵權(quán)產(chǎn)品不落入相同范圍A，則判斷被訴產(chǎn)品是否落入等同范圍A1，如果落入等同范圍A1，則進(jìn)一步判斷是否適用禁止反悔原則，如果適用禁止反悔原則，則不構(gòu)成侵權(quán)。

按照這種判斷邏輯，由于在確定專利權(quán)保護(hù)范圍時(shí)已經(jīng)將放棄的范圍A2排除在外，當(dāng)放棄的范圍A2是相同范圍時(shí)，在是否構(gòu)成相同侵權(quán)時(shí)，結(jié)論是不侵權(quán)。當(dāng)放棄的范圍A2是等同范圍時(shí)，由于適用禁止反悔原則，放棄的范圍A2已經(jīng)被排除在專利權(quán)保護(hù)范圍之外，判斷的結(jié)論也是不侵權(quán)。

從中可以看出，在解釋權(quán)利要求的保護(hù)范圍和等同侵權(quán)時(shí)均考慮禁止反悔原則，結(jié)論具有一致性和合理性。

（三）實(shí)際案例對(duì)上述判斷邏輯的驗(yàn)證

筆者還原了一審法院和專利權(quán)人的各自判斷邏輯：

一審法院采用了圖5所示的判斷邏輯，其將禁止反悔原則適用于確定專利權(quán)保護(hù)范圍和等同判斷兩個(gè)階段。

涉案專利限定為活動(dòng)樁設(shè)有供鎖具（4）插入的孔，權(quán)利要求的范圍包含相同范圍方案A（鎖具可拔出孔中）和方案A2（鎖具一直在孔中），加上等同范圍A1，其中，相同范圍A2屬于專利權(quán)人為了獲取專利授權(quán)而放棄的方案，且被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入相同范圍A2。首先，考慮禁止反悔原則，排除鎖具一直固定在孔中的方案A2，確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍為相同范圍A+等同范圍A1，由于涉案專利的鎖具是不固定的，而被訴侵權(quán)產(chǎn)品的鎖具是固定的，因此兩者不構(gòu)成相同，再判斷被訴侵權(quán)產(chǎn)品的方案是否落入等同范圍A1，又由于適用禁止反悔原則，不能將已經(jīng)放棄的相同范圍A2再次納入專利權(quán)保護(hù)范圍，最終判決不侵權(quán)。

專利權(quán)人的判斷邏輯為圖3所示的邏輯，其在確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍時(shí)不考慮禁止反悔原則，僅在等同判斷時(shí)考慮禁止反悔原則，禁止反悔原則只能由專利權(quán)人主張，人民法院不得自行主張禁止反悔原則。

涉案專利限定為活動(dòng)樁設(shè)有供鎖具（4）插入的孔，由于在確定專利權(quán)保護(hù)范圍時(shí)不考慮禁止反悔原則，因此，權(quán)利要求的保護(hù)范圍包含相同范圍方案A（鎖具可拔出孔中）和方案A2（鎖具一直在孔中），加上等同范圍A1。而不管鎖具是否固定，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的活動(dòng)樁有孔，鎖具可以插入該孔中，因此，進(jìn)行特征比對(duì)時(shí)兩者相同，認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品構(gòu)成相同侵權(quán)。這種僅將禁止反悔原則作為等同原則的限制的判斷邏輯，會(huì)出現(xiàn)將原本放棄的范圍，再次納入專利權(quán)保護(hù)范圍，從而得出不合理的結(jié)論。

此外，該案再審時(shí)，法院提出，根據(jù)衡平原則，不應(yīng)限制人民法院主動(dòng)適用禁止反悔原則。人民法院可以根據(jù)已經(jīng)查明的事實(shí)，主動(dòng)適用禁止反悔原則限制等同范圍的擴(kuò)張①最高人民法院．上海盛懋交通設(shè)施工程有限公司與沈其衡一案案審民事裁定書，（2009）民申字第239號(hào)。[15-16]。

（四）小結(jié)

通過數(shù)學(xué)模型中的集合概念和邏輯判斷角度，將禁止反悔原則適用于侵權(quán)判斷的不同階段，可以看出，僅在確定專利權(quán)保護(hù)范圍或者僅在等同判斷時(shí)考慮禁止反悔原則，均會(huì)導(dǎo)致將專利權(quán)人放棄的范圍重新納入專利的保護(hù)范圍內(nèi)，使得專利權(quán)人兩頭得利，這不符合衡平原則。禁止反悔原則不能認(rèn)為僅僅作為對(duì)等同原則的限制，只有在被訴侵權(quán)人主張的情況下才能適用，侵權(quán)判定時(shí)，應(yīng)當(dāng)在確定專利權(quán)的保護(hù)范圍，以及在等同判斷時(shí)均適用禁止反悔原則，從而得到較為公平合理的結(jié)論。

四、總結(jié)

本文通過數(shù)學(xué)模型中的集合概念和邏輯判斷角度，通過將禁止反悔原則適用于在侵權(quán)判定的不同判斷階段可以看出禁止反悔原則不能認(rèn)為僅僅是作為對(duì)等同原則的限制，只有在被訴侵權(quán)人主張的情況下才能適用，侵權(quán)判定時(shí)，應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)專利權(quán)的保護(hù)范圍，以及在等同判斷時(shí)均適用禁止反悔原則，才能得到較為公平合理的結(jié)論。