周 琦

一、引言

“技術(shù)問題”顧名思義就是指現(xiàn)有技術(shù)中存在的缺陷，在判斷發(fā)明是否具有顯而易見性時，如何準確的把握發(fā)明所要實際解決的技術(shù)問題是核心所在，這種核心指引著本領(lǐng)域技術(shù)人員去尋找解決該問題的技術(shù)方案。我們要分析發(fā)明所要實際解決的技術(shù)問題的關(guān)鍵作用，首先就要來明確發(fā)明所要實際解決的技術(shù)問題是如何確定的。我國現(xiàn)行《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1.1 節(jié)規(guī)定，在審查中我們應(yīng)當以所屬技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員的眼光，客觀地分析發(fā)明所要求保護的技術(shù)方案相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)所具有的技術(shù)效果，并以此為根據(jù)來確定發(fā)明所要解決的實際問題①中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2010:134.。要客觀地確定所要解決的技術(shù)問題，就要研究該申請、最接近的現(xiàn)有技術(shù)和在技術(shù)特征（結(jié)構(gòu)的或者功能的）方面該發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別，然后形成技術(shù)問題。由此可見，技術(shù)問題的確定應(yīng)當是一種事后知曉的問題，即立足于申請文件中的技術(shù)主題，對比檢索到的最接近現(xiàn)有技術(shù)，找出區(qū)別特征，進而確定申請文件中的技術(shù)主題實際解決的技術(shù)問題。但是，在我們的日常審查中，審查員的思路與發(fā)明人的思路本質(zhì)上是不同的，審查員在檢索對比文件時，實際上是已經(jīng)知曉了該申請的技術(shù)方案，對于申請文件實際解決技術(shù)問題所采用的技術(shù)手段也是知曉的，因此其可以通過在專利庫中直接檢索而得到，這種情況就很容易導(dǎo)致審查員忽略該區(qū)別技術(shù)特征的整體性作用，即只考慮區(qū)別技術(shù)特征本身所能達到的技術(shù)效果，而不考慮該技術(shù)特征在與最接近的現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合的其他文獻中的實際作用。這樣分析出的發(fā)明要實際解決的技術(shù)問題往往是不全面的，從而影響后面的結(jié)合啟示的判斷，把一些明明沒有結(jié)合基礎(chǔ)、不存在技術(shù)啟示的文獻生搬硬套的湊在一起②劉曉軍.專利創(chuàng)造性評判中的技術(shù)啟示[J].知識產(chǎn)權(quán),2012(5):42-47.。理解了這一點，才能理解評判創(chuàng)造性的過程中，在最接近的現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上客觀認定發(fā)明所要解決的技術(shù)問題的重要性；為什么在考慮使用對比文件結(jié)合評述創(chuàng)造性時，《專利審查指南》特別強調(diào)與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相結(jié)合的文獻不僅需要公開區(qū)別技術(shù)特征，還要求該技術(shù)特征在結(jié)合的文獻中所起的實際作用與區(qū)別技術(shù)特征在該發(fā)明的技術(shù)方案中所起的作用相同。

二、如何準確的確定發(fā)明所要解決的技術(shù)問題

通過上面的介紹，我們已經(jīng)明確了發(fā)明所要實際解決技術(shù)問題的重要性，一般本領(lǐng)域技術(shù)人員對于技術(shù)問題的認定有以下幾種情況，首先（1）專利申請說明書中，記載的發(fā)明所要實際解決的技術(shù)問題；（2）專利申請說明書中未記載區(qū)別特征對應(yīng)的技術(shù)問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員依據(jù)本申請的記載歸納總結(jié)出來的技術(shù)問題；（3）審查員經(jīng)過初步檢索，依據(jù)現(xiàn)有技術(shù)判定出r 該發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。這三者的關(guān)系是相互關(guān)聯(lián)，相輔相成的。筆者認為，專利申請說明書中記載的技術(shù)問題很可能并不是該發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題，技術(shù)問題應(yīng)該是要求保護的發(fā)明實際能夠解決的，而不是專利申請文件中聲稱的想要解決的技術(shù)問題③尹新天.中國專利法詳解[M].北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2011:264.。專利申請文件中最重要的部分就是權(quán)利要求書和說明書，其中權(quán)利要求書是該發(fā)明所要保護的技術(shù)方案的具體形式，在申請文件中起著舉足輕重的作用，而說明書則是權(quán)利要求的依據(jù)，是對權(quán)利要求所要保護的技術(shù)方案的詳細說明。審查員不能僅依據(jù)申請人在介紹背景技術(shù)時所認定的發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題，因為這可能僅僅是發(fā)明人心中的現(xiàn)有技術(shù)，并不等同于真實的現(xiàn)有技術(shù)，故說明書中所描述的背景技術(shù)的問題也可能不是該發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題。因此本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)站在本領(lǐng)域的角度上，恰當合理地選定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，合理地歸納整理出該申請實際要解決的技術(shù)問題，審查員只有基于上述判斷確定出的技術(shù)問題，才能使得審查意見易于被申請人所接受。

以下通過兩個創(chuàng)造性評判案例r 分析，對該案在創(chuàng)造性評判中技術(shù)啟示認定不一致的情形進行詳細分析，著重分析發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題對于技術(shù)啟示認定的關(guān)鍵作用。

三、案例分析

（一）案例分析一

1.案例一

現(xiàn)有技術(shù)中門式起重機無法在斜坡上正常作業(yè)，本領(lǐng)域技術(shù)人員常用的解決辦法是通過修建調(diào)坡基礎(chǔ)找平并在其上放置軌道，以使門式起重機的支腿走行于軌道之上進行水平狀態(tài)下的作業(yè)。但是此種辦法工程造價高，并且調(diào)坡基礎(chǔ)無法重復(fù)利用，針對上述問題，該申請?zhí)峁┝艘环N可在坡道上走行和作業(yè)的門式起重機，該門式起重機通過在其可伸縮支腿的底部設(shè)置液壓油缸以改變可伸縮支腿在縱坡上的高度始終處于水平狀態(tài)，從而實現(xiàn)可伸縮支腿和固定支腿在上、下方向上起伏始終保持鉛直狀態(tài)。參見圖1，圖2 和圖3。

圖1 門式起重機側(cè)視圖

圖2 門式起重機可伸縮支腿

圖3 門式起重機固定支腿的局部放大圖

經(jīng)過檢索，審查員找到了兩篇對比文件，其中對比文件2（如圖4、圖5 所示）是審查員認為公開該申請發(fā)明點的對比文件。對比文件2 公開了一種履帶式鉆探設(shè)備，包括工作臺和設(shè)置在工作臺上的鉆探裝置，還包括設(shè)置在工作臺下方的行走裝置和調(diào)平支撐裝置，其中調(diào)平支撐裝置包括固定支腿42、第一變幅支腿43 和第二變幅支腿41；固定支腿、第一變幅支腿和第二變幅支腿的上端分別與工作臺的底部連接，且三個連接點不在一條直線上；該裝置可以適用于崎嶇不平，坡度變化大的施工環(huán)境，且能進行調(diào)平操作。由于對比文件2 的結(jié)構(gòu)與該申請略有不同，因此審查員在評述時采用了D1+D2 兩篇評述該申請的權(quán)利要求，而對比文件1 則是與該申請相同的裝置的框架結(jié)構(gòu)。

圖4 對比文件2的附圖1

圖5 對比文件2的附圖2

③此條款在2020 年10 月17 日第四次修改的專利法中變更為第六十四條第一款。

審查員依法發(fā)出通知書，經(jīng)過兩次溝通，申請人均未修改權(quán)利要求，審查員準備依法作出駁回決定，駁回所針對的權(quán)利要求就是原始申請文件的權(quán)利要求。

審查員按照“三步法”來分析評判該技術(shù)方案的創(chuàng)造性。在此，由于對比文件1 與該申請領(lǐng)域相同，大致結(jié)構(gòu)類似，因此審查員將對比文件1 作為了最接近的現(xiàn)有技術(shù)。其區(qū)別技術(shù)特征采用對比文件2 來進行評述，其支腿結(jié)構(gòu)具體由呈縱向布設(shè)的變副支腿41 和43（相當于該申請的可伸縮支腿）和固定支腿42 構(gòu)成，變副支腿41 和43 與工作臺的底部之間設(shè)置有液壓油缸，液壓油缸一端固定于履帶起重機工作臺底部上，另一端固定于支腿結(jié)構(gòu)的底部；且其在對比文件2 中所起的作用與其在該申請中所起的作用相同，都可以有效的實現(xiàn)起重機械的坡道運行，使其固定支腿和伸縮支腿在上下起伏方向上處于鉛直狀態(tài)。也就是說對比文件2 給出了將該技術(shù)特征用于該對比文件1 以解決其技術(shù)問題的啟示，在這種啟示下，以及本領(lǐng)域技術(shù)人員深知履帶起重機和門式起重機是有很多共性存在的基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機將這種支腿結(jié)構(gòu)應(yīng)用于對比文件1 中的門式起重機的走行大車上。

2.兩種不同的觀點

在判斷對比文件2 能否給出將其結(jié)合于對比文件1 的技術(shù)啟示時，一種觀點認為，對比文件2 雖然屬于履帶式起重機，但是其與該申請一樣都是起重機領(lǐng)域，并且兩者所要解決的技術(shù)問題是一樣的，都可以方便門式起重機的爬坡，即如何使得起重機適應(yīng)不平的路面；其本質(zhì)都可以使其固定支腿和伸縮支腿在上下起伏方向上處于鉛直狀態(tài)，從而有效的實現(xiàn)起重機械在不平整的路面運行，因此對比文件2 可以給出啟示。而另一種觀點則認為，兩者的領(lǐng)域雖然相近，但是并不相同，從而采用的技術(shù)手段也不盡相同，不存在結(jié)合啟示。對于上述兩種觀點，哪種更為合適？

3.思考與討論

筆者認為，首先，在創(chuàng)造性的評述過程中，一個重要的問題就是我們要理解申請人為什么要改進現(xiàn)有技術(shù)，改進哪方面，然后再去考慮如何來改進這個問題。只有在我們了解申請人為什么要改進現(xiàn)有技術(shù)這個問題之后，我們才能合理的確定發(fā)明要實際解決的技術(shù)問題。如果我們在這一認定環(huán)節(jié)出現(xiàn)了理解偏差，那么就極有可能導(dǎo)致創(chuàng)造性評判結(jié)果的偏差。對于該案而言，審查員在確定發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題時，沒有周全的考慮該申請做出的改進目的，忽略了申請人采用可伸縮支腿的目的是為了解決門式起重機行走時不能爬坡的問題，僅僅從區(qū)別技術(shù)特征本身來認定其作用，沒有將區(qū)別技術(shù)特征放在權(quán)利要求所要求保護的整體的技術(shù)方案中進行考慮，這種做法實質(zhì)上違背了“三步法”的精神。一個特征在不同的應(yīng)用背景下與發(fā)明的其他特征相結(jié)合所產(chǎn)生的技術(shù)效果并不一定相同。在上述案例中，區(qū)別技術(shù)特征就在于該申請的支腿結(jié)構(gòu)的特點，僅從單個技術(shù)特征的表面上來分析確實是這樣的，但實際上該發(fā)明中門式起重機這些結(jié)構(gòu)部件與可伸縮支腿是相互配合不可分割的，因為兩者配合除了可以達到調(diào)節(jié)門式起重機整體平衡的技術(shù)效果外，其還有一個重要的作用就是該裝置可以實現(xiàn)邊行走邊調(diào)節(jié)的技術(shù)效果。因此從本質(zhì)上來說雖然對比文件2 看似公開了上述區(qū)別特征中的一部分，但是實質(zhì)上所公開的技術(shù)特征與該發(fā)明不同；而我們對于技術(shù)啟示的認定應(yīng)當以本領(lǐng)域技術(shù)人員的眼光，以解決的技術(shù)問題為出發(fā)點，判斷該特征是否在現(xiàn)有技術(shù)中給出了啟示，采用了與該申請相同的技術(shù)手段來解決這一技術(shù)問題。從這一角度來看，對比文件2 不存在結(jié)合啟示。其次，從所起作用的角度考慮，該發(fā)明做出的改進以及對比文件2 中所公開了特征表面上都是為了“調(diào)節(jié)起重機的平衡”，但是就該結(jié)構(gòu)特征本身而言，兩者起到的作用是不一樣的。該發(fā)明中將可伸縮支腿安裝在門式起重機上，而該起重機是一種高大的重型機械，其重心較高，在坡道上走行時，較易發(fā)生傾覆事故，為了避免門式起重機在坡道上走行時發(fā)生重心變化而造成傾覆，該案申請中具有由液壓油缸的可伸縮支腿，可以使門式起重機在走行和作業(yè)時始終處于水平狀態(tài)，確保重心不變。而對比文件2由于是履帶型起重機，其能夠在崎嶇不平、坡道大的地方走行采用了履帶式的行走裝置，而調(diào)平支撐裝置中變副支腿的主要作用則是在履帶設(shè)備固定后進行調(diào)平操作，因此，對比文件2 所公開的特征與該申請的目的和作用并不相同，對比文件2 不存在結(jié)合啟示。

（二）案例分析二

1.案例二

該案屬于車輛傳動與操縱技術(shù)領(lǐng)域，具體涉及一種用于機械式自動變速系統(tǒng)的，以齒式離合器結(jié)構(gòu)為設(shè)計構(gòu)成的，直接作用于定軸式變速箱換選檔軸的，具有自動與手動轉(zhuǎn)換功能的機械自動變速系統(tǒng)選換檔執(zhí)行機構(gòu)，發(fā)明的目的是為大功率、多檔位重型車輛的機械式自動變速系統(tǒng)提供一種結(jié)構(gòu)簡單緊湊、易于實現(xiàn)車內(nèi)布置、控制便捷的，具有自動與純手動操縱模式轉(zhuǎn)換功能的選換檔執(zhí)行機構(gòu)（如圖6 所示）。

圖6 該申請結(jié)構(gòu)圖

其中審查員也是采用了兩篇對比文件來評述本申請，對比文件1 公開了與該申請領(lǐng)域相同，并且結(jié)構(gòu)相類似的選換擋執(zhí)行結(jié)構(gòu)，而對比文件2（如圖7所示）則涉及一種數(shù)顯型防爆閥門電動裝置，具體公開了該申請與對比文件1 的區(qū)別技術(shù)特征，并且其解決的技術(shù)問題也是使選換擋執(zhí)行機構(gòu)具有自動與手動轉(zhuǎn)換功能。

圖7 對比文件附圖

2.兩種不同的觀點

在判斷對比文件2 能否給出將其結(jié)合于對比文件1 的技術(shù)啟示時，如果直接從分析技術(shù)領(lǐng)域是否相近或者相關(guān)的角度出發(fā)，一種觀點認為，不能用于評價該申請創(chuàng)造性，因為對比文件2 與該申請的技術(shù)領(lǐng)域相差很大，雖然所要解決的技術(shù)問題相同，所采用的技術(shù)手段也相同，也能達到相同的技術(shù)效果，但本領(lǐng)域技術(shù)人員在發(fā)明車輛的操縱裝置時，不會想到從閥門的操縱裝置中去獲取某種啟示。另一種觀點則認為，該申請所要解決的技術(shù)問題是“如何手動和自動地操縱選換檔執(zhí)行機構(gòu)”，而執(zhí)行機構(gòu)同時具備手動和自動操縱功能是大多數(shù)領(lǐng)域都會面臨的問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員在解決手動和自動地操縱選換檔執(zhí)行機構(gòu)這一技術(shù)問題時，在本領(lǐng)域中沒有找到合適的技術(shù)手段時，會從其它領(lǐng)域中找尋同時具備手動和自動操縱功能的裝置，也就是本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機從其他領(lǐng)域中尋找能夠解決該申請技術(shù)問題的技術(shù)手段，因此對比文件2 是可以給出技術(shù)啟示的?？梢姀募夹g(shù)領(lǐng)域以及技術(shù)問題角度出發(fā)，會產(chǎn)生兩種不同的觀點。

3.思考與討論

首先，在審查中我們應(yīng)當客觀充分地分析并確定發(fā)明 實際解決的技術(shù)問題，為此我們應(yīng)該確定要求保護的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別是哪些，然后根據(jù)該區(qū)別特征所能達到的技術(shù)效果來合理的確定發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題。從這個層面上說，發(fā)明實際解決的技術(shù)問題是指為了獲得更好的技術(shù)效果而對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行的一種任務(wù)、手段；在明確了技術(shù)問題之后，《專利審查指南》規(guī)定在三步法第三步判定顯而易見性時，就應(yīng)該從“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”出發(fā)進行判斷，換句話說，就是在判斷結(jié)合啟示時，第二步的發(fā)明實際解決的技術(shù)問題是關(guān)鍵所在，從而判斷本領(lǐng)域技術(shù)人員是否有動機到對比文件所涉及的領(lǐng)域去找尋該技術(shù)問題的解決手段，在這個過程中，本領(lǐng)域技術(shù)人員要合理的判斷所要結(jié)合對比文件的技術(shù)領(lǐng)域與該發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題兩者之間能否相關(guān)這個問題。

筆者認為，發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，應(yīng)當基于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的知識和能力進行評判，而本領(lǐng)域的技術(shù)人員還具有進行邏輯分析、推理或者有限的試驗?zāi)芰?，本領(lǐng)域技術(shù)人員不僅知曉所屬技術(shù)領(lǐng)域的所有普通技術(shù)知識，還應(yīng)當具有從其他技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ宜鉀Q的技術(shù)問題的技術(shù)手段。當然，通常來說，技術(shù)人員是先發(fā)現(xiàn)“本領(lǐng)域”或者是該發(fā)明所涉及的技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)中存在的問題，然后帶著該問題去尋找解決該問題的技術(shù)手段，而當無技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)時，可考慮選擇與發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)。就該案而言，雖然閥門的操縱裝置和車輛的操縱裝置這兩個技術(shù)領(lǐng)域相差很大，但是當遇到要解決選換檔執(zhí)行機構(gòu)同時具備手動和自動功能這個技術(shù)問題時，無論是閥領(lǐng)域、還是其他領(lǐng)域，只要其可以解決上述技術(shù)問題，并達到同樣的技術(shù)效果，那么這些對比文件都應(yīng)該當列入本領(lǐng)域技術(shù)人員考慮的范圍之內(nèi)。在此基礎(chǔ)上，在本領(lǐng)域沒有遇到相應(yīng)地解決辦法時，本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當具有從其他領(lǐng)域中尋找所要解決技術(shù)問題的技術(shù)手段，即兩者都是采用電機、減速機構(gòu)、離合齒輪、輸出軸構(gòu)成的自動操縱裝置，由手柄或拉桿和拉臂構(gòu)成的手動操縱裝置，從而將能夠?qū)崿F(xiàn)同時具備手動和自動這一功能的其他領(lǐng)域中的所采取的技術(shù)方案用于該申請的選換檔執(zhí)行機構(gòu)中。因此，對比文件2 所公開的特征與該申請的目的和作用是相同，對比文件2 存在結(jié)合啟示。結(jié)合該案，可以看出，在考慮區(qū)別技術(shù)特征是否被另一篇對比文件公開且作用相同時，我們還是應(yīng)該追根溯源，要從發(fā)明實際解決的技術(shù)問題出發(fā)，考慮所要結(jié)合的對比文件的技術(shù)領(lǐng)域以及技術(shù)問題與該申請的相關(guān)性，而不應(yīng)該一味的局限于技術(shù)領(lǐng)域與該申請是否相關(guān)，而應(yīng)當基于技術(shù)問題的角度來考慮二者是否具有結(jié)合啟示。

四、結(jié)語

筆者通過介紹分析上述兩個案例，對發(fā)明所要實際解決的技術(shù)問題對技術(shù)啟示判斷的重要性進行了梳理。筆者認為在以兩篇/ 多篇對比文件結(jié)合評價創(chuàng)造性時，首先應(yīng)當充分理解技術(shù)方案，同時了解相應(yīng)的背景技術(shù)，再考慮區(qū)別技術(shù)特征是否被另一篇對比文件公開且作用相同。合理的確定出發(fā)明所要實際解決的技術(shù)問題，依據(jù)該技術(shù)問題來判定對比文件是否給出了相應(yīng)的技術(shù)啟示，不要孤立地考慮另一份對比文件所屬的技術(shù)領(lǐng)域與本申請是否相關(guān)，而應(yīng)當根據(jù)對比文件公開的內(nèi)容判斷技術(shù)領(lǐng)域?qū)夹g(shù)特征的限定作用。不能孤立地看待技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)特征，要從整體上考慮該技術(shù)特征是否屬于該領(lǐng)域特有，追根溯源，基于該申請所要解決的技術(shù)問題，判斷本領(lǐng)域技術(shù)人員是否有動機到對比文件所屬的技術(shù)領(lǐng)域去尋找解決該技術(shù)問題的技術(shù)手段。