馬俊杰、馬利娟、景晨思、董曉軍 /北京航天長征科技信息研究所

在市場競爭日趨激烈的今天， 隨著專利成為現(xiàn)代企業(yè)應(yīng)對激烈競爭的必要手段，專利戰(zhàn)逐漸成為商戰(zhàn)的主題，與專利有關(guān)的糾紛呈擴(kuò)大化趨勢，專利侵權(quán)訴訟案件日趨增多。企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營和管理活動中，面臨著專利侵權(quán)與被侵權(quán)的雙重風(fēng)險(xiǎn)，如果缺乏相關(guān)知識和經(jīng)驗(yàn)，難免會在指控侵權(quán)或被控侵權(quán)時(shí)陷入不利局面，甚至造成不必要的損失，企業(yè)需要正視現(xiàn)實(shí)，主動防范，積極采取合理措施應(yīng)對。為此，筆者從專利侵權(quán)判定的相關(guān)法律規(guī)定及司法實(shí)踐入手，分析和探討企業(yè)如何自主進(jìn)行專利侵權(quán)判定與應(yīng)對，以供企業(yè)參考。

一、專利侵權(quán)判定相關(guān)法律及司法依據(jù)

專利侵權(quán)判定的法律基礎(chǔ)為現(xiàn)行專利法及3個(gè)司法解釋中的相關(guān)規(guī)定，如表1所示。在司法實(shí)踐中，北京市高級人民法院制定并下發(fā)了《專利侵權(quán)判定指南（2017）》，該指南是其根據(jù)專利法及司法解釋的內(nèi)容，結(jié)合近年來專利審判實(shí)踐的發(fā)展和需求，所出臺的具有重要參考意義的操作指南，相關(guān)內(nèi)容如表2所示。

表1 專利侵權(quán)判定相關(guān)法律條款

二、專利侵權(quán)行為的形式要件及實(shí)質(zhì)判定

從法律上來講，構(gòu)成專利侵權(quán)行為需要具備一些必要條件，所以在判斷自己的產(chǎn)品或別人的產(chǎn)品有沒有侵權(quán)時(shí)，首先要對構(gòu)成專利侵權(quán)的形式要件進(jìn)行分析，包括被侵犯的專利為有效專利、實(shí)施行為未經(jīng)專利權(quán)人許可、必須是以生產(chǎn)經(jīng)營為目的、行為違法。

專利侵權(quán)的實(shí)質(zhì)判定首先以確定專利權(quán)的保護(hù)范圍開始，我國現(xiàn)行專利法對專利權(quán)保護(hù)范圍的規(guī)定僅有一款，即第59條，具體原則、方法及規(guī)定則通過章節(jié)1所述的3個(gè)司法解釋及司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)總結(jié)來確定。在司法實(shí)踐中，專利侵權(quán)判定所遵循的原則主要有：全面覆蓋原則，用于判斷被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法是否完全仿制；等同原則，用于判斷被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法是否實(shí)質(zhì)性侵權(quán)；禁止反悔原則，用于判斷專利權(quán)人有無反悔的情形等。

從法律上來講，構(gòu)成專利侵權(quán)行為需要具備一些必要條件，所以在判斷自己的產(chǎn)品或別人的產(chǎn)品有沒有侵權(quán)時(shí)，首先要對構(gòu)成專利侵權(quán)的形式要件進(jìn)行分析，包括被侵犯的專利為有效專利、實(shí)施行為未經(jīng)專利權(quán)人許可、必須是以生產(chǎn)經(jīng)營為目的、行為違法。

三、企業(yè)專利侵權(quán)判定方法

1.判斷專利是否為有效專利

首先，專利國籍與侵權(quán)行為地是否一致；其次，專利在侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)的法律狀態(tài)是否有效；再次，即使已授權(quán)的專利未必都是真正有效的專利，因此也需要檢查專利年費(fèi)是否一直繳納，分析該專利是否具備新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性等。

2.判斷侵權(quán)嫌疑人的行為性質(zhì)

法定專利侵權(quán)行為包含直接侵權(quán)和間接侵權(quán)2種。專利法第11條所規(guī)定的禁止行為均屬于直接侵犯專利權(quán)的行為，而教唆、幫助他人實(shí)施侵犯專利權(quán)的行為則構(gòu)成間接侵權(quán)行為。

3.判斷是否存在法定侵權(quán)行為的例外

專利法第69條指出了不視為侵犯專利權(quán)的5種情形，因此需要根據(jù)實(shí)際判斷是否存在專利法規(guī)定的侵權(quán)行為的例外情況。

4.判斷專利權(quán)的保護(hù)范圍

依據(jù)專利法第59條，發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠麢?quán)的保護(hù)范圍以權(quán)利要求為準(zhǔn)，外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍則以在申請時(shí)指定的產(chǎn)品上表示的與圖片或照片中的外觀設(shè)計(jì)相同或?qū)嵸|(zhì)相同的設(shè)計(jì)為準(zhǔn)。

表2 專利侵權(quán)判定指南

5.進(jìn)行技術(shù)特征的具體比較

進(jìn)行發(fā)明和實(shí)用新型專利侵權(quán)技術(shù)特征比對時(shí)，需要逐項(xiàng)對比，即分別將構(gòu)成專利權(quán)利要求中技術(shù)方案的全部技術(shù)特征和構(gòu)成被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法的全部技術(shù)特征分解，并按順序列出數(shù)量及名稱，最后對比兩者是否一致。進(jìn)行外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)技術(shù)特征比對時(shí)，以該類產(chǎn)品一般消費(fèi)者的視角進(jìn)行整體觀察，逐個(gè)對比分析外觀設(shè)計(jì)和被控侵權(quán)產(chǎn)品的全部設(shè)計(jì)特征，客觀、全面地總結(jié)異同點(diǎn)，考慮所有能夠影響整體視覺效果的因素，最終通過綜合判斷進(jìn)行認(rèn)定。如果二者屬于相同或相近種類產(chǎn)品，并且在形態(tài)（形狀、圖案、色彩）上相同或近似，則侵權(quán)成立。

6.進(jìn)行專利侵權(quán)的分析判定

依據(jù)司法實(shí)踐中的全面覆蓋原則、等同原則、禁止反悔原則等制定專利侵權(quán)分析判定表（見表3），企業(yè)可參照此表進(jìn)行專利侵權(quán)的分析判定。

四、企業(yè)應(yīng)對專利侵權(quán)策略

由于專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的存在，所以企業(yè)應(yīng)建立自身的專利侵權(quán)監(jiān)控機(jī)制，盡量把可能的侵權(quán)糾紛化解于未成形之時(shí)，而在發(fā)現(xiàn)專利侵權(quán)情況后，企業(yè)無論作為專利權(quán)人還是涉嫌侵權(quán)人，都應(yīng)采取相應(yīng)措施積極應(yīng)對。

1.建立專利侵權(quán)監(jiān)控機(jī)制

在市場競爭日益激烈、專利侵權(quán)糾紛日漸增多的情況下，建立專利侵權(quán)監(jiān)控機(jī)制已成為企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的內(nèi)在要求。通過專利侵權(quán)監(jiān)控，可以明晰自身權(quán)利范圍，同時(shí)掌握相關(guān)競爭對手的專利權(quán)利范圍，對可能有抵觸的他人權(quán)利有清楚的認(rèn)識，一旦發(fā)現(xiàn)侵權(quán)行為時(shí)采取相應(yīng)解決措施。專利侵權(quán)監(jiān)控機(jī)制的建立以專利檢索和調(diào)查為基礎(chǔ)，充分利用專利信息和市場信息來實(shí)現(xiàn)，并涉及項(xiàng)目研發(fā)、拓展市場等活動過程。

表3 專利侵權(quán)分析判定表

（1）研發(fā)活動專利侵權(quán)監(jiān)控

在項(xiàng)目研發(fā)之前，需要進(jìn)行專利查新檢索及專利信息分析等，這既可以避免低層次重復(fù)研究，又可以找到技術(shù)空白點(diǎn)和發(fā)展趨勢，發(fā)現(xiàn)已有的或潛在的競爭對手，從而建立針對技術(shù)研發(fā)的專利戰(zhàn)略。

在項(xiàng)目研發(fā)過程中，需要跟蹤相關(guān)技術(shù)及競爭對手的專利發(fā)展情況，并及時(shí)更新專利信息。當(dāng)分析結(jié)果達(dá)到了預(yù)警水平時(shí)，則應(yīng)當(dāng)通過適當(dāng)?shù)钠脚_發(fā)布預(yù)警信息，以便及時(shí)采取應(yīng)對措施，如果有專利侵權(quán)事件發(fā)生，則需進(jìn)行技術(shù)判定，提出規(guī)避侵權(quán)的技術(shù)方案。

（2）市場活動專利侵權(quán)監(jiān)控

在拓展目標(biāo)市場前，需要針對滿足該目標(biāo)市場的技術(shù)及產(chǎn)品進(jìn)行專利檢索，以避免專利權(quán)沖突，可以找出競爭對手可能的侵權(quán)范圍以及專利權(quán)的空白點(diǎn)，從而建立針對目標(biāo)市場的專利戰(zhàn)略。

當(dāng)市場機(jī)會出現(xiàn)以后，在產(chǎn)品銷售活動過程中，需要持續(xù)跟蹤競爭對手的產(chǎn)品推廣情況和投標(biāo)中所運(yùn)用的技術(shù)和產(chǎn)品組合，及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息，研究制定專利組合保護(hù)方案和專利侵權(quán)應(yīng)急策略。

2.建立專利侵權(quán)應(yīng)對機(jī)制

（1）作為專利權(quán)人的應(yīng)對行動

作為專利權(quán)人，在得知專利被侵權(quán)后，企業(yè)首先要開展取證、初步判斷、重新評估專利、正式調(diào)查等工作，最終經(jīng)過綜合考慮作出相應(yīng)決定。

取證。在得知被侵權(quán)后，企業(yè)應(yīng)及時(shí)收集能夠用以舉證侵權(quán)事實(shí)成立的證據(jù)，可以采取購買涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品或者拍照等方式來取證，由于取證過程技巧性很強(qiáng)，所以應(yīng)盡量在律師的指導(dǎo)協(xié)助下開展，同時(shí)還需要協(xié)同公證人員在不暴露身份的情況下對證據(jù)和取證過程進(jìn)行公證，從而增強(qiáng)證據(jù)的證明力。

初步判斷專利侵權(quán)是否成立。在掌握初步證據(jù)的基礎(chǔ)上，初步判斷侵權(quán)嫌疑人的行為是否構(gòu)成侵權(quán)。首先，需要檢驗(yàn)實(shí)施行為是否符合專利侵權(quán)的成立條件，是否屬于專利法規(guī)定的侵權(quán)行為的例外情況等；其次，需要將對方技術(shù)特征與自身專利權(quán)的技術(shù)特征進(jìn)行逐一比對，最終判斷侵權(quán)是否成立。

重新評估專利是否有效。企業(yè)作為專利權(quán)人，需要知悉，即使已被授權(quán)的專利未必都是真正有效的專利，而專利權(quán)無懈可擊，才是決定侵權(quán)糾紛勝負(fù)的關(guān)鍵。因此，在采取任何行動之前，專利權(quán)人應(yīng)當(dāng)對自己的專利重新進(jìn)行評估，包括檢查法律狀態(tài)、年費(fèi)繳納情況，以及專利“三性”等。需要檢驗(yàn)現(xiàn)有技術(shù)等以確定專利的有效性，并在此基礎(chǔ)上確定專利的權(quán)利要求保護(hù)范圍，進(jìn)行抵觸判斷，為防止日后對方提起無效宣告作準(zhǔn)備。如果經(jīng)評估發(fā)現(xiàn)專利權(quán)被宣告無效的可能性較大，則應(yīng)與對方談判而不是盲目起訴，可以適當(dāng)降低賠償要求或許可費(fèi)用，從而達(dá)到既保全專利權(quán)又獲得賠償?shù)哪康摹?/p>

正式調(diào)查。在確定確實(shí)屬于侵權(quán)的情況下，開展正式調(diào)查工作。為了給日后的談判和訴訟提供條件，需要在更全面地收集侵權(quán)事實(shí)證據(jù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行相關(guān)調(diào)查，包括但不限于：企業(yè)已取得專利權(quán)的證明文件；涉嫌侵權(quán)者的基本情況；涉嫌侵權(quán)者的侵害情況；涉嫌侵權(quán)者與本企業(yè)的關(guān)系；用于確定損害賠償數(shù)額的證據(jù)。通過比較可能的訴訟成本和市場價(jià)值的關(guān)系，并預(yù)測損害賠償數(shù)額及許可費(fèi)用，從而確定以后行動的基本方向。

權(quán)衡利弊做出相應(yīng)決定，企業(yè)作為專利權(quán)人可以做出的選擇有：

默認(rèn)侵權(quán)。如果企業(yè)認(rèn)為維權(quán)成本過高，或者基于培育市場等戰(zhàn)略考慮，可能會采取默認(rèn)侵權(quán)的方式，暫時(shí)不會追究其侵權(quán)責(zé)任。

發(fā)警告函。在決定維權(quán)之后，企業(yè)可以首先向涉嫌侵權(quán)者發(fā)出警告函，要求其停止侵權(quán)并賠償損失。發(fā)出警告函的作用，主要是為了增加通過協(xié)商談判等方式解決糾紛的可能性，以節(jié)省費(fèi)用和時(shí)間，但缺點(diǎn)是它會給涉嫌侵權(quán)人較為充分的時(shí)間準(zhǔn)備，在收到警告函后，涉嫌侵權(quán)人可能會采取湮滅證據(jù)、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)等不利于專利權(quán)人的措施。因此，企業(yè)在發(fā)出警告函之前，要做好準(zhǔn)備，尤其要將相關(guān)證據(jù)收集齊備。

協(xié)商和談判。企業(yè)在發(fā)出警告函后，可以嘗試與涉嫌侵權(quán)人進(jìn)行協(xié)商和談判，盡量通過簽訂專利許可或轉(zhuǎn)讓合同爭取和解；如果不能和解，則訴諸行政處理或訴訟手段解決。總之，需要根據(jù)涉嫌侵權(quán)人的態(tài)度和處理意見，隨時(shí)調(diào)整自身策略和要求。

請求專利管理部門進(jìn)行行政處理。如果協(xié)商和談判未果，企業(yè)可以請求專利管理部門進(jìn)行行政處理。專利行政保護(hù)是我國專利制度的特色之一，行政處理比司法程序更為便捷。由于我國對專利權(quán)的保護(hù)采取專利行政保護(hù)和司法保護(hù)的雙重體系，如果企業(yè)不認(rèn)同行政處理結(jié)果，依然可以向法院提起訴訟。

提起侵權(quán)訴訟。向法院提起訴訟，是解決專利侵權(quán)糾紛的重要途徑。企業(yè)一旦決定通過訴訟解決糾紛，應(yīng)當(dāng)請求人民法院采取訴前禁令、財(cái)產(chǎn)保全、證據(jù)保全等訴訟前的臨時(shí)保障措施。如果被告在侵權(quán)訴訟過程中向?qū)＠謴?fù)審和無效審理部提出宣告專利權(quán)無效請求，企業(yè)應(yīng)當(dāng)提供有效證據(jù)說服法官不中止訴訟，力爭在較短時(shí)間內(nèi)解決糾紛。

（2）作為涉嫌侵權(quán)人的應(yīng)對行動

企業(yè)在被告知侵犯他人專利權(quán)時(shí)，作為涉嫌侵權(quán)人可以采取以下措施應(yīng)對：

回復(fù)警告函。如果收到警告函，企業(yè)應(yīng)及時(shí)回復(fù)，說明來函已收到，正在調(diào)查相關(guān)事宜，待查清后將作具體答復(fù)等，并可以要求對方提供侵權(quán)的理由和證據(jù)，從而掌握更多信息。

分析專利侵權(quán)是否成立。首先，調(diào)查對方證據(jù)能否證明企業(yè)確實(shí)存在生產(chǎn)了專利產(chǎn)品或使用了專利方法等法定的侵權(quán)行為；其次，將企業(yè)自身的產(chǎn)品或方法的技術(shù)特征與涉案專利的權(quán)利要求記載的技術(shù)特征進(jìn)行逐一對比，看是否確實(shí)構(gòu)成相同或等同侵權(quán)。

分析專利是否有效。企業(yè)應(yīng)當(dāng)就涉案專利的專利權(quán)人及專利法律狀態(tài)進(jìn)行調(diào)查，如專利權(quán)來源是否合法；專利是否為中國專利；專利權(quán)是否仍在保護(hù)期內(nèi)；年費(fèi)是否一直繳納等。根據(jù)獲得的基本信息采取相應(yīng)對策，防止盲目應(yīng)訴。

企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中面臨侵權(quán)或被侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)，因此需要積累相關(guān)知識和經(jīng)驗(yàn)，具備自主進(jìn)行專利侵權(quán)判定的能力，以便更好地防范專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、處理專利侵權(quán)相關(guān)事宜。

收集證據(jù)。收集證據(jù)不僅僅是被侵權(quán)人的事情，對涉嫌侵權(quán)人而言同樣重要。企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極收集能夠證明自身并未侵權(quán)或者可以免除賠償責(zé)任的證據(jù)。例如，使涉案專利喪失新穎性、創(chuàng)造性的證據(jù)，用于向?qū)＠謴?fù)審和無效審理部提出宣告專利權(quán)無效請求；本人享有優(yōu)先權(quán)的證據(jù)；實(shí)施技術(shù)屬于公知技術(shù)的證據(jù)；實(shí)施行為屬于非故意行為的證據(jù)；涉案專利危害公共利益的證據(jù)等。調(diào)查收集所有可以作為日后抗辯的事實(shí)和證據(jù)，為應(yīng)對訴訟做好準(zhǔn)備。

分析證據(jù)，做出決定。一是及時(shí)協(xié)商和談判，在協(xié)商和談判前對相關(guān)技術(shù)問題和證據(jù)的全面研究分析至關(guān)重要，在此過程中，要盡可能發(fā)現(xiàn)更多信息作為談判籌碼，以獲得對自身更有利的結(jié)果；二是據(jù)理力爭應(yīng)對訴訟，如果專利權(quán)人起訴，企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極應(yīng)訴。應(yīng)訴時(shí)可以運(yùn)用的抗辯理由有：訴訟程序抗辯、專利合同抗辯、不視為侵權(quán)的抗辯、免賠事由的抗辯、不構(gòu)成侵權(quán)的抗辯、公知技術(shù)抗辯、濫用專利權(quán)抗辯、反訴、請求確認(rèn)不侵權(quán)之訴等。

企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中面臨侵權(quán)或被侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)，因此需要積累相關(guān)知識和經(jīng)驗(yàn)，具備自主進(jìn)行專利侵權(quán)判定的能力，以便更好地防范專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、處理專利侵權(quán)相關(guān)事宜。在當(dāng)今專利糾紛案件日趨繁多、復(fù)雜的形勢下，企業(yè)應(yīng)建立自身的侵權(quán)監(jiān)控機(jī)制，制定適合自身發(fā)展的專利戰(zhàn)略，規(guī)避專利侵權(quán)，盡量把可能的侵權(quán)糾紛化解于未成形之時(shí)。一旦卷入專利侵權(quán)糾紛，企業(yè)無論作為專利權(quán)人還是涉嫌侵權(quán)人，都要充分利用法律賦予的權(quán)利，積極尋求對策，維護(hù)自身的合法權(quán)益?！ㄘ?zé)任編輯 任樹芳）