摘要：近年來，以“傍名牌”“蹭熱點(diǎn)”為特征的惡意商標(biāo)搶注現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，特別是搶注“火神山”“雷神山”“李文亮”“清澈的愛”等涉疫和英烈箴言商標(biāo)的行為，造成了嚴(yán)重的社會(huì)不良影響。由此，商標(biāo)搶注現(xiàn)象不得不再次引人深思。

關(guān)鍵詞：民商法;商標(biāo)法;在先使用;注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)

引言：近年來，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度加強(qiáng)，我國商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)量持續(xù)高速增長，連續(xù)17年位居世界第一，越來越多的市場(chǎng)主體開始謀求利用商標(biāo)戰(zhàn)略贏得市場(chǎng)先機(jī)。但由于商標(biāo)蘊(yùn)含的巨大利益的刺激，使得當(dāng)前惡意搶注之風(fēng)日益盛行，嚴(yán)重破壞了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，阻礙了我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，因此我國要堅(jiān)決打擊惡意搶注行為。2018年7月，在全國知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判工作會(huì)議上，最高人民法院表示，堅(jiān)決遏制惡意搶注商標(biāo)行為，進(jìn)一步凈化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境.2019年2月12日，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局公布的《關(guān)于規(guī)范商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)行為的若干規(guī)定（征求意見稿）》進(jìn)一步體現(xiàn)了遏制惡意搶注等非正常申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)行為的決心。當(dāng)前，惡意搶注商標(biāo)行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)制路徑和法律責(zé)任等內(nèi)容成為了司法實(shí)踐中必須面對(duì)和亟需解決的難題.這些問題不僅有理論研究?jī)r(jià)值，更有指導(dǎo)司法實(shí)踐的意義。

1商標(biāo)搶注行為產(chǎn)生原因

1.1我國商標(biāo)注冊(cè)類別現(xiàn)行使用的是基于尼斯分類制定的《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》，其將商品和服務(wù)共劃分為45類，因此除非在全類進(jìn)行注冊(cè)，否則均有被搶注的風(fēng)險(xiǎn)。

1.2商標(biāo)保護(hù)有地域性保護(hù)的特點(diǎn)，對(duì)于域外注冊(cè)，商標(biāo)所有人心有余而力不足。

1.3搶注商標(biāo)后，其轉(zhuǎn)讓或許可使用產(chǎn)生了高額的回報(bào)，而搶注帶來的成本極低。

1.4我國商標(biāo)注冊(cè)有形式與實(shí)質(zhì)審查兩個(gè)階段，審查的前提均是基于檢索是否有禁止注冊(cè)情形與是否在同類上存在先用商標(biāo)，對(duì)于商標(biāo)注冊(cè)人的主觀意圖無從考究。

1.5商標(biāo)搶注行為帶來的利益遠(yuǎn)高于成本，即使《商標(biāo)法》規(guī)定了惡意搶注商標(biāo)人對(duì)商標(biāo)使用人造成的損失應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任，但實(shí)踐中，對(duì)于商標(biāo)使用人提起索賠的案件少之又少，即使提起訴訟，也會(huì)因?yàn)楦鞣N原因例如損失舉證不能等原因?qū)е芦@賠金額與損失不能成正比，其中所付出的其他成本導(dǎo)致商標(biāo)使用人不樂于提起索賠之訴。

2商標(biāo)搶注行為的認(rèn)定

所謂商標(biāo)搶注系指明知是他人的商業(yè)標(biāo)識(shí)，并已在先使用而以自己的名義搶先申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的行為。依據(jù)該概念，搶注的商標(biāo)需為他人在先使用。該使用是否應(yīng)區(qū)分主動(dòng)使用與被動(dòng)使用？若注冊(cè)商標(biāo)的類別不在同一類別而是跨類申請(qǐng)，是否構(gòu)成商標(biāo)搶注？

所謂主動(dòng)使用系指商標(biāo)所有人在經(jīng)營中自己進(jìn)行商標(biāo)的宣傳、使用。所謂被動(dòng)使用系指商標(biāo)所有人不主動(dòng)使用，由外界例如媒體等對(duì)其進(jìn)行宣傳，導(dǎo)致該商標(biāo)被大眾知悉。筆者認(rèn)為，對(duì)于該條款中商標(biāo)的使用僅應(yīng)做寬松理解，不要求嚴(yán)格區(qū)分自我使用和被他人使用，只要該商標(biāo)存在使用這一客觀狀態(tài)，即應(yīng)成為商標(biāo)法保護(hù)的對(duì)象。

依據(jù)現(xiàn)行《商標(biāo)法》，商標(biāo)的跨類保護(hù)僅適用于馳名商標(biāo)，對(duì)于知名商標(biāo)、未進(jìn)行注冊(cè)的馳名商標(biāo)、非注冊(cè)普通商標(biāo)、雖注冊(cè)但并非知名或馳名商標(biāo)在跨類

申請(qǐng)時(shí)是否可以適用商標(biāo)法的撤銷、宣告無效、提起訴訟等手段進(jìn)行保護(hù)，我國商標(biāo)法對(duì)于商標(biāo)實(shí)行的是一類一申請(qǐng)?jiān)瓌t，但實(shí)踐中，商標(biāo)所有人不可能全類進(jìn)行注冊(cè)，搶注人抓住的便是該漏洞，使商標(biāo)所有人維權(quán)無門。因此筆者認(rèn)為，對(duì)于該類搶注行為，應(yīng)及于跨類保護(hù)。對(duì)于未注冊(cè)的馳名商標(biāo)，更是應(yīng)該予以保護(hù)以保證正常的經(jīng)濟(jì)秩序。

3商標(biāo)搶注行為的效力

依據(jù)《商標(biāo)法》第三十二條的規(guī)定，搶注商標(biāo)的行為需是用不正當(dāng)手段注冊(cè)在先使用并有一定影響力的商標(biāo)，該類型的商標(biāo)搶注為無效并無異議，但在實(shí)際操作中，商標(biāo)復(fù)審及商標(biāo)訴訟中對(duì)于該條中不正當(dāng)手段、在先使用及具有一定影響力的舉證難度不得不謂之大。即使該商標(biāo)被宣告無效，但對(duì)于搶注商標(biāo)被轉(zhuǎn)讓或被許可使用的效力仍需探討。

3.1如何認(rèn)定“不正當(dāng)手段及有一定影響力”

依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十三條之規(guī)定：“在先使用人主張商標(biāo)申請(qǐng)人以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)其在先使用并有一定影響的商標(biāo)的，如果在先使用商標(biāo)已經(jīng)有一定影響，而商標(biāo)申請(qǐng)人明知或者應(yīng)知該商標(biāo)，即可推定其構(gòu)成“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)。但商標(biāo)申請(qǐng)人舉證證明其沒有利用在先使用商標(biāo)商譽(yù)的惡意的除外?！?/p>

根據(jù)該條，如何認(rèn)定“明知應(yīng)知”，筆者認(rèn)為可從以下幾個(gè)方面進(jìn)行證據(jù)的收集：

（1）申請(qǐng)人與商標(biāo)使用人是否存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng);

（2）申請(qǐng)人是否與商標(biāo)使用人有過合作等交集關(guān)系;

（3）申請(qǐng)人與商標(biāo)使用人是否在同一區(qū)域，對(duì)該商標(biāo)是否有了解;

（4）特別需要注意的是商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)系商標(biāo)搶注的重發(fā)之地，代表人、代理人未經(jīng)授權(quán)，以自己的名義將被代表人、被代理人的商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)。

如何認(rèn)定“有一定影響力”，依據(jù)前述規(guī)定在先使用商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時(shí)間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳的，可以認(rèn)定為有一定影響力。

因商標(biāo)搶注后商標(biāo)搶注人大多不會(huì)自己持有商標(biāo)，搶注商標(biāo)影響力較大，因此大多將搶注的商標(biāo)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或許可使用，對(duì)于搶注商標(biāo)轉(zhuǎn)讓或許可使用的效力，我國法律并沒有明確規(guī)定，筆者提出以下觀點(diǎn)供參考。

3.2搶注商標(biāo)轉(zhuǎn)讓或許可使用的效力

《商標(biāo)法》第四十七條第二款之規(guī)定：“宣告注冊(cè)商標(biāo)無效的決定或者裁定，對(duì)宣告無效前人民法院做出并已執(zhí)行的商標(biāo)侵權(quán)案件的判決、裁定、調(diào)解書和工商行政管理部門做出并已執(zhí)行的商標(biāo)侵權(quán)案件的處理決定以及已經(jīng)履行的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓或者使用許可合同不具有追溯力。但是，因商標(biāo)注冊(cè)人的惡意給他人造成的損失，應(yīng)當(dāng)給予賠償?！蹦敲磳?duì)于搶注商標(biāo)受讓人或被許可使用人惡意取得該商標(biāo)使用權(quán)的是否也應(yīng)認(rèn)定為有效？還是應(yīng)該類比適用《民法典物權(quán)編》關(guān)于善意取得之規(guī)定？已經(jīng)履行如何認(rèn)定？93C694F9-8DE3-4170-9616-A02616A2D789

筆者認(rèn)為：

3.2.1從平衡各方權(quán)益及公權(quán)與私權(quán)平衡的角度而言，上述條款的適用應(yīng)以善意取得為前提。雖然《商標(biāo)法》第四十七條轉(zhuǎn)讓阻卻無效溯及力規(guī)則中并不要求善意，僅要求已經(jīng)履行。但不要求受讓人為善意，可能導(dǎo)致該條成為轉(zhuǎn)讓人與惡意第三人之間串通規(guī)避商標(biāo)無效事由的制度漏洞。且我國法律界對(duì)于商標(biāo)的取得并不認(rèn)可，商標(biāo)善意取得制度要求受讓人需為善意，而轉(zhuǎn)讓阻卻無效溯及力條款未對(duì)轉(zhuǎn)讓設(shè)置善意要件，將造就無效商標(biāo)轉(zhuǎn)讓適用善意取得制度的條件嚴(yán)苛于適用第四十七條的局面。

3.2.2我國商標(biāo)許可需向知識(shí)產(chǎn)權(quán)局進(jìn)行備案，未進(jìn)行備案的不得對(duì)抗善意第三人。由此可以看出我國法律僅保護(hù)善意第三人的利益，若依據(jù)《商標(biāo)法》第四十七條規(guī)定中認(rèn)為不需要以善意未前提，則會(huì)出現(xiàn)矛盾。且商標(biāo)搶注行為的主觀表現(xiàn)就是惡意搶占商標(biāo)資源牟利。在商標(biāo)注冊(cè)環(huán)節(jié)中要求審查“惡意”，而其轉(zhuǎn)讓或許可使用卻不以善意為審查要件，將會(huì)導(dǎo)致注冊(cè)與使用的依據(jù)相互矛盾，使善意要件不能連續(xù)貫徹。

3.2.3《商標(biāo)法》第四條位于總則，其體系位置表明“惡意”要件應(yīng)當(dāng)貫穿于商標(biāo)存續(xù)全環(huán)節(jié)，商標(biāo)轉(zhuǎn)讓階段善意要件的空缺，顯然與商標(biāo)法強(qiáng)調(diào)使用的制度相違背。商標(biāo)注冊(cè)要求善意當(dāng)然要及于轉(zhuǎn)讓階段。在注冊(cè)階段對(duì)于商標(biāo)使用人的保護(hù)也應(yīng)及于轉(zhuǎn)讓階段以規(guī)制商標(biāo)搶注行為。

綜上，依據(jù)我國商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的現(xiàn)行規(guī)定，商標(biāo)取得的成本較低，必然會(huì)產(chǎn)生大量的商標(biāo)搶注及商標(biāo)囤積行為，以至于破壞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。商標(biāo)轉(zhuǎn)讓作為商標(biāo)資源優(yōu)化配置的制度，轉(zhuǎn)讓阻卻無效溯及力的適用應(yīng)與《商標(biāo)法》第四條強(qiáng)化商標(biāo)使用的體系效應(yīng)相協(xié)調(diào)，需要強(qiáng)化商標(biāo)轉(zhuǎn)讓程序中的商標(biāo)使用要素，以彌補(bǔ)商標(biāo)注冊(cè)取得制度之弊端。若放寬其適用條件將降低使用在轉(zhuǎn)讓中的標(biāo)準(zhǔn)，反之將提升使用在轉(zhuǎn)讓程序中地位，讓商標(biāo)搶注人無利可圖是規(guī)制商標(biāo)搶注行為的關(guān)鍵所在。

如何認(rèn)定已經(jīng)履行？是否是轉(zhuǎn)讓或許可使用行為已經(jīng)結(jié)束，例如轉(zhuǎn)讓或許可使用合同簽訂并進(jìn)行備案就可以認(rèn)定為已經(jīng)履行？筆者認(rèn)為在商標(biāo)搶注的情形下，對(duì)于已經(jīng)履行的認(rèn)定應(yīng)作嚴(yán)格解釋，只有該商標(biāo)已經(jīng)使用，才能被認(rèn)定為已經(jīng)履行，否則，會(huì)滋生商標(biāo)搶注人以已經(jīng)履行來規(guī)避商標(biāo)被宣告無效、撤銷的法律后果，進(jìn)而損害商標(biāo)實(shí)際所有人的合法權(quán)益。

4商標(biāo)搶注行為的規(guī)制

如何打擊商標(biāo)搶注行為，可以考慮：

（1）商標(biāo)搶注行為嚴(yán)重?fù)p害了在先使用者的合法利益：即①使在先使用者喪失商標(biāo)使用權(quán);②可能導(dǎo)致在先使用者的產(chǎn)品、服務(wù)退出原有市場(chǎng);③影響在先使用者的業(yè)務(wù)拓展;④破壞了在先使用者商標(biāo)的整體效應(yīng);⑤污損了在先使用者的商譽(yù);⑥在先使用者不得不以巨額金錢從搶注者手中受讓注冊(cè)商標(biāo)或者取得使用許可;

（2）商標(biāo)搶注對(duì)消費(fèi)者利益造成了損害;

（3）商標(biāo)搶注行為違背了商標(biāo)法的立法本意;

（4）商標(biāo)搶注行為違背了誠實(shí)信用原則，擾亂了正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序;

（5）給正常的商標(biāo)使用許可和商標(biāo)專用權(quán)轉(zhuǎn)讓造成混亂;

（6）加重了商標(biāo)注冊(cè)管理部門的負(fù)擔(dān)。

故此，可以從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)對(duì)被搶注商標(biāo)的保護(hù)：

（1）完善《商標(biāo)法》，對(duì)搶注行為進(jìn)一步進(jìn)行解釋，加大對(duì)搶注者的懲戒機(jī)制，明確惡意搶注的法律責(zé)任。

（2）加強(qiáng)商標(biāo)管理，建立商標(biāo)年檢制度，一如專利，每年需繳納專利維護(hù)費(fèi)用，這樣才能釋放大量被惡意囤積搶注的商標(biāo)，使商標(biāo)發(fā)揮其應(yīng)有的價(jià)值作用。

（3）進(jìn)一步細(xì)化商標(biāo)申請(qǐng)制度，在商標(biāo)申請(qǐng)核準(zhǔn)階段即進(jìn)行介入，可以要求商標(biāo)申請(qǐng)人提供使用依據(jù)，加強(qiáng)對(duì)商標(biāo)申請(qǐng)主體的審查。

（4）進(jìn)一步完善商標(biāo)注冊(cè)的公告、異議制度。因?yàn)橐话惚粨屪⒌纳虡?biāo)多是商品信譽(yù)較好，在本行業(yè)較為熟知的知名商標(biāo)，如在異議公告期內(nèi)，征求所注冊(cè)商品在其所在行業(yè)協(xié)會(huì)的異議意見，這既可以有效減少搶注現(xiàn)象的發(fā)生，也可以促進(jìn)有關(guān)企業(yè)的知名商標(biāo)及時(shí)申請(qǐng)注冊(cè)。

（1）禁止或者限制未使用商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓或許可使用來制約商標(biāo)搶注者。

（2）增強(qiáng)公眾知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)意識(shí)，讓商標(biāo)所有人能夠運(yùn)用法律武器，及早注冊(cè)，充分注冊(cè)，自我防范。

5結(jié)語

《商標(biāo)法》雖規(guī)定商標(biāo)惡意搶注系違反誠實(shí)信用原則的不法行為，但由于我國實(shí)行的是商標(biāo)權(quán)注冊(cè)取得制度，在實(shí)操過程中，確實(shí)增加了公眾商標(biāo)權(quán)保護(hù)的法律意識(shí)，且充分體現(xiàn)了我國在商標(biāo)注冊(cè)的效率優(yōu)勢(shì)，但在商標(biāo)申請(qǐng)中不審查申請(qǐng)者的主觀意圖。緣此才造成商標(biāo)惡意搶注行為呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。因此，我們不僅應(yīng)該增強(qiáng)公眾對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)意識(shí)，更應(yīng)該強(qiáng)化對(duì)商標(biāo)使用的界定、誠實(shí)信用原則中善意取得商標(biāo)權(quán)的考量，在商標(biāo)確權(quán)、商標(biāo)轉(zhuǎn)讓以及商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任等制度中貫徹執(zhí)行，同時(shí)更應(yīng)明確商標(biāo)惡意搶注的民事責(zé)任、行政責(zé)任乃至刑事責(zé)任。唯此，才能有效遏制該行為。

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作者簡(jiǎn)介：湯謙（1979.10-），男，漢族，江蘇江陰，大學(xué)本科，上海致格律師事務(wù)所專職律師，主要研究方向：知識(shí)產(chǎn)權(quán)法，環(huán)境資源法。93C694F9-8DE3-4170-9616-A02616A2D789