劉亞竹　黃海鵬

摘要 本文從我國專利法評判創(chuàng)造性的“三步法”第一步展開討論，剖析在確定最接近現(xiàn)有技術(shù)中需要考量的各種因素，理論與實踐相結(jié)合對創(chuàng)造性判斷中最接近現(xiàn)有技術(shù)的確定方法進(jìn)行梳理，包括充分還原核心發(fā)明構(gòu)思，并站在本領(lǐng)域技術(shù)人員角度評判最接近現(xiàn)有技術(shù)是否能夠成為現(xiàn)有技術(shù)的起點并向本發(fā)明改進(jìn)，及改進(jìn)的復(fù)雜程度和難度，從而對專利創(chuàng)造性高度做出客觀的判斷。

關(guān)鍵詞 創(chuàng)造性 本領(lǐng)域技術(shù)人員 發(fā)明構(gòu)思 最接近現(xiàn)有技術(shù)

作者簡介：劉亞竹、黃海鵬，北京市中聯(lián)創(chuàng)和知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司。

中圖分類號：D923.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.09.101

在專利申請的創(chuàng)造性判斷過程中，我國與歐洲專利局均采用“三步法”進(jìn)行創(chuàng)造性判斷：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù);（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題;（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。即在進(jìn)行創(chuàng)造性判斷時，首先需建立一個技術(shù)起點，即最接近的現(xiàn)有技術(shù)，然后再判斷本領(lǐng)域技術(shù)人員能否從該技術(shù)起點出發(fā)，從現(xiàn)在技術(shù)中得到啟示將該技術(shù)起點改進(jìn)成本發(fā)明保護(hù)的技術(shù)方案。然而，最接近現(xiàn)有技術(shù)往往并不只存在一篇，比如在專利無效宣告請求程序（以下簡稱專利無效）中，無效宣告請求人（以下簡稱無效請求人）經(jīng)常會選用多篇現(xiàn)有技術(shù)作為證據(jù)，并將上述證據(jù)組成多個證據(jù)組合來評判發(fā)明專利的創(chuàng)造性，不同的證據(jù)進(jìn)行組合，或者采用相同證據(jù)但在選擇最接近相有技術(shù)上有差別，這也有可能會得出不同的關(guān)于創(chuàng)造性的結(jié)論，因此如何選擇最接近現(xiàn)有技術(shù)在專利創(chuàng)造性評價中非常關(guān)鍵。

一、最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇

（一）還原核心發(fā)明構(gòu)思

采用不同的現(xiàn)有技術(shù)作為起點，分析還原核心發(fā)明構(gòu)思的難易程度，可以初步的篩選出最接近現(xiàn)有技術(shù)。

（二）是否超出本領(lǐng)域技術(shù)人員的能力

本領(lǐng)域技術(shù)人員是一個假想的人，推定其了解申請日以前任何相關(guān)的知識，但其不具有創(chuàng)造能力。因此，如果在判斷創(chuàng)造性時出現(xiàn)以下兩種情況，則可以認(rèn)為已經(jīng)超出了本領(lǐng)域技術(shù)人員法律上賦予的能力。

1.違背了現(xiàn)有技術(shù)給出的教導(dǎo)

本領(lǐng)域技術(shù)人員具有的知曉“普通技術(shù)知識”的能力，如獲知“現(xiàn)有技術(shù)”及應(yīng)用“常規(guī)試驗手段”的能力，并且由后者延伸出來的本領(lǐng)域技術(shù)人員具有的邏輯分析、推理或者有限的試驗?zāi)芰Φ恼_認(rèn)定，要判斷最接近的現(xiàn)有技術(shù)整體上是否客觀存在與本申請?zhí)峒按倪M(jìn)的技術(shù)缺陷，如果存在，則最接近現(xiàn)有技術(shù)具有合理的改進(jìn)動機，如果不存在，甚至最接近現(xiàn)有技術(shù)明示其不能解決該技術(shù)缺陷，則存在相反技術(shù)教導(dǎo)使得本領(lǐng)域技術(shù)人員不會將最接近現(xiàn)有技術(shù)朝向本申請的方向進(jìn)行改進(jìn)。因此，在創(chuàng)造性評判時，要遵循現(xiàn)有技術(shù)教導(dǎo)去還原核心發(fā)明構(gòu)思的原則。

如果現(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明所要解決的技術(shù)問題無關(guān)，則其通常是沿著與發(fā)明不同的改進(jìn)方向進(jìn)行研發(fā)而形成的技術(shù)方案，此時區(qū)別特征的存在往往會使發(fā)明技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)呈現(xiàn)出較為明顯的差異，導(dǎo)致該現(xiàn)有技術(shù)不屬于與發(fā)明最密切相關(guān)的技術(shù)方案。

2.需要付出額外的創(chuàng)造性勞動

本領(lǐng)域技術(shù)人員可以從最接近的現(xiàn)有技術(shù)之外獲取克服最接近現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)缺陷的技術(shù)啟示，因此，還需要從區(qū)別技術(shù)特征在其他現(xiàn)有技術(shù)整體上的可分離性、技術(shù)作用相關(guān)性、與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合難度等各方面進(jìn)行考量，如果在與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合時需要付出額外的創(chuàng)造性勞動，則可以認(rèn)為超出本領(lǐng)域技術(shù)人員的能力。

（三）審查標(biāo)準(zhǔn)一致性的行政要求

國家知識產(chǎn)權(quán)局為了提高專利審查質(zhì)量，結(jié)合國家知識產(chǎn)權(quán)局具體審查業(yè)務(wù)的實際情況，從審查周期和效率、審查過程和結(jié)果的正確性、審查標(biāo)準(zhǔn)的一致性、專利審查的舒適性以及經(jīng)濟效益感受等方面對審查質(zhì)量進(jìn)行評價。審查標(biāo)準(zhǔn)的一致性是指為了防止審查員在專利申請授權(quán)或者專利確權(quán)過程中因受對法律理解、檢索技能水平等諸多因素影響，導(dǎo)致審查結(jié)論因?qū)彶閱T的個體審查差異而不同。而要保持審查結(jié)論的一致性，除了對于審查標(biāo)準(zhǔn)理解的一致外，還要保證審查員證據(jù)獲取的一致性或證據(jù)使用的一致性。在實際的專利審查工作中，一個案件的前審和后審過程之間，或系列申請被不同審查員進(jìn)行審查或者同一件案件被多次提起專利無效時，審查員會充分借鑒與本次審查密切相關(guān)的審查檔案或?qū)彶榘妇?，在綜合考慮在前審查工作后，再做出本次審查意見。比如，專利無效審查中，如果該發(fā)明曾經(jīng)經(jīng)歷過無效程序，則合組議更傾向延續(xù)之前的審查思路，盡可能挑選與前次相同的最接近現(xiàn)有技術(shù)作為基礎(chǔ)進(jìn)一步審查該發(fā)明的創(chuàng)造性。

二、創(chuàng)造性評判實例

在無效請求人發(fā)起專利無效過程中，證據(jù)組合的選擇及創(chuàng)造性判斷說理是貫穿整個專利無效審查的重點工作，而且還有可能是之后行政訴訟爭論的焦點。

【案例】

基本案情：

本發(fā)明涉及一種地鐵用防火復(fù)合材料組合式安全疏散平臺，其發(fā)明構(gòu)思在于：

第一，疏散用平臺面固定于平臺支撐架上;所述各部件由防火的玻璃纖維增強的熱固性復(fù)合材料或耐腐蝕金屬，具有自重輕、絕熱絕緣性好、防火性好、耐腐蝕等優(yōu)點。

第二，平臺支撐架采用上下支座兩點式結(jié)構(gòu)固定在隧道內(nèi)，能很好的適用隧道內(nèi)壁的形狀，便于安裝;而現(xiàn)有技術(shù)中平臺支撐架由橫檔、斜撐和承載件構(gòu)成三角形結(jié)構(gòu)，無法根據(jù)隧道內(nèi)壁的形狀調(diào)整平臺，本發(fā)明解決了現(xiàn)有技術(shù)中平臺安裝難的技術(shù)問題。

筆者作為無效請求人的代理人，在檢索中獲取了兩篇現(xiàn)有技術(shù)。與本專利對比如下。

表1

在撰寫無效請求過程中，訴訟團隊對用現(xiàn)有技術(shù)1，2中哪一篇作為最接近現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)生了不同的觀點。

證據(jù)組合1：以現(xiàn)有技術(shù)1作為最接近現(xiàn)有技術(shù)，則本發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)1實際解決的技術(shù)問題為如何解決平臺在安裝時更好的適用隧道內(nèi)表面形狀。這與本發(fā)明在說明書內(nèi)聲稱要解決的技術(shù)問題一致。而且，現(xiàn)有技術(shù)1在本發(fā)明以前的無效審查中使用過，當(dāng)時作為最接近現(xiàn)有技術(shù)使用。

但有一種觀點認(rèn)為，在現(xiàn)有技術(shù)1的基礎(chǔ)上結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)2，就而要從現(xiàn)有技術(shù)2中獲取兩點式固定的技術(shù)啟示，顯然，直接將現(xiàn)有技術(shù)2中的上下支座應(yīng)用到現(xiàn)有技術(shù)1中并將現(xiàn)有技術(shù)1中承載件替換掉是不可行的，因為現(xiàn)有技術(shù)2中下支座是沒有鎖定結(jié)構(gòu)的，直接替換將導(dǎo)致現(xiàn)有技術(shù)l中的電纜支架無法與下支座進(jìn)行鎖定。于是，以現(xiàn)有技術(shù)1作為最接近現(xiàn)有技術(shù)涉及到從現(xiàn)有技術(shù)2中獲取啟示并對現(xiàn)有技術(shù)1的承載件進(jìn)行改進(jìn)，比如將目前現(xiàn)有技術(shù)1的承載件中間連接部位截斷，承截件的兩端就成為上下支座。但這種改變可能已經(jīng)超出了現(xiàn)有技術(shù)2給出的教導(dǎo)，使得本領(lǐng)域技術(shù)人員具備了一定的創(chuàng)造力，從而超出了本領(lǐng)域技術(shù)人員所具有的能力。

證據(jù)組合2：以現(xiàn)有技術(shù)2作為最接近現(xiàn)有技術(shù)，則本發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)2實際解決的技術(shù)問題為如何解決減輕平臺重量、提高防腐性能及如何減化電纜支架的固定安裝結(jié)構(gòu)。

但對于這種證據(jù)組合方式，也有反對的意見認(rèn)為在現(xiàn)有技術(shù)2上需要進(jìn)行的改進(jìn)過于復(fù)雜，既有材料上的改進(jìn)，又有結(jié)構(gòu)上的改進(jìn)，這不符合審查指南上要求選用公開特征最多的現(xiàn)有技術(shù)作為最接近現(xiàn)有技術(shù)。

可見，盡管本發(fā)明權(quán)利要求1的技術(shù)特征分別被現(xiàn)有技術(shù)1和現(xiàn)有技術(shù)2公開，但不同的最接近現(xiàn)有技術(shù)的確定，導(dǎo)致本發(fā)明實際解決的技術(shù)問題和顯而易性的判斷說理截然不同。這種不同有時會增加無效請求是否會被合議組接受的不確定性。筆者將上述兩種證據(jù)組合均寫入無效請求書，在無效口審時，合議組不但對現(xiàn)有技術(shù)1和現(xiàn)有技術(shù)2公開技術(shù)特征的事實進(jìn)行了詳細(xì)的認(rèn)定，還認(rèn)真聽取了筆者對兩種證據(jù)組合結(jié)合啟示的陳述。

合議組最終采用了證據(jù)組合1，以現(xiàn)有技術(shù)1為最接近現(xiàn)有技術(shù)，并認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠意識到現(xiàn)有技術(shù)2中上下兩端分開固定的方式能夠更好地適應(yīng)隧道的形狀，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機將現(xiàn)有技術(shù)2公開的上下兩端分開固定的方式用于現(xiàn)有技術(shù)1，以使得現(xiàn)有技術(shù)1中的安全疏散平臺也能夠更好地適應(yīng)隧道的形狀。而且這個觀點在后續(xù)的行政訴訟一審，二審和再審程序中不斷的被法院認(rèn)同和強化。

行政或司法實踐表明，專利權(quán)人總是試圖壓低本領(lǐng)域技術(shù)人員的技術(shù)水平，使得自己的申請更容易被認(rèn)定具有創(chuàng)造性，而侵權(quán)者或無效請求人總是設(shè)法抬高此水平。正是因為有這樣主觀判斷上的分歧，才會有上文提到的創(chuàng)造性判斷中關(guān)于結(jié)合啟示的不同意見。世界各國在專利創(chuàng)造性審查時均會遇到這樣的問題，美國最高法院在Hotchkiss V.Greenwood，52U.S（11 How.）248（1851）案中首次提出，創(chuàng)造性評判中要區(qū)分某種改進(jìn)只是熟練技術(shù)人員的工作還是發(fā)明人的杰作，并不是所有的改進(jìn)均會被認(rèn)為是創(chuàng)造性的改進(jìn)，這種典型的創(chuàng)造性高度論已經(jīng)被世界各國接受。本文地鐵疏散平臺案例中，合議組并未詳細(xì)論證現(xiàn)有技術(shù)1如何從現(xiàn)有技術(shù)2獲取技術(shù)啟示并進(jìn)行改進(jìn)成上下支座的技術(shù)方案，這可能更體現(xiàn)了顯而易見而無需詳細(xì)闡明的創(chuàng)造性判斷的審查邏輯。

三、結(jié)論

在我國發(fā)明授權(quán)過程中，審查員盡管會從眾多現(xiàn)有技術(shù)中經(jīng)過取舍選取最優(yōu)的最接近現(xiàn)有技術(shù)，但取舍或評判的過程并不會在審查意見中體現(xiàn)出來，使得審查執(zhí)法相對人或社會公眾很難了解審查員內(nèi)心評判的尺度。因此，在專利無效過程中，合議組在無效請求中眾多證據(jù)組合中挑選最接近現(xiàn)有技術(shù)及相應(yīng)的創(chuàng)造性評價理由是我們了解和學(xué)習(xí)國家知識產(chǎn)權(quán)局創(chuàng)造性評判思路的很好的機會。創(chuàng)造性判斷過程中，最接近現(xiàn)有技術(shù)的確定是三步法最重要的一個起點，因此需要綜合考量發(fā)明核心構(gòu)思，本領(lǐng)域技術(shù)人員的能力并關(guān)注與該發(fā)明審查密切相關(guān)的審查檔案，從而對最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇做出準(zhǔn)確和客觀的判斷。