李軍 李渤

在利益的驅(qū)使下，惡意商標(biāo)注冊(cè)人往往會(huì)生出各種花招來(lái)規(guī)避被認(rèn)定惡意的風(fēng)險(xiǎn)。待惡意申請(qǐng)獲得注冊(cè)后，惡意注冊(cè)人往往又會(huì)通過疊加背景圖案、對(duì)注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行變形等方式來(lái)達(dá)到攀附在先商標(biāo)商譽(yù)的目的。更有甚者，待商標(biāo)獲得注冊(cè)后再將商標(biāo)轉(zhuǎn)賣給第三人，徹底斷了在先權(quán)利人的問責(zé)風(fēng)險(xiǎn)。這些行為顯然都違背了商標(biāo)法的立法宗旨，不管是為了維護(hù)特定的在先權(quán)利人的合法權(quán)益，還是為了維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序，都應(yīng)當(dāng)予以遏制。中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所辦理的“TGt”商標(biāo)無(wú)效案就是以上情況的一個(gè)典型案例。

案情回顧

TCL是中國(guó)家喻戶曉的家電品牌，2018年其品牌價(jià)值超過879億元，持續(xù)13年居中國(guó)電視機(jī)制造業(yè)榜首，電視機(jī)出貨量排名全球第二。

第3702456號(hào)商標(biāo)（以下稱“系爭(zhēng)商標(biāo)”）由自然人“楚自均”于2003年9月3日提交注冊(cè)申請(qǐng)，指定商品為0908群組的“電視機(jī)；影碟機(jī)”等，并于2009年10月27日被準(zhǔn)予注冊(cè)。系爭(zhēng)商標(biāo)被大量惡意使用。TCL集團(tuán)公司發(fā)現(xiàn)這一行為后，立即于2016年11月28日提交了無(wú)效宣告申請(qǐng)。無(wú)效申請(qǐng)遞交后，系爭(zhēng)商標(biāo)于2016年12月13日被轉(zhuǎn)讓給了“廣州市錦潮電子科技有限公司”（下稱“錦潮公司”）。事實(shí)上，前述惡意使用商標(biāo)的行為主體即為受讓人“錦潮公司”。

案情分析

本案實(shí)體問題適用2001年《商標(biāo)法》。根據(jù)該法第四十一條的規(guī)定：“已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，違反本法第十三條……自商標(biāo)注冊(cè)之日起5年內(nèi)，商標(biāo)所有人或者利害關(guān)系人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。對(duì)惡意注冊(cè)的，馳名商標(biāo)所有人不受5年的時(shí)間限制?！北景钢校捎谙禒?zhēng)商標(biāo)注冊(cè)時(shí)間已超過5年，因此必須證明TCL自身的商標(biāo)達(dá)到馳名且系爭(zhēng)商標(biāo)原注冊(cè)人在申請(qǐng)時(shí)具有惡意，否則將無(wú)法宣告其無(wú)效。

在無(wú)效宣告階段，商評(píng)委認(rèn)定TCL商標(biāo)達(dá)到了一定知名度，因此爭(zhēng)議焦點(diǎn)就在于原注冊(cè)人楚自均在申請(qǐng)時(shí)是否具有惡意。雖然TCL公司遞交了大量錦潮公司惡意使用商標(biāo)的證據(jù)，并從系爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)近似等角度進(jìn)行了論證，但商評(píng)委裁定“系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人提交的證據(jù)不能證明原注冊(cè)人楚自均在申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)具有傍名牌的惡意，故申請(qǐng)人的該項(xiàng)主張缺乏事實(shí)依據(jù)”，遂不予支持。顯然，商評(píng)委認(rèn)為商標(biāo)經(jīng)過轉(zhuǎn)讓之后的惡意使用行為不能證明原注冊(cè)人的惡意。該裁定結(jié)果即意味著大量的惡意使用行為還可以繼續(xù)，TCL公司遂于2017年12月19日向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。

本案在訴訟階段的爭(zhēng)議焦點(diǎn)依然是“惡意注冊(cè)”認(rèn)定，更為具體的是指2001年《商標(biāo)法》第四十一條第二款中“對(duì)惡意注冊(cè)的，馳名商標(biāo)所有人不受五年的時(shí)間限制”中所指的“惡意注冊(cè)”。

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定（2017）》第二十五條指出：“人民法院判斷訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人是否‘惡意注冊(cè)他人馳名商標(biāo)，應(yīng)綜合考慮引證商標(biāo)的知名度、訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人申請(qǐng)?jiān)V爭(zhēng)商標(biāo)的理由以及使用訴爭(zhēng)商標(biāo)的具體情形來(lái)判斷其主觀意圖。引證商標(biāo)知名度高、訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人沒有正當(dāng)理由的，人民法院可以推定其注冊(cè)構(gòu)成商標(biāo)法第四十五條第一款所指的‘惡意注冊(cè)?！庇纱丝梢姡虡?biāo)知名度高，甚至達(dá)到馳名，并不意味著“惡意”必然成立。換言之，“馳名”和“惡意”是相對(duì)獨(dú)立的要件，需要分別認(rèn)定。

在北京高院2019年4月發(fā)布的《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件審理指南》第18.4條中指出：“認(rèn)定商標(biāo)法第四十五條第一款規(guī)定的‘惡意注冊(cè)，可以綜合下列因素：（1）訴爭(zhēng)商標(biāo)與在先馳名商標(biāo)近似程度較高；（2）在先馳名商標(biāo)具有較強(qiáng)顯著性和知名度；（3）訴爭(zhēng)商標(biāo)指定使用商品與在先馳名商標(biāo)的商品關(guān)聯(lián)程度較高；（4）訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人與在先馳名商標(biāo)所有人曾有貿(mào)易往來(lái)或者合作關(guān)系；（5）訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人與在先馳名商標(biāo)所有人營(yíng)業(yè)地址臨近；（6）訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人與在先馳名商標(biāo)所有人曾發(fā)生其他糾紛，足以知曉該馳名商標(biāo)；（7）訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人與在先馳名商標(biāo)所有人曾有內(nèi)部人員往來(lái)關(guān)系；（8）訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)該商標(biāo)后，具有攀附在先馳名商標(biāo)商譽(yù)的行為；（9）訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人大量注冊(cè)他人具有較強(qiáng)顯著性和知名度的商標(biāo)?！笨梢?，無(wú)論考慮哪些因素，目的都是證明在后申請(qǐng)人在注冊(cè)時(shí)“明知或應(yīng)知”馳名商標(biāo)的存在。當(dāng)多重因素疊加能夠綜合指向在后申請(qǐng)人具有某種不正當(dāng)意圖時(shí)，除非他能提供其他正當(dāng)理由，否則就會(huì)被認(rèn)定存在惡意。

決定要點(diǎn)

在本案的行政訴訟中，TCL著重從以下幾個(gè)方面來(lái)證明存在“惡意注冊(cè)”，并且得到了一審和二審法院的支持。

首先，商標(biāo)的圖樣顯然經(jīng)過了精心的設(shè)計(jì)，前面兩個(gè)字母TG為標(biāo)準(zhǔn)大寫字母，而字母t不但采用了小寫形式，并且還進(jìn)行了非規(guī)范的特殊設(shè)計(jì)，使t的尾部特別長(zhǎng)，而橫線特別短也特別細(xì)，使設(shè)計(jì)后的字母t與字母L在外觀上十分近似；而兩件商標(biāo)的第一個(gè)字母完全相同，第二個(gè)字母G與字母C本身外觀就十分近似，從而導(dǎo)致兩件商標(biāo)在整體外觀上十分近似。因此，系爭(zhēng)商標(biāo)構(gòu)成對(duì)TCL商標(biāo)的摹仿。

第二，法院認(rèn)定了TCL商標(biāo)在系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日之前已達(dá)到馳名程度，其影響力足以覆蓋申請(qǐng)人楚自均所在的區(qū)域，因此其理應(yīng)知曉，卻仍然在相同商品上注冊(cè)近似的標(biāo)志，屬于第四十一條規(guī)定的“惡意注冊(cè)”行為。這里，由于TCL已達(dá)到馳名，導(dǎo)致可推定楚自均應(yīng)知的事實(shí)，在其不能提供其他正當(dāng)理由的情況下，可得到“惡意注冊(cè)”的結(jié)論。

第三，本案中系爭(zhēng)商標(biāo)雖然經(jīng)過轉(zhuǎn)讓，但受讓人錦潮公司采用了有意貼近TCL商標(biāo)的使用方式，法院認(rèn)定“其主觀意圖難謂善意”。更為重要的是，該惡意使用直接可以認(rèn)定產(chǎn)生了2001年《商標(biāo)法》第十三條第二款所要求的“誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害”的后果。一審、二審法院一致認(rèn)定：“相關(guān)公眾看到訴爭(zhēng)商標(biāo)時(shí)，容易聯(lián)想到原告的馳名商標(biāo)‘TCL，誤認(rèn)為訴爭(zhēng)商標(biāo)與‘TCL的商品提供者存在特定關(guān)聯(lián)，破壞‘TCL商標(biāo)與原告的電視機(jī)商品之間的聯(lián)系，從而減弱馳名商標(biāo)的顯著性，致使原告的利益受到損害?！?/p>

錦潮公司在二審訴訟中主張“系爭(zhēng)商標(biāo)經(jīng)使用已形成穩(wěn)定的市場(chǎng)秩序”，但法院駁斥了該觀點(diǎn)，指出“不能因系爭(zhēng)商標(biāo)的不良使用行為反而促使其注冊(cè)具有合法性?！笨梢?，惡意注冊(cè)的商標(biāo)并不能通過長(zhǎng)期使用就洗白原罪，達(dá)到木已成舟、逼人就范的目的。

心得體會(huì)

回顧本案，雖然“惡意注冊(cè)”的定案依據(jù)仍然是原注冊(cè)人“楚自均”在提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)已經(jīng)具有主觀惡意，但系爭(zhēng)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓后明顯的惡意使用證據(jù)對(duì)于認(rèn)定案件事實(shí)也起到了重要的參考價(jià)值。因此，對(duì)于商標(biāo)權(quán)人來(lái)說，在發(fā)現(xiàn)惡意的在后申請(qǐng)商標(biāo)后，不妨再對(duì)該商標(biāo)的使用情況做更進(jìn)一步的調(diào)查，說不定會(huì)有“意外收獲”。惡意注冊(cè)人往往在申請(qǐng)之時(shí)已然包藏禍心，其后的使用行為也必然露出馬腳，甚至使其惡意昭然若揭。大量傍名牌、搭便車的事實(shí)告訴我們，如果從商標(biāo)圖樣上已經(jīng)可以看出某種惡意的端倪，恐怕往往也會(huì)伴隨著惡意使用的事實(shí)。若是善意注冊(cè)，就不會(huì)刻意貼合在先商標(biāo)；若是惡意注冊(cè)，最終一定會(huì)通過某種形式表現(xiàn)出來(lái)。

（作者單位系中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所）