關(guān)鍵詞 美國 專利侵權(quán) 懲罰性賠償金

作者簡介：畢宏強，中國科學院大學民商法碩士研究生。

中圖分類號：D9712 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.03.350

一、我國專利侵權(quán)賠償現(xiàn)狀及懲罰性賠償制度展望

（一）我國專利侵權(quán)賠償現(xiàn)狀

在1984年我國頒布第一部《專利法》中未涉及專利侵權(quán)損害賠償?shù)膯栴}。1992年《關(guān)于審理專利糾紛案件若干問題的解答》中首次對專利侵權(quán)賠償數(shù)額的確定做出了規(guī)定。2000年《專利法》第二次修改時將專利侵權(quán)損害的計算方法正式寫入。2001年最高人員法院出臺司法解釋規(guī)定了三種計算方法的順序，將法定賠償和合理費用也納入損害賠償之中。 現(xiàn)行《專利法》明確規(guī)定了專利侵權(quán)損害賠償?shù)挠嬎惴绞健⒂嬎沩樞?，依次分別為專利權(quán)人的實際損失、專利侵權(quán)人所獲利益、專利許可使用費的倍數(shù)、法定賠償。專利侵權(quán)損害賠償制度是以補償性賠償制度為原則，從填平專利權(quán)人的損失為出發(fā)點。我國至今未建立懲罰性賠償制度，實踐中法院確定的賠償數(shù)額一般較低， 不能起到有效遏制專利侵權(quán)的作用。

（二）我國專利侵權(quán)懲罰性賠償制度展望

基于現(xiàn)階段我國專利侵權(quán)賠償制度的不足，建立懲罰性賠償制度已經(jīng)提上議事日程。2018年首屆中國國際進口博覽會上，習近平主席的主旨演講中指出要提高知識產(chǎn)權(quán)審查質(zhì)量和審查效率，引入懲罰性賠償制度，顯著提高違法成本。2019年黨的十九屆四中全會、《優(yōu)化營商環(huán)境條例》、《關(guān)于強化知識產(chǎn)權(quán)保護的意見》、《關(guān)于營造更好發(fā)展環(huán)境支持民營企業(yè)改革發(fā)展的意見》，都提出要建立知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)懲罰性賠償制度，加大對知識產(chǎn)權(quán)的保護力度。我國引入專利侵權(quán)懲罰性賠償制度已是大勢所趨。2018年底國務(wù)院常務(wù)會議通過了《中華人民共和國專利法修正案（草案）》，第72條規(guī)定對故意侵犯專利權(quán)，情節(jié)嚴重的，可以在按照上述方法確定數(shù)額的1倍以上5倍以下確定賠償數(shù)額。 我國要不要建立專利懲罰性賠償制度，已經(jīng)基本沒有爭議，預(yù)計很快就會在我國建立。專利侵權(quán)懲罰性賠償制度建立后，如何計算懲罰性賠償金將會是實施核心所在。針對如何確定懲罰性賠償金的基數(shù)、確定倍數(shù)有應(yīng)當考慮哪些因素的研究，對我國專利侵權(quán)懲罰性賠償制度的實施具有重要的意義?，F(xiàn)行的專利法修訂草案中對于如何確定懲罰性賠償金未做出明確規(guī)定，我國法院又缺乏適用懲罰性賠償制度的經(jīng)驗。這種情況下，有必要學習和借鑒其他國家的經(jīng)驗。美國的專利侵權(quán)懲罰性賠償制度至今已經(jīng)有200多年的歷史，已經(jīng)發(fā)展的非常成熟了。美國專利侵權(quán)懲罰性賠償金的立法以及司法實踐經(jīng)驗，對于我國專利懲罰性賠償制度的懲罰性賠償金的計算具有重要的參考價值。

二、美國專利懲罰性賠償制度的經(jīng)驗

（一） 美國專利侵權(quán)懲罰性賠償金規(guī)定

美國專利侵權(quán)懲罰性賠償金的確定是由兩部分構(gòu)成的，即“基數(shù)”和“倍數(shù)”。關(guān)于倍數(shù)標準在美國《專利法》經(jīng)歷了三個階段的發(fā)展：第一階段，1793年規(guī)定倍數(shù)標準是：不低于三倍，三倍是底線。 第二階段，1800年規(guī)定倍數(shù)標準是：三倍，沒有上限也沒由下限，固定為三倍。第三階段，1836年規(guī)定倍數(shù)標準是：三倍是最高上限。 自此美國確立了最高不超過3倍上限的倍數(shù)標準。關(guān)于基數(shù)標準，由最初1793年只有專利的出讓費或許可使用費，到1800年將專利權(quán)人的實際損失納入，再到1992年將合理許可費納入。

美國專利懲罰性賠償金的規(guī)定，經(jīng)過漫長的發(fā)展，不斷地修訂，最終確定了現(xiàn)行美國《專利法》第284條專利侵權(quán)懲罰性賠償金的基數(shù)標準和倍數(shù)標準，即基數(shù)標準是利潤損失和合理許可費，倍數(shù)是以三倍為最高上限。

（二）美國司專利侵權(quán)懲罰性賠償金基數(shù)的計算

由現(xiàn)行美國《專利法》第284條的規(guī)定，可知美國確定專利侵權(quán)懲罰性賠償數(shù)額的基數(shù)標準有兩個，即專利權(quán)人的利潤損失和專利的合理許可費。

1.專利權(quán)人利潤損失的計算方法

專利權(quán)人利潤損失的計算關(guān)鍵是證明侵權(quán)行為與專利權(quán)人的利潤損失之間滿足“若非規(guī)則”即二者存在因果關(guān)系。 為了證明這一因果關(guān)系，1978年美國法院在Panduit案中發(fā)展出DAMP測試法，包括四個要件：“要件1，市場需要該專利產(chǎn)品;要件2，市場上沒有可以替代該專利產(chǎn)品的產(chǎn)品。要件3，專利權(quán)人有滿足市場需求的制造和銷售能力;要件4，在沒有侵權(quán)產(chǎn)品時專利權(quán)人獲得多的利潤。” 當相關(guān)市場出現(xiàn)不止一種非侵權(quán)替代品的情況時，則無法證明滿足要件2，也就導致無法證明侵權(quán)行為與專利權(quán)人的利潤損失的因果關(guān)系。為此，美國法院對DAMP測試法進行了修改，把認定的重點放在其他要件，不在要求必須滿足要件2。“若非規(guī)則”和DAMP測試法理論上客觀合理，但是卻是在一種較為理想化的情況，這種情況未考慮其他影響因素，如產(chǎn)品的營銷戰(zhàn)略、消費者偏好、市場需求的變化等，使得“若非規(guī)則”看似合理，實則存在瑕疵。

2.專利的合理許可費的計算方法

專利許可費是美國專利侵權(quán)賠償計算的主要方式。 假想?yún)f(xié)商法是美國在Georgia-Pacific案確定的專利許可費計算方法，通過假想專利權(quán)人、侵權(quán)人彼此有意愿協(xié)商，二者協(xié)商之后得出合理專利許可費。法院通過“Georgia-Pacific因素”來確定，具體包括：“因素1：專利權(quán)人收的許可使用費;因素2：被許可人曾為涉案或類似專利所支付的許可使用費;因素3：許可的范圍和性質(zhì);因素4：許可人專利壟斷權(quán)的計劃;因素5：許可與被許可人雙方的商業(yè)關(guān)系;因素6：涉案專利產(chǎn)品對其他產(chǎn)品的促進進銷售作用大小;因素7：專利的有效期和許可期限;因素8：專利產(chǎn)品的獲益能力和目前的市場普及率;因素9：涉案專利所具備的優(yōu)勢;因素10：涉案專利為使用人帶來的利益;因素11：侵權(quán)人對涉案專利實際使用證明;因素12：在特定商業(yè)領(lǐng)域，請求授權(quán)許可的成本在利潤中通常的占比;因素13：在可實現(xiàn)利潤中應(yīng)該歸因于該專利的部分;因素14：專家證言;因素15：如果許可人和被許可人都理性并自愿地嘗試達成協(xié)議，雙方可能達成的許可費。” 這些因素是法院判斷合理許可費的黃金標準。

（三）美國司專利侵權(quán)懲罰性賠償金倍數(shù)的計算

關(guān)于專利侵權(quán)懲罰性賠償?shù)谋稊?shù)以3倍為最高上限，并沒有明確的倍數(shù)計算方法。法院對倍數(shù)范圍的確定享有自由裁量權(quán)，通過在司法實踐中不斷探索，形成了一套適用規(guī)則。法院首先從侵權(quán)人主觀狀態(tài)出發(fā)，判斷侵權(quán)人是否具有主觀惡意，假如判斷出侵權(quán)人具有主觀惡性，再充分考慮個案具體情況，如考慮侵權(quán)行為手段的惡劣程度、情節(jié)的嚴重程度、結(jié)果的嚴重性、專利價值大小、侵權(quán)人經(jīng)濟狀況等，最后在進行懲罰性賠償具體倍數(shù)的確定。在判斷中法院強調(diào)堅持專利侵權(quán)懲罰性賠償基數(shù)與倍數(shù)的“合理倍比”關(guān)系，不能教條地適用“2倍或3倍”的賠償標準。

三、我國專利侵權(quán)懲罰性賠償賠償金的確定

懲罰性賠償?shù)姆梢?guī)制效果是侵權(quán)人承擔多倍的賠償金。懲罰性賠償金額的確定是運用該制度的核心，賠償?shù)脑瓌t和計算方式合理的確定是賠償功能實現(xiàn)的前提。 專利侵權(quán)懲罰性賠償?shù)挠嬎慵纫l(fā)揮打擊、遏制故意侵權(quán)的作用，又要防止權(quán)力的濫用。我國專利侵權(quán)懲罰性賠償基數(shù)和倍數(shù)的確定，都可以借鑒美國的經(jīng)驗。

（一）專利侵權(quán)懲罰性賠償基數(shù)的確定

由專利法草案（2019）第72條 ，可知草案中懲罰性賠償?shù)挠嬎慊鶖?shù)是：權(quán)利人因侵權(quán)所受的實際損失、侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得利益、參照專利許可適用費得倍數(shù)。懲罰性賠償基數(shù)的確定，是懲罰性賠償金額確定的前提。筆者借鑒美國專利侵權(quán)懲罰性賠償金的認定經(jīng)驗，結(jié)合我國的專利侵權(quán)司法保護現(xiàn)狀，對懲罰性賠償基數(shù)的計算提出建議。

1.計算實際損失

實際損失的計算是法院通過專利權(quán)人因侵權(quán)減少的銷售量（或侵權(quán)人侵權(quán)產(chǎn)品的銷售量）與單件專利產(chǎn)品的合理利潤之積計算 ，可知實際損失指的是專利權(quán)人因侵權(quán)行為（生產(chǎn)或銷售）導致自己的專利產(chǎn)品銷量減少，所失去的本應(yīng)得到的利潤。在司法實踐中實際損失常常難以證明，難點在于難以證明侵權(quán)行為與權(quán)利人失去的利潤之間存在因果關(guān)系。

筆者認為可以借鑒美國“DAMP測試法”來證明因果關(guān)系。 但是美國DAMP測試法是一種較為理想的狀態(tài)下計算，忽略了一些相關(guān)影響因素，因此在借鑒DAMP測試法時還應(yīng)當堅持損害合理預(yù)見原則，即因果關(guān)系證明的是侵權(quán)時可以合理預(yù)見到的損失，對超出合理預(yù)見范圍的，不應(yīng)支持。二者相結(jié)合，能夠平衡雙方利益更好的保護雙方合法權(quán)利、得出更加客觀、公正的結(jié)果。

2.計算侵權(quán)獲利

侵權(quán)獲利的計算是法院根據(jù)該侵權(quán)產(chǎn)品在市場上銷售的總數(shù)乘以每件侵權(quán)產(chǎn)品的合理利潤所得之積計算。 司法解釋對侵權(quán)人所獲利益的范圍以及獲利的計算依據(jù)也做出了規(guī)定。 從上述可知，侵權(quán)獲利的計算有系統(tǒng)、科學的方法，發(fā)揮作用必須有證據(jù)支持。然而司法實踐中專利權(quán)人很難舉證侵權(quán)獲利，因為財務(wù)報表、賬簿等證據(jù)都掌握侵權(quán)人手中。

為了解決這一舉證難得問題，專利法草案（2019）規(guī)定了“證據(jù)妨礙規(guī)則”。但是從2013年商標侵權(quán)中適用“證據(jù)妨礙規(guī)則”的情況看，適用該規(guī)則的案件還很少。筆者認為，這主要是由于缺乏配套的訴訟證據(jù)細則規(guī)定。應(yīng)當通過司法解釋建立專利侵權(quán)案件的訴訟證據(jù)制度，包含“證據(jù)妨礙規(guī)則”“優(yōu)勢證據(jù)規(guī)則”“證據(jù)開示制度”等。

3.參照專利許可使用費的倍數(shù)合理倍數(shù)

專利許可費的計算是法院根據(jù)專利權(quán)的類型、侵權(quán)行為的性質(zhì)和情節(jié)、專利許可的性質(zhì)、范圍、時間等因素，參照該專利許可使用費的倍數(shù)合理確定，當沒有專利許可費或者專利許可使用費明顯不合理時，適用法定賠償確定。 合理確定專利許可費的倍數(shù)是懲罰性賠償重要計算方法，當沒有專利許可費或者專利許可使用費明顯不合理時就適用法定賠償。我國法院在參照專利許可使用費時，一般只是參照涉案專利實際發(fā)生的專利許可使用費，導致這種計算方法被使用的機會非常少。筆者建議可以借鑒美國假想?yún)f(xié)商法確定的專利許可費，擴大參照專利許可使用費的范圍，使計算懲罰性賠償?shù)幕鶖?shù)也更合理。

（二）專利侵權(quán)懲罰性賠償倍數(shù)的確定

1.確定倍數(shù)的原則

專利法草案（2019）對倍數(shù)的確定僅規(guī)定了范圍，沒有做具體規(guī)定。美國現(xiàn)行《專利法》對倍數(shù)的確定也僅規(guī)定范圍最高不超過3倍。但是美國是判例法國家，在長期的司法實踐探索中，法院對倍數(shù)范圍的確定形成了一套適用規(guī)則。

我國2019商標領(lǐng)域已將懲罰性賠償?shù)谋稊?shù)提高到了5倍，專利法草案（2019）專利侵權(quán)懲罰性賠償倍數(shù)以5倍標準的通過已經(jīng)是大勢所趨。為了防止懲罰倍數(shù)過高，懲罰性賠償金幅度過大，法官自由裁量權(quán)過大造成同案不同判、司法不公現(xiàn)象，必須對專利懲罰性賠償倍數(shù)的確定規(guī)則化。

2.確定倍數(shù)的考慮因素

筆者認為確定專利侵權(quán)懲罰性賠償金倍數(shù)時考慮因素應(yīng)當有：（1）侵權(quán)人的主觀過錯。專利侵權(quán)懲罰性賠償是對侵權(quán)人的主觀惡性進行追責，懲罰性賠償倍數(shù)的確定應(yīng)當以侵權(quán)人的主觀過錯為核心確定因素。 判斷因素包括事前侵權(quán)人是否采取注意義務(wù)如進行專利檢索、咨詢專業(yè)人士;通過侵權(quán)行為持續(xù)的時間、手段惡劣程度、侵權(quán)行為的次數(shù)、損害后果;事后是否及時采取補救措施如及時停止侵權(quán)、防止損害。（2）情節(jié)。情節(jié)嚴重是專利法草案（2019）規(guī)定的考慮因素。判斷因素包括侵權(quán)行為持續(xù)時間長短、手段惡劣程度、侵權(quán)行為的次數(shù)、損害后果的危害程度、是否無視法律制度、無視專利權(quán)人的權(quán)益、對社會發(fā)展創(chuàng)新造成了影響。（3）專利的類型與價值。不同類型、價值的專利對社會貢獻不同，被侵權(quán)的專利價值越大，造成社會危害就越大，對侵權(quán)人的可責難性就越大。一般發(fā)明大于實用新型，實用新型大于外觀設(shè)計的價值。判斷因素包括保護期限、成本、市場價值、轉(zhuǎn)化、許可、轉(zhuǎn)讓情況等要素來判斷。（4）侵權(quán)人的訴訟表現(xiàn)。訴訟中侵權(quán)人的表現(xiàn)納入倍數(shù)考慮的因素中，能夠更全面的評價侵權(quán)人主觀惡性、鼓勵侵權(quán)人積極舉證、提高訴訟效率、節(jié)省司法資源。判斷因素包括是否積極舉證配合查明事實、隱藏證據(jù)惡意抗辯、訴訟中故意拖延。（5）侵權(quán)人的賠償能力。專利法草案（2019）將懲罰性賠償?shù)谋稊?shù)提高到5倍。引進專利懲罰性賠償制度的目的是為了打擊、威懾故意侵權(quán)行為，維護專利權(quán)人的權(quán)益，為我國經(jīng)濟、科技發(fā)展保駕護航，并不是為了通過高額的懲罰性賠償金，將侵權(quán)人“置之死地”。因此有必要考慮侵權(quán)人的賠償能力。

3.確定倍數(shù)的計算方法

通過對懲罰性賠償倍數(shù)考慮因素進行程度評價，對懲罰性賠償?shù)谋稊?shù)進行范圍劃分，最終的倍數(shù)根據(jù)法院對每個考慮因素的程度評價的匯總值，判斷倍數(shù)的范圍，確定倍數(shù)。以上述考慮因素為例，每個因素的程度評價指數(shù)范圍是1-10，1-5倍對應(yīng)的范圍分別是1-20;21-40;41-60;61-80;81-100，法院對每個要素程度評價指數(shù)相加的和落在41-60范圍，對應(yīng)的倍數(shù)就是3倍。

四、結(jié)語

我國引入專利侵權(quán)懲罰性賠償制度已是大勢所趨，制度建立后，如何計算懲罰性賠償金將是制度實施中的關(guān)鍵所在。懲罰性賠償金的計算方法在借鑒美國先進經(jīng)驗的同時必須結(jié)合我國實際國情，使其本土化，從而防止產(chǎn)生“南橘北枳”的效果。

注釋：

根據(jù)2001年《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》。

根據(jù)2019年國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《2018年中國專利調(diào)查報告》，調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2014—2018年專利侵權(quán)訴訟訴案件的企業(yè)法院判定賠償額10萬元以下的平均占31.62%;10萬元以上50萬元以下的平均占22.8%;50萬元以上500萬元以下的平均占12.88%;500萬元以上的平均占1.48%。

根據(jù)2018年12月5日國務(wù)院常務(wù)會議通過了《中華人民共和國專利法修正案（草案）》。

Pantent Act of 1793，ch.11，？，1 Stat.318，322（repealed 1836）.

Pantent Act of 1836，ch.357，？4，5 Stat.117，123.

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Panduit Crop. v .Stahlin Bros. Fibre Works Inc.，1F.3d 1214 （6th Cir. 1978）.

據(jù)美國普華永道發(fā)布的《美國2018年專利訴訟報告》顯示，2008年至2017年則有60%的案件采用專利許可費用確定賠償金，21%的案件綜合考慮侵權(quán)人所失利益與專利許可費。

Georgia-Pacific Corp.v.U.S.Plywood-Champion Papers， Inc.， 446 F.2d 295 （2d Cir.1971） .3 Rude v.Westcott 130 U.S.152（1889）.

羅莉.論懲罰性賠償在知識產(chǎn)權(quán)法中的引進及實施[J].法學，2014（4）：22-32.

根據(jù)2018年12月5日國務(wù)院常務(wù)會議通過了《中華人民共和國專利法修正案（草案）》第72條“侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失確定;實際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定。權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數(shù)合理確定。對故意侵犯專利權(quán)，情節(jié)嚴重的，可以在按照上述方法確定數(shù)額的1倍以上5倍以下確定賠償數(shù)額?！?/p>

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第20條第1款。

和育東.美國專利侵權(quán)救濟[M].北京：法律出版社，2009：156.

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第20條第2款。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第16條。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第21條。

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