吳太軒 邱威棋

(1.西南政法大學 經(jīng)濟法學院，重慶400031；2.西南政法大學 中國市場經(jīng)濟法治研究中心，重慶400031；3.北京大成(成都)律師事務所，四川 成都 610000)

一、在先登記企業(yè)字號與在后注冊商標的爭議焦點

早在2004年上海張小泉刀剪總店與杭州張小泉集團有限公司關于“張小泉”商標侵權糾紛系列案件中(1)參見上海市高級人民法院(2004)滬高民三(知)終字第27號民事判決書；杭州市中級人民法院(2005)杭民三初字第1號民事判決書；浙江省高級人民法院(2006)浙民三終字第78號民事判決書。，上海張小泉刀剪總店在企業(yè)名稱中使用的“張小泉”字號與杭州張小泉集團有限公司擁有注冊商標權的“張小泉”商標發(fā)生權利沖突并引起訴訟，此案將在先登記企業(yè)字號與在后注冊商標的沖突問題暴露在公眾關注的視線。其后，發(fā)生的諸如銀川彪馬商貿(mào)有限公司與達州市凱達商務酒店“凱達”商標侵權案(2)參見四川省達州市中級人民法院(2011)達中民初字第86號民事判決書；四川省高級人民法院(2012)川民終字第119號民事判決書；最高人民法院(2012)民申字第1543號民事裁定書。、北京三民太奇公司與無錫太奇中心侵犯商標權和不正當競爭糾紛案(3)參見江蘇省無錫市中級人民法院(2014)錫知民初字第0133號民事判決書；江蘇省高級人民法院(2015)蘇知民終字第00098號民事判決書。,又反映出適用保護在先權利原則應考慮哪些因素等諸多疑問。在先登記企業(yè)字號與在后注冊商標的沖突是指：對于同一文字，一主體作為其企業(yè)字號被核準登記在前，另一主體將此文字作為文字商標或者組合商標的一部分且被核準注冊在后，由此產(chǎn)生的應保護哪一方權利而產(chǎn)生的沖突。

在我國法律體系和司法實踐中，保護在先權利是解決知識產(chǎn)權權利沖突的一項基本原則。在法律規(guī)范層面，我國《商標法》的相關法條(4)《商標法》第九條：“申請注冊的商標，應當有顯著特征，便于識別，并不得與他人在先取得的合法權利相沖突。商標注冊人有權標明‘注冊商標’或者注冊標記?！钡谌l：“申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。”第四十五條：“已經(jīng)注冊的商標，違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的，自商標注冊之日起五年內，在先權利人或者利害關系人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。對惡意注冊的，馳名商標所有人不受五年的時間限制?！比绲诰艞l、第三十二條、第四十五條、國家工商行政管理總局《企業(yè)名稱登記管理實施辦法》第四十一條(5)《企業(yè)名稱登記管理實施辦法》第四十一條：“已經(jīng)登記注冊的企業(yè)名稱，在使用中對公眾造成欺騙或者誤解的，或者損害他人合法權益的，應當認定為不適宜的企業(yè)名稱予以糾正?！?、國務院《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》第二十條(6)《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》第二十條：“企業(yè)的印章、銀行帳戶、牌匾、信箋所使用的名稱應當與登記注冊的企業(yè)名稱相同。從事商業(yè)、公共飲食、服務等行業(yè)的企業(yè)名稱牌匾可適當簡化，但應當報登記主管機關備案?！?、國家工商行政管理局《國家工商行政管理局關于解決商標與企業(yè)名稱中若干問題的意見》第六條(7)《國家工商行政管理局關于解決商標與企業(yè)名稱中若干問題的意見》第六條：“處理商標與企業(yè)名稱的混淆，應當適用維護公平競爭和保護在先合法權利人利益的原則?！毙枰⒁獾氖?，該文件于2014年7月14日依據(jù)《工商總局關于公布規(guī)范性文件清理結果的公告》而被廢止，該文件廢止是因“轉變政府職能的要求”。從上述《商標法》和國務院、國家工商行政管理總局的相關法律法規(guī)中可以看到現(xiàn)行法律法規(guī)依然遵循保護在先權利原則。皆明確表明，申請商標注冊與已經(jīng)登記注冊的企業(yè)名稱不得損害他人現(xiàn)有的在先權利。由此可見，保護在先權利原則是處理企業(yè)名稱權與商標權沖突的首要原則。在司法實踐層面，多數(shù)案件通過中級人民法院、高人民級法院直至最高人民法院審理大都支持了保護在先權利原則。

由此可見，無論是從法律規(guī)范還是司法實踐層面，處理此類沖突的主流思路均是適用保護在先權利原則。因此，處理此類沖突的爭議焦點就在于保護在先權利原則的適用上，是僅僅以時間點先后為標準進行判斷，還是需要綜合考慮其他因素？若要考慮其他因素，什么樣的因素應當納入考慮的范圍內？哪些因素才是關鍵的認定因素？兩權利應以何種方式共存？

二、現(xiàn)有審查路徑的局限性與新路徑引入的合理性

通過考察我國相關判例和學說觀點，對現(xiàn)有審查路徑總結分析后發(fā)現(xiàn)其局限性，從而提出更為合理的以競爭法“競爭因素”審查在先權利作為審查路徑。

(一)現(xiàn)有審查路徑的分析

1.按審查因素數(shù)量的不同為標準，可將現(xiàn)有審查路徑分為單一因素審查與復合因素審查。前者是指審查此沖突時，單純以時間點的先后進行判斷，即在先登記的企業(yè)字號僅以核準時間在先而不對在后注冊的商標構成侵權。這種觀點是對《商標法》“保護在先權利”條款的直接適用，在學術研究中和司法裁判中，持此觀點的并不多(8)參見江蘇省無錫市中級人民法院(2014)錫知民初字第0133號民事判決書。。后者是指對此沖突的審查，除了時間點的先后因素，還要考慮諸如地域因素、行業(yè)因素、實際使用、是否具有搭便車行為、名稱或標識本身的顯著性、是否具有混淆可能性、主觀惡意等因素(9)上述因素由相關判例和學者觀點總結而得。比如地域因素問題，李揚教授認為構成注冊商標專用權限制的在先權利所要求的地域范圍不需要全國范圍內知名；行業(yè)因素，可參見江蘇省鹽城市中級人民法院(2012)鹽知民初字第283號民事判決書對沖突雙方從事相近行業(yè)的評述；實際使用因素，可參見安徽省高級人民法院(2012)皖民三終字第00005號民事判決書關于“凱倫”商標權案件、最高人民法院(2010)民提字第15號民事判決書關于“王將”商標權案件對實際使用的評述；攀附聲譽是常見的“搭便車”行為，多數(shù)案件都將是否具有搭便車行為作為考慮的因素，可參見江蘇省高級人民法院(2013)蘇知民終字第0033號民事判決書關于“威德福”企業(yè)名稱權案件的相關評述，同時該案也對主觀惡意進行了評述；名稱或標識本身的顯著性是侵權注冊商標權案件中對于是否產(chǎn)生混淆應考慮因素，賴文平先生在其博士論文中有詳細論述；判斷是否具有混淆可能性是《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條、第二條、《中華人民共和國反不正當競爭法》第六條等法律法規(guī)的明確規(guī)定。?，F(xiàn)有審查路徑是以復合因素審查為主流，因其滿足時間點之“先”的原則和利用多因素考量市場中的混淆行為而具有合法性與合理性。但該路徑現(xiàn)存問題依然明顯：復合因素應包含哪些因素？其各自作用為何？何為關鍵因素？對此目前仍無統(tǒng)一之標準。

2.按是否突破保護在先權利原則為標準，可將現(xiàn)有審查路徑分為固定標準的適用原則審查與因案而異的突破原則審查。前者是指處理該類沖突時，會考量時間因素、地域因素、行業(yè)因素、是否攀附他人聲譽、混淆可能性等相對固定的標準來適用保護在先權利原則用以審查個案，此類審查路徑在多數(shù)案件中得以體現(xiàn)。后者是指在處理此沖突時，雖有明確的時間因素存在，但以歷史淵源因素(10)參見江蘇省高級人民法院(2015)蘇知民終字第 00098 號民事判決書。等為依據(jù)突破原則，保護在后權利。由此，我們可以看到：前者的審查路徑判斷焦點在于認定什么樣的“在先”屬于保護在先權利原則的保護范圍；而后者的審查路徑則是不顧在先權利的時間點因素，而使用相對虛無的“歷史淵源”為判斷依據(jù)，表現(xiàn)出了定性標準的不一致，也導致了權利狀態(tài)的不確定性。

(二)現(xiàn)有審查路徑的局限性

1.審查標準不統(tǒng)一與定性標準不一致導致權利狀態(tài)不穩(wěn)定

對于在先登記企業(yè)字號與在后注冊商標的沖突，無論是理論探討還是司法裁判，都將保護在先權利原則作為評判依據(jù)。現(xiàn)有審查標準表現(xiàn)出審查標準不統(tǒng)一、定性標準不一致的特點。

首先，關于審查標準的不一致。雖然復合因素審查是主流觀點，但是關于需要對哪些因素進行審查？有考慮地域因素的，還有考慮具體行業(yè)因素的，又有考慮知名度因素的，也有選取幾個同時考慮的，究竟需要考慮哪些因素才是符合市場競爭特點的，學術探討與司法實踐對此都未有統(tǒng)一的、完整的標準。其次，關于定性標準的不一致。定性標準不一致是更為深層的問題，除去時間點先后因素，其他因素是否能夠抵消或者超越時間點先后因素，而成為解決此類沖突的關鍵因素？這個問題在司法實踐中并無定論。從對判例的研讀上看，大多數(shù)判例是以時間點先后因素作為定案依據(jù)，然后輔以一個或兩個其他因素進行加強，在這種情況下，其他因素只是起到加強結論的輔助作用。而在突破保護在先權利原則的判例中，諸如“歷史淵源”的某些其他因素卻又成了超越時間點先后因素而用以否定適用保護在先權利原則的關鍵因素，導致案件結果完全相反。定性標準的隨意擺動，是比審查標準不統(tǒng)一更具威脅性的問題，不僅使案件結果無法預判，更使案件走向趨勢模糊不清，最終導致權利狀態(tài)不穩(wěn)定。

2.兩權利應以何種方式共存具有不確定性

在先登記企業(yè)字號與在后注冊商標的爭議通過司法途徑解決中，在保護了在先登記企業(yè)字號的前提下，法院是否會判令在先登記企業(yè)字號以何種方式規(guī)范使用？此問題在司法實踐中呈現(xiàn)出不確定性。例如，在上海張小泉刀剪總店與杭州張小泉集團有限公司關于“張小泉”商標侵權糾紛系列案件中，法院判令了企業(yè)字號權利人使用字號并不侵犯注冊商標權，但要求其規(guī)范使用其企業(yè)名稱，以免混淆；在銀川彪馬商貿(mào)有限公司訴達州市凱達商務酒店侵犯商標專用權糾紛案中，法院就沒有要求兩者應該各自區(qū)分規(guī)范使用。在規(guī)范層面，《最高人民法院關于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第四條(11)《最高人民法院關于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第四條：“被訴企業(yè)名稱侵犯注冊商標專用權或者構成不正當競爭的，人民法院可以根據(jù)原告的訴訟請求和案件具體情況，確定被告承擔停止使用、規(guī)范使用等民事責任?！彪m然明確規(guī)定被訴企業(yè)名稱侵犯注冊商標專用權或者構成不正當競爭的，法院可以確定被告承擔規(guī)范使用的民事責任。但是，對于構成保護在先登記企業(yè)字號的情形下是否也可適用規(guī)范使用的措施以防混淆并無直接規(guī)定。由此，司法實踐中出現(xiàn)了采用或不采用的不同做法，因此兩權利應以何種方式共存具有不確定性。

總之，現(xiàn)有審查路徑不足之處主要在于：審查標準不統(tǒng)一與定性標準不一致、未明晰兩權利應以何種方式共存。而要改善和解決這些局限性又需要著力厘清哪些因素能用以進行審查？何種因素為關鍵的認定因素？各因素作用為何？哪些因素能用以判斷兩權利共存的方式？而這些問題在學術研究與司法實踐中都未得到解決。

(三)新路徑引入的合理性

以競爭法“競爭因素”審查在先權利的審查方法能夠改善和解決現(xiàn)有路徑存在的不足之處，使用此新路徑的合理性主要表現(xiàn)在以下方面：

1.“競爭因素”評價市場行為的天然契合性

“競爭因素”是競爭法在評價市場競爭中的經(jīng)營者是否具有競爭關系時、認定不正當競爭行為與賠償范圍時所依據(jù)的基礎因素。有學者也稱其為“競爭關系的認定基準要素”(12)學者在論述認定“競爭關系”時，將經(jīng)營范圍、經(jīng)營產(chǎn)品、可替代性等要素稱為“認定基準要素”。參見陳兵《互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟下重讀“競爭關系”在反不正當競爭法上的意義——以京、滬、粵法院2000—2018年的相關案件為引證》，載《法學》2019年第7期。。這些因素散見于相關競爭法的成文法中(13)比如國務院反壟斷委員會《關于相關市場界定的指南》(2009年7月6日國反壟發(fā)[2009]3號)第三條所明確的商品與服務的范圍因素，又如《北京市高級人民法院關于涉及網(wǎng)絡知識產(chǎn)權案件的審理指南》第三十一條所規(guī)定的商品與服務的可替代性因素。，更多地出現(xiàn)并應用于司法實踐中(上文論述現(xiàn)有審查路徑中已涉及)，可以將其概括為下列大類：商品與服務的范圍(地域與市場范圍)因素、商品與服務的可替代性因素、搭便車行為因素、混淆行為因素。

在先登記的企業(yè)字號與在后注冊的商標的沖突并不是單純私權沖突，而是在市場競爭中的沖突，具有明顯的市場競爭特征。誠如劉繼峰所言：“商業(yè)標識不正當競爭行為認定中，‘競爭’是個基礎語境?！弊痔柣蛏虡说慕?jīng)營者只要參與市場經(jīng)營，就處于市場競爭中，也正是因為處于市場競爭中，這種沖突才極其明顯。若純粹以私權視域分析此類沖突，由于兩種權利都是合法取得，故并不能分其輕重，況且是否實際使用并不是否定私權的條件，那么就只能是把討論焦點放置于先后時間點上，以時間點先后來機械判斷侵權與否。這樣的判斷思路就明顯忽視了市場的存在與運行的大環(huán)境，不能準確地識別在先企業(yè)字號是否真正屬于原則保護的范疇中，也無法解決兩者應如何共存的問題。市場中的沖突需要用競爭法的思路去解決，在私權之上，立于市場秩序利益、經(jīng)營者利益、消費者利益的綜合視角上，用競爭法的思路去解決，才是對癥下藥。

故而，可以看到“競爭因素”作為評價標準去審視此類沖突是現(xiàn)有司法實踐中已經(jīng)運用的方法，其原因就在于用民商法的權利強度與順序對比并不能有效進行應對，而使用“競爭因素”去評價市場行為更為契合，得出的答案更能滿足私權與市場秩序統(tǒng)一的需要。

2.“競爭因素”細化原則進行適用能夠均衡公平與效率

公平與效率的均衡是競爭法追求的價值目標。要實現(xiàn)這樣的價值取向，特別是在個案處理中，必須具有有效的途徑。這種途徑既需要可操作的具體標準便于法官具體適用，又需要減少任意裁量的空間以實現(xiàn)盡可能的同案同判。

對于效率而言，在先登記企業(yè)字號與在后注冊商標的沖突本不是僅適用商標法即能合理解決的問題，故而在司法實踐中廣泛運用了競爭法與商標法因素綜合考量，從中能夠看到“競爭因素”的使用，為法官分析處理案件提供了具體、明確的依據(jù)和分析思路。在這一點上，用“競爭因素”細化原則分析解決案件比單純應用保護在先權利原則、誠實信用原則、分析行為正當性更具效率。

對于公平而言，現(xiàn)有審查路徑已經(jīng)應用了“競爭因素”，其不足之處上文已論述，在此不贅述。如果做到在審查中采用統(tǒng)一的“競爭因素”、明確各“競爭因素”作用、用確定的因素去判斷兩權利的共存方式，就能減少司法裁量的任意性，實現(xiàn)個案公平，更進一步實現(xiàn)私權利與市場競爭秩序的統(tǒng)一，對權利的行使起到積極的引導作用。所以，對“競爭因素”進行合理運用，能夠承擔這樣的任務，滿足公平與效率相統(tǒng)一的追求。

三、以“競爭因素”審查在先權利的路徑分析

以“競爭因素”審查在先權利的新路徑在于將“競爭因素”進行分類，明確其各因素作用，通過認定因素與識別因素的配合對在先企業(yè)字號是否構成在先權利進行分析，對在先企業(yè)字號是否需要進行規(guī)范使用進行判斷，以此避免現(xiàn)有路徑的不足之處，為解決此類沖突提供新路徑選擇。

(一)將“競爭因素”進行分類并明確作用

將相關競爭法成文法、司法實踐和學術研究中出現(xiàn)的主要類型的“競爭因素”，以定性與否為標準進行分類，將這些“競爭因素”分為認定因素與識別因素。認定因素對案件事實進行分析并以此定性，識別因素對認定因素的判斷提供參考。

認定因素由時間因素、實際使用因素、混淆因素構成。時間因素、實際使用因素同一順位，同樣考慮權重，用以判斷在先企業(yè)字號是否符合保護在先權利原則。若兩者同時滿足，則構成保護在先權利，不侵犯商標權。反之，則侵犯商標權?；煜蛩厥窃谶m用保護在先權利原則確定保護在先權利后，對于在先企業(yè)字號是否需要規(guī)范使用以及在繼續(xù)突出使用企業(yè)字號是否產(chǎn)生混淆時應該考慮的因素。

識別因素由經(jīng)營情況因素、惡意行為因素、實際經(jīng)營的產(chǎn)品或服務范圍因素、突出使用因素、特許行業(yè)因素、連鎖行業(yè)因素、歷史性因素等因素構成。識別因素的作用在于為認定因素進行判斷時提供參考，識別因素不能單獨對是否符合保護在先權利原則進行定性判斷。

(二)使用認定因素判斷是否構成在先權利與共存的方式

認定因素有三，時間因素與實際使用因素用以認定在先企業(yè)字號是否符合保護在先權利原則，混淆因素用以判斷在保護在先權利的基礎上是否需要在先企業(yè)字號規(guī)范使用以及在繼續(xù)突出使用企業(yè)字號是否會產(chǎn)生混淆。

1.用時間因素判斷是否構成在先權利

處理在先登記企業(yè)字號與在后注冊商標的沖突，根據(jù)法律明文規(guī)定，應遵循保護在先權利原則。因此，把時間因素作為關鍵因素進行考慮是合法性的必然要求。

對于企業(yè)登記字號，企業(yè)以預先核準登記的企業(yè)名稱完成工商注冊登記后，其字號的時間點應為預先核準登記之日。內容上，應以工商行政管理部門審查通過的名稱為準；時間上，應以工商行政管理部門下發(fā)的“企業(yè)名稱預先核準通知書”記載的日期為準。企業(yè)經(jīng)由工商更名程序在成立之后進行過名稱變更的，僅變更行政區(qū)劃或組織形式等事項的，如將“成都XX公司”變更為“四川XX公司”，其字號并未發(fā)生變化，此時企業(yè)登記字號的時間點應為初次取得的時間點。

對于注冊商標，應以我國商標注冊證上記載的注冊日期為時間點。在內容上，對于文字商標而言，應以讀音、字義為審查對象。由此，繁體和簡體都應納入審查中(14)參見最高人民法院(2013)民申字第1202號民事裁定書。?？疾炱髽I(yè)登記字號與注冊商標的時間因素，若存在企業(yè)登記字號在先，注冊商標在后，則有必要進行下一步考察。

2.用實際使用因素判斷是否構成在先權利

對于商標而言，實際使用是注冊商標得以受到保護的源泉，《商標法》中的“撤三”制度、無效宣告制度以及司法政策中的“打擊商標囤積”都展現(xiàn)了這樣的理念(15)參見最高人民法院辦公廳于2018年4月16日發(fā)布的《最高人民法院辦公廳關于印發(fā)2017年中國法院10大知識產(chǎn)權案件和50件典型知識產(chǎn)權案例的通知》中2017年中國法院10大知識產(chǎn)權案件第7件“路虎”商標侵權糾紛案的典型意義部分。。對于字號而言，有相關證據(jù)顯示其獲得字號經(jīng)核準后沒有進行實際使用的，其字號不能在市場中產(chǎn)生區(qū)別功能。因此，無論是商標還是企業(yè)字號，沒有實際使用，都無從積累商譽，文字并沒有在商品或服務與符號之間建立聯(lián)系，也不會產(chǎn)生混淆的可能。所以，未經(jīng)實際使用的商標在此沖突中主張商標侵權不應得到支持，同理，未經(jīng)實際使用的字號在此沖突中也不應獲得在先權利的保護。

實際使用因素應從使用時間、使用地域、使用的經(jīng)營范圍、使用的性質四方面進行觀察。使用時間、地域是指將該字號用以生產(chǎn)經(jīng)營的時間和地域，注冊商標自己使用或許可他人使用的時間和地域，如用以門店招牌上開始使用的時間、注冊商標許可給第三人使用的時間與地域。使用的經(jīng)營范圍的觀察應以實際生產(chǎn)交易憑證為主要支撐依據(jù)，不應僅憑工商登記、營業(yè)執(zhí)照、商標注冊證上記載的內容而徑行認定。

使用的性質是特別值得注意的一點，在先登記的企業(yè)字號放置于門店招牌上使用，對于這種使用屬于何種性質？司法實踐中兩級法院雖然都認可這樣的使用并不侵害注冊商標權，卻對其性質給出了不同意見：正當?shù)暮喕褂?16)在“凱達”商標權案件中，四川省高級人民法院根據(jù)國家商標局《關于保護服務商標若干問題的意見》第七條第二款和國家工商行政管理局《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》第二十條的規(guī)定，認為達州凱達酒店在其店招及服務用品上簡化使用“凱達”“凱達商務酒店”字號的行為是簡化使用企業(yè)名稱的行為，主客觀上皆不侵犯注冊商標專用權。參見四川省高級人民法院(2012)川民終字第119號民事判決書。與商標性使用(17)“凱達”商標權案件由最高人民法院再審后，雖駁回了原告方(商標權利人)的再審申請，但在說理部分認為達州凱達酒店的上述簡化使用相當于對未注冊商標的使用，超出了企業(yè)名稱權的權利行使范圍。同時以這種使用屬于善意在先使用為理由認定其不構成對“凱達”注冊商標專用權的侵害。參見最高人民法院(2012)民申字第1543號民事裁定書。同時，在“凱倫”商標權案件中，最高人民法院也在再審中給出了同樣的理由。參見最高人民法院(2013)民申字第1202號民事裁定書。。筆者認為：依據(jù)《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》第二十條的明文規(guī)定，字號在牌匾的簡化使用是針對商業(yè)、公共飲食、服務等行業(yè)。在上述行業(yè)中對字號在牌匾的簡化應認定為屬于簡化使用而非商標性使用。而超出上述行業(yè)上述位置的對字號的突出性使用才應被認定為商標性使用。

3.用混淆因素判斷兩權利共存的方式

混淆因素是在適用保護在先權利原則確定保護在先權利后，對于在先企業(yè)字號是否需要規(guī)范使用以及在繼續(xù)突出使用企業(yè)字號是否產(chǎn)生混淆時應該考慮的因素?；煜蛩刂饕煞譃閮蓚€層面：視覺混淆與實質混淆。視覺混淆是指企業(yè)字號與注冊商標在符號意義上構成相同或相似，即讀音、字義相同或相似。本文討論的注冊商標與企業(yè)字號產(chǎn)生沖突，由于是文字商標與企業(yè)字號相同，兩者是明顯構成視覺混淆。實質混淆是指除了在滿足視覺混淆的基礎上，應通過如實際經(jīng)營的產(chǎn)品或服務范圍、突出使用因素、特許行業(yè)因素、連鎖經(jīng)營因素等識別因素的考量后，仍能認定為已經(jīng)或可能產(chǎn)生混淆效果的情況。對于在先登記企業(yè)字號與在后注冊商標，多種因素都會影響兩者在市場中的區(qū)分作用的實現(xiàn)，單純的文字相同或相似并不能準確反映出兩者在市場環(huán)境下是否確能造成消費者的誤認，故而對于兩者是否混淆的認定應采用實質混淆標準更為妥當。此外，對于網(wǎng)絡經(jīng)營者而言，多業(yè)務經(jīng)營與“眼球經(jīng)濟”已然是網(wǎng)絡經(jīng)濟的基本特點，所以對網(wǎng)絡經(jīng)營者存在此類沖突時，考量混淆因素不應局限于經(jīng)營者的產(chǎn)品或服務范圍。

混淆因素的使用在處理此沖突中承擔承前啟后的功能。在確定保護在先企業(yè)字號后，企業(yè)字號與商標權如何合法合理共存，達到私權保護與市場秩序保護的效果，這要依賴于混淆因素發(fā)揮判斷作用從而選擇不同的解決之道。首先，若通過各識別因素進行判斷，在先企業(yè)字號與注冊商標具有或可能具有混淆性，那么在先企業(yè)字號應規(guī)范使用，例如附加合理的區(qū)別性標識用以區(qū)分，以免消費者混淆。反之，則無此需要，兩者繼續(xù)在自身權利范圍內行使自身權利。其次，在確定保護在先企業(yè)字號后，若已經(jīng)要求企業(yè)字號應規(guī)范使用，當其繼續(xù)突出使用并足以造成混淆效果時，則應認定其行為逾越在先權利的保護范圍而構成侵犯商標權行為(18)參見浙江省高級人民法院(2006)浙民三終字第78號民事判決書。。

(三)使用識別因素作為認定因素進行判斷時的參考依據(jù)

識別因素的作用在于為認定因素判斷提供參考，識別因素不能單獨對在先企業(yè)字號是否符合保護在先權利原則進行定性判斷。以下將作用于實際使用因素與混淆因素的不同識別因素分為兩組進行觀察與分析。

1.為實際使用因素提供參考的識別因素

經(jīng)營情況因素、惡意行為因素都作為識別因素對實際使用因素判斷提供參考。

經(jīng)營情況因素是指審查時應考慮經(jīng)營者的經(jīng)營情況。經(jīng)營情況應主要審查經(jīng)營者的經(jīng)營規(guī)模、納稅規(guī)模、國家機關或行業(yè)協(xié)會授予相關企業(yè)榮譽、履行社會責任情況、相關媒體報道、所獲榮譽等情況。通過經(jīng)營情況因素來反映權利人對字號或商標的實際使用情況。

惡意行為因素是指審查時應考慮到主張權利的商標權利人是否具有商標囤積行為、惡意申請、惡意搶注行為、惡意訴訟等行為。具體而言，主要審查商標權利人是否存在實際經(jīng)營、商標的使用情況、注冊商標時或通過轉讓獲得商標時是否知道或應當知道該文字已經(jīng)作為其他企業(yè)的字號、是否有其他相關人已經(jīng)對該商標提起過“撤三”或“無效”請求、是否存在未進行生產(chǎn)經(jīng)營且多次啟動商標侵權或不正當競爭訴訟等情況。新《商標法》對不以使用為目的的惡意商標注冊申請行為進行了全方面的規(guī)制，在在先登記企業(yè)字號與在后注冊商標的沖突中，諸如對惡意申請等惡意行為也應該進行反面的評價。若在此類沖突的訴訟中對惡意行為因素不納入考量，僅憑其擁有商標注冊證就判定其權利合法有效，而建議當事人對商標的爭議通過“撤三”或“無效”請求另行處理，無疑是助長此類惡意行為，更是加重當事人負擔，造成“案結事不了”的現(xiàn)象。所以，若沖突中主張權利的商標為惡意行為所涉之商標，一方面能夠認定其商標未有實際使用之意圖和行為，另一方面司法審判也應阻卻其惡意利用商標牟利訴求，防止其對在先企業(yè)字號的搭便車。同時，此類違反市場秩序、侵犯其他經(jīng)營者和消費者合法權益的行為，也應認定為不正當競爭行為，承擔行政與民事責任。

2.為混淆因素提供參考的識別因素

實際經(jīng)營的產(chǎn)品或服務范圍因素、突出使用因素、特許行業(yè)因素、連鎖行業(yè)因素、歷史性因素都是作為識別因素對判斷混淆因素提供參考。

實際經(jīng)營的產(chǎn)品或服務范圍因素是指對企業(yè)字號權利人和注冊商標權利人實際經(jīng)營的產(chǎn)品或服務范圍進行考察。在實踐中，企業(yè)超出工商登記范圍進行經(jīng)營的情況實為常見，所以對沖突中注冊商標與企業(yè)字號主體的經(jīng)營范圍進行比對，應以其實際經(jīng)營的產(chǎn)品或服務范圍為基礎，這里的范圍包括時間、地域、商品和服務范圍。同樣或相似的范圍，兩者混淆可能性高，反之同理。傳統(tǒng)領域，如兩主體的實際經(jīng)營的產(chǎn)品或服務范圍不一致時，產(chǎn)生混淆的可能性小，特別是在地域不同的情況下，對消費者幾乎不會造成混淆可能性。如“凱倫”商標權案件中，原告營口凱倫公司雖然擁有“凱倫”商標，但與被告“凱倫”企業(yè)字號權利人經(jīng)營場所不在同一地域，故認為并不會導致混淆效果。但對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，多業(yè)務經(jīng)營與“眼球經(jīng)濟”經(jīng)營模式造就了產(chǎn)品或服務范圍不同但依然存在混淆可能性的現(xiàn)象。所以，應在翔實的證據(jù)基礎上從寬看待互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營者經(jīng)營范圍問題。

突出使用因素是指在審查企業(yè)字號使用時，關注其對于字號的使用是否為將與商標權人注冊商標文字相同或相近似的字號從企業(yè)名稱中脫離出來，在字體、大小、顏色等方面突出醒目地進行使用，使人在視覺上產(chǎn)生深刻印象的行為(19)參見杭州市中級人民法院(2005)杭民三初字第1號民事判決書。。突出使用因素，有兩個層面的作用：第一，用以識別企業(yè)字號的使用是否有與注冊商標混淆的可能性，此時，作為識別因素幫助判斷混淆因素是否成立。第二，當法院判決保護在先企業(yè)字號但要求其規(guī)范使用時，企業(yè)字號權利人是否繼續(xù)進行突出使用從而產(chǎn)生混淆，若有，即應當判定此行為已經(jīng)逾越了在先權利的保護范圍，應承擔侵犯注冊商標權利的責任。

特許行業(yè)因素是指審查時應考慮到某些行業(yè)或經(jīng)營事項需要經(jīng)過相關行政部門審批獲得相應資質方可進行經(jīng)營的情形。某些行業(yè)對其行業(yè)的經(jīng)營者有相關資質要求，只有滿足了此類資質，才能夠從事該行業(yè)的經(jīng)營。如藥品行業(yè)，進行藥品生產(chǎn)，需有藥品生產(chǎn)許可證。經(jīng)營藥品銷售，需有藥品經(jīng)營許可證。因此，特許行業(yè)因素應主要審查其經(jīng)營者的特許行業(yè)資質。一般而言，對于企業(yè)字號權利人或注冊商標權利人，若一方具有特許經(jīng)營資質且進行實際經(jīng)營，另一方不具備相關資質，可以認為其混淆可能性較小，不會造成相關公眾的誤認。但此時極易出現(xiàn)注冊商標權利人對企業(yè)字號搭便車的情形，縱然是商標權利人沒有相關資質，但商標權利人可對有資質的企業(yè)進行許可使用。這樣的情況在實踐中時有發(fā)生，例如一些以商標牟利的公司不進行生產(chǎn)經(jīng)營而選取知名企業(yè)的字號注冊商標用于轉讓牟利。對此情況，應該充分保護在先企業(yè)字號，一方面，商標局、在先權利人或利害關系人可通過無效宣告制度進行救濟；另一方面，司法審判中也應當要求雙方附加識別標識，特別是對于沒有特許資質的注冊商標，更應該附加標識表明其未從事某特許行業(yè)，以此降低其對企業(yè)字號搭便車的可能。

連鎖行業(yè)因素是指審查時應考慮到經(jīng)營者是否存在連鎖經(jīng)營情況。我國商務部對連鎖經(jīng)營相應的管理機制為商業(yè)特許經(jīng)營備案制度。經(jīng)營者是否具有連鎖行業(yè)因素，主要在于審查其連鎖經(jīng)營是否通過備案、其連鎖經(jīng)營地域范圍、其連鎖經(jīng)營是否使用注冊商標或字號。若字號或者商標具有連鎖經(jīng)營因素，那么字號或者商標就具有進行過擴散以及進一步擴散的可能。由此，就應當對其附加合理的區(qū)別性標識，以防公眾混淆，產(chǎn)生搭便車效果。

歷史性因素應進行限縮性解釋并具體化。歷史性因素應為證實沖突雙方即企業(yè)字號與注冊商標的雙方權利人曾經(jīng)進行共同經(jīng)營、對商標或字號商譽的形成付出過貢獻等歷史沿革情況。是否保護在先企業(yè)字號需要以時間因素和實際使用因素為判斷基準，不能僅憑具有歷史沿革淵源就此否認適用保護在先權利原則。若沖突雙方確有歷史性因素，無論從主觀還是客觀上，兩者構成混淆可能性很大，這樣就應要求在先企業(yè)字號進行規(guī)范使用，防止消費者誤認，也以此方式使兩者權利有序共存。

四、對司法審查思路與相關法律法規(guī)的建議

以“競爭因素”審查在先權利的路徑分析為基礎，對現(xiàn)有審查路徑提出相關建議。同時，為解決相關法律法規(guī)不明晰不合理之處，對相關法律法規(guī)提出建議。

(一)對現(xiàn)有審查思路的建議

對于在先登記企業(yè)字號與在后注冊商標的沖突，要解決現(xiàn)有審查路徑的局限性，就需要著力厘清哪些因素能用以審查？何種因素為關鍵的認定因素？各因素作用為何？哪些因素能用以判斷兩權利共存方式？對于上述問題，以“競爭因素”審查在先權利的路徑分析已經(jīng)對各因素的分類、作用以及運行路徑有了明確說明。在此，以流程圖的形式對以“競爭因素”審查在先權利的路徑方法進一步明確，也即是對現(xiàn)有審查路徑的建議(如圖1所示)。

圖1 以“競爭因素”審查在先權利流程示意圖

1.第一步：使用時間因素和實際使用因素判斷在先企業(yè)字號是否構成在先權利

通過認定因素對案件事實進行審查，考慮其是否滿足時間因素和實際使用因素。若在審查中，在先企業(yè)字號同時滿足時間因素和實際使用因素，則認定其沒有構成侵犯注冊商標權與不正當競爭行為，企業(yè)字號和注冊商標依然可以繼續(xù)使用。當在先企業(yè)字號不符合時間因素和實際使用因素時，則不能夠獲得保護在先權利原則的保護，按具體情況認定其侵犯注冊商標權和(或)具有不正當競爭行為。

在對時間因素進行審查時，時間因素對兩者各自被核準登記或注冊日期進行先后判斷。在對實際使用因素進行審查時，應以使用時間、使用地域、使用的經(jīng)營范圍、使用的性質四方面進行認定，同時參考經(jīng)營者的經(jīng)營情況因素、惡意行為因素。實際使用因素的考察對象應為使用企業(yè)字號和注冊商標的使用情況。企業(yè)字號并未實際使用，不能主張獲得保護在先權利原則的保護。注冊商標沒有實際使用，即使判定企業(yè)字號權利人侵犯注冊商標權也應慎重支持賠償要求，而應要求規(guī)范使用企業(yè)字號即可。另外，需要注意的是，特許行業(yè)因素和連鎖企業(yè)因素雖然是企業(yè)經(jīng)營情況的一部分，但卻不能是實際使用因素考慮的部分。因為依據(jù)保護在先權利原則的規(guī)定與理念，只要一個企業(yè)實際使用了自己的字號并且先于注冊商標就應該受到保護，而不能因其企業(yè)是否具有特許或連鎖因素而有不同結果。

2.第二步：使用混淆因素判斷在先企業(yè)字號是否需要規(guī)范使用

當使用時間因素和實際使用因素對案件進行審查得出企業(yè)字號可以適用保護在先權利原則獲得保護后，需要判斷在今后的市場經(jīng)營中，在先企業(yè)字號是否需要規(guī)范使用，其目的在于防止消費者混淆和搭便車行為，故而此刻需要考慮的是混淆因素。此時，實際經(jīng)營的產(chǎn)品或服務范圍因素、突出使用因素、特許行業(yè)因素、連鎖行業(yè)因素、歷史性因素就為混淆因素的判斷提供參考，進一步通過對混淆與否的考察進行判斷是否有必要要求企業(yè)字號規(guī)范使用，諸如附加合理的區(qū)別性標識、使用全稱等行為。

3.第三步(若有)：使用混淆因素判斷在先企業(yè)字號的后續(xù)行為是否超過了保護范圍

當確定保護在先企業(yè)字號且已經(jīng)要求企業(yè)字號進行規(guī)范使用后，企業(yè)字號依舊采用突出使用等方式并足以造成混淆效果時，就應該認定其行為逾越在先權利的保護范圍而構成侵犯商標權。此時，突出使用是表象，混淆是核心，應著重使用混淆因素進行判斷在先企業(yè)字號繼續(xù)使用的各種方式是否構成混淆，方可進行上述認定。

(二)對相關法律法規(guī)的建議

對于在先登記的企業(yè)字號與在后注冊的商標的沖突，直接適用的法律法規(guī)與司法解釋集中于：《商標法》第九條、第三十二條、第四十五條；《反不正當競爭法》第一條、第二條、第六條；國家工商行政管理局《企業(yè)名稱登記管理辦法》第四十一條、第二十條；國家工商行政管理局《關于解決商標與企業(yè)名稱中若干問題的意見》第六條；《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一項。從法律到部門規(guī)章再到司法解釋，都明確了保護在先權利原則，并無疑義。但對于國家工商行政管理局《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》第二十條與《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一項，依然有進一步明確的空間。

1.對國家工商行政管理局《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》第二十條的相關建議

國家工商行政管理局《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》第二十條規(guī)定：企業(yè)的印章、銀行賬戶、牌匾、信箋所使用的名稱應當與登記注冊的企業(yè)名稱相同。從事商業(yè)、公共飲食、服務等行業(yè)的企業(yè)名稱牌匾可適當簡化，但應當報登記主管機關備案。此條是企業(yè)名稱簡化使用的依據(jù)，也是在本文討論的沖突中，企業(yè)字號權利人用以抗辯商標權利人的主要依據(jù)。該條文文義明確，并無不當，其問題在于“應當報登記主管機關備案”這一流程的定性與實際執(zhí)行上。

在定性上，第二十條規(guī)定“從事商業(yè)、公共飲食、服務等行業(yè)的企業(yè)名稱牌匾可適當簡化”其后接“但書”，那么備案這一程序是否是簡化使用的生效條件？此條文沒有給出明確，但這對案件處理極其重要，關乎企業(yè)字號權利人的簡化行為效力問題。從條文的文義與結合該規(guī)定第四十一條來看，第二十條對特定行業(yè)的簡化使用持肯定態(tài)度，并且也未有設置審批條件和流程，備案并不是一個生效要件。在實際執(zhí)行上，該條的“但書”即“但應當報登記主管機關備案”，在實踐中執(zhí)行情況并不一致，存在有些省市的工商行政部門并未執(zhí)行此備案程序的情況。

故而，簡化使用是生活的實際導致，法規(guī)也確認了可進行簡化，加之備案實際執(zhí)行情況本就沒有或不規(guī)范。那么，此備案程序應在該條文中刪除。這樣能更充分且無異議地行使該條文原意承認的簡化使用情形，也不會為由此產(chǎn)生的訴訟制造障礙。

2.對《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一項的相關建議

《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一項規(guī)定，下列行為屬于《商標法》第五十二條第五項規(guī)定的給他人注冊商標專用權造成其他損害的行為：(一) 將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關公眾產(chǎn)生誤認的。此條文作為此類沖突中商標權利人訴企業(yè)字號權利人侵權的主要依據(jù)。該條容易造成適用偏差的地方在于忽略了保護在先權利的問題。

鑒于《商標法》明確規(guī)定的保護在先權利原則與司法判例中體現(xiàn)出的對在先權利邊界的考量，為消除此條款可能存在的理解偏差。筆者建議該條應修改為：“(一)逾越在先權利范圍，將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關公眾產(chǎn)生誤認的?！?/p>

對于先登記企業(yè)字號與在后注冊商標的沖突，以“競爭因素”審查在先權利路徑作為新路徑，加之對相關法律法規(guī)的進一步明晰，以此解決現(xiàn)有審查路徑的局限性。使案件的審理思路能統(tǒng)一有據(jù)、當事人對案件走向能有預判、權利人對自身權利狀態(tài)能有預期。使商標權與企業(yè)字號避免混淆并實現(xiàn)最大限度有序共存。最終，實現(xiàn)共同保護市場秩序、經(jīng)營者、消費者權益，達到私權保護與市場秩序保護的有機統(tǒng)一。