北京高沃律師事務所

一、關于抵觸申請的相關規(guī)定

在美國，抵觸申請就是現有技術；在歐洲，抵觸申請也是現有技術，但卻被排除用來評價創(chuàng)造性；在我國（此處是指我國大陸地區(qū)），抵觸申請不屬于現有技術，用來評價新穎性；在我國臺灣地區(qū)，抵觸申請不包括本人，不屬于現有技術，用來評價新穎性。

我國2000年的《專利法》對于抵觸申請的規(guī)定與現行中國臺灣地區(qū)的相關規(guī)定相似，而2008年的《專利法》修訂將抵觸申請范圍擴大到本人，也就是包括本人。

2000年《專利法》規(guī)定：新穎性，是指在申請日以前沒有同樣的發(fā)明或者實用新型在國內外出版物上公開發(fā)表過、在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知，也沒有同樣的發(fā)明或者實用新型由他人向國務院專利行政部門提出過申請并且記載在申請日以后公布的專利申請文件中。

2008年《專利法》規(guī)定：新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。（后半句“申請日在前，公開在后”就是法律對于抵觸申請的定義。這也就是關于抵觸申請評判一份專利文件新穎性的出處。）

二、抵觸申請的背后法理是什么，也就是抵觸申請的出發(fā)點是什么

《中國專利法詳解》中論述到抵觸申請時所依據的法理是防止重復授權。但是，如果是為了防止重復授權，那么如何理解被在先申請人放棄的在先申請仍然能夠作為抵觸申請來影響在后申請的新穎性？或者在先申請根本沒有要求保護的范圍為何也能作為抵觸申請來影響在后申請的新穎性？

因此，除了防止重復授權之外，其背后還有一層法理我覺得是捐獻理論，即在先申請人沒有最終授權的那部分內容其實是在申請日之時就捐獻給大眾的，因此如果這部分內容即使出現在后申請中，也是不值得在后申請予以保護的。也就是說是貢獻給大眾參考的，但不能被別人當作自己個人的權利進行保護。

三、下面提供兩個示例進行說明

1.申請人甲的在先申請中記載了A+B兩個方案，權利要求保護A方案，然后被公開。申請人乙的在后申請中記載了B方案，權利要求保護B方案。

分析：甲相當于在乙之前就理論上能夠獲得B方案的保護，但他選擇放棄B方案，將B方案捐獻給世人。退一步講，甲其實也可以通過修改權利要求等方式將B方案重新納入保護范圍，這樣申請人乙的在后申請更沒有理由被授權。

2.申請人甲的在先申請中記載了A+B兩個方案，權利要求保護A方案，然后被公開。申請人甲的在后申請中記載了B方案，權利要求保護B方案。

分析：即使B方案獲得授權，這種情況也不屬于重復授權的情況；申請人甲用自身的行為表明他沒有放棄他的B方案。但是事實上，根據現行專利法，B方案會由于抵觸申請的原因被駁回（新穎性）。

四、其他角度來分析抵觸申請

我國的現行規(guī)則將申請人本人的在先申請也納入抵觸申請范圍是對申請人的限制，尤其是主動修改時間的限制，這樣可以避免申請人通過在后申請變相“延長”主動修改的時限。

示例：

同一申請人，在先申請A申請日為2015.1.1，公開日為2016.7.1，說明書記載椅子的各個詳細結構，包括扶手，座墊，滾輪，支架等各個詳細結構的介紹，權利要求書保護的是扶手，那么對于在先申請A來說，想要從說明書中將“座墊”加入權利要求保護的時間為2015.1.1日之后的主動修改時間段，主動修改時間起點為2015.1.1；

在后申請B申請日，2015.5.1，公開日為2016.11.1，說明書記載內容與A相同，記載了椅子的各個詳細結構，包括扶手，座墊，滾輪，支架等各個詳細結構的介紹，權利要求書保護的是滾輪，對于B來說想要從說明書中將“座墊”加入權利要求保護的時間為2015.5.1日之后的主動修改時間段，主動修改時間起點為2015.5.1；

按照舊法，排除本人的規(guī)定，也就是本人的申請不構成抵觸申請，不影響在后申請文件的新穎性，這個角度出發(fā)，對于將“座墊”加入權利要求保護的時間延長了“由2015.1.1至2015.5.1日”4個月的時間，最多能延長18個月。

按照現行專利法，本人的申請構成抵觸申請，從這個角度出發(fā)，只能對在先申請A中，將“座墊”加入權利要求保護，時間為2015.1.1日之后的主動修改時間段，主動修改時間起點為2015.1.1；對于在后申請B，無法將“座墊”加入權利要求保護，因為無論“座墊”這一方案已被A公開，會導致B方案沒有新穎性，不被授權。

五、給大家提出幾種情況，大家可以思考是否符合抵觸申請

1.甲申請日為2015年1月，公開日為2016年7月，公開內容為鞋子的設計方案；乙申請日為2015年9月，公開日為2017年1月，公開內容為帽子設計方案。

2.甲申請日為2015年1月，公開日為2016年7月，公開內容為鞋子的設計方案；乙申請日為2015年9月，公開日為2017年1月，公開內容為同一款鞋子的設計方案。

3.甲構成乙的抵觸申請，甲公開技術方案為A+B，權利要求保護方案A，乙公開為A，權利要求保護方案A。

4.甲構成乙的抵觸申請，甲公開技術方案為A+B，權利要求保護方案A+B，乙公開為A+C，權利要求保護方案A+C。

六、結論

對于在先申請和在后申請不是同一申請人，抵觸申請更傾向于捐獻原則，未列入保護范圍內但是說明書中公開的內容是提供給大眾參考的，因此，不允許有其他人將公開的內容列入私人的保護范圍；

對于在先申請和在后申請是同一申請人，抵觸申請似乎更傾向于避免重復授權，在先申請公開的內容，申請人可以在修改的時候將說明書中未保護的內容加入在先申請權利要求書中進行保護，因此，只要是在先申請記載的范圍都會影響在后申請的新穎性，避免在后申請重復授權。