朱雪英

（528000 廣東電網(wǎng)公司佛山供電局 廣東 佛山）

1 某供電局技術(shù)研發(fā)總體情況

2011年1月～2017年12月，某供電局與華南理工大學(xué)、武漢大學(xué)等高校、湖南英科電力技術(shù)有限公司等企業(yè)共簽訂技術(shù)開發(fā)合同142份（不含補(bǔ)充協(xié)議），合同金額累計(jì)逾1.9億元。根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站專利檢索及分析網(wǎng)站檢索結(jié)果，某供電局2011年1月1日～2017年12月期間共申請(qǐng)專利760項(xiàng)，其中獲得專利授權(quán)的558項(xiàng)，發(fā)明專利仍處于實(shí)質(zhì)性審查階段的148項(xiàng)、專利被駁回申請(qǐng)的37項(xiàng)、專利權(quán)終止的9項(xiàng)，專利權(quán)撤回的8項(xiàng)。

2 技術(shù)成果保護(hù)存在的要問(wèn)題

2.1 共有專利中，共有權(quán)人沒(méi)有合理分擔(dān)專利年費(fèi)

按照《專利法》等法律規(guī)定，專利權(quán)人在專利保護(hù)期內(nèi)要維持專利的有效性需按年繳納專利年費(fèi)，其中，發(fā)明專利的專利保護(hù)期為20年，實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)的專利保護(hù)期為10年。逾期繳納的，專利權(quán)將終止。根據(jù)上述規(guī)定，以某供電局現(xiàn)有獲得專利授權(quán)的558項(xiàng)專利為例，為維持上述專利的有效性，在專利保護(hù)期內(nèi)，該局需支付的專利維持年費(fèi)約為1994.95萬(wàn)元。其中，發(fā)明專利193項(xiàng)，專利年費(fèi)約1588.39萬(wàn)元，平均每年約80萬(wàn)元；實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)363項(xiàng)，專利年費(fèi)約406.56萬(wàn)元，平均每年約40萬(wàn)元。

檢查中，發(fā)現(xiàn)部分《技術(shù)開發(fā)合同》約定研發(fā)成果中的專利為該局與技術(shù)研發(fā)單位共有，即二者均為專利的專利權(quán)申請(qǐng)人（專利權(quán)人）。但共有專利的專利申請(qǐng)費(fèi)用大部分由該局支付或者該局委托的專利代理機(jī)構(gòu)支付，或在《技術(shù)開發(fā)合同》的研發(fā)費(fèi)用中包含了專利申請(qǐng)費(fèi)。共有專利獲得授權(quán)后所繳納的專利年費(fèi)主要由某供電局、委托的專利代理機(jī)構(gòu)或省電網(wǎng)公司電力研究院繳納，從法律屬性上，該局委托的專利代理機(jī)構(gòu)或省電網(wǎng)公司電力研究院繳納專利年費(fèi)視為該局繳納。因此共有權(quán)人應(yīng)分但卻沒(méi)有合理分擔(dān)專利年費(fèi)。比如下面的例子：

專利號(hào)為2013XX073517.X的專利，專利權(quán)申請(qǐng)人為某供電局、武漢大學(xué)、廣東某技術(shù)開發(fā)有限公司，而專利申請(qǐng)費(fèi)用以及專利維持的年費(fèi)均由某供電局支付（廣州華進(jìn)聯(lián)合專利商標(biāo)代理有限公司是省公司通過(guò)招標(biāo)程序確定的2016年度為該局提供專利代理服務(wù)的專利代理機(jī)構(gòu)）。

2.2 專利申請(qǐng)、專利責(zé)任主體管理不規(guī)范

調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，專利申請(qǐng)、專利權(quán)管理工作中，涉及的主體眾多，包括某供電局、合作研發(fā)單位、該供電局委托的專利代理機(jī)構(gòu)、合作研發(fā)單位委托的專利代理機(jī)構(gòu)、代供電局繳納專利年費(fèi)的省電網(wǎng)公司電力研究院等，但各自的責(zé)任范圍不清晰，導(dǎo)致后期管理出現(xiàn)一定的混亂。

一般情況，專利申請(qǐng)及后期維護(hù)管理工作由某供電局委托專利代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，但部分技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目中，合同約定項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用已包含前期專利申請(qǐng)的費(fèi)用，該類項(xiàng)目由合作研發(fā)單位自行委托專利代理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)專利并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。供電局獨(dú)有的專利，合作研發(fā)單位完成專利申請(qǐng)并獲得授權(quán)后將專利移交某供電局管理；供電局與合作研發(fā)單位共有的專利，在專利申請(qǐng)并獲得授權(quán)后，由某供電局與合作研發(fā)單位共同管理。恰恰是對(duì)共同管理的專利未能明確各方的權(quán)利義務(wù)，從而造成專利管理的混亂。某供電局曾有兩個(gè)專利因未及時(shí)繳納專利年費(fèi)而被終止專利權(quán)。比如下面的例子：

專利號(hào)為2013XX23102xx的專利，專利權(quán)申請(qǐng)人為某供電局和清華大學(xué)。由于雙方未合理分配在發(fā)明專利獲得授權(quán)后的各自責(zé)任范圍，出現(xiàn)管理混亂，以致在繳納專利年費(fèi)時(shí)，各自重復(fù)繳納了當(dāng)年的專利年費(fèi)。

專利號(hào)為2013XX61465xx的專利，專利權(quán)申請(qǐng)人為某供電局和深圳市某電氣有限公司。由于雙方未合理分配在發(fā)明專利獲得授權(quán)后的各自責(zé)任范圍，以致在繳納專利年費(fèi)時(shí)，雙方均未及時(shí)繳納專利年費(fèi)，導(dǎo)致該專利因未繳年費(fèi)終止失效。

2.3技術(shù)開發(fā)合同模板條款有待進(jìn)一步優(yōu)化

《技術(shù)開發(fā)合同》范本為省公司制定，合同條款側(cè)重技術(shù)研發(fā)過(guò)程的管控，但對(duì)于后期研發(fā)成果的管理，如專利申請(qǐng)，專利維持、中介機(jī)構(gòu)管理等問(wèn)題沒(méi)有進(jìn)一步細(xì)化約定，不利于委托方權(quán)利保障。

例如，發(fā)明專利授權(quán)需要通過(guò)專利局的實(shí)質(zhì)性審查，而實(shí)質(zhì)性審查所需時(shí)間較長(zhǎng)，故在《技術(shù)開發(fā)合同》中，委托方一般要求發(fā)明專利進(jìn)入實(shí)質(zhì)性審查階段即符合成果驗(yàn)收及付款條件，無(wú)需等待專利實(shí)質(zhì)性審查結(jié)果。但發(fā)明專利進(jìn)入實(shí)質(zhì)性審查階段并不意味該發(fā)明專利必然獲得專利授權(quán)，若出現(xiàn)發(fā)明專利被駁回的情況，此時(shí)委托方已支付全部合同款項(xiàng)（質(zhì)保金一般在質(zhì)保期一年屆滿后支付），難以對(duì)合作研發(fā)單位后期申請(qǐng)專利的行為進(jìn)行激勵(lì)或約束。另外，《技術(shù)開發(fā)合同》未對(duì)共有專利申請(qǐng)及管理費(fèi)用承擔(dān)的責(zé)任問(wèn)題進(jìn)行細(xì)化，導(dǎo)致合同實(shí)際履行中出現(xiàn)責(zé)任不清的情形。

3 法律建議

3.1 規(guī)范共有專利管理費(fèi)用承擔(dān)

根據(jù)權(quán)利義務(wù)對(duì)等的原則，共有專利的專利年費(fèi)、專利維護(hù)費(fèi)用、專利代理費(fèi)應(yīng)由全體專利權(quán)人共同承擔(dān)?？蓮囊韵聝煞矫鎸?duì)現(xiàn)有問(wèn)題進(jìn)行整改：

3.1.1 查詢、統(tǒng)計(jì)某供電局共有專利的具體數(shù)量、已繳納的專利年費(fèi)及已支付的專利代理機(jī)構(gòu)的代理費(fèi)用的詳細(xì)情況，并劃分某供電局與共有專利權(quán)人各自應(yīng)承擔(dān)費(fèi)用總額。該局已支付的費(fèi)用超出應(yīng)繳納的費(fèi)用的，應(yīng)要求共有專利權(quán)人返還。

3.1.2 與共有專利權(quán)人就后續(xù)的未繳納的專利年費(fèi)、專利代理機(jī)構(gòu)代理費(fèi)的分擔(dān)等問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商，形成書面協(xié)議，作為雙方后續(xù)管理共有專利的依據(jù)。

3.2 加強(qiáng)專利申請(qǐng)及專利管理工作，形成規(guī)范指引

現(xiàn)有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度重點(diǎn)規(guī)范科技項(xiàng)目的申報(bào)、費(fèi)用的實(shí)施、工作進(jìn)度的管控，這里的進(jìn)度是成果的交付時(shí)間，但該成果（發(fā)明專利）最終是否獲得專利授權(quán)并無(wú)考核細(xì)則。故有必要制定更細(xì)致的專利申請(qǐng)、專利管理指引，并在制定相關(guān)業(yè)務(wù)指引時(shí)結(jié)合已發(fā)現(xiàn)的在專利申請(qǐng)、專利管理中存在的不足，制定相應(yīng)的管理措施。

重點(diǎn)針對(duì)委托研發(fā)中研發(fā)成果為研發(fā)雙方共有的情況制定業(yè)務(wù)指引，明確后期研究成果的申請(qǐng)、研究成果的維護(hù)中雙方職責(zé)劃分，如專利申請(qǐng)費(fèi)用、專利維持年費(fèi)、專利代理機(jī)構(gòu)的委托費(fèi)用如何分擔(dān)等，并增加專利權(quán)取得與否的考核評(píng)價(jià)。

3.3 優(yōu)化《技術(shù)開發(fā)合同》條款，加強(qiáng)對(duì)發(fā)明專利成果交付的管控

現(xiàn)有的《技術(shù)開發(fā)合同》中，對(duì)于研究成果是否最終可以獲得發(fā)明專利授權(quán)未作為考核內(nèi)容，因此有進(jìn)一步優(yōu)化的必要。建議從以下方面優(yōu)化《技術(shù)開發(fā)合同》的條款：

3.3.1 開發(fā)費(fèi)用（合同款項(xiàng)）的支付中，應(yīng)體現(xiàn)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的共同承擔(dān)的原則。即如果最終《技術(shù)開發(fā)合同》中約定的專利（發(fā)明專利）未能最終獲得國(guó)家授權(quán)的，應(yīng)免收或退回部分技術(shù)開發(fā)研發(fā)費(fèi)用。

3.3.2 研發(fā)費(fèi)用的支付進(jìn)度應(yīng)與研發(fā)成果的交付相對(duì)應(yīng)。在合同條款的設(shè)置中，應(yīng)保留一部分費(fèi)用作為對(duì)研發(fā)成果最終交付的考核。

3.3.3 對(duì)于共有研發(fā)成果所產(chǎn)生的費(fèi)用的承擔(dān)約定。對(duì)于共有的研發(fā)成果，相關(guān)產(chǎn)生的費(fèi)用，如專利申請(qǐng)費(fèi)用、專利維持費(fèi)用等，應(yīng)約定共同承擔(dān)費(fèi)用，體現(xiàn)平等互利原則。

3.4 提高專利申請(qǐng)效率，加強(qiáng)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化

某供電局申請(qǐng)的專利成功效率有進(jìn)一步提高的空間。該局每年在技術(shù)研發(fā)方面的投入巨大，獲得的專利成果也很多，但可以轉(zhuǎn)化并產(chǎn)生收益的專利較少，每年還需要繳納大量的專利年費(fèi)費(fèi)用。因此建議采取相應(yīng)的措施，提高專利申請(qǐng)的成功率，并加強(qiáng)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。一方面是研發(fā)機(jī)構(gòu)具備相應(yīng)研發(fā)的能力，可以確保研發(fā)成功，研發(fā)成果具備滿足專利申請(qǐng)的條件；另一方面是委托的專利代理機(jī)構(gòu)提交的專利申請(qǐng)資料應(yīng)符合規(guī)范。在對(duì)應(yīng)的《技術(shù)開發(fā)合同》中，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，通過(guò)設(shè)置相關(guān)的考核評(píng)價(jià)機(jī)制，分別對(duì)研發(fā)機(jī)構(gòu)、專利代理機(jī)構(gòu)履約情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。

此外，技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)時(shí)，應(yīng)有全面的考慮，包括確定開發(fā)項(xiàng)目的研究?jī)?nèi)容，研究成果的表現(xiàn)形式、研究成果的獲取方式、研究成果的管理、研究成果轉(zhuǎn)化的路徑等。設(shè)置對(duì)技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目的考核評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)將研究成果的取得和轉(zhuǎn)化作為考核的指標(biāo)，將研究開發(fā)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益的評(píng)價(jià)落到實(shí)處，通過(guò)考核評(píng)價(jià)反向促使合同承辦部門在研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，將研究成果的轉(zhuǎn)化納入立項(xiàng)考慮的因素，從源頭上加強(qiáng)專利成果的轉(zhuǎn)化工作。

通過(guò)本次課題研究，期待能帶給科技管理部門、人員一定的啟發(fā)，促使科技研發(fā)管理人員改變慣性思維，增強(qiáng)法律意識(shí)，在技術(shù)研發(fā)過(guò)程中不光重視技術(shù)成果交付，更應(yīng)重視專利權(quán)的授予。在技術(shù)開發(fā)合同談判中對(duì)開發(fā)方提出嚴(yán)格要求，要求對(duì)方必須以合法的途徑開展項(xiàng)目研發(fā)，積極主動(dòng)爭(zhēng)取獲得專利權(quán)，倘若未獲得專利是因?yàn)榍謾?quán)原因?qū)е?，開發(fā)方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，從而促使開發(fā)方積極謹(jǐn)慎的履行合同，使項(xiàng)目成果在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中發(fā)揮效用的同時(shí)獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，最大程度實(shí)現(xiàn)供電企業(yè)利益最大化。

4 結(jié)語(yǔ)

創(chuàng)新能力體現(xiàn)了一個(gè)企業(yè)的生命力，是企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中求生存、促發(fā)展、保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要條件,而技術(shù)研發(fā)水平是體現(xiàn)企業(yè)創(chuàng)新能力最直觀的表現(xiàn)。為了加大供電企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，彌補(bǔ)目前管理上存在的不足，最后結(jié)合現(xiàn)狀分析提出相應(yīng)的法律建議。