文/代芳 朱玲艷 張敏，北京高沃國際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司保定分公司

1 引言

合金材料是目前研究較為系統(tǒng)的一個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，不同合金材料之間的差別越來越少，再加之合金元素的作用已成為公知常識(shí)，使合金材料類專利申請(qǐng)獲得專利授權(quán)的難度逐漸增大。如何克服專利審查程序中指出的各項(xiàng)問題，尤其是關(guān)于專利法所稱的第22條第3款關(guān)于創(chuàng)造性的問題，是每個(gè)發(fā)明人或者申請(qǐng)人所關(guān)注的內(nèi)容之一。筆者將對(duì)一例合金材料技術(shù)方案審查意見的答復(fù)過程進(jìn)行分析，以期能夠給相關(guān)從業(yè)人員以啟示。

2 方案介紹

本文提及的合金材料技術(shù)方案和審查過程中所用的對(duì)比文件內(nèi)容概括如表1所示：

表1 對(duì)比文件1和申請(qǐng)方案合金材料的組成及其制備方法

表1中，D1為對(duì)比文件的技術(shù)方案，以下簡(jiǎn)稱“對(duì)1”，Y為申請(qǐng)方案，以下簡(jiǎn)稱為“本案”。本案原始申請(qǐng)文件中權(quán)1請(qǐng)求保護(hù)的是一種釬具鋼，組成如表1所示，權(quán)2是對(duì)權(quán)1中鈧來源的限定，權(quán)3請(qǐng)求保護(hù)的是鋼的制備方法。審查意見和駁回決定中意見一致，均指出在本申請(qǐng)權(quán)利要求書不具備創(chuàng)造性。

3 答復(fù)思路分析

3.1 確定技術(shù)問題

無論是在答復(fù)審查意見時(shí)，還是對(duì)已駁回申請(qǐng)文件進(jìn)行復(fù)審請(qǐng)求時(shí)，首先需要確定的是申請(qǐng)文件相對(duì)于對(duì)比文件所要（或者說所能）解決的技術(shù)問題是什么，這是爭(zhēng)辯申請(qǐng)文件具有創(chuàng)造性理由的基礎(chǔ)和方向，技術(shù)問題確定的合理與否，直接關(guān)系到申請(qǐng)文件請(qǐng)求保護(hù)的權(quán)利要求是否能夠得到審查員或者合議組的認(rèn)可。

就本案而言，由于本案僅公開了硬度一項(xiàng)性能表征結(jié)果，通過計(jì)算可知本案合金的硬度優(yōu)于對(duì)1方案，因此，在撰寫復(fù)審請(qǐng)求時(shí)，將硬度提升作為本案要解決的技術(shù)問題是比較合適的。

3.2 選擇技術(shù)區(qū)別特征

客觀來講，在方案確定的情況下，技術(shù)區(qū)別特征是確定的，但由于技術(shù)方案（這里指要求保護(hù)的技術(shù)方案）是可以修改的，因此，技術(shù)區(qū)別特征也就具有可變性。當(dāng)申請(qǐng)文件與對(duì)比文件之間存在多項(xiàng)區(qū)別特征時(shí)，這就需要我們能夠?qū)Ρ姸嗟募夹g(shù)區(qū)別特征加以甄別，以選取更適合的答復(fù)角度。

與對(duì)1文件相比，本案合金組成的區(qū)別僅在于鉻元素的有無，而制備方法存在顯著差別，為使方案更為合理，筆者將制備方法補(bǔ)充到權(quán)1中；同時(shí)根據(jù)實(shí)施例的記載，對(duì)硅元素的含量范圍進(jìn)行了縮小，使實(shí)施例的硅元素用量落在權(quán)利要求保護(hù)范圍內(nèi)，還能與對(duì)1文件的方案中硅含量形成區(qū)別。

這里需要說明的是，雖然碳元素的含量也可以通過修改形成新的區(qū)別特征，但碳元素會(huì)影響滲碳工藝，若修改碳元素的含量，反而會(huì)引發(fā)審查員向“為了滲碳工藝的實(shí)施，調(diào)整碳元素的含量是本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的”這一方向思考，不利于本案創(chuàng)造性理由的陳述。

可見，技術(shù)區(qū)別特征選擇的是否合適，直接影響審查員對(duì)方案的理解，甚至影響申請(qǐng)文件審查過程的走向。

3.3 整理論述思路

在針對(duì)鉻元素有無這一區(qū)別特征的論述時(shí)，筆者對(duì)本案省略鉻元素非顯而易見性的理由陳述思路是：第一，從本申請(qǐng)技術(shù)問題的角度說明，Cr元素是本領(lǐng)域制備高硬度合金材料的常規(guī)元素，并以中國專利201310696674.5公開方案作為證據(jù)；第二，站在審查員的角度進(jìn)行說明：如審查員所言，Cr的作用是提高合金強(qiáng)度，但如何能夠預(yù)期不使用Cr后，如何改進(jìn)對(duì)1的方案，才能得到硬度更高的合金產(chǎn)品，對(duì)1和現(xiàn)有技術(shù)均沒有提及。這種從正反兩方面論述“省略鉻元素”區(qū)別特征非顯而易見性的方式，顯然比單向說明更有力度。

關(guān)于硅元素含量的區(qū)別特征，仍按照上述思路，從元素作用角度出發(fā)進(jìn)行論述，這里不再重復(fù)分析。

關(guān)于制備方法這一區(qū)別特征，筆者在論述該技術(shù)特征的非顯而易見性時(shí)，除分析技術(shù)方案本身外，同樣也結(jié)合了審查員的審查思路，首先，從對(duì)1技術(shù)方案的角度看制備方法的調(diào)整是否存在動(dòng)機(jī)。對(duì)1中碳含量為0.35～0.44%，屬于典型的中碳鋼，適合正火處理，但并不適合滲碳工藝。本案合金元素中碳含量為0.1～0.4%，與對(duì)比文件1中碳含量接近，較為適合正火工藝進(jìn)行處理，這就使得將正火處理替換為回火和滲碳處理工藝顯得非顯而易見了；其次，分析審查意見中內(nèi)容與本方案是否存在矛盾之處。駁回決定中曾指出“Cr在鋼種里能有效的減緩?qiáng)W氏體的分解速度，提高鋼的淬透性、滲碳性能和回火性能”，若審查員的上述觀點(diǎn)成立，那么本領(lǐng)域技術(shù)人員即便是想到采用滲碳工藝，也應(yīng)該是保留對(duì)滲碳有利的鉻元素，更加不可能省略對(duì)1方案中的鉻，這樣本申請(qǐng)方案在不使用鉻的情況下，反而實(shí)施滲碳工藝的制備方法就顯得非顯而易見了。

綜上所述，合金材料類申請(qǐng)若能夠獲得較優(yōu)的技術(shù)效果，對(duì)于專利權(quán)的申請(qǐng)是十分有利的，因此，在撰寫階段，專利代理人或者發(fā)明人，應(yīng)盡可能的體現(xiàn)技術(shù)方案的優(yōu)勢(shì)。而對(duì)于在審案件來說，專利代理人應(yīng)針對(duì)每一件申請(qǐng)的意見通知書內(nèi)容進(jìn)行客觀分析，尤其是要找出申請(qǐng)文件與對(duì)比文件在技術(shù)上或者其他方面的優(yōu)勢(shì)，確定好技術(shù)優(yōu)勢(shì)后，有針對(duì)性的對(duì)相關(guān)的區(qū)別技術(shù)特征進(jìn)行意見陳述，必要時(shí)可通過修改權(quán)利要求的方式，形成保護(hù)范圍更為合理的技術(shù)方案，這對(duì)扭轉(zhuǎn)案件審查走向十分有利。