陳祥

摘要 專利規(guī)避設計，對于企業(yè)建立專利防護體系及避免專利侵權糾紛有著重要的意義，本文詳細介紹了確定目標專利，采取簡化/替換專利技術特征，利用捐獻原則和禁止反悔原則對目標專利進行規(guī)避，對規(guī)避方案進行評估的專利規(guī)避設計方法。

關鍵詞 專利 侵權 規(guī)避 捐獻

中圖分類號：D923.4 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592-2018.08.342

一、專利規(guī)避對企業(yè)的意義

技術創(chuàng)新能力是企業(yè)不斷發(fā)展的源泉，因此越來越多的企業(yè)加強研發(fā)力量的投入，并將專利布局作為企業(yè)發(fā)展的重要基石。然而，技術創(chuàng)新中原始創(chuàng)新越來越少，更多的創(chuàng)新是對已有的專利技術進行改進和完善，因此，對已有專利技術進行合理規(guī)避，在其基礎上進行改進創(chuàng)新，企業(yè)的專利布局工作能達到事半功倍的效果。如何做好專利規(guī)避設計，對于企業(yè)建立專利防護體系及避免專利侵權糾紛，有著重要的意義。

二、無法規(guī)避時的應對

當企業(yè)需對專利技術進行規(guī)避時，首先需分析該專利規(guī)避的難度，若經(jīng)過分析研究，發(fā)現(xiàn)該專利技術難以規(guī)避時，可采取下列手段應對：

1.放棄采用專利技術：當在不被授權許可的情況下使用該專利技術必然會引發(fā)專利侵權糾紛，企業(yè)可嘗試放棄采用該專利技術，尋求其他可替代的解決方案完成產品的研發(fā)和生產。

2.尋求專利實施許可：與專利權人簽訂合同，尋求實施該專利的授權許可，合同簽訂時注意約定實施范圍，實施期限，實施條件，專利使用費用等。

3.購買專利技術：由于通過專利實施許可僅獲得該專利技術的實施權利，其實施期限、實施范圍、實施條件均受到限制，而通過向專利權人購買專利技術，企業(yè)變?yōu)樵搶＠夹g的專利權人，便可合法使用該專利技術而不受期限和范圍等限制。

4.專利無效宣告：對無法規(guī)避的專利進行無效宣告，這樣可合法使用該技術不構成專利侵權，專利權無效的理由包括專利不能被授予專利權的各種缺陷，如權利要求保護范圍不清楚或權利要求得不到說明書的支持，說明書公開不充分，權利要求不具備新穎性、創(chuàng)造性及實用性等缺陷。

5.外圍技術創(chuàng)新：對需要使用的該專利技術進行充分研究，對其外圍技術進行創(chuàng)新，即避免對專利技術侵權，又獲得了自己的知識產權技術。

三、專利規(guī)避設計的實現(xiàn)

通過分析專利規(guī)避的難度，當確認專利規(guī)避設計可行時，可采取如下方法進行規(guī)避設計：

（一）確定目標專利

對于目標專利，首先需要確定包括專利權人、專利授權狀態(tài)、保護年限、繳費情況、無效宣告程序狀態(tài)、訴訟狀態(tài)等該目標專利的法律狀態(tài)，當該專利已經(jīng)屬于無效的專利時，企業(yè)可自由利用該專利技術進行研發(fā)和生產。其次，需要查詢該目標專利的審查卷宗，包括查詢、復制、下載相關資料證據(jù)：授權說明書、申請文件；實審、復審、無效等審查程序中的審查過程文件。此外，需要對目標專利進行權利分析，包括對權利要求的解讀，了解發(fā)明構思，明確各項權利要求關系及其保護范圍，對范圍最大的權利要求技術特征進行拆分，根據(jù)作用、功能、效果及關系分析公知技術，專利特征，確定必要/關鍵技術特征，是否存在無效的可能。

（二）專利規(guī)避設計

在專利規(guī)避設計時，可根據(jù)全面覆蓋原則和等同原則，采取對專利方案中的部分技術特征進行簡化或替換的方式實現(xiàn)規(guī)避設計，還可利用捐獻原則和禁止反悔原則對目標專利進行合理規(guī)避。

1.簡化/替換方案中的技術特征。專利規(guī)避設計的基礎是目標專利的專利權保護范圍，侵權判定時需采取全面覆蓋原則，通過分析研究被控侵權技術方案與專利權的保護范圍并將兩者比較，同時還需采用“等同原則”將專利權保護范圍由權利要求文字記載的所有技術特征的范圍擴大到等同范圍，判定被控侵權方案是否包含與專利全部技術特征相同或者等同的特征，當有一個以上特征即不相同也不等同，或者缺少一個以上特征時，被控侵權行為不成立。

例如專利權利要求1為一種產品，其特征在于A、B和C。被控侵權產品a的特征為A、B和C。被控侵權產品b的特征是A、B、C和D。被控侵權產品c的特征是A和B。被控侵權產品d的特征是A、B、C，C與C不等同。被控侵權產品e的特征是A、B、C、D，B與B等同。根據(jù)全面覆蓋原則和等同原則，被控侵權產品a、b、e侵權，被控侵權產品c、d不侵權。

在專利規(guī)避設計時，充分研究專利的全部技術特征，找出容易做出改變的突破口，簡化，替換方案中的技術特征，或者做出創(chuàng)新的設計方案，設計出與專利即不相同也不等同的新方案。例如目標專利特征包括A、B和C，可采取下述規(guī)避方式，規(guī)避1：特征A和B；規(guī)避2：特征A、B和C，C與C不等同；規(guī)避3：特征A，B、C和D，B與B等同，C與C不等同；規(guī)避4：特征A、D和E。而對應地，下述規(guī)避方式屬于無效規(guī)避，無效規(guī)避1：特征A，B、C、D；無效規(guī)避2：特征A、B、C，C與C等同；無效規(guī)避3：特征A、B、C，B與B等同，C與C等同；無效規(guī)避4：特征A，B，C+C，C與C+C等同。

2.利用捐獻原則。捐獻原則是對于沒有記載于權利要求書中而僅在說明書或者說明書附圖中記載的方案，侵權判定時專利權人不能主張將該方案作為專利權的保護范圍范疇。捐獻原則的適用規(guī)則：（1）只有說明書中具有對權利要求相關方案的明確描述，且在實施例中具有權利要求相關方案的替代方案時才適用；（2）當說明書中描述了上位概念時，不能主張其所有下位概念對應的方案都適用；（3）說明書中是否具有對權利要求相關方案的明確描述，需由本領域技術人員根據(jù)整個說明書記載的內容做出判斷。

例如授權專利權利要求1記載了“一種制造印刷電路板的方法，將銅箔黏貼在銅質基板上”，說明書中記載了“雖然銅是基板的優(yōu)選材料，但也可以選取鋁、不銹鋼等其他材料”，而被控侵權產品與本專利權利要求的區(qū)別僅在于，基板為鋁質。侵權判定爭議焦點是本案中鋁質基板方案是否適用捐獻原則。根據(jù)上述捐獻原則的適用規(guī)則，對于基板材料的選擇，說明書中明確以鋁的替代方案出現(xiàn)，因此適用捐獻原則。專利權人在侵權訴訟中不能再通過等同原則將“鋁質基板”作為專利權保護范圍的范疇。

在確立專利權利的保護范圍時，通常采用“等同原則”將專利權保護范圍由權利要求文字記載的范圍擴大到等同范圍，但是若某個技術方案在專利說明書及說明書附圖中公開，且并沒有記載于權利要求中，則侵權判定時，不能再通過等同原則將其重新作為專利權保護范圍的范疇。專利規(guī)避設計時，應詳細閱讀專利文獻，確定權利要求的方案是否屬于專利權人捐獻的方案，根據(jù)權利要求和說明書內容之間的不對應性，進行技術方案的變形，設計出區(qū)別于權利要求的技術方案。

3.利用禁止反悔原則。禁止反悔原則是專利申請人、專利權人在實審、復審、無效程序中，為了獲得授權或維持專利權，對權利要求和說明書內容做出修改縮小專利權的保護范圍，或者針對審查通知書做出意見陳述放棄權利要求的部分技術方案，侵權判定時不能將上述方案重新作為專利權利保護范圍的范疇。

例如授權專利權利要求1：一種電機軟啟動器，在靜電極和動電極之間設置壓縮彈片。在原始權利要求1中記載，“在靜電電極和動電電極之間設置壓縮彈簧或壓縮彈片“，審查通知書中指出，“壓縮彈簧”的方案得不到說明書的支持，申請人在答復通知書時，將“壓縮彈簧”特征刪除以克服缺陷。被控侵權產品與本專利的區(qū)別僅在于，在靜電極和動電極之間設置壓縮彈簧。由于專利權人放棄了“壓縮彈簧”對應的方案，在侵權判定中不能再將其通過等同原則重新作為專利權保護范圍的范疇。

由于專利權人在審查程序中，已對權利要求中做出縮小保護范圍的解釋和對部分方案的放棄，在專利規(guī)避設計時可將專利權人限制和放棄的權利要求的部分方案加入所設計的專利中，從而規(guī)避對該專利權的侵權。

（三）規(guī)避方案評估

專利規(guī)避方案形成后，需對設計的規(guī)避方案進行評估。首先，利用全面覆蓋原則和等同原則，判定規(guī)避方案是否侵犯目標專利，判定時不僅需要將規(guī)避方案與目標權利要求進行比較，還必須將規(guī)避方案與其他權利要求進行比較，確保規(guī)避方案不侵犯目標專利。

當規(guī)避方案不侵犯目標專利時，還需要對規(guī)避方案進行檢索，通過檢索從新穎性和創(chuàng)造性的角度判斷規(guī)避方案是否構成新的專利，當規(guī)避方案具有授權前景時，應盡早申請專利，并在專利申請撰寫的過程中，注意以下幾點撰寫技巧：

1.權利要求撰寫清楚，保護范圍確切。權利要求的保護范圍是否能準確界定，影響專利權利保護范圍的界定及侵權判定的結果。如果權利要求撰寫不清楚，專利權穩(wěn)定性較差，專利權容易被競爭對手無效；其次，當權利要求存在難以澄清的錯誤時，本領域技術人員根據(jù)說明書以及專利權人提交的證據(jù)均難以確定其含義與范圍時，將無法準確界定權利要求的保護范圍，難以進行侵權判定，被控產品或方法不侵權。

2.權利要求書的撰寫應采取逐層遞進的方式，以由大到小的多層權利要求保護范圍的方式來撰寫，避免獨立權利要求被無效后，從屬權利要求保護范圍過小，輕松被競爭對手規(guī)避，多層保護范圍利于權利人建立有保障性的專利防護體系。

3.權利要求書中僅記載實現(xiàn)其發(fā)明構思的必要技術特征，對于和發(fā)明構思聯(lián)系不大的特征避免記載。當權利要求記載了一些不必要的特征時，由于侵權方案需要覆蓋所有特征時才會判定為侵權，競爭對手將很容易實現(xiàn)專利規(guī)避，因此減少不必要特征的記載，可增加競爭對手規(guī)避侵權的難度。此外，為了避免競爭對手采取簡單替換的方式進行專利規(guī)避，權利要求應采取全面涵蓋說明書實施例及其等同的可解決技術問題的方式來撰寫，由此增加簡單替換專利規(guī)避的難度。

4.說明書內容應撰寫清楚、完備。由于侵權判定時，說明書的內容可用于權利要求的解釋，因此應重視說明書的撰寫，對于權利要求中沒有記載的方案，在說明書實施例的撰寫過程中，應避免過分擴展其替代方式，避免競爭對手利用捐獻原則，抄襲記載于說明書中但未記載于權利要求的方案。

5.在授權和確權的過程中，不能為了獲取專利權，盲目縮小權利要求的保護范圍或盲目放棄權利要求的部分技術方案，應認真考量對比文件和審查通知書，并和審查員充分溝通，確立合適的權利要求保護范圍。

四、結語

企業(yè)在建立專利防護體系時，為了實現(xiàn)專利規(guī)避，首先，需確定目標專利，確定其是否有效以及是否存在無效的可能；其次，根據(jù)全面覆蓋原則和等同原則，采取簡化借換方案中的技術特征的方式進行設計，還可利用捐獻原則和禁止反悔原則對目標專利進行合理規(guī)避；規(guī)避設計后需對其方案進行檢索，盡早申請專利，并重視權利要求和說明書的撰寫，采取合適的撰寫技巧，增加競爭對手專利規(guī)避的難度。