楊輝

摘 要：互聯(lián)網(wǎng)及電子商務(wù)在全球的發(fā)展日新月異，知識產(chǎn)權(quán)制度作為保護(hù)創(chuàng)新者利益、促進(jìn)國家及人類進(jìn)步的制度，互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)等新興技術(shù)與知識產(chǎn)權(quán)制度的結(jié)合成為必然。知識產(chǎn)權(quán)包括商標(biāo)權(quán)、商業(yè)秘密、著作權(quán)以及專利權(quán)，其中利用專利權(quán)保護(hù)互聯(lián)網(wǎng)模式下的商業(yè)方法相對其它種類的知識產(chǎn)權(quán)具有一定的優(yōu)勢。

關(guān)鍵詞：專利權(quán)；商業(yè)方法軟件；專利保護(hù)

商標(biāo)權(quán)保護(hù)的客體僅在于商品和服務(wù)的商標(biāo)，而無法保護(hù)有利于提升效率、減少成本等的商業(yè)方式；而商業(yè)秘密的保護(hù)除了需要投入大量的資金和精力來采取保密措施外，還可能隨時面臨商業(yè)秘密被公開而失去保護(hù)的基礎(chǔ)，尤其在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下，被第三人獨(dú)立作出同樣創(chuàng)新或通過反向工程取得該創(chuàng)新并不是一件困難的事，非常不利于保護(hù)創(chuàng)新者；而通過著作權(quán)和專利權(quán)保護(hù)也是業(yè)界一直討論的熱點(diǎn)，采用著作權(quán)保護(hù)商業(yè)方法，會很容易使得競爭對手對商業(yè)方法的表達(dá)形式進(jìn)行變更而達(dá)到繞開著作權(quán)保護(hù)的范圍，同樣不利于保護(hù)的目的。而專利權(quán)保護(hù)的是解決技術(shù)問題的技術(shù)方案，是法律賦予權(quán)利人對技術(shù)方案的壟斷，并且這種壟斷是以發(fā)明人公開該技術(shù)方案為條件，從而達(dá)到了專利權(quán)人與社會公共利益之間的平衡，跟更有利于社會發(fā)展和科技進(jìn)步。

互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶來了世界的互聯(lián)互通，商業(yè)方法逐漸與計算機(jī)技術(shù)結(jié)合，出現(xiàn)了通過計算機(jī)或網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)商業(yè)方法的發(fā)明（以下簡稱“商業(yè)方法軟件專利”），在商業(yè)方法軟件的可專利性上也引發(fā)了多方面的爭論。美、日、歐這些專利大國在商業(yè)方法軟件的專利保護(hù)問題上進(jìn)行了大量的研究，各國的實(shí)施方式和方法也有所不同。本文試圖通過對美、日、歐商業(yè)方法軟件專利制度發(fā)展歷程的梳理，揭示其背后的原因，希冀對我國商業(yè)方法軟件專利申請、專利審查及司法政策提供借鑒。

一、美國商業(yè)方法專利制度的發(fā)展

《美國專利法》第101條規(guī)定：凡發(fā)明或發(fā)現(xiàn)任何新穎而適用的工序、機(jī)器、制造品和合成物質(zhì)，或上述各項新穎而適用的改進(jìn)，可以按照本法所規(guī)定的條件和要求取得專利權(quán)。法院認(rèn)為，商業(yè)方法不屬于《美國專利法》第101條中的“技術(shù)”范疇，因此不能為專利法所保護(hù)。

直到1998年State Street Bank案發(fā)生時，美國聯(lián)邦巡回上訴法院在判定中徹底否定了以前確立的“商業(yè)方法除外原則”，確認(rèn)了有關(guān)商業(yè)方法的專利保護(hù)，從此揭開了美國商業(yè)方法專利保護(hù)的序幕；對于計算機(jī)軟件的專利性判斷，也徹底廢止了以前確立的Freeman-Walter-Abele測試分析法，認(rèn)為該測試法只能用于判斷申請中是否只包含了數(shù)學(xué)方法，而不能判斷該發(fā)明是否具有實(shí)用性，并確立了“有用的、具體的和可見的效果”標(biāo)準(zhǔn)作為判定商業(yè)方法專利適格性的依據(jù)。

而在2008年的In re Bilski案中，法院提出了“機(jī)器或轉(zhuǎn)化（machine or transform）”標(biāo)準(zhǔn)，即商業(yè)方法專利獲得授權(quán)須符合：該商業(yè)方法是否與特定的機(jī)器相聯(lián)系或該商業(yè)方法能否實(shí)現(xiàn)物體形態(tài)的改變。

由此可見，美國商業(yè)方法專利制度的發(fā)展大致經(jīng)歷了“排除保護(hù)—技術(shù)性標(biāo)準(zhǔn)—實(shí)用性標(biāo)準(zhǔn)—技術(shù)性標(biāo)準(zhǔn)回歸”。

二、歐洲、日本商業(yè)方法專利制度的發(fā)展

在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，美國作為“游戲規(guī)則”的制定者，日本、歐洲等國基本都跟隨了美國的步伐，但也有其自身的特色。自從1998年Stated Street Bank案美國打開了商業(yè)方法專利保護(hù)大門后，成千上萬件所謂商業(yè)方法軟件專利提交到美國專利商標(biāo)局，雖然日本和歐洲都積極響應(yīng)了商業(yè)方法的專利申請，但在當(dāng)時對美國專利商標(biāo)局對商業(yè)方法的專利審查標(biāo)準(zhǔn)都持反對態(tài)度，他們認(rèn)為美國專利商標(biāo)局以“實(shí)用性”為審查標(biāo)準(zhǔn)，會讓專利申請很容易被通過，從而引起專利權(quán)的濫用。

日本對商業(yè)方法軟件的專利保護(hù)，不同于美國的“實(shí)用性”標(biāo)準(zhǔn)，日本在規(guī)范上更為嚴(yán)格和完善。2001年4月1日，在日本特許廳發(fā)布的一份“商業(yè)方法發(fā)明不具有專利性的范例”中規(guī)定：對于有關(guān)市場研究和分析方法的發(fā)明，如果在權(quán)利要求中僅僅描繪了商業(yè)方法本身或者這種商業(yè)方法在計算機(jī)上的使用僅僅是將計算機(jī)作為一種工具或者基于軟件的信息傳輸沒有利用硬件資源；②在電子廣告的范例中給出了如果在說明書中沒有明確描述商業(yè)方法如何通過計算機(jī)來實(shí)現(xiàn)的就認(rèn)為說明書不符合要求；③對于那些顯而易見的商業(yè)方法發(fā)明在這份范例中給出了9種不同的情況，其中包括基于公知技術(shù)、公知商業(yè)方法的簡單發(fā)明以及公知技術(shù)和公知方法的簡單組合。同時，其中還明確了“一項使用計算機(jī)的商業(yè)方法發(fā)明其應(yīng)以整體的包括涉及到商業(yè)方法部分的創(chuàng)造性的判斷”，并以具體案例列舉不能認(rèn)為具有創(chuàng)造性的情形?？梢?，要想在日本獲得商業(yè)方法軟件的專利相較于美國更難。

歐洲各國開始對美國可以輕松獲得商業(yè)方法軟件專利的做法持強(qiáng)烈抵抗態(tài)度，但經(jīng)過幾年的論戰(zhàn)和實(shí)踐，歐洲已慢慢轉(zhuǎn)變立場，并且歐洲專利局在新的審查指南（2001年）中明確了歐洲專利局近年在計算機(jī)軟件和商業(yè)方法上的擴(kuò)大保護(hù)政策，但在創(chuàng)造性的判斷上保持嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。如果在一項專利申請中，商業(yè)方法特征對同領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是非顯而易見的，但技術(shù)特征是顯而易見的，則認(rèn)為權(quán)利要求缺乏創(chuàng)造性。可見，“技術(shù)性”標(biāo)準(zhǔn)是歐洲專利審查的首要標(biāo)準(zhǔn)。

三、我國商業(yè)方法專利制度的發(fā)展

美國花旗銀行向我國專利行政部門遞交的2件商業(yè)方法的專利申請在2002年底、2003年初被先后授予專利權(quán)，一時激起全社會的高度關(guān)注和討論，這一事件也標(biāo)志著我國商業(yè)方法專利的誕生。

我國目前并沒有關(guān)于商業(yè)方法專利的專門法規(guī)、規(guī)章或規(guī)定，國家知識產(chǎn)權(quán)局2004年曾頒布《商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請的審查規(guī)則（試行）》，其中正式提及商業(yè)方法可專利性以及審查的相關(guān)規(guī)定。該規(guī)則指出：商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請是一種特殊性質(zhì)的專利申請，既具有涉及計算機(jī)程序的共性，又具有計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與商業(yè)活動和事務(wù)結(jié)合所帶來的特殊性。但該規(guī)則當(dāng)時只是在為了應(yīng)付外國企業(yè)在中國跑馬圈地的權(quán)宜之計，具有一定局限性，現(xiàn)在此規(guī)則已經(jīng)廢止。

新版《專利審查指南》（2010年版）第二部分第九章第2節(jié)第（1）項第一段中，將“僅僅記錄在載體上的計算機(jī)程序”修改為“僅僅記錄在載體上的計算機(jī)程序本身”；第二部分第九章第2節(jié)第（1）項第三段中，將“僅由所記錄的程序限定的計算機(jī)可讀存儲介質(zhì)或…”中的“程序”修改為“程序本身”。這里的計算機(jī)程序本身是指程序代碼本身，代碼在我國屬于軟件著作權(quán)保護(hù)的范疇，不能授予專利權(quán)。

新版《專利審查指南》（2010年版）在第二部分第一章第4.2節(jié)第（2）項之后新增如下內(nèi)容：涉及商業(yè)模式的權(quán)利要求，如果既包含商業(yè)規(guī)則和方法的內(nèi)容，又包含技術(shù)特征，則不應(yīng)當(dāng)依據(jù)專利法第二十五條排除其獲得專利權(quán)的可能性。

結(jié)合《專利法》第二條第二款：發(fā)明，是指對產(chǎn)品、方法或其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案。即除了不屬于“智力活動的規(guī)則和方法”之外，發(fā)明還必須是“技術(shù)方案”。

由此可見，對于商業(yè)方法專利，在我國并沒有法律上的障礙，商業(yè)方法發(fā)明作為專利中的一種，同樣適用《專利法》中關(guān)于發(fā)明專利的各項規(guī)定，如新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性的判斷。

四、對我國商業(yè)方法專利審查、申請及司法的建議

（一）對我國商業(yè)方法專利審查的建議

美、日、歐作為專利大國，其對商業(yè)方法專利的態(tài)度無一例外都是為其本國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展服務(wù)的。中國作為后來者，更應(yīng)高度重視商業(yè)方法專利制度的研究和建設(shè)。尤其隨著我國互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、電子商務(wù)、移動支付、通信技術(shù)等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，已悄然補(bǔ)足曾經(jīng)的短板，在當(dāng)前形勢下，應(yīng)積極承認(rèn)商業(yè)方法的可專利性，并提升到《專利法》的高度。但與此同時，我們需要警惕濫用“實(shí)用性”標(biāo)準(zhǔn)審查商業(yè)方法專利的前車之鑒，嚴(yán)格審查發(fā)明專利的新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性，并考慮商業(yè)方法領(lǐng)域的特殊性。

中國目前的發(fā)明專利申請需要經(jīng)過初步審查和實(shí)質(zhì)審查，一般需要3年左右的時間才能獲得授權(quán)。并且發(fā)明專利權(quán)的保護(hù)期限為20年，從發(fā)明專利的申請日起算。而商業(yè)方法類的技術(shù)方案更新迭代快，面對如此漫長的審查程序及保護(hù)期限，明顯不利于創(chuàng)新的保護(hù)。因此，建議可以對這類特殊專利設(shè)定更加快速的審查制度及更短的保護(hù)期限，從而達(dá)到快速審查及合理保護(hù)的目的。

（二）對我國商業(yè)方法專利申請的建議

對于商業(yè)方法軟件的專利申請，我國審查員在評價其時會使用“智力活動的規(guī)則和方法”來作為駁回的理由，也會使用《專利法》第二條“技術(shù)方案”的條款作為駁回條款。而新版《專利審查指南》中指出涉及商業(yè)方法的權(quán)利要求中只要包含了技術(shù)特征就不是智力活動的規(guī)則和方法。因此，在撰寫商業(yè)方法軟件專利的時候建議結(jié)合技術(shù)特征來描述商業(yè)方法的實(shí)現(xiàn)，但是這只是滿足了技術(shù)手段要素，《專利法》第二條規(guī)定發(fā)明技術(shù)方案的三要素還包括：技術(shù)問題和技術(shù)效果。對于商業(yè)方法發(fā)明所要解決的技術(shù)問題也是需要注意的，不應(yīng)直接將商業(yè)方法對應(yīng)的商業(yè)問題確定為技術(shù)問題，而應(yīng)考慮該商業(yè)方法中采用的軟硬件技術(shù)，避免以人的角度來定義技術(shù)問題，而應(yīng)站在機(jī)器或計算機(jī)的角度來挖掘該技術(shù)手段解決的技術(shù)問題。

（三）對我國商業(yè)方法專利司法的建議

雖然Stated Street Bank案引發(fā)了各界對專利適格性標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)烈反對以及專利訴訟日益增多的結(jié)果，但美國聯(lián)邦巡回法院和最高法院的多個判例中都對商業(yè)方法專利進(jìn)行了限制。Bilski案的判決使這種限制達(dá)到頂峰，但隨后美國聯(lián)邦最高法院對Bilski案進(jìn)行了再審，既肯定了Bilski案中美國聯(lián)邦巡回法院的做法，又明確了商業(yè)方法和軟件在美國專利保護(hù)中的地位，為創(chuàng)新者提供了更清晰的保護(hù)思路，美國司法實(shí)踐的做法同樣值得我國司法實(shí)務(wù)界學(xué)習(xí)。

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