焦蕾

[摘 要] 馳名商標(biāo)反淡化保護(hù)即防止馳名商標(biāo)因其顯著性被淡化而減弱其影響力，反淡化保護(hù)既有利于保護(hù)競爭者也有利于保護(hù)消費者。商標(biāo)淡化具有隱蔽性與長期性、損害難以挽回、淡化認(rèn)定難度較大等特征。在分析淡化的表現(xiàn)形式與認(rèn)定的基礎(chǔ)上，以美國為例，基于美國反淡化制度的法律體系，選取在對淡化行為的界定、是否需要商標(biāo)近似的要求、淡化可能性與實際淡化、是否需要以間接混淆為前提等美國的主要做法作為借鑒，根據(jù)我國商標(biāo)反淡化保護(hù)的現(xiàn)狀與不足，指出了從立法的角度應(yīng)立足我國實際促進(jìn)商標(biāo)反淡化立法和以理論成果確立商標(biāo)反淡化制度的理論基礎(chǔ)來對馳名商標(biāo)進(jìn)行保護(hù)。

[關(guān)鍵詞] 馳名商標(biāo)；反淡化制度；商標(biāo)法

[中圖分類號] D923 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼] A [文章編號] 1009-6043（2018）05-0108-03

伴隨著21世紀(jì)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的騰飛，商標(biāo)的功能早已突破僅作為表明商品來源的一種商業(yè)標(biāo)識。商標(biāo)更多地變成了保障商品質(zhì)量、體現(xiàn)商家聲譽(yù)、彰顯消費者品味的符號。為了突出商標(biāo)與特定商品的緊密聯(lián)系，商標(biāo)的顯著性保護(hù)變得尤為重要，商標(biāo)的反淡化保護(hù)制度在權(quán)利救濟(jì)中彰顯著極為關(guān)鍵的作用。在商標(biāo)反淡化保護(hù)制度中，對馳名商標(biāo)的保護(hù)最具典型意義。無論從商標(biāo)反淡化的概念出發(fā)，還是從商標(biāo)反淡化保護(hù)的實踐性意義上來說，馳名商標(biāo)反淡化保護(hù)都是其中最為典型的。[1]美國是當(dāng)今全球諸國中率先對商標(biāo)反淡化進(jìn)行專門立法保護(hù)的國家，取“他山之石”為我所用，也對促進(jìn)我國馳名商標(biāo)反淡化的發(fā)展意義深遠(yuǎn)。

一、商標(biāo)淡化的特征

商標(biāo)淡化即在未得到權(quán)利人的許可的情況下，在不同或者不相類似的商品或者服務(wù)上使用與馳名或知名商標(biāo)相同或類似的文字、圖形及其組合，使得該馳名商標(biāo)的顯著性與可識別性被削弱，從而導(dǎo)致其內(nèi)在價值的降低。按照有關(guān)商標(biāo)淡化的理論，基本具有以下幾類特征：

（一）隱蔽性與長期性

傳統(tǒng)類型的商標(biāo)侵權(quán)行為是在相同或相類似的商品或服務(wù)上使用與他人商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識。因為商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)權(quán)被直接侵害，所以侵權(quán)行為易于被發(fā)現(xiàn)。但商標(biāo)淡化需要一個時間過程，其顯著性與內(nèi)在價值被逐漸削弱，周期長且隱蔽性強(qiáng)，容易被商標(biāo)權(quán)人忽視。而一旦商標(biāo)的顯著性被削弱到被商標(biāo)權(quán)人發(fā)現(xiàn)的程度，則商標(biāo)的淡化行為已經(jīng)維持相當(dāng)長的一段時間了。[2]

（二）損害的難以挽回性

商標(biāo)淡化周期長導(dǎo)致漸進(jìn)地?fù)p害其商業(yè)價值，進(jìn)而降低其對消費者的吸引力與影響力，因為，長期淡化會使得商標(biāo)顯著性大幅削弱，導(dǎo)致企業(yè)商譽(yù)受損，沖淡其與特定商品或服務(wù)的關(guān)聯(lián)性。所以，若商標(biāo)權(quán)人未趁早制止商標(biāo)淡化的侵權(quán)行為，那么造成的損失將難以挽回。

（三）淡化認(rèn)定的難度較大

商標(biāo)淡化的認(rèn)定是否需要損害后果實際發(fā)生，一直令人十分困擾。考慮到商標(biāo)淡化是一個逐漸削弱商標(biāo)顯著性、降低商標(biāo)價值的長期性過程，如果非要等到實際損害后果出現(xiàn)才能訴諸法律進(jìn)行救濟(jì)的話，對于商標(biāo)權(quán)利人的保護(hù)將顯得十分遲滯。[3]“淡化可能性”很大程度上取決于主觀因素的認(rèn)定，加大了界定難度。

二、淡化的表現(xiàn)形式與認(rèn)定

（一）淡化的表現(xiàn)形式

淡化的表現(xiàn)形式有多種。例如，將與他人馳名商標(biāo)相同或相似的商標(biāo)使用在不同或不相類似的商品或服務(wù)上；將他人馳名商標(biāo)作為企業(yè)商號使用；將他人馳名商標(biāo)在宣傳廣告中不正當(dāng)使用；將他人的馳名商標(biāo)淡化成商品或服務(wù)的通用名稱使用；將他人的馳名商標(biāo)用作網(wǎng)絡(luò)域名不當(dāng)使用；將他人馳名商標(biāo)作為商品包裝、裝潢使用等等。

（二）淡化的認(rèn)定

1.淡化行為的性質(zhì)認(rèn)定

在理論層面，對于馳名商標(biāo)淡化行為有著不同的理解。大致可歸納為三種類型：不當(dāng)?shù)美?、不正?dāng)競爭、商標(biāo)侵權(quán)。筆者傾向于認(rèn)定淡化行為是一種商標(biāo)侵權(quán)行為，馳名商標(biāo)淡化實質(zhì)上是一種商標(biāo)權(quán)擴(kuò)展基礎(chǔ)上的侵權(quán)行為。

2.淡化侵權(quán)的構(gòu)成要件

馳名商標(biāo)淡化應(yīng)具備以下四個構(gòu)成要件：無授權(quán)使用馳名商標(biāo)，以商業(yè)性使用為目的，對馳名商標(biāo)及其權(quán)利人可能或已經(jīng)造成一定損害，商標(biāo)淡化行為人具有主觀過錯。在以往的司法實踐中，前三個要件基本都應(yīng)具備，但是否應(yīng)將行為人的主觀心理納入馳名商標(biāo)淡化行為的認(rèn)定中，仍存在分歧。

3.主觀過錯的必要性分析

馳名商標(biāo)本身承載企業(yè)的商譽(yù)與價值，匯聚商標(biāo)權(quán)人的心血。馳名商標(biāo)淡化帶來的負(fù)面影響就是非權(quán)利人利用消費者對馳名商標(biāo)的良好印象，將其用于非競爭商品上，從而使得該馳名商標(biāo)降低顯著性。當(dāng)某一商標(biāo)馳名時，消費者在關(guān)注商標(biāo)的同時，往往會將擁有這一馳名商標(biāo)的商品或服務(wù)聯(lián)系起來，造成一定沖擊。只要實施了淡化行為，其損害后果是必然出現(xiàn)的，無論行為人主觀態(tài)度如何。因此，有學(xué)者認(rèn)為，馳名商標(biāo)淡化的構(gòu)成要件時不應(yīng)該包含行為人的主觀心理狀態(tài)。

但縱觀典型判例，盡管學(xué)界有觀點認(rèn)為反淡化保護(hù)案件中侵權(quán)行為的認(rèn)定不必考慮主觀要件，意在最大程度上對馳名商標(biāo)進(jìn)行反淡化保護(hù)，但實踐中，國內(nèi)外法官均將主觀過錯納入考慮。

三、美國反淡化制度的法律體系

在美國，反淡化制度已經(jīng)相對成熟，作為唯一的對商標(biāo)淡化行為立法保護(hù)的國家，配套的反淡化成文法使得其法律保護(hù)體系較為完善。下面將從以下幾方面介紹美國反淡化制度的法律體系。

（一）反淡化理論的浮現(xiàn)

1927年，美國法學(xué)家斯科特首先在《哈弗法學(xué)評論》上發(fā)表一篇名為《商標(biāo)保護(hù)的理論基礎(chǔ)》的文章，對馳名商標(biāo)淡化理論作出系統(tǒng)論述：“在所有這些案件中，必須結(jié)合商標(biāo)的功能，才能測算真正的損害。該種損害具體表現(xiàn)是，由于一個商標(biāo)在非競爭領(lǐng)域內(nèi)的商品上被廣泛使用，其之前在公眾心目中建立的形象和影響力就會逐漸削弱。該商標(biāo)越是顯著或獨特，給公眾的印象就會越深刻，防止該商標(biāo)與其特定商品的聯(lián)系的削弱或消失的需求就會越強(qiáng)烈”。[4]

（二）反淡化制度的州立法

斯科特論文發(fā)表，促使淡化理論先在州立法層面上實現(xiàn)。1947年馬塞諸塞州率先制定了州反淡化法，隨后是20世紀(jì)50年代的伊利諾伊州、紐約州和佐治亞州，并且在1963年之后，更多的州加入了“反淡化潮流”中。[5]不過各州對商標(biāo)淡化的有關(guān)規(guī)定各行其是，法院案件的審判才逐漸推動商標(biāo)反淡化概念的深入與制度的采納。

（三）反淡化制度的聯(lián)邦立法

1996年美國正式頒布了全國性的反淡化保護(hù)法——《聯(lián)邦淡化法》（Federal Trademark DilutionAct，簡稱“FTDA”），簡短的5個條款卻在全美范圍為馳名商標(biāo)保駕護(hù)航，明確了內(nèi)容，為混亂的州淡化立法指明了方向，意義深遠(yuǎn)。

隨著時間的發(fā)展，《聯(lián)邦淡化法》的矛盾逐漸顯現(xiàn)并引起較大爭議，修正案應(yīng)運而生。2006年9月25日通過了《聯(lián)邦淡化修正案》（Trademark Dilution Revision Act of 2006），該法案針對FTDA在實施中的困難，對其進(jìn)行了修改。從此，美國對馳名商標(biāo)的反淡化保護(hù)從理論上升到立法，且通過實踐不斷修正完善。

四、美國反淡化法制度的主要做法

針對學(xué)術(shù)界爭論較大的幾個問題，通過篩選以下幾個方面介紹美國的主要做法，從而對我國反淡化的保護(hù)與法條修改的完整性提供經(jīng)驗借鑒。

（一）關(guān)于淡化行為的評析

反淡化是以淡化為前提，即什么是“淡化”。不同于上文總結(jié)的幾點，美國《商標(biāo)淡化修正法案》規(guī)定，“淡化行為”是指某商標(biāo)或者商業(yè)名稱因為與馳名商標(biāo)相近似，而引起了公眾的聯(lián)想。根據(jù)上述規(guī)定，使用商標(biāo)或企業(yè)名稱，不能與馳名商標(biāo)相近似，否則就會被判定為淡化行為，并可能因此被禁止實施。

“弱化”屬于“淡化”行為，屬于學(xué)界基本一致認(rèn)同的觀點，但“丑化”屬不屬于“淡化”，則各執(zhí)一詞。一部分學(xué)者認(rèn)為，丑化行為是針對商業(yè)聲譽(yù)而進(jìn)行的，其并沒有減損商標(biāo)與特定商品之間的聯(lián)系，因此不應(yīng)當(dāng)屬于淡化行為。并且，若將丑化歸為淡化行為，則可能導(dǎo)致兩種結(jié)果：其一，當(dāng)行為人是針對“普通商標(biāo)”進(jìn)行丑化時，該普通商標(biāo)由于其不馳名而不能獲得保護(hù)；另一種結(jié)果是，當(dāng)丑化行為發(fā)生時，不論是馳名商標(biāo)還是普通商標(biāo)都能受到保護(hù)，但是保護(hù)的依據(jù)不同，但通常普通商標(biāo)此時很難獲得保護(hù)。[6]美國則將“丑化”視為一種“弱化”行為。筆者認(rèn)同這一觀點。我國《關(guān)于馳名商標(biāo)保護(hù)的聯(lián)合建議及其注釋》規(guī)定，“第三人在劣質(zhì)或者有不道德或污穢性質(zhì)的商品、服務(wù)上使用與馳名商標(biāo)相沖突的商標(biāo)或企業(yè)名稱，是一種極端的淡化事例”。可見，上述規(guī)定明確將丑化納入了商標(biāo)淡化的行為類型。

（二）是否需要商標(biāo)近似的要求

馳名商標(biāo)的反淡化保護(hù)是否以商標(biāo)近似為前提，是一個難點。該問題包括兩個相關(guān)的命題：一是商標(biāo)淡化的構(gòu)成是否需要訴爭商標(biāo)之間的相似；二是訴爭商標(biāo)間的相似程度如何判斷，達(dá)到何種相似程度才能適用“反淡化”。針對第一個問題，有人認(rèn)為，“商標(biāo)淡化”的成立不一定以商標(biāo)間的相似為前提，對此，筆者倒是認(rèn)為，商標(biāo)“就像一張臉，其他人只能像面具一樣使用它。除非借用人的使用與商標(biāo)權(quán)人的使用是如此的不同，以至于能將兩者區(qū)分，否則就是違法”。[7]這種做法與美國的規(guī)定一致，《聯(lián)邦商標(biāo)淡化法修正案》（TDRA）第1125（c）（2）（B）條明確表示“弱化的成立要考慮商標(biāo)近似的因素”，并將弱化定義為“由于商標(biāo)標(biāo)志與馳名商標(biāo)相似而引起的聯(lián)想，損害了馳名商標(biāo)的顯著性”。淡化制度如此發(fā)達(dá)的美國尚且以商標(biāo)間的相似作為其成立的要件之一，這是值得我國借鑒的。

第二個問題，商標(biāo)“相似性”如何判斷？“相似性”達(dá)到何種程度才會被法律禁止？我國并沒有獨立的“淡化相似性”的判斷規(guī)則，實踐中通常是借鑒“混淆相似性”的判斷方法，“在判斷模仿或者翻譯時，往往將其與‘誤導(dǎo)公眾的判斷混合在一起”[8]并且要求較高程度的相似性。縱觀美國的實踐，對淡化“相似性程度”的判定，也經(jīng)歷了從高到低要求的轉(zhuǎn)變。在經(jīng)典的“Victoria's Secret案”中，美國曾采用“實質(zhì)性相同”標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)商標(biāo)達(dá)到相同或?qū)嵸|(zhì)性相同時，就推定淡化成立。但在第九巡回上訴法院最近審理的“Levis案”和第二巡回上訴法院審理的“星巴克案”中，兩法院皆否定了實質(zhì)性相同標(biāo)準(zhǔn)。法院首先對法律條文進(jìn)行了文意解釋，認(rèn)為在TDRA下，國會使用了“a”而不是“the”，“the”表明在后商標(biāo)須與在先商標(biāo)相同，而“a”則表明任何一個非確定性的在后使用商標(biāo)，都有淡化在先商標(biāo)的可能。同時法院認(rèn)為“相同或?qū)嵸|(zhì)性相同”的術(shù)語并沒有出現(xiàn)在任何法律條文中，“國會將商標(biāo)相似度僅作為其中一個參考因素，表明國會并不希望將相似度作為一個占絕對主導(dǎo)地位的判斷因素”。由此可見，美國的成文法要求法院全面考慮案件的情形，而僅將“相似性”作為馳名商標(biāo)反淡化保護(hù)的一個要件加以考量。

（三）淡化可能性與實際淡化

馳名商標(biāo)反淡化保護(hù)中，還有一個值得探討的要件是淡化的“可能性”問題，究竟應(yīng)當(dāng)采取“淡化的可能性”還是“實際淡化”為標(biāo)準(zhǔn)？針對該問題，“反淡化”保護(hù)實踐豐富的美國，就經(jīng)歷了從“實際淡化”到“淡化可能性”的歷史轉(zhuǎn)變。美國1995年的FTDA并沒有規(guī)定淡化的證明標(biāo)準(zhǔn)是“實際淡化”還是“淡化的可能性”。因此司法實踐中，不同法院的做法亦不同。美國聯(lián)邦最高法院曾為了統(tǒng)一司法適用標(biāo)準(zhǔn)，推出淡化的證明標(biāo)準(zhǔn)是“實際淡化”，然而這一做法立刻遭到了理論界和實務(wù)界的嚴(yán)厲批評，美國聯(lián)邦最高法院的這一標(biāo)準(zhǔn)更是直接催生了TDRA的誕生。在TDRA中，法條明確表示只要存在淡化的“可能性”即可。

（四）是否需要以間接混淆為前提

美國對于反淡化保護(hù)是否需要以“間接混淆”為前提這個爭議問題采取否定的態(tài)度。美國的《聯(lián)邦商標(biāo)淡化法》雖歷經(jīng)修改，但關(guān)于淡化與混淆間關(guān)系的認(rèn)識則一直不變，不管是1995年的《聯(lián)邦商標(biāo)淡化法》還是2006年《聯(lián)邦商標(biāo)淡化法修正案》都認(rèn)為，“淡化”是一個完全獨立于“混淆”侵權(quán)的訴因，淡化的保護(hù)不以造成消費者的混淆誤認(rèn)為前提，也不管當(dāng)事人間是否存在競爭關(guān)系。

五、我國商標(biāo)反淡化保護(hù)的現(xiàn)狀與不足

（一）立法現(xiàn)狀

對于我國是否已存在關(guān)于反淡化制度的立法，有的問題，一部分學(xué)者認(rèn)為，根據(jù)《商標(biāo)法》第十三條第二款、《商標(biāo)法實施條例》和最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》中的相關(guān)規(guī)定，“不可否認(rèn)我國商標(biāo)法已提供了反淡化保護(hù)的法律依據(jù)”[9]，并斷定我國的商標(biāo)法含有商標(biāo)淡化理論的意味[10]。但是，即使目前我國加大對馳名商標(biāo)反淡化的立法保護(hù)，仍沒有能形成系統(tǒng)的法律體系。

（二）我國商標(biāo)反淡化保護(hù)中存在的不足

從上文的立法現(xiàn)狀可以看出，相比于較為成熟的美國來說，我國還沒有明確的商標(biāo)反淡化立法條款，我國在商標(biāo)反淡化保護(hù)的上具保護(hù)力度還很低，商標(biāo)反淡化制度非常不完善、不系統(tǒng)。

在理論中，對淡化行為性質(zhì)的認(rèn)定、對淡化行為的分類以及構(gòu)成要件的滿足情況、前提情況等等都一直保持曖昧的態(tài)度。理論上的界限模糊導(dǎo)致司法實踐中的基線不一，例如法院審判商標(biāo)淡化案件時，多以“造成公眾混淆”或“產(chǎn)生聯(lián)想”等要素為判決考慮因素，亦體現(xiàn)了我國商標(biāo)反淡化制度的保護(hù)薄弱與立法缺失。

六、對我國馳名商標(biāo)反淡化保護(hù)制度的啟示

我國是WTO的成員，因此，構(gòu)建我國馳名商標(biāo)反淡化制度的框架，應(yīng)當(dāng)與《巴黎公約》、《TRIPS協(xié)議》中對馳名商標(biāo)保護(hù)的規(guī)定保持銜接。以美國為參照對象，通過對美國馳名商標(biāo)反淡化法律保護(hù)制度的法制環(huán)境、理論中爭議較大的命題進(jìn)行討論研究。在立法領(lǐng)域?qū)ξ覈Y名商標(biāo)反淡化法律制度有如下啟示：

（一）立足我國實際促進(jìn)商標(biāo)反淡化立法

知識產(chǎn)權(quán)最好的的保護(hù)力度應(yīng)該與各國的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)。具體到中國，關(guān)于商標(biāo)反淡化的立法，還應(yīng)綜合考慮我國現(xiàn)有馳名商標(biāo)在全球范圍內(nèi)的影響力，以及商標(biāo)淡化理論目前在我國的發(fā)展現(xiàn)狀。與其大步邁進(jìn)跟美國一樣制定《商標(biāo)反淡化法》，還不如在已有的《商標(biāo)法》中引進(jìn)最新的理論成果，明晰分歧，修改對應(yīng)法條，而不是一蹴而就。

（二）以理論成果確立商標(biāo)反淡化制度的理論基礎(chǔ)

如上文所述，美國的商標(biāo)淡化法，是以法學(xué)家謝克特的反淡化理論為基礎(chǔ)，其理論的研究與實踐都較為成熟。針對理論界一直爭議的問題，美國首先能從理論上很好的厘清且不拖泥帶水，這就為司法實踐中的統(tǒng)一奠定了基礎(chǔ)和理論支撐。比如美國商標(biāo)淡化法規(guī)定了三種合理使用的情形，并明確其不適用本法的規(guī)定。從而，通過法條形成明晰的規(guī)定，將最新的理論成果以法條的形式固定下來。

七、總結(jié)

在我國馳名商標(biāo)保護(hù)制度建立的時間較短，在國內(nèi)學(xué)界理論爭議較大的背景下，完全移植美國的有關(guān)做法是不明智的。知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度并非越大越好，而是與一國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平越契合越好。但令人欣慰的是，商標(biāo)淡化理論在我國的地位日益增強(qiáng)，也越來越受到立法者的重視，這些從最近的修法中都可見一斑。雖然馳名商標(biāo)反淡化法律制度在我國依舊屬于較為新穎的理論，雖然前路漫漫，但至少我們已經(jīng)在路上。

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[責(zé)任編輯：史樸]