袁媛

【摘要】創(chuàng)造性審查是專利審查中最重要最常用的條款。在實際的審查過程中，由于創(chuàng)造性高度的把握尺度不同，技術(shù)方案理解的不全面，導(dǎo)致創(chuàng)造性判斷的錯誤。因此，從整體上把握本申請的發(fā)明構(gòu)思，對現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行整體考量，在此基礎(chǔ)上判斷本發(fā)明的創(chuàng)造性，才能夠給出正確的決定。

【關(guān)鍵詞】專利；創(chuàng)造性；審查

一、專利審查相關(guān)規(guī)定

對于創(chuàng)造性的審查，《專利審查指南》給出了發(fā)明是否顯而易見的常規(guī)判斷方法，即“三步法”。其中，對于發(fā)明請求保護的技術(shù)方案，《專利審查指南》中還規(guī)定：在評價發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時，審查員不僅要考慮發(fā)明的技術(shù)方案本身，而且還要考慮發(fā)明所屬的技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題和產(chǎn)生的技術(shù)效果，將發(fā)明作為一個整體看待。

對于判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見，《專利審查指南》中還規(guī)定：判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題的啟示，這種啟示會使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時，有動機改進(jìn)最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護的發(fā)明。

根據(jù)審查指南的上述規(guī)定，對于創(chuàng)造性的審查，無論是本發(fā)明，還是最接近的現(xiàn)有技術(shù)，亦或是技術(shù)啟示的相關(guān)文件，都應(yīng)當(dāng)從整體上理解和把握。

二、從整體上把握本申請的發(fā)明構(gòu)思

發(fā)明構(gòu)思具有抽象性，而通過申請文件表達(dá)的發(fā)明則是具體的、細(xì)節(jié)的。因此發(fā)明的理解就是本領(lǐng)域技術(shù)人員通過具體的、細(xì)節(jié)的申請文件理解和把握上升為抽象性的發(fā)明構(gòu)思的過程。把握發(fā)明構(gòu)思的基本原則是客觀、整體、全面地了解發(fā)明創(chuàng)造的前因后果。

發(fā)明的完成過程為三個步驟：（1）發(fā)明人在實踐中意識到某一技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)中存在某一方面的缺陷，該部分即為發(fā)明專利申請文件撰寫中的背景技術(shù)部分；（2）發(fā)明人分析該缺陷存在的技術(shù)方面的原因，即為申請文件中的技術(shù)問題部分；（3）基于缺陷存在的原因分析尋找解決該缺陷的技術(shù)方案，即為申請文件中的發(fā)明內(nèi)容以及具體實施方式部分。申請文件的背景技術(shù)、解決的技術(shù)問題以及技術(shù)方案是發(fā)明的三個重要組成部分，反映了發(fā)明完成的過程，是把握發(fā)明構(gòu)思的重要途徑。

在發(fā)明的理解過程中，首先關(guān)注到的是由技術(shù)特征體現(xiàn)的技術(shù)手段，通過集合該技術(shù)手段得出整體的技術(shù)方案。通常情況下，就將該技術(shù)方案確定為發(fā)明的整體內(nèi)容。然而這是不全面不準(zhǔn)確的。在專利撰寫的過程中，通過文字表述和附圖說明來表述該由技術(shù)特征構(gòu)成的技術(shù)方案。該技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)大于技術(shù)特征，其通常還包括有其他未記載在說明書內(nèi)容中的技術(shù)特征，例如能夠從記載的特征中推導(dǎo)得出的連接關(guān)系等等。一項專利申請請求保護的是一種發(fā)明構(gòu)思。而該發(fā)明構(gòu)思是從具體的申請文件上升抽象出的，其應(yīng)當(dāng)包括且大于發(fā)明的技術(shù)方案。技術(shù)特征、技術(shù)方案和發(fā)明構(gòu)思的關(guān)系是，發(fā)明構(gòu)思包括技術(shù)方案，技術(shù)方案又包括技術(shù)特征。

三、現(xiàn)有技術(shù)的整體考量

使用“三步法”，通常會陷入這樣的誤區(qū)：選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，過于注重本發(fā)明和現(xiàn)有技術(shù)兩者之間的特征比對，選擇公開技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)作為對比文件；對于技術(shù)啟示的選擇，過多關(guān)注其他現(xiàn)有技術(shù)中是否公開了本申請和最接近現(xiàn)有技術(shù)之間存在的區(qū)別特征。容易忽視最接近的現(xiàn)有技術(shù)給出的整體教導(dǎo)中是否存在改進(jìn)的需求和必要，作為啟示的對比文件領(lǐng)域是否相同，區(qū)別特征的作用是否相同，能否從整體上給出啟示。

需要強調(diào)，必須從整體上考慮、理解現(xiàn)有技術(shù)給出的教導(dǎo)。不僅要考慮對比文件給出的技術(shù)方案，還要注意其所在的技術(shù)領(lǐng)域、解決的技術(shù)問題、所達(dá)到的技術(shù)效果，技術(shù)方案實現(xiàn)的原理，以及技術(shù)特征在技術(shù)方案中的功能和作用；對于具有多個具體實施方式的現(xiàn)有技術(shù)，還要考慮技術(shù)特征在不同實施方式中的選擇、改機和變形，整個對比文件給出的正反兩方面的教導(dǎo)。在上述理解的基礎(chǔ)上，確定現(xiàn)有技術(shù)是否存在改進(jìn)的需求和必要。

考慮其他現(xiàn)有技術(shù)是否存在技術(shù)啟示時，除了關(guān)注技術(shù)特征是否相同或相近，還應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注技術(shù)手段的整體性。即應(yīng)當(dāng)注意關(guān)注的技術(shù)特征能否從對比文件的整個技術(shù)方案中分離出來作為一個相對獨立的技術(shù)手段，該技術(shù)手段在對比文件中所能夠達(dá)到的技術(shù)效果，該技術(shù)效果與區(qū)別特征在本申請中的作用是否相同，由此判斷是否存在技術(shù)啟示。

最后，從整體上判斷，最接近的現(xiàn)有技術(shù)和作為啟示的其他現(xiàn)有技術(shù)之間是否能夠結(jié)合，該結(jié)合是否是容易想到的和顯而易見的。通常來講，領(lǐng)域差距很大的其他現(xiàn)有技術(shù)與最接近現(xiàn)有技術(shù)之間的結(jié)合難度較大。

四、結(jié)論

（1）從整體上正確地把握本發(fā)明的發(fā)明構(gòu)思，從技術(shù)、方案和效果等方面全面地理解本發(fā)明的技術(shù)方案，客觀地理解各個特征之間的關(guān)聯(lián)性以及在該技術(shù)方案中的作用和效果。

（2）對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)，應(yīng)當(dāng)在全面理解的基礎(chǔ)上，從整體上判斷其給出的教導(dǎo)和是否存在改進(jìn)需求。

（3）對于技術(shù)啟示的判斷應(yīng)當(dāng)注意關(guān)注技術(shù)特征能否從整個技術(shù)方案中分離出來作為一個相對獨立的技術(shù)手段，該技術(shù)手段在技術(shù)方案中所能夠達(dá)到的技術(shù)效果，以此為依據(jù)在現(xiàn)有技術(shù)中尋找技術(shù)啟示。

參考文獻(xiàn)

[1]趙學(xué)林.發(fā)明構(gòu)思在理解發(fā)明中的整體考量[J].專利代理，2018（01）.