王慶龍

一、 創(chuàng)造性判斷中的“技術啟示”

由于《專利審查指南》（2010版）中沒有針對現(xiàn)有技術的“反向教導”進行規(guī)定，為了清晰全面地理解“反向教導”的含義，我們可以從現(xiàn)有技術的“技術啟示”入手?！秾＠麑彶橹改稀罚?010版）在其第二部分第四章關于創(chuàng)造性的審查內容中，對現(xiàn)有技術整體是否存在技術啟示進行了詳細的介紹。

根據《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定，要判斷發(fā)明創(chuàng)造相對于現(xiàn)有技術是否顯而易見，通?？梢园凑找韵氯齻€步驟進行，即通常所說的“三步法”，其具體包括：步驟一，確定最接近的現(xiàn)有技術。所述的最接近的現(xiàn)有技術，是指現(xiàn)有技術中與要保護的發(fā)明最密切相關的一個技術方案。步驟二，確定發(fā)明的區(qū)別技術特征和發(fā)明實際解決的技術問題。具體通過將要保護的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術進行對比，找出區(qū)別技術特征，再根據區(qū)別技術特征所能達到的技術效果確定發(fā)明實際解決的技術問題。步驟三，判斷要保護的發(fā)明對本領域技術人員是否顯而易見。在最后一個步驟中，現(xiàn)有技術整體是否存在技術啟示對顯而易見性的判斷至關重要。根據《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定，在該步驟的判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術整體是否存在某種技術啟示，即現(xiàn)有技術中是否給出了將區(qū)別技術特征應用到最接近的現(xiàn)有技術以解決其存在的技術問題（即發(fā)明實際解決的技術問題）的技術啟示，這種技術啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機地改進最接近的現(xiàn)有技術并獲得要求保護的發(fā)明。如果現(xiàn)有技術存在這種技術啟示，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實質性特點。

《專利審查指南》（2010版）進一步規(guī)定，下述情況，通常認為現(xiàn)有技術存在上述技術啟示。一是所述區(qū)別技術特征為公知常識；二是所述區(qū)別技術特征為與最接近的現(xiàn)有技術相關的技術手段，該技術手段在其他部分所起的作用與該區(qū)別技術特征在要求保護的發(fā)明中為解決重新確定的技術問題所起的作用相同；三是所述區(qū)別技術特征為另一篇對比文件中披露的相關技術手段，該技術手段在該對比文件中所起的作用與區(qū)別技術特征在要求保護的發(fā)明中為解決重新確定的技術問題所起的作用相同。如果結論為是，則存在技術啟示，否則不存在技術啟示。

通過《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定可知，若現(xiàn)有技術中存在例如上述三種情形便可以認為現(xiàn)有技術整體存在“技術啟示”，基于該“技術啟示”本領域技術人員能夠根據現(xiàn)有技術獲得要求保護的發(fā)明。那么是否現(xiàn)有技術中不存在上述的三種情形，就屬于現(xiàn)有技術存在“反向教導”了呢？

二、何為“反向教導”

從“反向教導”的字面理解，基于現(xiàn)有技術反向教導所傳遞的信息，其會阻止本領域技術人員將現(xiàn)有技術之間進行結合，即阻礙本領域技術人員將現(xiàn)有技術進行結合的動機，由此將會否定所要保護的發(fā)明的顯而易見性，并得出所要保護的發(fā)明具有創(chuàng)造性的結論。

基于上述對“反向教導”作用的描述，業(yè)界有學者對“反向教導”作出如下定義。所謂“反向教導”，廣義是指現(xiàn)有技術中阻礙本領域技術人員形成發(fā)明技術方案的技術信息；狹義則是指現(xiàn)有技術中阻礙本領域技術人員將最接近現(xiàn)有技術與區(qū)別技術特征相結合，以得到發(fā)明技術方案的技術信息。在本領域技術人員形成所要保護的發(fā)明的思維過程中，技術啟示與反向教導起著正好相反的作用，前者起促進作用，后者起阻礙作用。對于本領域技術人員而言，促使他們將最接近現(xiàn)有技術與區(qū)別技術特征相結合形成所要保護的發(fā)明技術方案的信息，是“技術啟示”；相對地，阻礙他們將最接近現(xiàn)有技術與區(qū)別技術特征相結合形成所要保護的發(fā)明技術方案的信息，是“反向教導”。

那么“反向教導”要以什么樣的形式出現(xiàn)，才能夠阻礙本領域技術人員將最接近現(xiàn)有技術與區(qū)別技術特征相結合的信息形成所要保護的發(fā)明技術方案呢？在有關創(chuàng)造性的審查案件中，有部分案件審查員會堅持認為現(xiàn)有技術存在技術啟示，從而否定要求保護的發(fā)明的創(chuàng)造性；但也有部分案件審查員會基于申請人的答辯意見而改變最初的看法，并認為要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術具有創(chuàng)造性。也就是說，有關創(chuàng)造性審查中現(xiàn)有技術是否存在“技術啟示”是具有很大的討論空間的。之所以有時候“公說公有理，婆說婆有理”，是因為無論是審查員還是申請人，均是站在“旁觀者”的角度來評價和分析現(xiàn)有技術中對比文件所公開的內容，從嚴格意義上講均缺乏“直接有效的證據”，即作為現(xiàn)有技術的對比文件本身并沒有作出任何“表態(tài)”。試想一下，若對比文件中明確記載了某些信息，例如“本方案中的技術特征A可以用于X X X環(huán)境中，與技術特征B結合來解決技術問題C”，那么此種情況下上述的“討論空間”將被嚴重壓縮，針對審查員認為所要求保護的發(fā)明是“顯而易見的”，發(fā)明不具有創(chuàng)造性的審查意見的答辯將變得極為困難。相反地，若對比文件中明確記載了某些信息，例如“本方案中的技術特征A不可以用于X X X環(huán)境中，不能與技術特征B結合來解決技術問題C”，那么此種情況下，該信息將否定所要求保護的發(fā)明技術方案的顯而易見性，得出所要保護的發(fā)明具有創(chuàng)造性結論的可能性將大大提高。

綜上，“反向教導”需要在現(xiàn)有技術中以某種明確的、直接的方式出現(xiàn)在對比文件中，即反向教導需要“記載”在對比文件中。阻礙本領域技術人員將最接近現(xiàn)有技術與區(qū)別技術特征相結合形成所要保護的發(fā)明技術方案的信息，是現(xiàn)有技術對比文件本身的“表態(tài)”，并非審查員或申請人推論分析的結果。應該說明的是，反向教導在對比文件中的要求是以“記載”的方式進行表述，即要么是對比文件本身的字面記載的內容，要么是根據對比文件可以直接地、毫無疑義地確定的內容。只有這種記載方式，才能夠使得本領域技術人員有充分的理由不將最接近現(xiàn)有技術與區(qū)別技術特征相結合形成所要保護的發(fā)明技術方案。

進一步地，創(chuàng)造性審查需要至少兩個現(xiàn)有技術的結合來進行判斷，筆者認為只要現(xiàn)有技術整體存在“反向教導”即可起到阻礙本領域技術人員將該兩個現(xiàn)有技術進行結合的作用。也就是說，“反向教導”既可以記載在最接近的對比文件中，也可以記載在用于評價創(chuàng)造性的另一篇對比文件中。

而且，“反向教導”能夠否定所要保護的發(fā)明技術方案的顯而易見性是容易理解并被接受的。發(fā)明人從現(xiàn)有技術中掛有“此路不通”牌子的地方，偏偏走出了一條解決技術問題的路來，這對于本領域技術人員來說是意料不到的，應當認為相對于現(xiàn)有技術而言是非顯而易見的，因此具有創(chuàng)造性。

三、“無技術啟示”與“反向教導”的區(qū)別

關于前文提出的“是否現(xiàn)有技術中不存在具有技術啟示的三種情形，就屬于現(xiàn)有技術存在反向教導”的問題，答案應該是否定的。從業(yè)人員均知曉，現(xiàn)有技術存在技術啟示的三種情形的反向，例如“區(qū)別技術特征不是本領域的公知常識”以及“區(qū)別技術特征在另一篇對比文件中起到的作用，與其在本發(fā)明中所起到的作用不同”的答辯思路，目的均是在論述“現(xiàn)有技術整體不存在技術啟示”。由上述可知，基于“現(xiàn)有技術整體不存在技術啟示”可以得到“發(fā)明并非顯而易見”的結論，而且基于“現(xiàn)有技術中存在反向教導”也可以得到“發(fā)明并非顯而易見”的結論，雖然“現(xiàn)有技術整體不存在技術啟示”和“現(xiàn)有技術中存在反向教導”在顯而易見性上的判斷作用是相同的，但二者并不等同。

從《專利審查指南》（2010版）有關現(xiàn)有技術整體存在技術啟示的介紹可知，審查員是通過例如“區(qū)別技術特征是本領域的公知常識”或“區(qū)別技術特征在另一篇對比文件中起到的作用，與其在該發(fā)明中所起到的作用相同”為依據，推出“現(xiàn)有技術整體存在技術啟示”的結論。申請人是通過例如“區(qū)別技術特征不是本領域的公知常識”以及“區(qū)別技術特征在另一篇對比文件中起到的作用，與其在本發(fā)明中所起到的作用不同” 為依據，推出“現(xiàn)有技術整體不存在技術啟示”的結論?？梢钥闯觥艾F(xiàn)有技術整體是否存在技術啟示”是推論出來的，作為現(xiàn)有技術的對比文件本身并沒有明確“表態(tài)”過。而“反向教導”則是作為現(xiàn)有技術的對比文件本身通過“記載”的方式進行的明確“表態(tài)”，現(xiàn)有技術“反向教導”存在與否是個既定事實，無需推論。如前述的，若對比文件中明確記載了例如“本方案中的技術特征A可以用于X X X環(huán)境中，與技術特征B結合來解決技術問題C”的信息，那么審查員便無需通過“技術啟示”這條存在爭論空間的“彎路”來評價創(chuàng)造性了，直接用對比文件中記載的“正向教導”來進行創(chuàng)造性評價豈不更加直截了當？同樣的，申請人若找到對比文件中明確記載的“反向教導”，便無需通過“無技術啟示”的爭辯方式試圖在爭論空間中“殺出一條活路”來，而可以直接基于該“反向教導”獲得“免死金牌”。

由上分析可知，“現(xiàn)有技術整體不存在技術啟示”和“現(xiàn)有技術中存在反向教導”，由于二者在現(xiàn)有技術中存在的形式不同，從而決定了其在創(chuàng)造性爭辯這場“戰(zhàn)役”中起到的作用不同，在該“戰(zhàn)役”中，前者為爭論空間內的戰(zhàn)術博弈，后者則是直接地“戰(zhàn)略致勝”。

四、具有“反向教導”的若干情形

現(xiàn)有技術中如果存在如下情形，通?？梢哉J為存在“反向教導”。

第一種情形：現(xiàn)有技術已經明確記載了有關摒棄將區(qū)別技術特征與最接近的對比文件進行結合的內容。

例如上述的，無論是最接近的對比文件，還是用于評價創(chuàng)造性的另一篇對比文件，只要記載有類似于“本方案中的技術特征A不可以用于X X X環(huán)境中，不能與技術特征B結合來解決技術問題C”的信息，則即便與區(qū)別技術特征相關的技術手段在現(xiàn)有技術中所起的作用與在所要保護的發(fā)明中所起的作用相同，本領域技術人員也不會有動機將最接近的對比文件和用于評價創(chuàng)造性的另一篇對比文件進行結合，當然就不可能形成所要保護的發(fā)明的技術方案。

第二種情形：區(qū)別技術特征在現(xiàn)有技術中所起的作用與在要保護的發(fā)明中所起的作用相反，根據現(xiàn)有技術不可能想到使用相反作用的相關技術手段解決實際要解決的技術問題。

我們知道，最接近的現(xiàn)有技術與要保護的發(fā)明的區(qū)別技術特征相關的技術手段，如果在現(xiàn)有技術中所起的作用與該區(qū)別技術特征在要保護的發(fā)明中作用相同，則現(xiàn)有技術給出了相應的技術啟示，否則沒有給出技術啟示。但是如果與區(qū)別技術特征相關的技術手段在現(xiàn)有技術中所起的作用與要保護的發(fā)明非但不同，而且相反，則現(xiàn)有技術不僅沒有給出相應的技術啟示，而且給出了反向教導，此時現(xiàn)有技術不會破壞要保護發(fā)明的創(chuàng)造性?？梢姡诙N情形實際上是上述第一種情形的一種變形。

第三種情形：針對要保護的發(fā)明所要解決的技術問題，現(xiàn)有技術中為解決該技術問題所采用的技術手段與區(qū)別技術特征正好相反。

例如，《專利審查指南》（2010版）列舉的“電動機的換向器與電刷間粗糙界面”案例，現(xiàn)有技術通常認為，電動機的換向器與電刷間界面越光滑接觸越好，電流損耗也越小。而一項發(fā)明卻將換向器表面制出一定粗糙度的細紋，其結果是電流損耗更小，優(yōu)于光滑表面。在該案例中，本領域技術人員在解決減少損耗電流的技術問題的時候，現(xiàn)有技術給出的信息是電動機的換向器與電刷間界面越光滑接觸越好的信息，本領域技術人員在該“反向教導”下，不會有動機將換向器表面制出一定粗糙度的細紋來解決減少損耗電流的技術問題。而該發(fā)明卻采用了與現(xiàn)有技術給出的信息正好相反的技術手段，即將換向器表面制出一定粗糙度的細紋來解決了減少損耗電流的技術問題?？梢?，第三種情形所說的“技術偏見”實際上是上述第一種情形的另一種變形。

在上述三種情形中，有時候“反向教導”記載在審查員提供的對比文件中（例如第一種情形和第三種情形），有時候“反向教導”記載在其他現(xiàn)有技術中（例如第二種情形），此時申請人可以提交證據來證明現(xiàn)有技術中記載有“反向教導”，證據以教科書等公知常識性證據為優(yōu)選，其次是專利文件、論文或者技術手冊等。而且如前所述的，“反向教導”不僅包括現(xiàn)有技術直接的字面描述的記載形式，還包括根據現(xiàn)有技術字面描述或附圖直接地、毫無疑義地確定的記載形式。

五、案例解析

2010年1月14日，國家知識產權局專利復審委員會作出第14458號無效宣告請求審查決定，涉及專利號為9 8103175.7、名稱為“儲氫合金以及二次電池”的發(fā)明專利（以下稱為“該專利”）。

該案中，專利復審委員會在無效決定中指出，證據5公開了一種稀土類金屬－鎳系氫吸附合金（參見證據5中文譯文的權利要求1以及說明書的三個比較例1-4、2-3、3-3），該專利權利要求1要求保護的技術方案與證據5的區(qū)別技術特征在于：該專利通過鑄造或燒結方法生產權利要求1限定的儲氫合金，而證據5是通過激冷法獲得所需要的儲氫合金，并且證據5在三個比較例1-4、2-3、3-3中公開了使用鑄造法無法得到符合其發(fā)明目的的合金。根據上述區(qū)別技術特征可確定該申請實際要解決的技術問題是：確定權利要求1中通式代表的儲氫合金的制造方法。雖然證據5公開了以鑄造法制備合金是本領域的現(xiàn)有技術，但是，證據5公開了其所需要的合金是通過激冷法制造得到的，而使用鑄造法無法得到符合證據5發(fā)明目的合金。同時，根據證據5還記載如果過冷度和冷卻速度在其規(guī)定的特定范圍之外，則所希望的反相界面層析出的合金就不能得到；由證據5公開的內容可以明確鑄造法無法解決其技術問題，這種相反的技術教導說明使用鑄造法無法獲得證據5權利要求1限定的儲氫合金，而請求人認為該專利權利要求1的通式所表示的合金與證據5權利要求1的通式所表示的合金實質上相同，在證據5給出上述相反的技術教導的情況下，本領域技術人員也無法通過鑄造法制備該專利權利要求1的通式所表示的合金。同時，證據1、2、4只能說明使用鑄造法制備合金是本領域的現(xiàn)有技術，也沒有給出任何相關的技術啟示；在證據5給出的上述相反技術教導下，要解決上述技術問題并采用鑄造法制備該專利權利要求1的通式所表示的儲氫合金對本領域技術人員來說是非顯而易見的，因此，該專利權利要求1相對于各證據的結合具備創(chuàng)造性。

筆者認為，基于“三步法”的判斷方法中重點在于判斷現(xiàn)有技術整體是否存在技術啟示。本領域技術人員在判斷區(qū)別特征所起的作用時，需要考慮現(xiàn)有技術的正反兩方面的教導，判斷該區(qū)別特征在現(xiàn)有技術中所起的作用與其在要求保護的發(fā)明中為解決發(fā)明實際解決的技術問題所起的作用是否相同，在此基礎上才能準確地判斷現(xiàn)有技術整體是否存在技術啟示。在該案中，雖然證據5公開了采用鑄造法制備儲氫合金的實施例，但是，證據5中也明確給出了采用鑄造法只能得到效果較差的儲氫合金的相反的技術教導，本領域技術人員在證據5的基礎上無法獲知采用鑄造法或燒結方法獲得本專利權利要求1要求保護的具有高容量且充放電循環(huán)壽命長的儲氫合金，并且其他證據1、2、4也僅僅是公開了使用鑄造法制備合金的技術手段，也均未教導使本領域技術人員能夠通過鑄造法制備本專利權利要求1的通式所表示的儲氫合金或者證據5權利要求1的通式所表示的儲氫合金。由于證據5記載的“反向教導”，權利要求1要求保護的技術方案對本領域技術人員而言是非顯而易見的。

六、美國專利法中規(guī)定的“反向教導”

根據美國用于判斷創(chuàng)造性的“教導-啟示-動機”原則（簡稱T S M原則），如果現(xiàn)有技術中存在著某種教導、啟示或動機，使本領域技術人員能夠結合或修改現(xiàn)有技術并得到要求保護的發(fā)明，則該發(fā)明就是顯而易見的。由于現(xiàn)有技術應當作為整體來考慮，因此，需要同時考慮那些使本領域技術偏離本發(fā)明的部分，此部分稱之為“反向教導”（teach away），其含義是現(xiàn)有技術對比文件的公開內容阻止或阻礙本領域普通技術人員去完成發(fā)明人實際上成功做到的事情。

“反向教導”常常被用來作為反駁顯而易見的理由。在美國審查指南中，對于反向教導同樣也沒有給出明確的定義，而是通過舉例的方式說明。根據美國審查指南存在反向教導的情形包括對比文件之間不能夠結合的情況。例如，所要保護的發(fā)明是一種同時含有鐵和堿金屬的催化劑。在現(xiàn)有技術中，一篇對比文件公開了一種催化劑，并記載了其中的銻和堿金屬可以互換，并獲得相同的效果。另一篇對比文件中記載了向催化劑中加入鐵，但明確地排除了銻。由于第二篇對比文件中排除了銻，記載了與第一篇對比文件使用銻的反向教導，因此這兩篇對比文件無法結合。由于現(xiàn)有技術中存在著反向教導，因此該發(fā)明是非顯而易見的，具有創(chuàng)造性。

美國審查指南中還列舉了一些情況，例如，現(xiàn)有技術公開的優(yōu)選實施例并不會對更廣的范圍或者非優(yōu)選的實施例構成反向教導，以及，已知的或者顯而易見的產品不會由于被描述成在某些方面比其他同用途的產品差而可以獲得專利保護。例如，權利要求保護的是一種環(huán)氧樹脂浸漬纖維增強印刷電路材料?，F(xiàn)有技術中有文獻教導了與該發(fā)明相似的印刷電路材料，但使用的是聚酰亞胺樹脂浸漬而不是環(huán)氧樹脂。此外，這篇文獻中還公開了已知環(huán)氧樹脂具有該用途，且環(huán)氧樹脂浸漬電路板具有相對可以接受的尺寸穩(wěn)定性，以及一定程度的柔性，但與聚酰亞胺浸漬電路板相比仍然較差。在這個案件中，法院認為，關于環(huán)氧樹脂，對比文件只是陳述了現(xiàn)有技術中已知的事實，不足以說明具有創(chuàng)造性。

七、“反向教導”在新穎性判斷中的應用

以上討論均是有關“反向教導”在創(chuàng)造性判斷中的應用，那么“反向教導”是否可以用于新穎性的判斷呢？

在中國，采用單獨對比原則進行新穎性判斷，即要求一篇對比文件公開所要保護的發(fā)明的所有技術特征。需要注意的是，在進行新穎性判斷時，首先應當判斷所要求保護的發(fā)明技術方案與對比文件的技術方案是否實質上相同，如果二者內容相比，所要求保護的發(fā)明的技術方案與對比文件公開的技術方案實質上相同，本領域技術人員根據兩者的技術方案可以確定兩者能夠適用于相同的技術領域，解決相同的技術問題，并具有相同的預期效果，則認為該發(fā)明不具有新穎性?！秾＠麑彶橹改稀罚?010版）并沒有明確論述，在一篇對比文件公開了所要保護的發(fā)明的所有技術特征，并且其中至少一個技術特征是通過“反向教導”的方式記載的情形下，該篇對比文件是否可以用于評價所要保護的發(fā)明的新穎性。在國內應該是傾向于不認可，原因在于《專利審查指南》（2010版）中要求用于評價所要保護的發(fā)明的新穎性的技術方案在技術方案上實質性相同，并在技術領域、技術問題以及預期效果上均要求相同，但記載有“反向教導”的對比文件所公開的技術方案與所要保護的發(fā)明的技術方案相對比，至少在技術問題和技術效果上是否相同存在一定爭議。

但在美國，盡管現(xiàn)有技術對比文件對所要保護的發(fā)明進行了反向教導的論點可能會與該發(fā)明是否具有第103條所規(guī)定的非顯而易見性的判斷有關，但是這樣的“反向教導”論點與第102條規(guī)定的新穎性問題無關。美國專利法規(guī)定嚴格相同檢驗標準控制著對預見性的判斷。該校驗標準具體為，單篇對比文件必須要披露權利要求中發(fā)明創(chuàng)造的每個要素，并且按照與權利要求相同的方式組織在一起，才能作為證據根據美國專利法第102條的規(guī)定所要保護的發(fā)明已被預見。如果單篇對比文件披露了所要保護的發(fā)明的每一項特征，并且如該發(fā)明所記載方式將這些特征組織在一起，那么即使對比文件貶損了所述發(fā)明或者是阻礙了本領域普通技術人員作出所述發(fā)明，仍然構成所述的“預見”。也就是說，基于美國新穎性的判斷規(guī)則（嚴格相同檢驗標準），記載有“反向教導”的單篇對比文件可以用于評價發(fā)明的新穎性。

八、小 結

本文重點討論了“反向教導”的含義、存在形式以及其在專利審查中的應用。具體地，雖然一項權利要求的技術方案相對于最接近的現(xiàn)有技術的區(qū)別技術特征已被現(xiàn)有技術公開，但在現(xiàn)有技術明確給出了采用該區(qū)別技術特征不能解決該發(fā)明的技術問題的相反技術教導的情況下，在現(xiàn)有技術的基礎上，本領域技術人員可以預見，為了解決所要解決的技術問題，按照現(xiàn)有技術的指引不能獲得權利要求所保護的技術方案，即要提出解決所述技術問題的技術手段對本領域技術人員而言是非顯而易見的?！胺聪蚪虒А痹趧?chuàng)造性的判斷中，中國和美國的適用規(guī)則是相同的。但在新穎性的判斷中，由于中國和美國對新穎性審查所遵循的標準存在差異，因此對于記載有“反向教導”的單篇對比文件是否能夠用于評價發(fā)明的新穎性也有待進一步研究和探討。