聞秀娜 溫 銳

一、引 言

根據(jù)《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定，判斷發(fā)明是否具有創(chuàng)造性，通常按照以下三個步驟進行：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見（下稱“三步法”）。創(chuàng)造性的判斷也是一種比較判斷，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，好比在現(xiàn)有技術(shù)的汪洋大海中拾取最有代表性的一杯水，自此，創(chuàng)造性的判斷就有了比較的基礎(chǔ)。

最接近的現(xiàn)有技術(shù)作為現(xiàn)有技術(shù)整體的代表出現(xiàn)，在“三步法”評價創(chuàng)造性的過程中兼具雙重功能：第一，在“三步法”的第二步中作為現(xiàn)有技術(shù)的代表完成與發(fā)明之間的比對，以確定發(fā)明相對現(xiàn)有技術(shù)作出的創(chuàng)新點；第二，在第三步對是否存在改進現(xiàn)有技術(shù)獲得要求保護的發(fā)明的技術(shù)啟示的判斷過程中，作為所屬領(lǐng)域技術(shù)人員對現(xiàn)有技術(shù)進行改進的基礎(chǔ)存在，或者說，在以本領(lǐng)域技術(shù)人員“正向重塑”發(fā)明的方式判斷其是否有動機完成發(fā)明的過程中作為起點存在。

確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)是“三步法”判斷創(chuàng)造性的第一步，它是后續(xù)確定實際解決的技術(shù)問題以及判斷顯而易見性的重要前提，對于準確評判創(chuàng)造性具有至關(guān)重要的作用。在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，若選擇恰當，則其能夠代表現(xiàn)有技術(shù)的水平，在其基礎(chǔ)上與其他現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合的動機可能更加明顯。若出現(xiàn)選擇錯誤或不當?shù)那闆r，無形中便提高了將其與其他證據(jù)結(jié)合的難度，有可能導(dǎo)致判斷結(jié)論錯誤，“三步法”的后兩步失去意義。

當前審查實踐中，存在忽視發(fā)明構(gòu)思而機械套用《專利審查指南》（2010版）規(guī)定，來確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)的審查方式和做法。本文結(jié)合審查實踐對于在創(chuàng)造性評價中如何以“三步法”為基線，立足發(fā)明構(gòu)思，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行探討。

二、最接近的現(xiàn)有技術(shù)的標準

（一）最接近的現(xiàn)有技術(shù)的定義

《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章規(guī)定：最接近的現(xiàn)有技術(shù)，是指現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護的發(fā)明最密切相關(guān)的一個技術(shù)方案，它是判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點的基礎(chǔ)。并舉例說明了參考因素，其中包括技術(shù)領(lǐng)域、要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或用途、公開的技術(shù)特征數(shù)量，同時，《專利審查指南》（2010版）中提醒，在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，應(yīng)首先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或者相近的現(xiàn)有技術(shù)。顯然，《專利審查指南》（2010版）中并沒有正面給予最接近的現(xiàn)有技術(shù)的標準，所給出的是原則性的指引，在適用環(huán)節(jié)中往往會出現(xiàn)一些疑問，例如，需要考量的眾多因素中，各自的權(quán)重占比，又如，若某現(xiàn)有技術(shù)與要求保護的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同且公開的技術(shù)特征最多，是否就應(yīng)該被確認為最接近的現(xiàn)有技術(shù)？

下面通過一個實際審查案例，來探討以上問題。

三、實際案例

背景技術(shù)：涉及一種貓廁，通常貓廁包括底盤和上罩，使用時底盤中通常會放置貓砂以利貓在上面排泄。貓在排便之后會用爪子抓盆里的貓砂來覆蓋排泄物，這樣自貓廁出去后就會將爪子上粘附的貓砂帶到房間地板各處造成污染。該申請的目的在于提供一種能夠有效控制貓砂污染的貓廁。

技術(shù)方案：貓廁包括底盤1以及從底盤1的周沿向上延伸的具有連續(xù)側(cè)壁的敞口罩2，在本領(lǐng)域中，底盤1也稱作“盆”，敞口罩2也稱“上圈”，底盤1一體注塑形成，底盤1和敞口罩2可分別形成有用于相互接合的卡接部分，圖1中僅可看到敞口罩2上形成的卡接部分21，敞口罩2的側(cè)壁具有供貓出入的凹口部分22，該凹口部分22具有向內(nèi)延伸的平面底部并且形成有多個穿孔23，這種帶有穿孔的“內(nèi)翻邊”構(gòu)成了貓出入貓廁用的“踏板”。使用時，在底盤1中裝入貓砂，排泄完后，在貓通過凹口部分22的帶有穿孔23的“踏板”時，貓爪上粘附的貓砂就會通過穿孔23漏入底盤1中，防止了貓砂被帶出貓廁而造成污染。

權(quán)利要求：一種貓廁，包括底盤以及從底盤的周沿向上延伸的具有連續(xù)側(cè)壁的敞口罩，底盤為一體注塑形成，敞口罩的側(cè)壁具有供貓出入的凹口部分，其特征在于，敞口罩的凹口部分具有向內(nèi)延伸的平面底部并且平面底部形成有多個穿孔。

審查員給出了兩篇現(xiàn)有技術(shù)：

對比文件1：U S 7011042B 2，涉及一種具有回收貓砂入口的貓廁1，該貓廁1具有底部10和 4個側(cè)壁12、14、16、18構(gòu)成的上端敞口的結(jié)構(gòu)，所述側(cè)壁12具有凹口部分，該凹口部分具有延伸的入口壁30形成的平面底部，并且平面底部形成有多個穿孔。參見圖2及圖3。

圖2 對比文件1貓廁整體結(jié)構(gòu)圖

圖3 對比文件1貓廁細節(jié)圖

對比文件2：C N 201226709 Y，涉及一種分體式貓砂盆，其包括底盤1和上罩2（相當于敞口罩）。參見圖4。

圖4 對比文件2貓廁整體結(jié)構(gòu)圖

在“第一次審查意見通知書”中，審查員指出對比文件1已經(jīng)公開了該申請的發(fā)明構(gòu)思，將其確定為該申請最接近的現(xiàn)有技術(shù)，權(quán)利要求1與對比文件1相比區(qū)別僅在于：敞口罩和底盤分體結(jié)構(gòu)、底盤為一體注塑形成；敞口罩的凹口部分的平面底部為向內(nèi)延伸。而分體結(jié)構(gòu)已經(jīng)被對比文件2公開，“底盤為一體注塑形成”，是本領(lǐng)域技術(shù)人員在加工制造貓廁時常用的技術(shù)手段，“凹口部分的平面底部向內(nèi)延伸”是基于對比文件1的簡單結(jié)構(gòu)變形，無需付出創(chuàng)造性勞動，如此，認為權(quán)利要求1不具有創(chuàng)造性。

隨后，申請人對通知書答復(fù)，對審查意見進行了激烈爭辯，主要爭議點在于：對比文件1公開的是踏板設(shè)置在底盆外側(cè)上的貓廁，并沒有公開敞口罩，盡管對比文件2公開了底盤和上罩分體結(jié)構(gòu)，但是將對比文件 2與對比文件1結(jié)合，只能得到一個踏板設(shè)置在底盆外側(cè)上的上、下分體式貓廁；并且，對比文件1的底盤帶有一結(jié)構(gòu)復(fù)雜的貓出入口20，導(dǎo)致其底盤無法通過常規(guī)注塑工藝獲得。

審查員經(jīng)確認，認為前次通知書中對權(quán)利要求1的創(chuàng)造性評價不準確，發(fā)出第二次審查意見通知書，通知書中將對比文件2：C N 201226709 Y，確定為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，指出：對比文件2公開了分體式的貓廁，權(quán)利要求1與對比文件2相比，區(qū)別技術(shù)特征有：“敞口罩的側(cè)壁具有供貓出入的凹口部分；底盤為一體注塑形成；敞口罩的凹口部分具有向內(nèi)延伸的平面底部并且平面底部形成有多個穿孔”。對比文件1公開了敞口結(jié)構(gòu)、凹口部分，以及凹口部分上的帶穿孔的平面底部。上述設(shè)置解決的問題是回收貓從貓廁/貓砂盆中出來時帶出的貓砂，本領(lǐng)域技術(shù)人員在獲知對比文件1公開的上述技術(shù)內(nèi)容后，有動機在對比文件2的敞口上罩2的側(cè)壁上設(shè)置一凹口部分以及帶穿孔的平面底部，以解決上述技術(shù)問題，對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，將目前的對比文件1結(jié)合到對比文件2容易得到一個具有底盤和側(cè)壁上帶有出入口的敞口罩的分體式貓廁，將二者相結(jié)合的技術(shù)啟示明顯，且沒有技術(shù)障礙。在此基礎(chǔ)上，平面底部的朝向以及底盤注塑成型的方式均是本領(lǐng)域技術(shù)人員的常規(guī)技術(shù)手段。本案最后以申請人撤回申請結(jié)案。

為分析直觀起見，將該申請和上述兩篇現(xiàn)有技術(shù)公開的技術(shù)特征以表格形式做一比較如下（“√”表示已被公開，“×”未被公開）。

該申請 US7011042B2 CN201226709Y一種貓廁 √ √包括底盤 √ √從底盤的周沿向上延伸的具有連續(xù)側(cè)壁的敞口罩√√敞口罩的側(cè)壁具有供貓出入的凹口部分√×底盤一體注塑形成 × ×敞口罩的凹口部分具有向內(nèi)延伸的平面底部平面部分向外延伸×平面底部形成有多個穿孔 √ ×

由上述表格可知，對比文件1和對比文件2均與該申請的技術(shù)領(lǐng)域相同，對比文件1公開的技術(shù)特征更多。并且，該申請與對比文件1所要解決的技術(shù)問題相同，都是貓砂污染的問題，二者解決技術(shù)問題的技術(shù)手段相同，都是在平面部分設(shè)置穿孔，那么，將與要求保護的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，且能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能并且公開的發(fā)明的技術(shù)特征最多的對比文件1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，看似并無不妥。然而從審查過程可見，當對比文件2作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，對權(quán)利要求1進行的創(chuàng)造性評價更得到認可，原因何在呢？

四、從發(fā)明構(gòu)思的整體性來把握最接近的現(xiàn)有技術(shù)的選擇

所謂發(fā)明構(gòu)思，是解決現(xiàn)有技術(shù)存在的技術(shù)問題的技術(shù)思想，通過一些核心技術(shù)手段來實現(xiàn)，其涉及技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問題、技術(shù)效果，并且這幾個因素之間存在密切聯(lián)系，恰似發(fā)明創(chuàng)造從起點—過程—終點的產(chǎn)生脈絡(luò)，是一個整體，不能割裂存在。同樣的，創(chuàng)造性評判的“三步法”的各步驟之間也是一個有機的整體，其還原了發(fā)明創(chuàng)造的全過程，在適用“三步法”的過程中，無論是最接近的現(xiàn)有技術(shù)的選擇，還是技術(shù)問題和技術(shù)啟示的判斷，都不可忽視技術(shù)構(gòu)思的整體性。最接近的現(xiàn)有技術(shù)和其他現(xiàn)有技術(shù)的有機結(jié)合整體，構(gòu)成了發(fā)明的技術(shù)構(gòu)思，因此，選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)并非一定要選擇某一構(gòu)思與發(fā)明一致的單獨一篇現(xiàn)有技術(shù)，而是選擇適合作為朝著發(fā)明邁出第一步的起點的現(xiàn)有技術(shù)，對應(yīng)于技術(shù)研發(fā)的起點?！稓W洲專利局審查指南》（Guidelines for Examination inthe European Patent Office），其中的“問題—解決法”已經(jīng)指出，最接近的現(xiàn)有技術(shù)是通過顯而易見的改進從而得到該申請的“最佳起點”。

對照以上論述來看上述案例，雖然對比文件1的技術(shù)構(gòu)思與該案的核心發(fā)明構(gòu)思基本一致，但將其作為發(fā)明起點，在與對比文件2以及本領(lǐng)域技術(shù)人員的常規(guī)技術(shù)手段結(jié)合時，存在明顯的不妥之處，例如難以確定對比文件1必須拆分成兩部分的技術(shù)需求，難以克服將對比文件1公開的復(fù)雜貓廁結(jié)構(gòu)一體注塑成型的技術(shù)困難，也就是說，雖然對比文件1和本案核心發(fā)明構(gòu)思一致，但是將其作為發(fā)明的起點，走向發(fā)明結(jié)果需要付出的努力和要克服的障礙并非是“顯而易見”的，因此，對比文件1作為發(fā)明起點并非是最佳的選擇。相反，對比文件2公開的技術(shù)方案正是該案背景技術(shù)中聲稱的包括底盤和上罩的、迫切需要解決貓砂造成污染問題的貓廁，同時考慮到解決該問題的核心技術(shù)已經(jīng)被對比文件1公開，二者結(jié)合的技術(shù)啟示明顯，并且結(jié)合過程沒有任何技術(shù)障礙，現(xiàn)有技術(shù)這種結(jié)合模式，在發(fā)明構(gòu)思的整體上，也就是說從發(fā)明起點到發(fā)明過程再到發(fā)明結(jié)果，均與該案契合。將對比文件2做為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，進行創(chuàng)造性的評價過程，恰好與發(fā)明人實際面臨的情況吻合，無疑這樣的論述更能得到申請人的認同。

五、小 結(jié)

創(chuàng)造性的判斷是相對于“現(xiàn)有技術(shù)整體”而言的，這個“整體”是有機結(jié)合的，不應(yīng)是機械地拼湊，現(xiàn)有技術(shù)之間的結(jié)合過程也是還原重塑發(fā)明創(chuàng)造的過程。這個過程中要站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，從發(fā)明構(gòu)思的整體上進行認識和把握，尤其是在選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，不能一味地追求與本申請“最像”的現(xiàn)有技術(shù)，而應(yīng)該回歸到發(fā)明構(gòu)思的整體性上，回歸到現(xiàn)有技術(shù)的整體性上，綜合全面的考量確定發(fā)明的最佳起點，本領(lǐng)域技術(shù)人員自此起點出發(fā)會最容易、最有希望到達我們所探討的發(fā)明創(chuàng)造。值得注意的是，發(fā)明創(chuàng)造的起點對于發(fā)明人可能只有一個，但對于審查員可能有多個，若從中能選擇最貼近發(fā)明人發(fā)明創(chuàng)造實際過程的現(xiàn)有技術(shù)作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，無疑更能增加創(chuàng)造性評價的說服力。