馮曉青，刁佳星

(中國政法大學(xué) 民商經(jīng)濟(jì)法學(xué)院，北京 100088)

《中華人民共和國商標(biāo)法》(以下簡稱《商標(biāo)法》)規(guī)定了多種形式的“未注冊商標(biāo)”。其就“未注冊商標(biāo)”依使用主體就其經(jīng)濟(jì)投入及因此而獲得識別功能的效力強(qiáng)弱，而將未注冊商標(biāo)區(qū)分為“在先使用的普通未注冊商標(biāo)”*《中華人民共和國商標(biāo)法》(2013年修正)第十五條第二款規(guī)定：就同一種商品或類似商品申請注冊的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊商標(biāo)相同或近似的，申請人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在，該他人提出異議的，不予注冊?！霸谙仁褂貌⒂幸欢ㄓ绊懙奈醋陨虡?biāo)”*《中華人民共和國商標(biāo)法》(2013年修正)第三十二條規(guī)定：申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)?！霸谙仁褂玫奈醋择Y名商標(biāo)”*《中華人民共和國商標(biāo)法》(2013年修正)第十三條第三款規(guī)定：就相同或者類似商品申請注冊的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的，不予注冊并禁止使用。。不論其影響如何，在上述各類型的商標(biāo)分別滿足《商標(biāo)法》第十五條第二款、第三十二條、第十三條第二款所規(guī)定之要件時，均會被賦予《商標(biāo)法》第三十三條、第四十五條所規(guī)定之法律之力，即據(jù)此提出他人“搶注商標(biāo)”異議、無效的抗辯；此種法律之力的目的在于保護(hù)未注冊商標(biāo)使用人基于智力和財(cái)力投入而使其事實(shí)上取得了識別商品或服務(wù)來源的客觀效果，使未注冊商標(biāo)使用人得以維持相對穩(wěn)定的市場份額。因此，在“未注冊商標(biāo)”之上實(shí)際存在著由法律之力和利益所建構(gòu)起來的無名權(quán)利?！耙呀?jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”也不例外，也即《商標(biāo)法》第三十二條“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”不僅僅是一項(xiàng)形式意義上的抗辯，也是未注冊商標(biāo)使用人所享有的實(shí)體意義上的權(quán)利。這是本文對《商標(biāo)法》第三十二條“已經(jīng)使用并有一定影響”的未注冊商標(biāo)展開討論的前提。

在厘清了《商標(biāo)法》第三十二條后半句所規(guī)定的未注冊商標(biāo)的性質(zhì)與定位后，據(jù)以《商標(biāo)法》第三十二條后半句“申請商標(biāo)注冊不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”啟動商標(biāo)異議程序或商標(biāo)無效宣告程序應(yīng)判斷是否滿足如下要件：一是被異議商標(biāo)或爭議商標(biāo)的申請注冊人系“以不正當(dāng)手段搶先注冊”；二是在被異議商標(biāo)或爭議商標(biāo)申請日之前“已經(jīng)使用”；三是未注冊商標(biāo)的使用應(yīng)達(dá)到“一定影響”；四是被異議商標(biāo)或爭議商標(biāo)與未注冊商標(biāo)構(gòu)成在同一種或類似商品、服務(wù)上的相同或近似商標(biāo)。該條款所評價的行為有兩個：一是商標(biāo)注冊人搶注行為;二是在先使用人的在先使用行為，當(dāng)商標(biāo)注冊人的搶注行為具有不正當(dāng)性并且在先使用人的使用行為達(dá)到一定影響時，基于商標(biāo)使用人在先使用利益和《商標(biāo)法》賦予在先使用人的法律之力即可否定被異議商標(biāo)或爭議商標(biāo)獲得注冊。最近引起學(xué)界熱烈討論的“捕魚達(dá)人”案*濟(jì)南千貝信息科技有限公司、廣州希力電子科技有限公司與上海波克城市網(wǎng)絡(luò)股份有限公司與國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會商標(biāo)異議復(fù)審行政糾紛案。，其爭議焦點(diǎn)在于上海波克城市網(wǎng)絡(luò)股份有限公司(以下簡稱波克公司)在“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟件更新”及服務(wù)上申請注冊第9274903號“捕魚達(dá)人”商標(biāo)是否違反了《商標(biāo)法》第三十二條(2001年《商標(biāo)法》第三十一條)的規(guī)定。本文將結(jié)合該案，就《商標(biāo)法》第三十二條所規(guī)定的搶注未注冊商標(biāo)的司法認(rèn)定進(jìn)行研究。

一、 商標(biāo)注冊人搶注行為*下文所稱“搶注行為”均指《中華人民共和國商標(biāo)法》(2013年修正)第三十二條“以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”的行為?！吧埔庾运艘呀?jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”不在本文的討論范圍之內(nèi)。的司法認(rèn)定

《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定的搶注未注冊商標(biāo)的行為，本質(zhì)上涉及對誠實(shí)信用原則的背離。因此，需要結(jié)合該原則，對搶注未注冊商標(biāo)行為進(jìn)行探討。

(一)作為私法行為之準(zhǔn)則的誠實(shí)信用原則

誠實(shí)信用原則為私法之準(zhǔn)則，立法者的立法活動、司法者的司法活動及民事主體的民事活動均應(yīng)遵守該原則。法律意義上的誠實(shí)信用原則將法律規(guī)范與道德規(guī)范合為一體，是道德的法律化，兼具道德調(diào)節(jié)與法律調(diào)節(jié)的雙重功能。因此，從道德規(guī)范的角度看，誠實(shí)信用原則為立法者、司法者、民事主體所秉持的善意真誠、守信不欺、公平合理的價值準(zhǔn)則；從法律規(guī)范的角度而言，誠實(shí)信用原則為確保立法者、司法者、民事主體以善意真誠、守信不欺、公平合理之方式進(jìn)行民事活動而予以適用的強(qiáng)制性規(guī)范，其適用于“一切權(quán)利的行使和一切義務(wù)的履行”。就民事主體而言，誠實(shí)信用原則要求民事主體在從事民事活動時，應(yīng)秉持善意和誠實(shí)的心態(tài)，善意地行使權(quán)利，善意地履行義務(wù)，盡其所能避免損害他人的權(quán)利和利益，其非善意的行為因欠缺自然法上的正當(dāng)性而不受法律保護(hù)[1]。

“知識產(chǎn)權(quán)屬于私權(quán)”*《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)定》序言部分，http://www.ctmo.gov.cn/zcfg/sbgjty/200512/t20051201_232910.html,2017-03-07?！吧虡?biāo)法所調(diào)整的社會關(guān)系是平等主體之間關(guān)于商標(biāo)的歸屬、利用、交換和收益分配的利益關(guān)系，這種社會關(guān)系的性質(zhì)屬于民事法律關(guān)系”[1]，作為民法“帝王條款”的誠實(shí)信用原則同樣適用于商標(biāo)法領(lǐng)域，商標(biāo)權(quán)的獲得、行使與保護(hù)均應(yīng)遵守誠實(shí)信用原則。誠實(shí)信用原則在商標(biāo)法領(lǐng)域，不僅具有理念上的宣示性，也具有制度上的切實(shí)性。即，其不僅宣示維護(hù)公平競爭、反對一切不正當(dāng)行為，追求公平正義的價值理念，而且在我國《商標(biāo)法》總則部分明確規(guī)定誠實(shí)信用原則的基本原則地位，將該原則貫徹于具體制度之中。如《商標(biāo)法》第七條第一款規(guī)定，申請注冊和使用商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則；《商標(biāo)法》第十九條有關(guān)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵守誠實(shí)信用原則的規(guī)定；《商標(biāo)法》第三十二條申請商標(biāo)注冊(商標(biāo)權(quán)的獲得)應(yīng)符合誠實(shí)信用原則的規(guī)定等。

(二)搶注行為對“誠實(shí)信用原則”的背離

1.搶注行為本身具有不正當(dāng)性

商標(biāo)的生命在于使用，生產(chǎn)者、經(jīng)營者通過對負(fù)載特定商業(yè)標(biāo)識的商品或服務(wù)的市場經(jīng)營而建立特定商業(yè)標(biāo)識之上的商譽(yù)，其根本目的在于獲取穩(wěn)定的市場份額，并為其市場份額的繼續(xù)擴(kuò)張?zhí)峁┛赡苄??！渡虡?biāo)法》第三十二條“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”不僅是一項(xiàng)形式意義上的抗辯，也是未注冊商標(biāo)使用人所享有的實(shí)體意義上的權(quán)利。搶注行為所竊取的恰為該商業(yè)標(biāo)識之上基于合法市場經(jīng)營和穩(wěn)定市場份額所產(chǎn)生的無形財(cái)產(chǎn)利益。搶注人對被搶注的商標(biāo)沒有任何實(shí)質(zhì)上的貢獻(xiàn)，如財(cái)產(chǎn)投入、智力貢獻(xiàn)等，“其不付成本而坐享他人之利”[2]，因此，以不正當(dāng)手段搶注的行為與《商標(biāo)法》立法宗旨所鼓勵的誠實(shí)、守信的市場經(jīng)營行為相沖突，也與私法強(qiáng)制性法律規(guī)范的“誠實(shí)信用原則”相違背，從而不能正當(dāng)化其“搶注行為”。

2.搶注行為人的主觀惡意具有可責(zé)性

在實(shí)行先申請制的商標(biāo)注冊制度下，商標(biāo)搶注人基于不正當(dāng)?shù)卣加懈偁帉κ忠呀?jīng)獲取的商譽(yù)的不良動機(jī)而搶注商標(biāo)的行為具有道德上的可責(zé)性。搶注行為人基于投機(jī)取巧和損人利己的主觀心理狀態(tài)，明知或應(yīng)知在先使用人商業(yè)標(biāo)識的存在而作為自己的商標(biāo)提出注冊申請，在注冊過程中對商標(biāo)主管機(jī)關(guān)予以隱瞞，在注冊后對消費(fèi)者進(jìn)行誤導(dǎo)，也具有違法性。對于在先使用人“已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”而言，搶注人的主觀惡意更加顯而易見。即便該在先使用人對特定商業(yè)標(biāo)識的使用未達(dá)到“一定影響”，基于誠實(shí)信用原則和商標(biāo)立法宗旨，搶注人基于“惡意”的搶注行為也不能產(chǎn)生合法的注冊商標(biāo)專用權(quán)，否則將破壞普通公眾的法律情感和法律公平正義的基本價值。

3.搶注行為損害社會利益

搶注行為會造成惡劣的社會示范，導(dǎo)致“寄生行為”的滋長。對被搶注人而言，搶注人借由搶注而攫取其商業(yè)標(biāo)識之上的商譽(yù)從而搶奪他人穩(wěn)定市場份額，打擊他人合法市場經(jīng)營，被搶注者(商標(biāo)使用人)只能選擇高價買回或被迫放棄被搶注的商標(biāo)，必然會造成其市場經(jīng)營成本的增加，市場競爭能力的減損。以商標(biāo)為載體的商譽(yù)只能通過商標(biāo)使用而建立，權(quán)利的地域范圍也依商標(biāo)的使用程度而定，此乃商標(biāo)法最初也為最根本的功能定位。搶注行為滋生會破壞商標(biāo)法的此種功能定位，造成商標(biāo)與商品事實(shí)上的分離，企業(yè)的商標(biāo)與其實(shí)體經(jīng)營脫軌，從而導(dǎo)致消費(fèi)者混淆。搶注行為，就其本質(zhì)而言，乃為一種“尋租行為”*尋租行為的概念來源于經(jīng)濟(jì)學(xué)，指所有有損社會福利的非生產(chǎn)性活動。參見周云波《尋租理論與我國體制轉(zhuǎn)軌過程中的非法尋租問題》，載《南開經(jīng)濟(jì)研究》,2004年第3期，第70-74頁。，對搶注行為，尤其是《商標(biāo)法》第三十二條所規(guī)定的“惡意搶注”的放任，勢必會造成市場經(jīng)濟(jì)的效率減損。就搶注行為所導(dǎo)致的在先使用人、消費(fèi)者的利益損害，以及市場競爭的無秩序、無效率而言，這種非正義、非公平的結(jié)果也與司法強(qiáng)制性法律規(guī)范的“誠實(shí)信用原則”相違背。

收集了2007年5月—2012年2月期間經(jīng)病理證實(shí)的8例原發(fā)于鼻竇、鼻腔IMT，其中男性5例，女性3例，無明顯性別優(yōu)勢；年齡28～60歲，年齡中位值40歲左右；出現(xiàn)癥狀到就診時間為3個月～3年，中位時間近12個月。臨床表現(xiàn)反復(fù)鼻塞打噴嚏，涕中帶血，流鼻血，面部腫脹、疼痛（脹痛、針刺痛、蟻行痛）,以及侵襲范圍不同表現(xiàn)相應(yīng)癥狀（眼脹痛、突眼、復(fù)視、聽力下降）。其中1例有鼻咽癌放療史、3例有鼻息肉術(shù)后史、2例有拔牙史、2例有過敏性鼻炎。

基于以上分析，《商標(biāo)法》第三十二條所規(guī)制的“以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”，與作為私法強(qiáng)制性法律規(guī)范的誠實(shí)信用原則相違背，與《商標(biāo)法》的立法宗旨相背離，從其本質(zhì)而言，其是一種違法行為。即使在先使用人的使用行為存在瑕疵，此種“以不正當(dāng)手段搶注他人”商業(yè)標(biāo)識而攫取他人商業(yè)利益的行為因其行為本身的非正當(dāng)性、搶注人損人利己和投機(jī)取巧的主觀惡意及該行為造成在先使用人、消費(fèi)者利益損害，以及市場競爭的無秩序、無效率而言，其也應(yīng)被給予否定性的法律評價。因此，在司法實(shí)踐中，對“以不正當(dāng)手段搶注他人已經(jīng)使用”的商業(yè)標(biāo)識的行為應(yīng)予嚴(yán)格規(guī)制，而不能任由此種行為泛濫。

(三)對“捕魚達(dá)人”案件中波克公司注冊行為的司法判斷

在司法實(shí)踐中判斷搶注行為的正當(dāng)與否，即在依據(jù)《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)制搶注行為時，其關(guān)鍵在于搶注人是否具有惡意。《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第二十三條第一款規(guī)定的在先使用人主張商標(biāo)申請人以不正當(dāng)手段搶先注冊其在先使用并有一定影響的商標(biāo)的，如果在先使用商標(biāo)已經(jīng)有一定影響，而商標(biāo)申請人明知或應(yīng)知該商標(biāo)，即可推定其構(gòu)成以“不正當(dāng)手段搶先注冊”。在實(shí)踐中，一般結(jié)合搶注人的客觀行為全面考慮申請人是否具有主觀惡意?！渡虡?biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定：系爭商標(biāo)申請人是否具有惡意，可綜合考慮下列因素：(1)系爭商標(biāo)申請人與在先使用人曾有貿(mào)易往來或者合作關(guān)系；(2)系爭商標(biāo)申請人與在先使用人共處相同地域或者雙方的商品、服務(wù)有相同的銷售渠道和地域范圍；(3)系爭商標(biāo)申請人與在先使用人曾發(fā)生過其他糾紛，可知曉在先使用人商標(biāo)；(4)系爭商標(biāo)申請人與在先使用人曾有內(nèi)部人員往來關(guān)系；(5)系爭商標(biāo)申請人注冊后具有以牟取不當(dāng)利益為目的，利用在先使用人有一定影響商標(biāo)的聲譽(yù)和影響力進(jìn)行誤導(dǎo)宣傳，脅迫在先使用人與其進(jìn)行貿(mào)易合作，向在先使用人或者他人索要高額轉(zhuǎn)讓費(fèi)、許可使用費(fèi)或者侵權(quán)賠償金等行為；(6)他人商標(biāo)具有較強(qiáng)獨(dú)創(chuàng)性；(7)其他可以認(rèn)定為惡意的情形。

在“捕魚達(dá)人”案中，廣州市希力電子科技有限公司(以下簡稱希力公司)自2009年以來，在中國境內(nèi)持續(xù)使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)，其捕魚達(dá)人相關(guān)產(chǎn)品先后榮獲2009年年度中國游戲行業(yè)優(yōu)秀產(chǎn)品“金手指獎”、中關(guān)村在線2011年年度優(yōu)秀產(chǎn)品獎、2011年年度中國最佳手機(jī)應(yīng)用軟件大賽最佳手機(jī)游戲獎、第七屆中國手機(jī)游戲企業(yè)top50強(qiáng)評選中入選50強(qiáng)(2011—2012)等。希力公司在國內(nèi)動漫行業(yè)也具有較高的知名度。其2008年即成為中國軟件行業(yè)協(xié)會游戲軟件副會長單位。2007年4月，廣州希力公司被中國軟件行業(yè)協(xié)會游戲軟件分會確認(rèn)為中國動漫游戲的研發(fā)基地，2007年8月經(jīng)廣東省信息產(chǎn)業(yè)廳認(rèn)定為軟件企業(yè)，同時稱為廣東省軟件協(xié)會會員。希力公司在2007年、2008年、2009年連續(xù)三年被評為中國游戲行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)和產(chǎn)品研發(fā)單位。波克公司在其官網(wǎng)也明確寫到其游戲是“根據(jù)風(fēng)靡電玩城的街機(jī)游戲《捕魚達(dá)人》移植過來”。同為國內(nèi)動漫游戲行業(yè)的競爭者，波克公司“明知”希力公司在先使用的“捕魚達(dá)人”具有一定影響，其申請注冊的商標(biāo)卻與希力公司在先使用商標(biāo)的文字組合相同、服務(wù)類別相同、消費(fèi)對象相同，其目的在于獲取“捕魚達(dá)人”商標(biāo)之上的商業(yè)利益，并試圖以預(yù)期取得的注冊商標(biāo)專用權(quán)借機(jī)壟斷該商標(biāo)之上的商業(yè)利益，其主觀意圖、市場行為及后果的正當(dāng)性令人生疑。因此，對其在“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟件更新”服務(wù)上申請注冊“捕魚達(dá)人”商標(biāo)的行為給予否定性法律評價，似乎更具有合理性。

二、系爭商標(biāo)使用人“使用行為”的司法認(rèn)定

就“捕魚達(dá)人”案中，波克公司以希力公司將“捕魚達(dá)人”商標(biāo)使用于“具有退分退幣功能的游戲機(jī)”上而否定希力公司基于在先使用而產(chǎn)生的商標(biāo)權(quán)益，筆者認(rèn)為判斷在“具有退分退幣功能的游戲機(jī)”上使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)能否產(chǎn)生合法的在先權(quán)益，應(yīng)結(jié)合商標(biāo)“使用行為”的司法認(rèn)定加以判斷。

(一)凡符合行為要件和功能要件的使用行為，即應(yīng)認(rèn)定為“商標(biāo)使用”

商標(biāo)只有經(jīng)過使用才能起到識別商品或服務(wù)來源的作用，以商標(biāo)為載體的商譽(yù)只能通過商標(biāo)使用建立，商標(biāo)權(quán)的維持及其保護(hù)范圍也依商標(biāo)的使用程度而定，概言之，商標(biāo)的生命在于商標(biāo)使用。我國《商標(biāo)法》第四十八條規(guī)定對“商標(biāo)使用”進(jìn)行了明確的界定，即“將商標(biāo)用于商品、商品包裝或容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為”。因此，就我國《商標(biāo)法》所規(guī)定的商標(biāo)使用而言，其須具備行為要件和功能要件。其中，行為要件為“將商標(biāo)用于商品、商品包裝或容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中”,即該種“使用”是在商業(yè)環(huán)境中針對相關(guān)公眾的使用，而不是僅僅在企業(yè)內(nèi)部或者轉(zhuǎn)讓或許可協(xié)議中使用商標(biāo)的行為。功能要件即商標(biāo)用于商品或服務(wù)上以起到識別不同的經(jīng)營者的功能。凡是符合上述要件的行為，即應(yīng)認(rèn)定為“商標(biāo)使用”，對商標(biāo)使用之上所產(chǎn)生的商譽(yù)即應(yīng)予以保護(hù)。希力公司在游戲機(jī)產(chǎn)品上使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)，并在發(fā)票等法定文件中注明“捕魚達(dá)人”字樣的做法合理合法。2010年5月，希力公司通過授權(quán)許可桂林力港網(wǎng)絡(luò)科技有限公司使用“捕魚達(dá)人”著作權(quán)、名稱和商標(biāo)，使用范圍延伸至網(wǎng)絡(luò)游戲、手機(jī)游戲等領(lǐng)域，均使相關(guān)公眾能夠辨識“捕魚達(dá)人”游戲機(jī)、網(wǎng)絡(luò)游戲等與他人的商品，避免混淆或誤認(rèn)，即已完成了商標(biāo)的功能，其使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)的在先權(quán)利和積累的商譽(yù)應(yīng)受法律保護(hù)。

(二)該種使用行為指向的客體為商業(yè)標(biāo)識

商標(biāo)法所調(diào)整的法律關(guān)系為商標(biāo)法律關(guān)系，即有關(guān)特定商業(yè)標(biāo)識之上權(quán)利的獲得、行使與保護(hù)，商標(biāo)法律關(guān)系的客體為商業(yè)標(biāo)識，而非商品。知識產(chǎn)權(quán)法的司法實(shí)踐內(nèi)涵為確認(rèn)、調(diào)整、保護(hù)以無形財(cái)產(chǎn)為客體的法律關(guān)系，因此，知識產(chǎn)權(quán)法律關(guān)系的客體為作品、商業(yè)標(biāo)識、技術(shù)方案等。知識產(chǎn)權(quán)法調(diào)整的是就上述客體確認(rèn)、行使、保護(hù)過程中的民事行為。將版權(quán)客體與紙張、電磁介質(zhì)相區(qū)分，技術(shù)方案與載體相區(qū)分，以及商標(biāo)與商品相區(qū)分，是正確理解知識產(chǎn)權(quán)法的基本要求[3]。商標(biāo)所附著的載體即商品并非知識產(chǎn)權(quán)法的調(diào)整對象，這符合知識產(chǎn)權(quán)法作為無形財(cái)產(chǎn)法的功能定位和價值取向，也符合我國法律體系的內(nèi)在邏輯架構(gòu)。商標(biāo)所附著的載體并非商標(biāo)法中商標(biāo)使用行為所指向的客體，因此特定商品是否屬于法律限制流通或禁止流通及該商品的使用行為均不屬于商標(biāo)法律關(guān)系，自然也就不由商標(biāo)法調(diào)整。有關(guān)商業(yè)標(biāo)識的使用能否產(chǎn)生合法的在先權(quán)益的問題屬于商標(biāo)法律關(guān)系的范疇，自然也應(yīng)在商標(biāo)法的體系框架之內(nèi)予以評價。

值得指出的一點(diǎn)是，有學(xué)者認(rèn)為，商標(biāo)法具有公法屬性，因而應(yīng)當(dāng)承擔(dān)起行政監(jiān)管的職能。知識產(chǎn)權(quán)為私權(quán)，且在《商標(biāo)法》第三次修改之際，其私權(quán)屬性和去行政化趨向已經(jīng)得到立法者、司法者及學(xué)者的普遍認(rèn)同。識別性是商標(biāo)的基本功能，私法保護(hù)意義上的商標(biāo)權(quán)立足于對商品或者服務(wù)上識別性功能的保護(hù)。因此，對于商品本身合法性的評判，并不是商標(biāo)法首先關(guān)注和需要解決的問題。商標(biāo)法中公權(quán)力(即行政管理職能)的行使也是服務(wù)于私權(quán)利(商業(yè)標(biāo)識之上的無形財(cái)產(chǎn)權(quán)利)的獲得與保護(hù)。從這個意義上來講，民事主體使用商標(biāo)的行為不應(yīng)受到主體資格、使用商標(biāo)的商品等不合理限制，否則將導(dǎo)致公權(quán)力限制公民私權(quán)的危險。因此商標(biāo)法律關(guān)系的客體只能是特定商業(yè)標(biāo)識，而非使用商標(biāo)的商品。

(三)商標(biāo)的使用行為不同于商品的使用行為

1.區(qū)分商品與商品的使用行為

商品具有主體價值和客體價值的雙重屬性，其主體價值在其客體價值的基礎(chǔ)上而表現(xiàn)出不同的利益形態(tài)，若其客體價值的主體呈現(xiàn)主要表現(xiàn)為對他人和對社會利益的損害，或者說當(dāng)其不具有實(shí)質(zhì)性非侵權(quán)用途時，基于特定商品客體價值的主體呈現(xiàn)導(dǎo)致他人或社會利益受到損害的高度蓋然性，法律對此種商品的流通加以限制，即將特定客體排除出商品自由流通領(lǐng)域之外，而絕對地禁止其流通或者有條件地允許其流通，即僅賦予特定的市場主體經(jīng)由嚴(yán)格的行政程序而獲得接近此種具有危害性的特定客體的資格(如槍支、毒品等)。法律對某種商品流通加以限制并非意味著該商品的非法，只能說該商品客體價值的主體呈現(xiàn)，即商品使用人使用該商品滿足其主體需求時其行為是否合法、正當(dāng)?！吧唐贩欠ㄅc否”不應(yīng)是法律所關(guān)注的焦點(diǎn)，“商品被用作非法用途還是合法用途”即商品的使用行為才具有法律評價上的意義。就“捕魚達(dá)人”案而言，首先具有“退幣退彩票功能”的游戲機(jī)并非在法律禁止流通之列，文化部《關(guān)于游戲游藝市場準(zhǔn)入機(jī)型指導(dǎo)目錄》要求游戲游藝機(jī)(即游戲機(jī))在進(jìn)入市場前應(yīng)先經(jīng)準(zhǔn)入機(jī)型機(jī)種目錄的備案，實(shí)際上以備案前置、監(jiān)管娛樂場所經(jīng)營者經(jīng)營等手段規(guī)范游戲機(jī)市場運(yùn)營。因此游戲游藝機(jī)(即游戲機(jī))屬于被準(zhǔn)予自由流通的商品之列。將“捕魚達(dá)人”商標(biāo)使用于法律允許自由流通的商品之上并無不當(dāng)。其次，“捕魚達(dá)人”游戲機(jī)具有多元的客體價值，但其作為娛樂游戲產(chǎn)品，在服務(wù)于特定主體時，主要功能在于娛樂、游戲；其退幣退彩票的功能乃是服務(wù)于其娛樂、游戲功能的附屬功能，“捕魚達(dá)人”游戲機(jī)具有實(shí)質(zhì)性的非侵權(quán)用途。其“退幣退彩票”的附屬功能雖然可能被不法行為人用于賭博，但其必須通過不法行為人的非法經(jīng)營行為才能產(chǎn)生，與游戲機(jī)本身、游戲機(jī)的生產(chǎn)、銷售沒有任何關(guān)系，與該游戲機(jī)上的商標(biāo)使用更沒有任何關(guān)系。

法律所規(guī)制的重點(diǎn)在于不法行為人的非法經(jīng)營行為，不能單純因?yàn)椤安遏~達(dá)人”游戲機(jī)在極個別情況下被他人非法地用于賭博行為，就因噎廢食，絕對禁止主要以娛樂大眾為目的的“捕魚達(dá)人”游戲機(jī)的市場流通，否則勢必會制約游戲文化產(chǎn)業(yè)的上游行業(yè)(如游戲軟件、游戲產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn))及下游產(chǎn)業(yè)(游戲軟件、游戲產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù))的發(fā)展，這與以自由、正當(dāng)競爭為準(zhǔn)則的市場經(jīng)濟(jì)相悖。

2.區(qū)分商品的使用行為與商標(biāo)的使用行為

前文述及“捕魚達(dá)人”游戲機(jī)具有實(shí)質(zhì)性的非侵權(quán)用途，其“退幣退彩票”的附屬功能雖然可能被不法行為人用于賭博，但其必須通過不法行為人的非法經(jīng)營行為才能產(chǎn)生，與具有實(shí)質(zhì)性非侵權(quán)用途的游戲機(jī)本身、游戲機(jī)的生產(chǎn)、銷售沒有任何關(guān)系，與該游戲機(jī)上的商標(biāo)使用更沒有任何關(guān)系。商品的使用行為，如不法行為人將“退幣退彩票”的附屬功能的游戲機(jī)用于賭博的行為，以及基于此種行為而產(chǎn)生的法律關(guān)系應(yīng)屬于刑法、行政法的調(diào)整范圍。商標(biāo)使用行為(如不得擅自變更商標(biāo)的標(biāo)識、不得擅自改變商標(biāo)所使用的商品類別等)及商標(biāo)使用行為而產(chǎn)生的商標(biāo)商譽(yù)則由商標(biāo)法予以調(diào)整和保護(hù)。這是知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域“產(chǎn)權(quán)保護(hù)與產(chǎn)品運(yùn)營二分”的內(nèi)在要求。

如世界貿(mào)易組織《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)定》(TRIPs協(xié)定)第十五條第四款規(guī)定，商標(biāo)具有使用商品或服務(wù)的性質(zhì)，在任何情況下都不應(yīng)構(gòu)成商標(biāo)注冊的障礙。《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第七條也規(guī)定使用商標(biāo)的商品性質(zhì)絕不應(yīng)成為該商標(biāo)注冊的障礙。其制定目的都是在保障商標(biāo)申請人的期待利益，將對于商標(biāo)權(quán)的保護(hù)與相關(guān)商品或服務(wù)是否可以在特定的國家或地區(qū)上行銷或運(yùn)營予以分別開來，各自獨(dú)立處理。若以不法行為人將“退幣退彩票”的附屬功能的游戲機(jī)用于賭博，而否定在先使用人的商標(biāo)使用行為，因他人非法行為致使在先商標(biāo)使用人陷于不利的狀態(tài)，實(shí)則是法律上的“株連”[3]。

綜上，就“捕魚達(dá)人”案而言，不能將游戲機(jī)被用作賭博行為等同于“具有退分退幣附屬功能的游戲機(jī)”自身的合法性問題，更不能以游戲機(jī)被用作賭博行為否定游戲機(jī)上的“捕魚達(dá)人”商標(biāo)使用行為所產(chǎn)生的合法權(quán)益。

(四)使用需達(dá)到“一定影響”的程度

并非任何使用商業(yè)標(biāo)識的行為均可以《商標(biāo)法》第三十二條“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”提出商標(biāo)異議或無效宣告申請，商標(biāo)使用必須起到識別商品來源的作用，即其使用具備“一定影響”時，在特定商業(yè)標(biāo)識具備了可供商標(biāo)法保護(hù)的利益即商譽(yù)時，商標(biāo)使用人才有資格發(fā)動異議或爭議程序，該“一定影響”也是認(rèn)定商標(biāo)搶注人惡意的主要考量因素。

1.知名度是判斷“一定影響”的唯一要件

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第二十三條第二款規(guī)定，在先使用人舉證證明其在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳的，人民法院可以認(rèn)定其有一定影響。

《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》第四部分也對“已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”做出了相關(guān)規(guī)定，該部分第三條第一款規(guī)定，已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)是指在中國已經(jīng)使用并為一定地域范圍內(nèi)相關(guān)公眾所知曉的未注冊商標(biāo)。其第二款規(guī)定，認(rèn)定商標(biāo)是否有一定影響，應(yīng)當(dāng)就個案情況綜合考慮下列各項(xiàng)因素，但不以該商標(biāo)必須滿足下列全部因素為前提：第一，相關(guān)公眾對該商標(biāo)的知曉情況；第二，該商標(biāo)使用的持續(xù)時間和地理范圍；第三，該商標(biāo)的任何宣傳工作的時間、方式、程度、地理范圍；第四，其他使該商標(biāo)產(chǎn)生一定影響的因素。

由上述規(guī)定可以得出，判斷商標(biāo)使用是否達(dá)到“一定影響”的唯一要件是“相關(guān)公眾是否知曉”，即商標(biāo)與其商品或服務(wù)的聯(lián)系已在一定范圍的消費(fèi)者中建立[4]。在司法認(rèn)定中一般要結(jié)合在先使用商標(biāo)的客觀情況即其“持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳”予以認(rèn)定。

2.美譽(yù)度并非“一定影響”的構(gòu)成要件

美譽(yù)度指一個組織獲得公眾信任、好感、接納和歡迎的程度。對生產(chǎn)者、經(jīng)營者而言，美譽(yù)度是對其所提供的商品或服務(wù)的“質(zhì)”的評價。即消費(fèi)者對特定生產(chǎn)者或經(jīng)營者的信任和贊美程度，也可以稱之為企業(yè)的正面商譽(yù)，它是特定標(biāo)識之上所承載的良好、積極的社會評價和社會影響。真正作為“商標(biāo)保護(hù)靈魂的”，是屬于客體范疇的商標(biāo)所具有的識別性，而非屬于消費(fèi)者主觀評價范疇的美譽(yù)度，這種屬于具有主觀性的“美譽(yù)度”也難以由在先使用商標(biāo)的客觀情況即其“持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳”予以認(rèn)定。

比如三鹿集團(tuán)破產(chǎn)后，雖然其“三鹿”及相關(guān)保護(hù)性商標(biāo)之上的美譽(yù)度不復(fù)存在，但其知名度依然存在，2009年5月，其“三鹿”及相關(guān)保護(hù)性商標(biāo)仍以730萬元被浙江三鹿實(shí)業(yè)有限公司競價拍下。因此，美譽(yù)度雖然可以提高商標(biāo)的價值*學(xué)界有觀點(diǎn)認(rèn)為商標(biāo)價值通常由三部分構(gòu)成：商標(biāo)價值=成本價值+區(qū)分價值+商譽(yù)價值。參見趙秀輝《論商標(biāo)的價值——由“三鹿”商標(biāo)引發(fā)的思考》，載《中華商標(biāo)》2014年第8期，第42-45頁。，但是《商標(biāo)法》和該法第三十二條規(guī)定的“已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”著重保護(hù)的是商標(biāo)的識別功能及基于這種識別功能而使商標(biāo)具有的區(qū)分價值，若將美譽(yù)度納入“一定影響”的要件之中將會過分提高商標(biāo)保護(hù)準(zhǔn)入的門檻，造成原本具有不正當(dāng)性的搶注行為得以合法化，這與本文第一部分“系爭商標(biāo)注冊人搶注行為的司法認(rèn)定”中所強(qiáng)調(diào)的強(qiáng)制性法律規(guī)范，即誠實(shí)信用原則也是背離的。

三、結(jié)論

在司法實(shí)踐中，據(jù)以《商標(biāo)法》第三十二條后半句，“申請商標(biāo)注冊不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”所評價的行為是商標(biāo)注冊人的搶注行為及在先使用人的在先使用行為。商標(biāo)注冊人的惡意搶注行為，因其行為本身的非正當(dāng)性、搶注人損人利己和投機(jī)取巧的主觀惡意及該行為對在先使用人、消費(fèi)者及市場競爭秩序的損害而違反了作為《商標(biāo)法》強(qiáng)制性法律規(guī)范的誠實(shí)信用原則，因此必須予以嚴(yán)格規(guī)制。對商標(biāo)使用人的商標(biāo)使用行為而言，其使用行為的客體為商業(yè)標(biāo)識，商品使用行為的非法不等于商標(biāo)使用行為非法，當(dāng)其使用達(dá)到使“相關(guān)公眾知曉”時，應(yīng)認(rèn)定其使用行為具備了“一定影響”，即可以依《商標(biāo)法》第三十二條發(fā)動商標(biāo)異議程序，以保護(hù)在先使用人的合法權(quán)益。就“捕魚達(dá)人”案而言，波克公司明知希力公司在先使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)而搶先申請注冊的行為具有正當(dāng)性令人生疑。希力公司具有“退幣退彩票”功能的游戲機(jī)被非法經(jīng)營者用于賭博行為，不應(yīng)影響希力公司在先使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)而產(chǎn)生的商譽(yù)，不應(yīng)影響其根據(jù)《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定阻止他人惡意搶注的行為。

[1]張玉敏.誠實(shí)信用原則之于商標(biāo)法[J].知識產(chǎn)權(quán)，2012(7):40-45.

[2]劉燕.商標(biāo)搶注行為淺析與防范[J].政法論壇，2010(5):141-144.

[3]馮曉青.“捕魚達(dá)人”案的思考：商品功能與商標(biāo)權(quán)益的保護(hù)[J].中華商標(biāo)，2017(4)：41.

[4]鄭勝利.論現(xiàn)行《商標(biāo)法》第三十二條后半句的適用[EB/OL].[2017-03-07].http://www.chinaiprlaw.cn/index.php?id=4666.