王傲寒

一、引 言

《專(zhuān)利法》第22條第3款規(guī)定：“創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，該實(shí)用新型具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步?！笨梢钥闯?，現(xiàn)有技術(shù)是評(píng)價(jià)一項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型是否有創(chuàng)造性的標(biāo)準(zhǔn)?！秾?zhuān)利審查指南》（2010版）第二部分第四章第3節(jié)中，規(guī)定了判斷要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見(jiàn)，采用“三步法”進(jìn)行，其中第一步就是確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，但其中對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)的判斷和解釋較為簡(jiǎn)略，其中僅指出：“例如可以是，與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，所要解決的技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)效果或者用途最接近和/或公開(kāi)了發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)，或者雖然與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開(kāi)發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)。”并且指出“在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，應(yīng)首先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或者相近的現(xiàn)有技術(shù)”。上述解釋較為籠統(tǒng)和上位，并且沒(méi)有給出實(shí)例予以進(jìn)一步說(shuō)明。

在審查實(shí)踐中，判斷和選取最接近的現(xiàn)有技術(shù)是“三步法”中的起點(diǎn)，可以說(shuō)是整個(gè)“三步法”的基礎(chǔ)，選擇合適的最接近的現(xiàn)有技術(shù)對(duì)創(chuàng)造性評(píng)判至關(guān)重要。在現(xiàn)實(shí)中經(jīng)常會(huì)遇到一些案例，由于未能選取較為適當(dāng)?shù)淖罱咏默F(xiàn)有技術(shù)，因而難以給出令人信服的理由。筆者選取了歐專(zhuān)局申訴委員會(huì)的兩個(gè)相互關(guān)聯(lián)結(jié)論又截然不同的決定，以期給出對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)選取的一些思路和想法，并希望為進(jìn)一步完善相關(guān)理論和規(guī)定提供參考。文中術(shù)語(yǔ)為中文翻譯，若與原始含義存在出入或錯(cuò)誤，敬請(qǐng)指正。

二、歐專(zhuān)局相關(guān)規(guī)定概述

歐專(zhuān)局判例法和歐專(zhuān)局指南中均規(guī)定，判斷發(fā)明創(chuàng)造性的方法是具有三個(gè)步驟的“問(wèn)題-解決法”，包括：（i）確定最接近現(xiàn)有技術(shù)；（ii）確定所要解決的客觀技術(shù)問(wèn)題；以及（iii）從最接近現(xiàn)有技術(shù)和客觀技術(shù)問(wèn)題出發(fā)，考慮要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是否顯而易見(jiàn)。判例法中認(rèn)為，指出作為評(píng)價(jià)創(chuàng)造性的最接近的現(xiàn)有技術(shù)，其通常是披露了與要求保護(hù)的發(fā)明用于相同目的或針對(duì)相同的對(duì)象，以及具有相同的最相關(guān)技術(shù)特征的現(xiàn)有技術(shù)文件，即僅需做最小的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。其進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)是在相同或至少相近的領(lǐng)域中要達(dá)到相同的目的或效果和解決相同或相似的技術(shù)問(wèn)題。

可以看出，歐專(zhuān)局在選取最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，相同的目的和效果是首先考慮的因素，并且強(qiáng)調(diào)目的和效果相同而不是技術(shù)特征數(shù)量披露的多少，這可以使整個(gè)最接近的現(xiàn)有技術(shù)的選擇過(guò)程更符合發(fā)明的整體思路，并使其創(chuàng)造性評(píng)判的推理過(guò)程更加有說(shuō)服力。

三、具體案例分析

申訴委員會(huì)的決定T334/92和T964/92，其中T964/92 是T334/92的分案申請(qǐng)，其在審查階段使用了同一份對(duì)比文件作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，而涉訴委員會(huì)卻得出了截然相反的結(jié)論。

（1）T334/92涉及的是一種化合物，可用于藥物，具有擴(kuò)張血管、降血壓的作用，可用于心絞痛的治療。審查部門(mén)駁回了該申請(qǐng)，駁回針對(duì)的權(quán)利要求有兩組，其中權(quán)利要求1為：

其中，p為1或2；Y為-OR基團(tuán)，其中R表示氫原子、低級(jí)烷基、低級(jí)烷氧羰基、?；?、煙?；颉?/p>

審查部門(mén)認(rèn)為D1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，D1為1964年10月12日公開(kāi)的GB1027967A，其公開(kāi)了一種化合物，通式為，

其中Y可為亞甲基（-CH2-），R為氫原子、氯原子、溴原子或三氟甲基。該化合物具有血管擴(kuò)張和降血壓性能，可用于心絞痛的治療。檢索部門(mén)認(rèn)為從該申請(qǐng)?zhí)峁┑幕衔锝Y(jié)構(gòu)上不能看出其能達(dá)到與現(xiàn)有商業(yè)途徑可獲的藥品（如硝酸甘油（NG）和二硝酸異山梨醇酯（ISDN））相比具有更好的效果，而且由于缺乏直接的對(duì)比，也不能提供比D1的化合物更有效的化合物，因此本身要解決的技術(shù)問(wèn)題僅僅是提供一種化學(xué)結(jié)構(gòu)和治療效果都與D1相似的化合物，且本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說(shuō)明書(shū)中對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的描述可以意識(shí)到所有具有硝酸烷基（-ONO2）的化合物，包括該發(fā)明的化合物，都具有相似的效果，即對(duì)心絞痛有治療作用。認(rèn)為D1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

申訴委員會(huì)認(rèn)為，在該發(fā)明說(shuō)明書(shū)中聲稱(chēng)NG和ISDN在超過(guò)100年間已廣泛用于心絞痛的治療，并且被認(rèn)為是最有效的化合物，而該申請(qǐng)目的是獲得一種結(jié)構(gòu)不同的、具有比常規(guī)藥物更強(qiáng)效果的含氮化合物，同時(shí)說(shuō)明書(shū)中提供了一些醫(yī)學(xué)測(cè)試結(jié)果，證明該發(fā)明要求保護(hù)的化合物具有比NG和ISDN更低的毒性和更好的療效。而D1公開(kāi)于1964年，在其后的二十多年中一直被本領(lǐng)域技術(shù)人員所忽略，在教科書(shū)提到的對(duì)心絞痛有療效的化合物中也未提起D1中的化合物（Burgers Medicinal Chemistry）。既然已無(wú)人考慮超過(guò)20年，那么本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì)試圖在其基礎(chǔ)上對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)，況且D1完全沒(méi)有披露其在藥效上的擴(kuò)展，也沒(méi)有與當(dāng)時(shí)已經(jīng)熟知其價(jià)值的NG進(jìn)行相關(guān)比對(duì)討論。因此本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì)認(rèn)為這種化合物即使在當(dāng)時(shí)具有任何的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。考慮到已經(jīng)存在的新的、具有較好效果的標(biāo)準(zhǔn)化合物已經(jīng)被接收和使用（NG和ISDN），D1對(duì)技術(shù)領(lǐng)域所做的貢獻(xiàn)是不清楚的，本領(lǐng)域技術(shù)人員在其上作出改進(jìn)是不切實(shí)際的。D1沒(méi)有提供可對(duì)其化合物進(jìn)行改進(jìn)的暗示，也沒(méi)有提供改進(jìn)的方向，即D1沒(méi)有暗示如何對(duì)化學(xué)結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)從而解決得到更好療效的技術(shù)問(wèn)題。該發(fā)明權(quán)利要求1中的化合物還具有至少一個(gè)芳族硝基和OR基，這些在D1的化合物中都沒(méi)有包含，因此D1不能表明這些結(jié)構(gòu)的改進(jìn)能夠?qū)?yīng)所要解決的技術(shù)問(wèn)題。因此D1不能作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)評(píng)述該申請(qǐng)的創(chuàng)造性。

（2）T964/92，為上述T334/92涉及申請(qǐng)的分案申請(qǐng)，權(quán)利要求1為：

其中X和Y相同或不同，分別代表一個(gè)氫原子或一個(gè)-OR基團(tuán)，其中R為氫原子、低級(jí)烷基、低級(jí)烷氧羰基或?；颉?/p>

該發(fā)明的目的是提供一種與現(xiàn)有心絞痛治療藥物，如NG或ISDN相比更有效的化合物，但是該發(fā)明說(shuō)明書(shū)中未能提供任何證據(jù)證明其取得的效果，因此從現(xiàn)有技術(shù)出發(fā)，確定該發(fā)明要解決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種具有抗心絞痛效果的化合物。審查部門(mén)所用的最接近的現(xiàn)有技術(shù)仍為D1，并以此評(píng)述了權(quán)利要求的創(chuàng)造性，對(duì)此申請(qǐng)人提出申訴。申訴委員會(huì)駁回了申請(qǐng)人的請(qǐng)求，其理由是本領(lǐng)域技術(shù)人員的出發(fā)點(diǎn)僅是尋找一種用于治療心絞痛的已知藥物的化合物的替代品，因此申訴委員會(huì)認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員可以在現(xiàn)有技術(shù)中考慮任何有所述療效的化合物或化合物組來(lái)作為適當(dāng)?shù)奶?。在這個(gè)案件中，公眾可獲知該文件時(shí)間的長(zhǎng)度是無(wú)關(guān)的。因此，公開(kāi)了與該發(fā)明權(quán)利要求化合物相似結(jié)構(gòu)的D1應(yīng)當(dāng)認(rèn)為是最接近的現(xiàn)有技術(shù)。而在其母案（T334/92涉及申請(qǐng)）中，申請(qǐng)文件中并未包含能夠證明所述化合物具有比NG或ISDN更好活性的事實(shí)，基于對(duì)化合物進(jìn)行改進(jìn)或調(diào)整所面對(duì)的不同技術(shù)問(wèn)題，申訴委員會(huì)駁回了審查部門(mén)對(duì)其創(chuàng)造性所作出的決定。

從上面兩個(gè)相關(guān)但結(jié)論截然不同的兩個(gè)案例可以看出，發(fā)明人在說(shuō)明書(shū)中披露的內(nèi)容是審查過(guò)程中需要重視的內(nèi)容，審查員在充分了解該發(fā)明披露內(nèi)容和與現(xiàn)有技術(shù)后進(jìn)一步劃界是審查員提煉得到實(shí)際需要解決技術(shù)問(wèn)題的基礎(chǔ)，在得到所要解決的技術(shù)問(wèn)題后才進(jìn)一步選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)。歐專(zhuān)局在選擇和評(píng)判最接近的現(xiàn)有技術(shù)的過(guò)程中，看重對(duì)發(fā)明思路的還原，即把本領(lǐng)域技術(shù)人員置入需要改進(jìn)的具體環(huán)境中，不是全知全能的技術(shù)人員，而是真實(shí)的、在生產(chǎn)過(guò)程中需要對(duì)一定的實(shí)際技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行解決的技術(shù)人員，其面臨的考驗(yàn)是，局限于其所要改進(jìn)的具體技術(shù)，僅在選擇的起點(diǎn)上進(jìn)行改進(jìn)，而不考慮現(xiàn)實(shí)技術(shù)中可能存在的其他客觀技術(shù)問(wèn)題。在審查實(shí)踐中，我們往往遇到這樣的情況，對(duì)比文件公開(kāi)了較多的技術(shù)特征，卻沒(méi)有明確公開(kāi)與權(quán)利要求所述技術(shù)方案相同或相應(yīng)的技術(shù)問(wèn)題和效果，此時(shí)，我們往往認(rèn)為所要解決的技術(shù)問(wèn)題也是客觀存在的，因此也是本領(lǐng)域技術(shù)人員傾向于解決的，進(jìn)而直接將對(duì)比文件和權(quán)利要求進(jìn)行對(duì)比并進(jìn)行創(chuàng)造性評(píng)述。該案對(duì)我們的啟示在于，遇到這樣的情況，應(yīng)該將自己置于所選定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)的環(huán)境中，看是否能在該情境下選擇解決與權(quán)利要求相同的技術(shù)問(wèn)題，如果客觀上不存在這樣的需要，那么將無(wú)法通過(guò)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)或結(jié)合得到權(quán)利要求的技術(shù)方案。

四、總結(jié)和可借鑒經(jīng)驗(yàn)

從以上幾個(gè)案例可看出，歐洲專(zhuān)利局在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，有以下幾個(gè)特點(diǎn)。

1.重視發(fā)明的目的和效果

歐專(zhuān)局案例法中規(guī)定，選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)，首先需要考慮的就是其必須直接指向相同的目的或效果，否則，它將不能顯而易見(jiàn)地引導(dǎo)本領(lǐng)域技術(shù)人員獲得所要保護(hù)的發(fā)明。是否具有相同的目的或效果決定了本領(lǐng)域技術(shù)人員在思考時(shí)的邏輯鏈，只有指向相同的目的或效果，現(xiàn)有技術(shù)和該發(fā)明才能被聯(lián)系起來(lái)，否則現(xiàn)有技術(shù)的指向是不明確的。歐專(zhuān)局還強(qiáng)調(diào)，不應(yīng)簡(jiǎn)單地將公開(kāi)的技術(shù)特征的數(shù)目作為判斷最接近的現(xiàn)有技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于一個(gè)產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，不能僅僅考慮產(chǎn)品組成的相似性，如果相似的產(chǎn)品其組成和用途不同，則不能用作最接近的現(xiàn)有技術(shù)。在理想狀態(tài)下，相同的目的或效果在現(xiàn)有技術(shù)中已經(jīng)提到過(guò)。

可見(jiàn)，歐專(zhuān)局在對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行選擇時(shí)，其過(guò)程更符合發(fā)明產(chǎn)生的過(guò)程，因此在選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)后進(jìn)行創(chuàng)造性評(píng)述時(shí)，能作出更具有說(shuō)服力的推理過(guò)程。

2.重視發(fā)明構(gòu)思

歐專(zhuān)局案例法中認(rèn)為，在評(píng)價(jià)一個(gè)專(zhuān)利申請(qǐng)的創(chuàng)造性時(shí)，對(duì)其所要解決的技術(shù)問(wèn)題、所要進(jìn)行的改進(jìn)的評(píng)價(jià)的過(guò)程應(yīng)當(dāng)盡可能地接近發(fā)明人實(shí)際可能遇到的情形，即還原發(fā)明思路。

在第一個(gè)層面，本領(lǐng)域技術(shù)人員將評(píng)估并選擇“最有希望的起點(diǎn)”，本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)在要求保護(hù)的發(fā)明的范疇內(nèi)真實(shí)地再現(xiàn)要求保護(hù)的發(fā)明的“情況”，在這些“情況”中，比相同的技術(shù)特征更需要考慮的是發(fā)明主題的指示、原始問(wèn)題的形成、使用目的以及獲得的效果。雖然本領(lǐng)域技術(shù)人員可以自由選擇起點(diǎn)，但一旦選擇，其就會(huì)受到該選擇的約束，因?yàn)槠瘘c(diǎn)的選擇不僅決定了其作為主題的起點(diǎn)，還定義了進(jìn)一步改進(jìn)的范圍，我們可以把起點(diǎn)的類(lèi)型看做一個(gè)大范圍，在選擇了該類(lèi)型以后，本領(lǐng)域技術(shù)人員通常就僅會(huì)在這個(gè)范圍內(nèi)對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行改進(jìn)，如果在有意識(shí)地進(jìn)一步改進(jìn)中改變了選擇的類(lèi)型，這種類(lèi)型在現(xiàn)有技術(shù)中盡管是已知、但并從未被選擇過(guò)，也只能視為事后分析，因?yàn)橥ǔ２惶赡茉诟倪M(jìn)過(guò)程中改變最初選擇的發(fā)明類(lèi)型，因此，類(lèi)型不同的對(duì)比文件通常不認(rèn)為是評(píng)價(jià)創(chuàng)造性的實(shí)際起點(diǎn)。

在第二個(gè)層面，歐專(zhuān)局強(qiáng)調(diào)技術(shù)問(wèn)題的相似性應(yīng)當(dāng)作為選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)的考慮因素，指出作為發(fā)明起點(diǎn)的對(duì)比文件應(yīng)當(dāng)涉及相同或相似的技術(shù)問(wèn)題，或至少具有相同或相近的技術(shù)領(lǐng)域。如果對(duì)比文件沒(méi)有公開(kāi)與涉案專(zhuān)利相同的技術(shù)問(wèn)題，即使其中公開(kāi)了與涉案專(zhuān)利相同的許多技術(shù)特征，也不能作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)使用，因?yàn)樵谶@種情況下，實(shí)際上本領(lǐng)域技術(shù)人員閱讀了要求保護(hù)的發(fā)明，得到了后見(jiàn)之明（事后諸葛亮），然后把技術(shù)問(wèn)題套回對(duì)比文件中才得到了啟示，但本領(lǐng)域技術(shù)人員是需要避免事后諸葛亮的，事實(shí)上如果沒(méi)有所謂的后見(jiàn)之明，僅從對(duì)比文件出發(fā)，本領(lǐng)域技術(shù)人員一開(kāi)始就會(huì)陷入困境，因?yàn)楦緵](méi)有可以確認(rèn)的目的或目標(biāo)，因而也就無(wú)法建立邏輯鏈，得到所要保護(hù)的發(fā)明。也就是說(shuō)既然相關(guān)技術(shù)問(wèn)題都無(wú)法從最接近的現(xiàn)有技術(shù)中推導(dǎo)出來(lái)，更何況推導(dǎo)出解決這些問(wèn)題的技術(shù)方案。也就是在T334/92和T964/92的情況中，本領(lǐng)域技術(shù)人員是否能從最接近的現(xiàn)有技術(shù)公開(kāi)的范疇內(nèi)得到進(jìn)一步改進(jìn)的啟示，從而得到涉案專(zhuān)利。

3.對(duì)“三步法”的有機(jī)運(yùn)用

歐專(zhuān)局在其審查指南中規(guī)定使用“問(wèn)題-解決法”判斷權(quán)利要求的創(chuàng)造性，其與《專(zhuān)利審查指南》（2010版）中規(guī)定的“三步法”相似：先確定“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”，再確定所要解決的“客觀技術(shù)問(wèn)題”，最后從最接近現(xiàn)有技術(shù)和客觀技術(shù)問(wèn)題出發(fā)，考慮要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是否顯而易見(jiàn)。然而，從歐專(zhuān)局案例法中的案例可以看出，其在具體審查實(shí)踐中，確定所要解決的技術(shù)問(wèn)題和確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)這一過(guò)程往往是重疊，甚至是倒置的。對(duì)于這種做法，筆者認(rèn)為，歐專(zhuān)局的這種做法可能是一種在過(guò)程中不斷糾偏、最后擊中目標(biāo)的過(guò)程，具體來(lái)說(shuō)，當(dāng)要確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，在某一較大范圍內(nèi)確定所要解決的技術(shù)問(wèn)題可以縮小所要確定的現(xiàn)有技術(shù)的范圍，即本領(lǐng)域技術(shù)人員僅具有在起點(diǎn)附近的范圍內(nèi)尋找最接近的現(xiàn)有技術(shù)的動(dòng)機(jī)，當(dāng)最接近的現(xiàn)有技術(shù)最終被鎖定后，再根據(jù)區(qū)別特征進(jìn)一步確定更加具體和明確的技術(shù)問(wèn)題。從這一過(guò)程可看出，歐專(zhuān)局在使用“三步法”時(shí)，并未將三步割裂開(kāi)來(lái)，而是不斷重復(fù)、螺旋上升的過(guò)程，而這樣的思路在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的審查實(shí)踐工作中也具有一定的借鑒作用。