蔣珊珊

(華南理工大學,廣東 廣州 510000)

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商標先用權(quán)規(guī)則適用難題與破解

蔣珊珊

(華南理工大學,廣東 廣州 510000)

商標先用權(quán)于2013年《商標法》修改時寫入立法，自2014年5月1日正式實施以來已有將近3年時間。由于商標先用權(quán)的理論基礎(chǔ)以及適用標準仍然存在不少爭議，理論爭議和立法模糊的疊加使得商標先用權(quán)在司法實踐中的適用難題逐漸顯現(xiàn)。在已經(jīng)出現(xiàn)的司法案例中，“在先使用”的時間節(jié)點的掌握有“注冊商標申請日”以及“注冊商標申請日+注冊商標使用日”兩種標準；“原使用范圍”具有原有地域范圍、原有產(chǎn)量規(guī)模、原有商品或服務(wù)類別等多種裁決；“具有一定影響力”則出現(xiàn)了舉證困境，成為商標先用權(quán)規(guī)則適用中的短板。破解這些適用難題需要從梳理商標先用權(quán)的立法沿革與相應(yīng)理論依據(jù)入手。“在先使用”的“在先”，應(yīng)為在“注冊商標申請日”之先，遇到有商標注冊人“使用”早于在先使用人的情況，應(yīng)當側(cè)重于考察在先使用人的主觀善意，而非將“注冊商標使用之日”作為通用的時間節(jié)點?！霸褂梅秶钡呐袛啾举|(zhì)是對在先使用人商譽覆蓋區(qū)的限定，不同的商標使用方式對于商譽區(qū)的形成影響至關(guān)重要，故此“原使用范圍”應(yīng)理解為原有商品或服務(wù)類別，同時不得超出原有使用方式?！熬哂幸欢ㄓ绊懥Α钡淖C據(jù)把握宜寬緩，對善意在先使用人不應(yīng)對時間節(jié)點做機械要求，遇到有惡意搶注的情形，可確立推定規(guī)則，減輕在先使用人的舉證負擔。

商標先用權(quán)；適用難題；在先使用

商標先用權(quán)，又稱“商標在先使用權(quán)”“商標先使用權(quán)”，該用語本身在我國現(xiàn)行法律中并未出現(xiàn)，它更多的是一個學理概念。商標先用權(quán)于2013年《商標法》修改時寫入新法，主要見于該法第59條第3款(1)的規(guī)定。新《商標法》自2014年5月1日正式實施，而今適用已有將近3年時間，但關(guān)于商標先用權(quán)的理論基礎(chǔ)以及適用標準仍然存在不少爭議。理論爭議和立法模糊的疊加使得商標先用權(quán)在司法實踐中的適用難題逐漸顯現(xiàn)，破解這些適用難題需要從梳理商標先用權(quán)的立法沿革與理論基礎(chǔ)入手。

一、商標先用權(quán)的立法沿革

(一)服務(wù)商標的繼續(xù)使用權(quán)

在商標先用權(quán)規(guī)則正式寫入新《商標法》之前，服務(wù)商標領(lǐng)域在先使用商標的繼續(xù)使用權(quán)在我國已經(jīng)存在有十多年了。我國對服務(wù)商標的注冊保護始于1993年，由于此前實踐中已經(jīng)存在大量使用中的服務(wù)商標，需要解決在先使用商標與注冊商標之間共存的問題。故此，1993年《商標法》第一次修改后，同年國務(wù)院頒布的《商標法實施細則》第48條(2)規(guī)定1993年前已經(jīng)開始使用的服務(wù)商標在與他人的注冊商標相同或近似的情況下，享有繼續(xù)使用權(quán)。隨即，國家工商行政管理局頒布了《關(guān)于服務(wù)商標繼續(xù)使用問題的通知》(3),對在先使用服務(wù)商標繼續(xù)使用權(quán)的具體規(guī)則進行了詳細規(guī)定，其中限定了在先使用的服務(wù)商標不得擴大商標的使用地域，不得增加服務(wù)項目以及不得轉(zhuǎn)讓或許可他人使用等限定條件?！渡虡朔▽嵤┘殑t》在2002年的修改中更名為《商標法實施條例》(4)，對在先使用服務(wù)商標的繼續(xù)使用權(quán)予以保留，并進行了完善。

從制度價值及產(chǎn)生的背景來看，服務(wù)商標的繼續(xù)使用權(quán)與商標先用權(quán)之間顯然存在較大的差別。前者針對的是注冊制確立過程中的過渡問題，更重于技術(shù)操作，后者旨在彌補注冊制運行過程中的弊端。體現(xiàn)在制度內(nèi)容上，服務(wù)商標的繼續(xù)使用權(quán)并不對在先使用的商標作知名度和影響力的要求，只要時間上的在先即可，且僅針對1993年7月1日前使用的商標，在此節(jié)點后產(chǎn)生的服務(wù)商標如若未注冊，不適用繼續(xù)使用權(quán)條款。商標先用權(quán)規(guī)則的適用并無特定適用時間的限制，但卻對先使用商標有影響力的要求。但是，兩者畢竟都存在未注冊先使用的商標與注冊商標之間的矛盾沖突問題，制度內(nèi)容上又存在一定的相似之處，商標先用權(quán)規(guī)則的內(nèi)容有相當一部分來自于對服務(wù)商標繼續(xù)使用權(quán)的借鑒。故而從保護未注冊在先使用商標以及解決在先使用商標與注冊商標并存沖突的角度來理解，兩者具有一定的承繼關(guān)系。

(二)商標先用權(quán)的確立

商標先用權(quán)確立的背景主要有兩個：一是商標囤積、商標搶注現(xiàn)象日趨嚴重，注冊制的弊端不斷日漸顯現(xiàn)；二是商標使用行為是商譽凝結(jié)的關(guān)鍵，是商標權(quán)利的源泉，僅以注冊與否對商標保護采取一刀切的模式，引發(fā)了許多不公平的現(xiàn)象。我國最早對商標在先使用提供保護是從馳名商標開始的，以2001年《商標法》中“禁止使用復制、摹仿或翻譯他人的馳名商標”條款為依據(jù)，通過確認注冊商標的權(quán)利瑕疵對在先使用且已構(gòu)成馳名的商標提供保護(5)。顯然，這樣的保護范圍十分狹窄。2011年，最高人民法院司法解釋(6)將在先使用侵權(quán)抗辯適用范圍從馳名商標擴展至在先使用并具有一定影響的商標，但對在先使用上的保護仍然停留在打擊“惡意”搶注上。

上述所謂對商標在先使用的保護嚴格來說并不能稱之為商標先用權(quán)，因為在先使用商標的侵權(quán)抗辯理由并非基于自身的權(quán)益，而是基于后注冊商標的注冊瑕疵來實現(xiàn)的。這種保護機制下，前后兩個商標并不能同時并存，而是需要相互爭奪注冊制下的合法性和正當性。實踐中，“惡意”證明之艱難也使得這樣的保護極其有限，且通過打擊惡意注冊行為實現(xiàn)對在先使用商標的保護，并不能涵蓋善意注冊商標與在先使用商標相互沖突的情形。在先使用人在商標使用過程中投入了大量的人力、物力、財力，商標作為無形資產(chǎn)的承載，相應(yīng)的權(quán)益保護問題需要立法予以正面的回應(yīng)。最終在2013年《商標法》第三次修改的契機，商標先用權(quán)正式見諸于法條。

二、商標先用權(quán)規(guī)則的適用難題

根據(jù)《商標法》第59條第3款的規(guī)定，商標先用權(quán)規(guī)則的適用要件可概括為：(1)在先使用人存在在先使用行為；(2)在先使用商標具有一定影響；(3)在先使用商標與注冊商標系同種或者類似商品上使用的相同或者近似商標；(4)在先使用人有權(quán)在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用；(5)注冊商標專用權(quán)人可以要求附加適當區(qū)別標識。上述要件的文本規(guī)范看似清晰，但司法實踐中卻出現(xiàn)理解各異、適用標準不一的情況。

(一)商標“在先使用”的時間節(jié)點存在兩種標準

《商標法》第59第3款對在先使用商標的時間節(jié)點表述為“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用……”。從案例來看，司法實踐中的主流觀點認為法條的本意要求商標在先使用不僅在“商標注冊人申請”之前，而且應(yīng)滿足在“商標注冊人使用”之前。因為倘若立法本意僅僅要求在“商標注冊人申請之日”之前，完全可以表述為“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上使用……”，而不需要有“先于商標注冊人使用”的字眼。顯然，“雙重在先”的理解方式對于善意的在先使用人而言是不利的。在浙江凱旋門澳門豆撈控股集團有限公司與葉俊詩侵害商標權(quán)糾紛案(7)中，在注冊商標所有人浙江凱旋門公司申請注冊涉案的“澳門豆撈”商標之前，葉俊詩在所經(jīng)營的佛山順德的飲食店內(nèi)即開始使用該商標。一審法院通過引用商標先用權(quán)條款，判決認定“浙江凱旋門公司作為涉案兩個注冊商標的專用權(quán)人，無權(quán)禁止葉俊詩在原使用范圍內(nèi)(即在店鋪招牌、菜單、名片、消費贈券上按照原使用方式)繼續(xù)使用‘一哥澳門豆撈’字樣”。但該案二審法院卻認定葉俊詩不構(gòu)成商標的在先使用，理由是葉俊詩使用涉案商標的時間雖然在浙江凱旋門公司申請注冊之前，但遠遲于浙江凱旋門公司使用“澳門豆撈”商標和字號的時間。

而在中創(chuàng)公司與啟航考試學校、啟航公司侵害商標權(quán)糾紛案中(8)，法官明確提出不應(yīng)機械地堅持“兩個在先”標準。原告中創(chuàng)公司使用的“啟航”商標來自注冊商標所有人貴陽考試學校的授權(quán)，該校開始使用該商標的時間是1998年初，申請注冊時間是2001年，身為被告的啟航考試學校和啟航公司使用涉案商標的時間也在1998年初。一審、二審法院均認定啟航考試學校和啟航公司具有系爭商標的在先使用權(quán)，不構(gòu)成對注冊商標的侵權(quán)。二審法院北京知識產(chǎn)權(quán)法院就時間節(jié)點問題在釋法說理中闡釋說：“要求在先使用行為早于商標注冊人對商標的使用，其實質(zhì)是通過這一要件排除在先使用人具有惡意的情形，實際使用中，不應(yīng)拘泥于使用行為的時間先后，而是要重點把握在先使用行為是否出于善意。商標注冊人是在貴州使用系爭商標，在先使用人則是在北京，兩地相距遙遠，在先使用人啟航考試學校對商標注冊人的使用并不知情，因此主觀上是善意的，其商標先用權(quán)應(yīng)當?shù)玫奖Ｗo?！?/p>

(二)“原有范圍”的適用標準存在較多分歧

根據(jù)商標先用權(quán)規(guī)則，在先使用商標有權(quán)在“原使用范圍”內(nèi)繼續(xù)使用，可見“原使用范圍”的界定決定著商標先用權(quán)究竟在多大程度上受到保護，可以說這是商標先用權(quán)規(guī)則的核心問題。圍繞著這一問題司法實踐則出現(xiàn)了原有地域范圍、原有商品或服務(wù)類別、原有產(chǎn)量或規(guī)模等多種理解。

相當多的案例表明，司法實踐中的主流觀點傾向于將“原有范圍”理解為“原有地域范圍”。在內(nèi)蒙古小肥羊公司訴深圳周一品公司侵害注冊商標專用權(quán)糾紛案(9)中，二審法院在裁判文書中釋法說理，認為即使認定周一品公司存在商標先用權(quán)，在先使用人周易平也只能在原使用范圍即甘肅省蘭州市開設(shè)的“周一品小肥羊店”中使用涉案商標，“否則，將導致該先用權(quán)被濫用而加劇該在先使用的標識與注冊商標之間的矛盾和沖突，進一步擴大相關(guān)公眾的混淆和誤認，不僅沖擊我國遵循的商標注冊基本制度，變相架空注冊商標權(quán)人的權(quán)利，對注冊商標人不公平，更會助長市場的無序發(fā)展?！痹诹夯?、盧宜堅與安徽采蝶軒蛋糕集團公司、合肥采蝶軒企業(yè)管理服務(wù)有限公司、安徽巴莉甜甜食品有限公司侵害商標權(quán)及不正當競爭糾紛一案(10)中，二審法院安徽省高院認為安徽采蝶軒對系爭商標具有先用權(quán)，在文書中將“原有范圍”闡述為“僅限于原來使用的商品或服務(wù)，不得擴大到類似的商品或服務(wù)上，也不得超出原來的特定地區(qū)?！?/p>

部分案件中，除將“原有范圍”解讀為“原有地域范圍”外，還將之理解為“原有使用規(guī)模”。在蔣玉友訴南京夫子廟飲食有限公司、南京清真奇芳閣餐飲有限公司等侵害注冊商標專用權(quán)糾紛案(11)中，法院裁決保護在先使用人的權(quán)利，但同時規(guī)定在先使用人夫子廟飲食公司“只應(yīng)在貢院西街12號‘蔣有記’餐館原址繼續(xù)使用‘蔣有記’商標，且不得改變該未注冊商標的標識和擴大經(jīng)營區(qū)域及規(guī)模，在使用中還應(yīng)加上適當標識，以便與蔣玉友的注冊商標形成區(qū)分，避免消費者的混淆”。值得注意的是，將商標先用權(quán)的保護范圍解讀為“原有使用規(guī)?！痹谒痉▽嵺`中的爭議較大，個別法官在裁判文書中態(tài)度鮮明地論述不應(yīng)做此理解。在中創(chuàng)公司與啟航考試學校、啟航公司侵害商標專用權(quán)糾紛案中，二審法院北京知識產(chǎn)權(quán)法院法官在判決書中論述“《商標法》第59條第3款的規(guī)定目的在于保護那些已經(jīng)在市場上具有一定影響但未注冊的商標的所有人的權(quán)益，該保護應(yīng)是實質(zhì)性的，而非僅僅是一種無實際價值和意義的形式上的保護。如果對在后使用行為的使用規(guī)模進行限制，會在很大程度上消減《商標法》為在先使用人第59條第3款所提供的應(yīng)有的保護，使該條款失去本來要達到的目的?！?/p>

將“原使用范圍”理解為“原有商品或服務(wù)類別”的案例也較為常見。在合肥伍伍壹網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司訴上海拍拍貸金融信息服務(wù)有限公司侵害商標權(quán)糾紛一案(12)中，法院判決支持拍拍貸公司對系爭商標享有在先使用權(quán)，伍伍壹公司在上訴理由中明確提出，拍拍貸公司超過了“原使用范圍”使用，二審法院就是以在先使用人未超出“原服務(wù)類別”為由進行了駁回。該案判決書中稱“拍拍貸網(wǎng)站是從事民間借貸信息中介的平臺，與上訴人注冊商標核定使用服務(wù)項目中的金融服務(wù)類似，上訴人未能提供證據(jù)證實被上訴人該使用方式超出了金融服務(wù)類似的服務(wù)類別”。

(三) 在先使用商標“影響力”存在證明難

商標先用權(quán)規(guī)則適用的前提是在先使用商標必須達到“具有一定影響”，可以與“一定影響”相類比的是《商標法》中的馳名商標與《反不正當競爭法》中的知名商標，從字面含義來看，“一定影響”的程度要低于馳名商標與知名商標。法官們對于“一定影響”的判定標準基本都引用了《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第18條第2款的規(guī)定：“在中國境內(nèi)實際使用并為一定范圍的相關(guān)公眾所知曉的商標，即應(yīng)認定屬于已經(jīng)使用并有一定影響的商標。有證據(jù)證明在先商標有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳等的，可以認定其有一定影響?！彼痉▽嵺`對于“一定影響”應(yīng)從寬把握具有共識，但在要求在先使用商標何時“具有一定影響力”方面分歧巨大。

主流觀點認為在先使用人需證明自己在商標注冊申請人申請注冊商標或是使用商標前已經(jīng)產(chǎn)生了一定的影響力，由此滋生了在先使用人舉證難的問題。從北大法寶以及中國裁判文書公開網(wǎng)已經(jīng)公布的案例來看，在以商標先用權(quán)作為商標侵權(quán)抗辯事由的案例中，在先使用人無法證明自身影響力已成為在先使用人敗訴的最主要原因。在這些案例中，絕大多數(shù)發(fā)生訴訟的時間距離在先使用人需要證明已經(jīng)產(chǎn)生影響力的時間至少間隔超過5年以上，個別案件甚至超過了10年、20年。大多數(shù)在先使用人由于無法提供5年乃至更早以前的生產(chǎn)銷售單據(jù)、廣告宣傳情況而面臨舉證不能的困境。在個別案例中，為了追求個案公平，部分法官將影響力的時間節(jié)點進行了模糊處理，有些則將在先使用商標具有一定影響力的時間節(jié)點劃定在 “注冊商標核準之日”。

客觀而言，商標先用權(quán)規(guī)則主要用于侵權(quán)抗辯的情形，該權(quán)利的行使具有被動性的特征，在先使用人在使用商標過程中往往不會主動留存證據(jù)，而一旦遭遇訴訟，則需要證明自己在注冊商標申請注冊或是使用之前即已開始使用商標并已形成了一定影響，中間間隔時間較長，證明難度極大。不管在訴訟發(fā)生之時，在先使用人的影響力有多大，一旦無法證明自己在對方申請注冊之前已經(jīng)具有一定的影響力，依然會被視為侵權(quán)，這顯然并不利于建立良好的市場競爭秩序。在先使用人之所以沒有申請注冊商標，往往存在經(jīng)濟能力不足、法律風險意識薄弱的情況，對他們提出在使用商標過程中保留詳盡證據(jù)的要求，顯得苛刻而不切實際。如果在先使用人連商標的注冊和維持費用都無法從容負擔的話，又何以抽出多余的經(jīng)濟條件和時間精力來刻意保留證據(jù)呢？可以說，在先使用人在舉證問題上的困境，已成為商標先用權(quán)規(guī)則適用的短板。

三、商標先用權(quán)規(guī)則適用難題的破解

司法裁決標準的不統(tǒng)一會對法條本身的確定性造成負面影響，從而間接影響商標先用權(quán)立法價值的實現(xiàn)。商標先用權(quán)規(guī)則適用中出現(xiàn)的種種問題，表面看是由于立法用語模糊，實質(zhì)上則是商標先用權(quán)理論共識不足的必然后果。商標先用權(quán)規(guī)則適用難題的解決不僅僅是實踐層面對法條如何釋義的問題，還需要結(jié)合商標先用權(quán)的立法目的與價值進行深入剖析。

(一)“在先使用”時間節(jié)點的確定

對于我國《商標法》第59條第3款“在先使用”的時間節(jié)點如何理解，學術(shù)界亦同樣存在爭議，部分學者[1]認為商標先用權(quán)的時間要件僅為在“注冊商標申請之日前”使用，部分學者[2]卻認為雖然法條只規(guī)定了一個時間節(jié)點，即“注冊商標申請之日前”，但如果注冊商標所有人在申請注冊之前已經(jīng)開始使用的，在先使用必須同時滿足在“注冊商標使用之日前”。“在先使用”時間節(jié)點問題直接關(guān)于商標先用權(quán)保護范圍大小，確定這一關(guān)鍵問題需要深入分析不同標準的利弊，并查找確定時間節(jié)點的依據(jù)。

1.“在先使用”時間節(jié)點的確定依據(jù)

“在先使用”本質(zhì)上的含義即為在他人“申請商標注冊”之前，從商標先用權(quán)的立法目的來看，商標先用權(quán)旨在處理在先使用人與因注冊取得商標權(quán)利的注冊商標所有人之間的權(quán)利沖突問題，只有當注冊商標開始申請商標注冊時，才可能產(chǎn)生后續(xù)的權(quán)利沖突問題，至于注冊商標所有人是否在先使用過相應(yīng)商標，在法律層面并無實際意義。商標在先使用人在商標使用過程中，投入了大量的人力、物力和財力，從而在商標上凝結(jié)成市場所認可的商譽，保護商標先用權(quán)本質(zhì)上就是保護這種商譽，即使在先使用人的使用行為在注冊商標所有人的使用行為之后，其對于商標的投入仍然客觀存在，權(quán)益受保護的基礎(chǔ)仍然存在，不應(yīng)在注冊商標申請之日之外，再另設(shè)其他時間門檻。最后，從商標先用權(quán)實施的法律效果來看，“雙重在先”標準不利于對善意在先使用人的保護，善意在先使用人對于注冊商標所有人在申請注冊之前是否已經(jīng)開始使用商標的事實并不知情，倘若依據(jù)注冊商標所有人使用在先就不對在先使用人的權(quán)益進行保護，無疑是對商標先用權(quán)立法價值的消解。

2.“在先使用”時間節(jié)點的域外經(jīng)驗

從世界各國的法律實踐來看，各國商標取得模式有注冊取得、使用取得以及混合取得之分。在實行商標注冊取得制度的日本、臺灣等地，在先使用的時間節(jié)點均要求在“注冊商標申請注冊之日前”，并未要求在“注冊商標使用之日前”(13)。將“注冊商標使用之日”設(shè)置為在先使用商標時間節(jié)點的僅限于實行使用取得以及混合取得制度的國家。例如，英國《商標法》規(guī)定商標先用權(quán)中的“在先使用”要求早于注冊商標申請注冊日期與注冊商標使用日期之間較早的一個。之所以存在上述差別，系因為在商標使用取得以及混合取得制度的國家，商標使用行為本身即可產(chǎn)生權(quán)利。在英國，商標經(jīng)過使用且具有一定的商譽，即可對他人的仿冒行為提起訴訟[3]。

綜上，“在先使用”的時間節(jié)點應(yīng)當確定為在“注冊商標申請商標注冊之日”前，至于注冊商標所有人使用在先的情形，應(yīng)當考慮的是在先使用人的主觀善意問題，而非將“注冊商標使用之日”另行設(shè)為時間節(jié)點。

(二)商標先用權(quán)“原使用范圍”的厘定

我國學者對于在先使用商標繼續(xù)使用范圍的界定，主要存在四種觀點，第一種[4]認為“原使用范圍”限定于原使用商標的商品或服務(wù)種類；第二種[5]除商品或服務(wù)種類外，認為還需以地區(qū)為界定標準，不得超出原有地域范圍；第三種觀點則援引《專利法》的相關(guān)規(guī)定(14)，認為在先使用人不應(yīng)超出原有商品或服務(wù)的規(guī)模。上述這些解讀均存在較大的爭議，反對觀點認為，第一種理解將會導致對商標先用權(quán)保護范圍過于寬泛，有悖于該權(quán)利內(nèi)在的防御性質(zhì)，第二種理解又存在保護不力的情況，因為“商標權(quán)人最終會以汪洋大海淹沒在先權(quán)人所堅守的孤島——原有的經(jīng)營區(qū)域，先用權(quán)人一直使用的商標之上建立起來的商譽最終也會拱手讓給商標權(quán)人?！盵6]更何況隨著電子商務(wù)等新商業(yè)業(yè)態(tài)的蓬勃發(fā)展，地域范圍的界定變得異常困難。對于第三種理解，反對觀點認為，商標與專利不同，專利產(chǎn)品在市場上具有可替代性，商標所標識的產(chǎn)品或服務(wù)則并非此中關(guān)系，且限制規(guī)模并不利于在先使用商標商譽的維系，故此，商標在先使用人可以擴大規(guī)模、擴大經(jīng)營地域[7]。

顯然，在如此多分歧存在的情況下，界定原使用范圍，需要回到問題的本源，即對商標先用權(quán)適用的法律效果進行限定的目的是什么？目的是為了維持在先使用人的商譽，實現(xiàn)在先使用人與商標注冊人的利益均衡和市場秩序的維護。從這個本質(zhì)出發(fā)，可以說所謂原使用范圍就是在先使用人的商譽覆蓋區(qū)所在。所謂商譽事實上是產(chǎn)品或服務(wù)的消費者對于商標的認可。商譽來源于持續(xù)不斷的累積，且時刻處于變化當中，本身就具有難以量化的特點。司法實踐中對于“原使用范圍”的種種解讀事實上都是在尋找可對商譽進行量化的因素。

仔細梳理司法實踐中的相關(guān)判決，不難發(fā)現(xiàn)在各種分歧背后仍然有可以提煉的共通因素，一是商品或服務(wù)的類別，二是商標的使用方式。不同的商標使用方式對于商譽區(qū)的產(chǎn)生影響巨大，例如傳統(tǒng)服務(wù)商標的商譽累積具有明顯的地域性特征，而互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟下商品商標的地域特征較為淡化，將商標用于門店的招牌、店內(nèi)附屬物與將商標用于網(wǎng)站域名、網(wǎng)店標記所產(chǎn)生的商譽具有明顯差異。對“原使用范圍”的解讀關(guān)乎商標先用權(quán)規(guī)則適用法律效果，必須充分尊重商業(yè)發(fā)展規(guī)律，結(jié)合不同商標使用方式商譽累積的特點，最大限度地兼顧在先使用人與商標注冊人的利益形成動態(tài)平衡。

綜上，在先使用人“原使用范圍”宜界定為原有商品或服務(wù)類別，且不得超出原有商標的使用方式。

(三)“影響力”要件證明難的破解

“具有一定影響力”之所以難以證明，原因有二，一是時間節(jié)點不明，二是訟爭日期與在先使用日期間隔過長導致客觀上難以證明。對于前者，“具有一定影響力”的時間節(jié)點應(yīng)與“在先使用”的時間節(jié)點保持一致，即在“注冊商標申請注冊之日”前具有一定影響力，不宜多設(shè)其他時間節(jié)點。對于后者，從司法實踐看，實際上已經(jīng)出現(xiàn)了一些證據(jù)的裁判規(guī)則予以解決，這些證據(jù)裁判規(guī)則是司法能動的體現(xiàn)，更是實踐經(jīng)驗的寶貴結(jié)晶。這些證據(jù)規(guī)則包括兩個方面。

第一，對于惡意搶注商標，推定在先使用商標已經(jīng)“具有一定影響力”。

對于一個未注冊商標標識而言，只要它能夠發(fā)揮商標所應(yīng)具有的識別商品來源的作用，能夠讓一定范圍內(nèi)的消費者將該商標與商品或服務(wù)的提供者之間建立聯(lián)系，即可說明它具有一定的影響力了。所謂商標注冊人惡意搶注，即明知他人在先使用商標而申請注冊，一旦出現(xiàn)此種情況，說明在先使用商標的影響力已經(jīng)覆蓋到了商標注冊人，使之意圖搭乘在先使用商標形成的影響力。為有效地實現(xiàn)商標先用權(quán)規(guī)則對惡意搶注的規(guī)制，此種情況可對在先使用商標的影響力進行推定。

第二，對于連續(xù)使用超過3年的在先商標，影響力的時間節(jié)點可做寬緩處理。

商標的影響力是個不斷累積的過程，影響力不可能憑空而來，一般而言，判斷某個商標在某段時期是否具有影響力尚能達成共識，然而要明確說出該商標在某個具體日期是否已形成一定影響力，則分歧必多。由此可見，在影響力條款的具體判斷上不可機械僵化。倘若在先使用人能夠證明所使用商標在2017年3月1日具有了一定影響力，而注冊商標申請之日是2017年2月20日，那么很難說，在先使用人在此日期前就沒有一定影響力。此外，參照知名商標和馳名商標的證明，均未出現(xiàn)明確的時間節(jié)點要求，需要知名商標或馳名商標持有者證明自己在某個具體時間已經(jīng)具有相應(yīng)影響力的情形比較罕見。

[注釋]

(1)《商標法》第59條第3款 商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識。

(2)1993年《商標法實施細則》第48條 連續(xù)使用至1993年7月1日的服務(wù)商標，雖與他人在相同或者類似的服務(wù)已注冊的服務(wù)商標(公眾熟知的服務(wù)商標除外)相同或者近似，可以依照國家工商行政管理局有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用。

(3)國家工商行政管理局《關(guān)于服務(wù)商標繼續(xù)使用問題的通知》(工商標字[1994]216號，1994年8月21日施行，2004年廢止)第三條：服務(wù)商標繼續(xù)使用時，使用人須遵守下列規(guī)定：1.不得擴大該服務(wù)商標的使用地域；2.不得增加該服務(wù)商標使用的服務(wù)項目；3.不得改變該服務(wù)商標的圖形、文字、色彩、結(jié)構(gòu)、書寫方式等內(nèi)容，但以同他人注冊的服務(wù)商標相區(qū)別為目的而進行的改變除外；4.不得將該服務(wù)商標轉(zhuǎn)讓或者許可他人使用。 第六條第三款規(guī)定：“繼續(xù)使用與注冊人的使用發(fā)生實際混淆，造成消費者誤認的，繼續(xù)使用人應(yīng)在使用服務(wù)商標時，增加地理名稱標志，以便于與注冊人使用的服務(wù)商標相區(qū)別。

(4)該《條例》第54條規(guī)定 連續(xù)使用至1993年7月1日的服務(wù)商標，與他人在相同或者類似的服務(wù)上已注冊的服務(wù)商標相同或者近似的，可以繼續(xù)使用；但是1993年7月1日后中斷使用3年以上的，不得繼續(xù)使用。

(5)2009年最高人民法院頒布了《關(guān)于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》，其中第六條規(guī)定：“原告以被訴商標的使用侵犯其注冊商標專用權(quán)為由提起民事訴訟，被告以原告的注冊商標復制、摹仿或者翻譯其在先未注冊馳名商標為由提出抗辯或者提起反訴的，應(yīng)當對其在先未注冊商標馳名的事實負舉證責任。”

(6)《最高人民法院關(guān)于充分發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)審判職能作用推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮和促進經(jīng)濟自主協(xié)調(diào)發(fā)展若干問題的意見》(法發(fā)〔2011〕18號)第22條規(guī)定：“注冊商標權(quán)人的注冊商標屬于復制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標、搶注被代理人或者被代表人的商標或者以不正當手段搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標，被訴侵權(quán)的在先商標使用人以此為由提出抗辯的，應(yīng)當予以支持?！?/p>

(7)一審廣東省佛山市順德區(qū)人民法院，案號(2014)佛順法知民初字第312號；二審廣東省佛山市人民法院，案號：(2015)佛中法知民終字第34號。詳見中國裁判文書公開網(wǎng)。

(8)一審北京市海淀區(qū)人民法院，案號：(2014)海民(知)初字第27796號；二審北京市知識產(chǎn)權(quán)法院，案號：(2015)京知民終字第588號。一審判決書見中國裁判公開網(wǎng)，二審判決書見“知產(chǎn)北京”微信公眾號2017-1-28推送。該案被評為2015年度全國法院知識產(chǎn)權(quán)典型案例。

(9)一審深圳市中級人民法院，案號(2012)深中法知民初字第1262號；二審廣東省高級人民法院，案號(2014)粵高法民三終字第27號。詳見中國裁判文書公開網(wǎng)。該案裁判適用的是2001年《商標法》，由于二審過程中，侵權(quán)行為一直在延續(xù)，因此二審裁判對于2013年《商標法》多有論述。該案例被評為2014年全國知識產(chǎn)權(quán)審判十大創(chuàng)新性案例。

(10)一審安徽省合肥市中級人民法院，案號：2012)合民三初字第00163號；二審安徽省高級人民法院，案號：(2013)皖民三終字第00072號；再審最高人民法院，案號：(2014)民申字第1672號。詳見中國裁判文書公開網(wǎng)。

(11)一審江蘇省南京市中級人民法院，案號：(2011)寧知民初字第497號；二審江蘇省高級人民法院，案號：(2013)蘇知民終字第0037號。詳見中國裁判文書公開網(wǎng)。需要指出的是，該案發(fā)生時2013年《商標法》尚未生效，判決文書中確認的商標先用權(quán)，適用的是2002年《商標法實施條例》關(guān)于服務(wù)商標繼續(xù)使用權(quán)的有關(guān)規(guī)定，2002年《商標法實施條例》第五十四條規(guī)定：“連續(xù)使用至1993年7月1日的服務(wù)商標，與他人在相同或者類似的服務(wù)上已注冊的服務(wù)商標相同或近似的，可以繼續(xù)使用；但是，1993年7月1日后中斷使用3年以上的，不得繼續(xù)使用”。服務(wù)商標繼續(xù)使用權(quán)與我國2013年《商標法》中的商標先用權(quán)具有立法上的淵源，其適用尤其是“使用范圍”方面的適用具有借鑒意義。

(12)一審上海市浦東新區(qū)人民法院，案號：(2014)浦民三(知)初字第68號；二審上海市第一中級人民法院，案號：(2014)滬一中民五(知)終字第46號。詳見中國裁判文書公開網(wǎng)。

(13)日本《商標法》第32條規(guī)定：在他人申請注冊商標之前，在日本國內(nèi)不以不正當競爭為目的，在與注冊商標相同或類似的商品、服務(wù)商使用相同或類似的商標，在注冊商標申請之時，先使用商標標識在相關(guān)商品或服務(wù)上被需要者廣為認識，先使用人繼續(xù)在該商品、服務(wù)商使用該商標時，享有在該商品、服務(wù)商使用該商標的權(quán)利。繼承該業(yè)務(wù)者，同樣享有該權(quán)利。參見《十二國商標法》翻譯組：《十二國商標法》，清華大學出版社2013年版。

(14)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第15條規(guī)定：“專利法第六十條第(二)項規(guī)定的原有范圍，包括專利申請日前已有的生產(chǎn)規(guī)模以及利用已有的生產(chǎn)設(shè)備或者根據(jù)已有的生產(chǎn)準備可以達到的生產(chǎn)規(guī)模?！?/p>

[1]王蓮峰.商標先用權(quán)規(guī)則的法律適用——兼評新《商標法》第59條第3款[J].法治研究，2014(3).

[2]杜穎.商標先用權(quán)解讀——《商標法》第59條第3款的理解與適用[J].中外法學,2014(5).

[3]李艷.論英國商標法與反不正當競爭法的關(guān)系[J].知識產(chǎn)權(quán),2011(1).

[4]吳漢東.知識產(chǎn)權(quán)法[M].北京：北京大學出版社，2007：117.

[5]馮曉青.知識產(chǎn)權(quán)法利益平衡論[M].北京：中國政法大學出版社，2006：209.

[6]杜穎.在先使用的未注冊商標保護論綱——兼評商標法第三次修訂[J].法學家，2009(3).

[7]李揚.商標法中在先權(quán)利的知識產(chǎn)權(quán)法解釋[J].法律科學,2006(5).

(責任編輯：覃華巧)

Application Problems and Solutions of the Trademark Prior Right

Jiang Shanshan

(South China University of Technology, Guangzhou 510000, China)

The trade mark prior right was established in the Trademark Law in 2013. It has been implemented for nearly three years since May 1st, 2014. Because of the disputes in the theoretical basis and applicable standards, many problems have been appeared in the judicial practices. These problems include three aspects. The first is that there are two standards on understanding the ‘prior use time’, one is before the ‘registered trademark application day’, the other one is not only before the ‘registered trademark application day ’but also before ‘registered trademark use day’. The second is the definition of ‘original scope’ varies from ‘original geographic scope’, ‘original production scale’, ‘original goods or service categories’. The last is how to identify ‘certaininfluence ’through evidences, because it is so difficulty for the trademark prior user to prove their influences. To solve these problems, we should study on corresponding theoretical basis. Trademark Prior Use refers to using before ‘registered trademark application day’, when the registered trademark used earlier, the point is the good faith of the trademark prior uses, not the time. Original scope should be understood as the original type of goods or services and the type of using prior trademark. To solve proof difficulties, establishment of presumption rules will be effective.

Trademark prior right; Application problems, Prior use; Certain influence

2017-02-03

D923

A

1673-8535(2017)02-0054-09

蔣珊珊(1982-)，女，河南開封人，廣州市番禺區(qū)人民檢察院綜合預防科科長，華南理工大學在讀碩士研究生,研究方向：知識產(chǎn)權(quán)法。