徐 薇

司法判例對專利申請文件撰寫的啟示

徐 薇?

近些年的國內(nèi)外司法判例表明，專利申請文件的撰寫不僅要求以最大化保護(hù)范圍為目標(biāo)的權(quán)利要求布局，說明書的撰寫質(zhì)量也越來越多地影響專利權(quán)的確權(quán)和權(quán)利要求的解釋。本文通過對中美兩個典型司法判例的分析，總結(jié)了專利申請文件撰寫，特別是說明書撰寫實(shí)務(wù)中需要注意的最新司法動向，希望引起業(yè)內(nèi)同行的討論，共同提升國內(nèi)專利申請文件的撰寫質(zhì)量。

功能限定 充分公開 支持性 書面描述 能夠?qū)崿F(xiàn)

一、引 言

高質(zhì)量的專利申請文件不僅是專利授權(quán)和確權(quán)的基礎(chǔ)，也關(guān)系到專利權(quán)在侵權(quán)訴訟中能否得以有效實(shí)施。近年來，專利確權(quán)和侵權(quán)訴訟的多個典型判例表明行政和司法系統(tǒng)對專利申請文件的撰寫質(zhì)量要求越來越高。美國聯(lián)邦巡回上訴法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit， CAFC）的法官 Giles S. Rich 曾經(jīng)說過，專利是權(quán)利要求的游戲。①劉慶輝. 專利權(quán)利要求的“最寬合理解釋”：美國法的經(jīng)驗(yàn)及借鑒意義［J］. 中國專利與商標(biāo)，2017（1）：36-47.

長期以來，專利代理人撰寫專利申請文件的主要精力都集中在以獲得更大保護(hù)范圍為目標(biāo)的權(quán)利要求撰寫和布局上。但是，近些年國內(nèi)外更多判例表明在專利權(quán)的確權(quán)和保護(hù)范圍解釋等問題上，說明書的撰寫質(zhì)量往往起到關(guān)鍵作用。這些判例表明現(xiàn)在專利申請文件撰寫的重點(diǎn)已經(jīng)從單純追求更大的權(quán)利要求保護(hù)范圍，逐漸過渡到說明書和權(quán)利要求之間的配合以及說明書對權(quán)利要求保護(hù)范圍的支持和解釋作用上，這些最新司法實(shí)踐對前端專利申請文件的撰寫提出了更高要求。眾所周知，說明書是權(quán)利要求的載體，也是解釋權(quán)利要求的最佳字典。因此，無論在實(shí)質(zhì)審查程序，還是在專利確權(quán)和侵權(quán)訴訟程序中，說明書作為權(quán)利要求解釋中最重要的內(nèi)部證據(jù)，往往決定了權(quán)利要求的解釋結(jié)果。因此，有必要梳理這些司法判例對專利申請文件撰寫的指引意義。本文將結(jié)合近些年國內(nèi)外若干典型判例，嘗試從中發(fā)掘?qū)＠暾埼募珜懙膯⑹?，以更好地提升國?nèi)專利申請文件的撰寫質(zhì)量。

二、Williamson 訴 Citrix Online， LLC 案 ②

Williamson訴 Citrix Online， LLC 案（ 以 下 簡 稱“williamson案”）是近年來美國關(guān)于功能限定（means plus function）最重要的判例。在此判例之前，CAFC在判斷裝置類技術(shù)特征是否屬于美國專利法112（f）所規(guī)定的功能限定特征時，對于不包含“means”字樣的裝置類技術(shù)特征，則強(qiáng)推定（strong presumption）其不屬于美國專利法112（f）所規(guī)定的功能限定特征，③35 U.S.C. 112（f）： An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure， material， or acts in support thereof， and such claim shall be construed to cover the corresponding structure， material， or acts described in the specification and equivalents thereof.（組合權(quán)利要求中的特征可以被表示為用于執(zhí)行特定功能的裝置或步驟而不記載支持該功能的結(jié)構(gòu)、材料或動作，這樣的權(quán)利要求應(yīng)該被解釋為涵蓋說明書中記載的對應(yīng)結(jié)構(gòu)、材料或動作及其等同方式。）并且這種強(qiáng)推定是不容易被推翻的。④Lighting World， Inc. v. Birchwood Lighting， Inc.， 382 F.3d 1354， 1358 （Fed. Cir. 2004）.在Williamson案中，CAFC歷經(jīng)合議審理和全席審理之后，放棄了之前在 Lighting World， Inc.訴 Birchwood Lighting， Inc案中所確立的標(biāo)準(zhǔn)，⑤Williamson v. Citrix Online， LLC， No.13-1130 （Fed. Cir. June 16， 2015）.而回歸到更多從發(fā)明實(shí)質(zhì)和技術(shù)貢獻(xiàn)上判斷一個裝置類技術(shù)特征是否屬于功能限定特征的標(biāo)準(zhǔn)。CAFC采用的新標(biāo)準(zhǔn)是，雖然對于不包含“means”字樣的技術(shù)特征可推定為不屬于美國專利法112（f）所規(guī)定的功能限定特征，但是如果權(quán)利要求一個裝置特征在整體上沒有記載“足夠清楚”的結(jié)構(gòu)，則該特征仍然會觸發(fā)美國專利法112（f），即被認(rèn)定為屬于功能限定特征。

基于新的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，CAFC認(rèn)定Williamson專利（No. 6155840）的權(quán)利要求8中“分布式學(xué)習(xí)控制模塊”技術(shù)特征屬于美國專利法112（f）規(guī)定的功能限定特征：

a distributed learning control module for receiving communications transmitted between the presenter and the audience member computer systems and for relaying the communications to an intended receiving computer system and for coordinating the operation of the streaming data module. （分布式學(xué)習(xí)模塊，其用于接收在呈現(xiàn)器以及觀眾計算機(jī)系統(tǒng)之間傳送的通信，以及用于將該通信轉(zhuǎn)發(fā)到所意圖的接收計算機(jī)系統(tǒng)，以及用于協(xié)調(diào)流式傳輸數(shù)據(jù)模塊的操作。）

進(jìn)而，CAFC按照美國專利法112（f）的規(guī)定，到說明書中找對應(yīng)該功能限定特征的結(jié)構(gòu)特征以確定權(quán)利要求8的保護(hù)范圍。在審查了專利說明書后，CAFC 認(rèn)為說明書中沒有披露對應(yīng)于“協(xié)調(diào)”功能的結(jié)構(gòu)，即說明書中沒有充分公開執(zhí)行該“協(xié)調(diào)”功能的算法，進(jìn)而認(rèn)定該權(quán)利要求不符合美國專利法112（b）關(guān)于權(quán)利要求清楚性的規(guī)定。美國專利法實(shí)踐認(rèn)為，在技術(shù)貢獻(xiàn)是算法改進(jìn)的軟件發(fā)明中，美國專利法112（f）功能限定要求中的結(jié)構(gòu)應(yīng)該對應(yīng)于實(shí)現(xiàn)相應(yīng)功能的算法，而不一定必須對應(yīng)于硬件結(jié)構(gòu)的改進(jìn)。需要指出的是，對于這一點(diǎn)，中美司法裁判的思路存在一定差異。在諾基亞訴上海華勤一案中，上海市高級人民法院在終審判決⑥上海市高級人民法院（2013）滬高民三（知）終字第96號。中根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕21號）第4條⑦《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第4條規(guī)定：“對于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容?！钡囊?guī)定，認(rèn)為諾基亞的專利說明書和附圖中對方法步驟的具體描述不能構(gòu)成對裝置權(quán)利要求的具體實(shí)施方式，從而以權(quán)利要求的保護(hù)范圍不能確定為由認(rèn)定侵權(quán)不成立。隨著《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（法釋〔2016〕1號）第8條關(guān)于功能限定特征認(rèn)定和解釋標(biāo)準(zhǔn)的細(xì)化，以及國家知識產(chǎn)權(quán)局最近對《專利審查指南》（2010版）進(jìn)行修改⑧參見http：//www.sipo.gov.cn/zcfg/zcjd/201703/t20170306_1308646.html，2017年3月27日訪問。，專利審查中放寬了軟硬結(jié)合的權(quán)利要求撰寫方式，而算法作為軟件裝置權(quán)利要求的結(jié)構(gòu)這一觀點(diǎn)，將在專利審查和司法審判中獲得更大范圍的認(rèn)同。在Williamson案中，雖然CAFC沒有正面給出“足夠清楚”的算法結(jié)構(gòu)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，但是認(rèn)為說明書和附圖中簡單的示意性流程圖不能認(rèn)為是公開了足夠清楚的算法結(jié)構(gòu)。另外，CAFC也認(rèn)為本領(lǐng)域普通技術(shù)人員（比如，Williamson提出的專家證言）事后的證詞也不能彌補(bǔ)說明書中缺失的結(jié)構(gòu)性特征。

值得一提的是，一般在美國撰寫裝置權(quán)利要求時，申請人會采用“存儲器和處理器”（Memory plus Processor）的撰寫形式，以避免被認(rèn)為是功能限定技術(shù)特征。但是，2013年3月在Ex parte HARRI LAKKALA 上 訴 案 中（Appeal：2011-001526）， 美國專利審判與上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）并沒有認(rèn)可“處理器”公開了足夠的結(jié)構(gòu)，認(rèn)為：“processor conf i gured with the program to control at the user device creation of metadata…and control collection of content data…”（“處理器，其被配置有在用戶設(shè)備處控制元數(shù)據(jù)的創(chuàng)建 以及控制內(nèi)容數(shù)據(jù)的收集的程序 ”）這個技術(shù)特征屬于功能限定技術(shù)特征，并且說明書沒有公開對應(yīng)的算法結(jié)構(gòu)，進(jìn)而認(rèn)定該專利申請不符合可授權(quán)條件?？梢姡瑸榱颂岣哕浖＠氖跈?quán)質(zhì)量，相比于美國司法系統(tǒng)，PTAB對于功能限定特征采取了更嚴(yán)格的審查標(biāo)準(zhǔn)。

回到Williamson案，可以發(fā)現(xiàn)該案給我們的啟示是，如果一個軟件裝置類發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)作出的技術(shù)貢獻(xiàn)僅僅體現(xiàn)在方法步驟上，則這個技術(shù)特征很可能在審查和訴訟中被認(rèn)為是功能限定特征。并且，美國現(xiàn)在的審判標(biāo)準(zhǔn)也是從單純的字面術(shù)語判斷標(biāo)準(zhǔn)，演化到對發(fā)明技術(shù)貢獻(xiàn)實(shí)質(zhì)的把握。這對于消除當(dāng)今軟件技術(shù)的“專利叢林”和濫訴弊端，提升計算機(jī)通信類專利的質(zhì)量有積極意義。值得一提的是，目前較為流行的觀點(diǎn)是，如果權(quán)利要求的技術(shù)特征被認(rèn)定為功能限定特征，則會嚴(yán)重限縮權(quán)利要求的保護(hù)范圍。其實(shí)，這種觀點(diǎn)存在一定的片面性。誠然，對于功能限定特征，需要回歸到說明書來進(jìn)行解釋和還原其對應(yīng)的結(jié)構(gòu)，但是功能限定特征究竟可以獲得多大的保護(hù)范圍，在根本上取決于專利說明書的撰寫質(zhì)量。根據(jù)美國專利法112（f），功能限定特征的保護(hù)范圍由說明書中記載的對應(yīng)該功能的結(jié)構(gòu)及其等同方式來確定。目前的司法實(shí)踐中，功能和結(jié)構(gòu)之間似乎難以找到明確客觀的判斷標(biāo)準(zhǔn)，這也涉及本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的能力認(rèn)定問題，具有一定的主觀性。因此，對于功能限定特征，要想獲得理想的保護(hù)范圍，要求撰寫者在從屬權(quán)利要求中對獨(dú)立權(quán)利要求的上位功能進(jìn)行逐層分解和細(xì)化，同時對應(yīng)地在說明書中對不同層次的功能分解進(jìn)行多層次描述。例如，可以在說明書中記載更多的功能實(shí)現(xiàn)方式，并且盡量多記載不同原理的實(shí)現(xiàn)方式以獲得更大的保護(hù)范圍。

總之，對于軟件發(fā)明專利，為了避免功能限定特征的保護(hù)范圍被嚴(yán)重限縮，以及權(quán)利要求保護(hù)范圍無法確定、不清楚等問題，要求撰寫者在體現(xiàn)發(fā)明貢獻(xiàn)的功能性特征的功能分解和說明書層次化支撐上承擔(dān)更多的公開責(zé)任，這也是專利法“以公開換保護(hù)”這一基本原理的體現(xiàn)。

三、“小i機(jī)器人”發(fā)明專利無效行政案⑨

“小i機(jī)器人”發(fā)明專利無效行政案（以下簡稱“小i機(jī)器人案”），是近些年來國內(nèi)關(guān)于專利申請文件，特別是說明書撰寫質(zhì)量的一個標(biāo)志性案件，體現(xiàn)了國內(nèi)提升專利撰寫質(zhì)量的司法導(dǎo)向。在該案中，一審和二審的分歧主要在于“游戲服務(wù)器”這個技術(shù)特征是否公開充分，以及《專利法》第26條第3款關(guān)于充分公開與第26條第4款支持之間的關(guān)系。具體地，一審判決認(rèn)為，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)其普通技術(shù)知識可以明確游戲服務(wù)器主要涉及提供服務(wù)的內(nèi)容，對于所接收到的命令語句是否涉及游戲功能除了需要命令形式的區(qū)分外，還需要對用戶命令進(jìn)行語言分析。本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)其普通技術(shù)知識能夠清楚地知道在語言分析后將與游戲相關(guān)的內(nèi)容發(fā)送給游戲服務(wù)器。而二審法院認(rèn)為，判斷說明書是否充分公開的依據(jù)在于本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書的記載能夠確定的內(nèi)容，即說明書記載的信息量應(yīng)當(dāng)足夠充分，或者至少應(yīng)當(dāng)提供足夠明確的指引，以促使本領(lǐng)域技術(shù)人員據(jù)此獲知相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)來具體實(shí)現(xiàn)該專利的技術(shù)方案。二審法院認(rèn)為，原一審判決認(rèn)為只要本領(lǐng)域技術(shù)人員可以實(shí)現(xiàn)的內(nèi)容就屬于公開充分，而不考慮這些內(nèi)容是否已經(jīng)在說明書中被教導(dǎo)、記載或指引，這顯然不符合《專利法》第26條第3款的立法本意?？梢姡本┦懈呒壢嗣穹ㄔ涸谠摪钢胁捎玫挠^點(diǎn)是《專利法》第26條第3款關(guān)于說明書充分公開和《專利法》第26條第4款關(guān)于本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)（即支持性）應(yīng)該是兩個不同的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

值得注意的是，我國《專利法》關(guān)于說明書法定要求的第26條第3款和第4款，類似《歐洲專利公約》第83條和第84條，而《歐洲專利公約》第84條關(guān)于支持并不是歐洲專利的異議理由，這也說明歐洲專利局在實(shí)質(zhì)審查中并未嚴(yán)格區(qū)分說明書公開不充分與不支持。⑩李越，溫麗萍.中美歐與專利公開有關(guān)的法定要求的比較與借鑒［J］.中國發(fā)明與專利，2013（2）：82-87.目前，國內(nèi)的專利實(shí)質(zhì)審查程序中似乎也未明確區(qū)分這兩個法條的適用標(biāo)準(zhǔn)。特別對于通信計算機(jī)類發(fā)明申請，在實(shí)質(zhì)審查中，國家知識產(chǎn)權(quán)局很少會以說明書公開不充分來駁回。然而，北京市高級人民法院在小i機(jī)器人一案中，將說明書充分公開標(biāo)準(zhǔn)與說明書支持標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行區(qū)分，這在一定程度上賦予申請人更多的公開義務(wù)，并且在北京市高級人民法院的終審判決中似乎隱含地認(rèn)為只有申請人完成了充分公開的義務(wù)之后，才有判斷權(quán)利要求對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言是否可以得到說明書支持的空間。值得一提的是，對于說明書充分公開和支持性二者關(guān)系的這個問題，可以參考美國專利法112（a）關(guān)于書面描述（written description requirement）和能夠?qū)崿F(xiàn)（enablement requirement）的法定要求。美國專利法實(shí)踐認(rèn)為，書面描述和能夠?qū)崿F(xiàn)是兩個不同的獨(dú)立標(biāo)準(zhǔn)，具體而言，書面描述主要側(cè)重于通過明確記載向公眾證明申請人在申請時是否已經(jīng)擁有了（in possession）該發(fā)明，而能夠?qū)崿F(xiàn)則是側(cè)重于判斷本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在閱讀了說明書之后是否需要過度試驗(yàn)（undue experiment）才能實(shí)現(xiàn)該發(fā)明。美國專利法實(shí)踐認(rèn)為，在判斷說明書是否滿足書面描述要求時，尚不能借助本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的有限次試驗(yàn)和常規(guī)邏輯推理能力來彌補(bǔ)說明書書面描述的缺陷。所以，可以發(fā)現(xiàn)美國專利法在賦予了申請人更多的公開義務(wù)，以向公眾宣示申請人確實(shí)在申請日就已經(jīng)占有了該發(fā)明，而不是僅僅提出一個發(fā)明任務(wù)而借助本領(lǐng)域普通技術(shù)人員對現(xiàn)有技術(shù)的掌握和基本邏輯分析能力來彌補(bǔ)說明書公開不充分的缺陷。

通過小i機(jī)器人案，可以發(fā)現(xiàn)我國不同審級對說明書充分公開采取不同的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，北京市高級人民法院采用了比說明書支持性更嚴(yán)格的判斷標(biāo)準(zhǔn)，賦予申請人更多的公開義務(wù)，這對提升專利說明書的撰寫質(zhì)量有一定的引導(dǎo)意義。困擾專利實(shí)務(wù)界人士的是，說明書究竟要公開到什么程度才能滿足充分公開的法定要求，這一問題在美國的司法實(shí)踐中也存在相當(dāng)多的爭議，國內(nèi)也有待進(jìn)一步的司法判例予以明確和細(xì)化。但是，小i機(jī)器人案給申請人的教導(dǎo)卻是明確的，即申請人在撰寫說明書時，應(yīng)針對體現(xiàn)發(fā)明技術(shù)貢獻(xiàn)的技術(shù)特征，盡量多記載其具體實(shí)現(xiàn)方式，特別要注意以“具體示例+原理描述”的撰寫方式來描述方法步驟特征之間的邏輯關(guān)系以及裝置模塊特征之間的連接關(guān)系和信號流向，更好地向公眾宣示申請人在申請日就已經(jīng)完全擁有了該發(fā)明，以滿足司法程序中趨于嚴(yán)苛的充分公開要求。特別地，完善的說明書公開對于審查程序中對權(quán)利要求的二次概括式修改以及后續(xù)可能的分案申請也具有重要意義。

四、結(jié) 語

目前的司法實(shí)踐表明，高質(zhì)量的專利申請文件撰寫不僅要求專利代理人做好權(quán)利要求的布局，說明書的撰寫質(zhì)量也起到越來越突出的作用。一方面，說明書作為權(quán)利要求解釋中最重要的內(nèi)部證據(jù)，直接影響權(quán)利要求保護(hù)范圍的確定；另一方面，說明書充分公開以及說明書對權(quán)利要求的支持等法定要求也對說明書的公開層次和公開程度提出了更高要求。本文通過對近期中美兩個重要判例的分析，期待能夠引起國內(nèi)同行的思考和討論。

中國專利代理（香港）有限公司。

②Williamson v. Citrix Online， LLC， No.13-1130 （Fed. Cir. June 16， 2015）.

⑨ 北京市高級人民法院（2014）北高行（知）終字第2935 號。