王未東

一、引 言

《專利審查指南》（2010版）規(guī)定了發(fā)明創(chuàng)造性的顯而易見性判斷的“三步法”：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見。相對于預(yù)料不到的技術(shù)效果等創(chuàng)造性判斷的輔助考慮因素，顯而易見性的判斷具有更為嚴謹、明確的邏輯推理過程，因此在專利審查實踐中被普遍采納。其中，技術(shù)問題的確定是判斷顯而易見性的基礎(chǔ)，它指導(dǎo)著本領(lǐng)域技術(shù)人員努力的方向，對創(chuàng)造性的判斷起到了至關(guān)重要的作用。

在基于最接近的現(xiàn)有技術(shù)確定技術(shù)問題時，所確定的技術(shù)問題有時會包括多個特性。例如，該發(fā)明與對比文件1（最接近的現(xiàn)有技術(shù)）的區(qū)別特征為A，其要解決的技術(shù)問題包括改善a和b兩個特性（當然，還可能包括更多的特性，為簡化起見，僅以包括兩個特性的情況為例）。從筆者代理過的案件來看，除了認定該區(qū)別特征為公知常識的情況外，審查員一般會引用對比文件1中公開了該區(qū)別特征的其他部分或者對比文件2，如果其中僅記載有其中一種特性，例如特性a，審查員經(jīng)常會推定，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面臨改善特性a時，有動機將對比文件1其他部分或?qū)Ρ任募?與對比文件1結(jié)合，至于特性b，是在改善了特性a的同時自然帶來的（或必然具有的）。針對這種情況，筆者總結(jié)了一般的答復(fù)思路，并結(jié)合復(fù)審案例進行了剖析，進而提出了相應(yīng)的應(yīng)對策略。

二、一般答復(fù)思路探討

在實踐中應(yīng)對上述問題時，有兩種答復(fù)思路可供參考。

思路1：越過顯而易見性的判斷，直接爭辯上述特性b所對應(yīng)的技術(shù)效果是預(yù)料不到的技術(shù)效果。

思路2：將預(yù)料不到的技術(shù)效果（特性b）融入到發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題當中，進而蘊含于非顯而易見性的判斷過程中。

如上所述，相對于預(yù)料不到的技術(shù)效果等創(chuàng)造性判斷的輔助考慮因素，顯而易見性的判斷具有更為嚴謹、明確的邏輯推理過程，因此在專利審查實踐中被普遍采納。

進而，在專利審查實踐中，一般認為，預(yù)料不到的技術(shù)效果應(yīng)當被融入非顯而易見性的判斷過程中，而不應(yīng)當被作為創(chuàng)造性判斷的單獨因素。例如，“是否產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果不應(yīng)當是創(chuàng)造性判斷的單獨因素，而應(yīng)通過發(fā)明實際解決的技術(shù)問題和技術(shù)啟示的確定，蘊含于非顯而易見性的判斷過程中，或在非顯而易見性的初步判斷后，用做衡量發(fā)明人所作出的技術(shù)貢獻與其獲得的保護是否相稱的輔助考慮因素”，①馬文霞. "預(yù)料不到的技術(shù)效果"在創(chuàng)造性判斷中的考量——專利法熱點問題專家談（三）［EB/OL］. （2014-08-06）. http：//www.sipo-reexam.gov.cn/alzx/scrdzjt/19915.htm.“單獨出現(xiàn)的是否產(chǎn)生‘預(yù)料不到的技術(shù)效果’并不構(gòu)成創(chuàng)造性判斷的完整方法，但可以作為重要因素嵌入于非顯而易見性的判斷過程中；或者在非顯而易見性的判斷后，對于顯而易見性判斷結(jié)論是否客觀進行檢驗”。②李越，等.預(yù)料不到的技術(shù)效果與專利創(chuàng)造性評判［EB/OL］. （2015-10-15）. http：//www.sipo-reexam.gov.cn/alzx/scrdzjt/19927.htm.

雖然在實踐中也有采取上述思路1進行判斷的個案，③參見北京市高級人民法院（2013）高行終字第1754號判決書。但很顯然，采用上述思路2進行爭辯更易于被審查員接受。下面，本文通過一個復(fù)審案例對上述思路2進行展開說明。

三、案例介紹和淺析

該申請涉及光半導(dǎo)體元件封裝用熱固性樹脂組合物及其固化材料，以及利用其獲得的光半導(dǎo)體裝置。④參見國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會第110553號復(fù)審請求決定。

該申請權(quán)利要求1要求保護一種光半導(dǎo)體元件封裝用熱固性樹脂組合物，其包含：（A）由通式（1）表示的含環(huán)氧基的硅氧烷化合物，（B）酸酐固化劑，（C）可熱縮合的有機硅氧烷及（D）固化促進劑。

駁回決定、復(fù)審請求書、前置審查意見書和復(fù)審?fù)ㄖ獣J為，該申請權(quán)利要求1與對比文件1的區(qū)別特征在于：權(quán)利要求1還包括成分（C）可熱縮合的有機硅氧烷。

復(fù)審請求書爭辯：（1）該申請相比于對比文件1實際要解決的技術(shù)問題是提高光半導(dǎo)體元件封裝用熱固性樹脂組合物的耐光性和耐熱性。而對比文件1已經(jīng)明確教導(dǎo)了其組合物的固化產(chǎn)物顯示出優(yōu)異的耐龜裂性能和優(yōu)異的耐光性，所以對比文件1沒有提出提高耐光性問題的技術(shù)需求。（2）對比文件2要解決的是由脂環(huán)族環(huán)氧樹脂所帶來的對短波長光的耐光性不能令人滿意，而對該環(huán)氧樹脂改性則導(dǎo)致低應(yīng)力性能降低的問題，實施例表明技術(shù)效果是由具體的A、B、C三種成分組合使用帶來的，沒有教導(dǎo)當具體的環(huán)氧樹脂被改換成如該申請權(quán)利要求1中的成分（A）時，所得技術(shù)方案還能否實現(xiàn)其期望的技術(shù)效果，即對比文件2沒有給出針對含環(huán)氧基的硅氧烷化合物提高耐光性的啟示。（3）該申請說明書的實施例證實了權(quán)利要求1的技術(shù)方案給該申請帶來了顯著有益的技術(shù)效果：高的透光率且透明性優(yōu)異，高的撓曲模量和撓曲強度及大的撓度且因此強度優(yōu)異，并且還顯示長的耐光性壽命且因此耐光性優(yōu)異。

駁回決定、前置審查意見書和復(fù)審?fù)ㄖ獣J為，基于上述區(qū)別特征確定權(quán)利要求1相對于對比文件1實際解決的技術(shù)問題是：提高組合物的耐光性。對于該區(qū)別特征，對比文件2給出了具有特定結(jié)構(gòu)的硅氧烷組分（C）能夠與對比文件2的環(huán)氧樹脂具有良好相容性的啟示，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠預(yù)期硅氧烷組分（C）與該申請和對比文件1中的具有硅氧烷結(jié)構(gòu)的環(huán)氧樹脂同樣能夠相容，所以本領(lǐng)域技術(shù)人員為了提高組合物的耐光性，有動機向其中加入對比文件2公開的具有特定結(jié)構(gòu)的聚硅氧烷樹脂。

其中，復(fù)審?fù)ㄖ獣鴮Υ艘庖娋唧w如下：（1）雖然在對比文件1說明書中描述了所述組合物具有優(yōu)異的耐龜裂性能和優(yōu)異的耐光性，然而不同光半導(dǎo)體裝置對密封材料的耐光性要求是不同的，綜合分析該申請說明書和對比文件1的記載（具體分析過程略）可知，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機進一步提高密封材料的耐光性。（2）首先，對比文件2并未提及是針對由脂環(huán)族環(huán)氧樹脂所帶來的問題；其次，對比文件2指出，組分A對環(huán)氧樹脂并沒有特別的限制，可以是通常已知的環(huán)氧樹脂，而在這些環(huán)氧樹脂中，基于透明性和變色性考慮，優(yōu)選使用具有結(jié)構(gòu)式（a）和（b）的脂環(huán)族環(huán)氧樹脂，而該申請權(quán)利要求1和對比文件1中的含環(huán)氧基的硅氧烷化合物同樣屬于環(huán)氧樹脂；再次，對比文件2公開了包含特定聚硅氧烷樹脂的環(huán)氧組合物具有優(yōu)異耐光性的原因在于“特定聚硅氧烷樹脂能夠相容于體系中”，而對比文件1的含環(huán)氧基的硅氧烷化合物與對比文件2優(yōu)選的環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)式（a）同樣含有異氰脲酸縮水甘油酯結(jié)構(gòu)，二者結(jié)構(gòu)相近，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以預(yù)期具有特定結(jié)構(gòu)的硅氧烷組分（C）能夠與具有硅氧烷結(jié)構(gòu)的環(huán)氧樹脂相容，所以本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對提高組合物耐光性的技術(shù)問題時，有動機將對比文件2與對比文件1相結(jié)合。（3）對于該申請技術(shù)方案帶來的技術(shù)效果，實施例與比較例的透光率、撓曲模量、撓曲強度、撓度范圍重疊（具體對比過程略），該申請實施例相對于未加入組分（C）的比較例而言，并未在整體上達到復(fù)審請求人所聲稱的高的透光率、高的撓曲模量和撓曲強度及大的撓度且因此強度優(yōu)異的技術(shù)效果。也就是說，該申請與對比文件1在透光率、撓曲模量、撓曲強度、撓度方面效果相當。對于耐光性，對比文件2給出了使用特定硅氧烷可以提高環(huán)氧樹脂組合物耐光性的技術(shù)啟示，所以本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠預(yù)期對比文件1和2結(jié)合后同樣具有改善組合物耐光性的技術(shù)效果，其并非預(yù)料不到的技術(shù)效果。

針對上述復(fù)審?fù)ㄖ獣?，?fù)審請求人進一步限定了權(quán)利要求1中組分（C）的組成單元（具體單元結(jié)構(gòu)略）。并主張：（1）比較例1與實施例1、2、4之間，比較例2與實施例3之間，比較例3與實施例5～7之間的區(qū)別僅在于不含有成分（C），結(jié)果顯示比較例顯示出更大的撓度和更短的耐光性壽命，該申請中成分（C）帶來了撓度更小、耐光性壽命更長的有益技術(shù)效果。對比文件2雖然提及成分（C）可以提高環(huán)氧樹脂組合物的耐光性，但沒有教導(dǎo)或暗示環(huán)氧樹脂組合物的撓度，更沒有教導(dǎo)或暗示環(huán)氧樹脂組合物的撓度與使用成分（C）之間的關(guān)系，所以當本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對獲得具有小的撓度的環(huán)氧樹脂組合物的技術(shù)問題時，不能從對比文件2得到啟示。（2）對比文件1和2沒有公開對構(gòu)成單元具體限定后的成分（C），根據(jù)該申請說明書的記載具體限定后的成分（C）能夠賦予（保持）固化材料適度的硬度和適當?shù)膹椥阅Ａ康男Чù颂幨÷缘牟糠譃閺?fù)審請求人堅持的在復(fù)審請求書中陳述的理由）。

合議組考察了該申請聲稱要解決的技術(shù)問題，即提高熱固性樹脂組合物的耐光性、耐熱性和耐回流破裂性。進而，合議組通過詳細分析該申請的實施例和比較例，對上述特性分別進行了考察，具體如下：

（1）組分（A）的存在為組合物提供了良好的耐回流破裂性，而對比文件1已經(jīng)公開了該申請組分（A）含有環(huán)氧基的有機聚硅氧烷組分，預(yù)期對比文件1也具有與該申請相當?shù)哪突亓髌屏研?，即該申請聲稱的改善耐回流破裂性的技術(shù)問題已被對比文件1所解決。

（2）實施例的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度和熱膨脹系數(shù)并未在整體上優(yōu)于比較例，而玻璃化轉(zhuǎn)變溫度和熱膨脹系數(shù)對應(yīng)于組合物的耐熱性能，即未使用組分（C）的對比例具有與該申請組合物相當?shù)哪蜔嵝裕簿褪钦f，權(quán)利要求1與對比文件1的區(qū)別特征組分（C）可熱縮合的有機硅氧烷并未起到改善耐熱性的作用。

（3）實施例和比較例顯示，使用了組分（C）的樹脂組合物同時具有更好的耐光性壽命和小的撓度，即組分（C）在該申請中所起作用為提高組合物的耐光性壽命同時保持小的撓度。

基于上述區(qū)別特征在該申請中的作用，合議組確定，權(quán)利要求1相對于對比文件1實際解決的技術(shù)問題是：提高組合物耐光性的同時保持小的撓度。

對比文件2的目的在于“提供一種用于封裝光學(xué)半導(dǎo)體元件的環(huán)氧樹脂組合物，所述組合物相對于線性膨脹系數(shù)增加產(chǎn)生的機械應(yīng)力，具有優(yōu)異的應(yīng)力松弛性能，特別地，對短波長的光具有優(yōu)異的耐光性，以及使用該環(huán)氧樹脂組合物的具有高可靠性的光學(xué)半導(dǎo)體器件”。雖然對比文件2給出了加入具有特定結(jié)構(gòu)的聚硅氧烷樹脂可以提高光半導(dǎo)體元件封裝用熱固性樹脂組合物耐光性的技術(shù)信息，但未涉及環(huán)氧樹脂組合物的撓度，也沒有給出環(huán)氧樹脂組合物的撓度與特定結(jié)構(gòu)的聚硅氧烷樹脂成分（C）之間的關(guān)系。當本領(lǐng)域技術(shù)人員出于提高樹脂組合物耐光性的目的，在對比文件1基礎(chǔ)上，添加對比文件2公開的硅氧烷組分（C）時，由于耐光性屬于材料的物化性質(zhì)，撓度屬于材料的機械性質(zhì)，二者之間并無直接關(guān)聯(lián)，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員不能預(yù)期加入硅氧烷組分（C）時，在改善了樹脂組合物耐光性的同時，還能降低樹脂組合物的撓度，使其在作為光半導(dǎo)體封裝材料時表現(xiàn)出更穩(wěn)定的機械性質(zhì)，也沒有證據(jù)表明其屬于本領(lǐng)域的公知常識，其屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員基于現(xiàn)有技術(shù)難以預(yù)料到的技術(shù)效果。也就是說，本領(lǐng)域技術(shù)人員在對比文件1和對比文件2基礎(chǔ)上得到權(quán)利要求1的技術(shù)方案并非是顯而易見的。同時，該申請的實驗數(shù)據(jù)也驗證了權(quán)利要求1限定的樹脂組合物具有改善耐光性的同時降低撓度的有益技術(shù)效果。因此，權(quán)利要求1相對于對比文件1和對比文件2具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，符合《專利法》第22條第3款有關(guān)創(chuàng)造性的規(guī)定。

在該案中，合議組采用“三步法”，通過全面分析該申請說明書（尤其是實施例和比較例），基于區(qū)別特征，將技術(shù)問題確定為提高組合物耐光性的同時保持小的撓度，進而將撓度作為預(yù)料不到的技術(shù)效果，融入到非顯而易見性的判斷中，思路清晰、邏輯嚴密，為此類案件的答復(fù)提供了明確的爭辯思路。

四、討論及建議

如上所述，技術(shù)問題的確定對于顯而易見性的判斷非常關(guān)鍵?！秾＠麑彶橹改稀罚?010版）第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)（2）規(guī)定：“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，是指為獲得更好的技術(shù)效果而需對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行改進的技術(shù)任務(wù)。審查過程中，由于審查員所認定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)可能不同于申請人在說明書中所描述的現(xiàn)有技術(shù)，因此，基于最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定的該發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，可能不同于說明書中所描述的技術(shù)問題；在這種情況下，應(yīng)當根據(jù)審查員所認定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題?！鳛橐粋€原則，發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問題的基礎(chǔ)，只要本領(lǐng)域的技術(shù)人員從該申請說明書中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果即可?！?/p>

因此，在多數(shù)情況下，發(fā)明實際解決的技術(shù)問題往往不同于說明書中記載的技術(shù)問題。在這種情況下，重新確定發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題時，需要準確確定效果差異與區(qū)別特征之間的邏輯關(guān)系，例如，說明書記載的技術(shù)效果與區(qū)別特征之間是否存在因果關(guān)系。

另外，在確定實際解決的技術(shù)問題時，需要注意有一些技術(shù)效果是隱含在實驗數(shù)據(jù)之中的，有時實施例和對比例的差異正是這些區(qū)別特征之所在，這些實驗數(shù)據(jù)就成為確定實際解決的技術(shù)問題最客觀、最直接的證據(jù)。因此，在運用“三步法”的過程中，需要對實驗數(shù)據(jù)進行完整的分析整理和細致的歸納分析，從而正確地確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。

再者，在實踐當中還存在一種情況，即特性a和特性b之間存在直接關(guān)聯(lián)。這種情況下，站位本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，即使對比文件1的其他部分或者對比文件2中僅記載有特性a而沒有涉及特性b，特性b所對應(yīng)的技術(shù)效果也不會被認定為預(yù)料不到的技術(shù)效果。相應(yīng)地，該技術(shù)方案也會被認為是顯而易見的。對此，可以考慮針對特性b補充實驗數(shù)據(jù)，即在平行的實驗條件下證明由區(qū)別特征帶來了與特性b相關(guān)的預(yù)料不到的技術(shù)效果；進而，再按照上述步驟論述非顯而易見性。此外，應(yīng)當注意，通過在具體技術(shù)方案之間進行對比實驗，意圖證明的是由區(qū)別特征的引入帶來的技術(shù)效果，而權(quán)利要求以及現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案則很有可能經(jīng)過概括，并非具體技術(shù)方案，從而，首先要求用以對比的具體實驗對象應(yīng)具有代表性，通過二者的對比應(yīng)該能夠體現(xiàn)爭議專利與現(xiàn)有技術(shù)之間的效果差異；并且，實驗方法的設(shè)計要能夠體現(xiàn)上述效果的差異是需要考察的因素帶來的結(jié)果，要盡可能排除非考察因素對結(jié)果的影響。

最后，一般來說，對于特性a和特性b之間是否存在直接的關(guān)聯(lián)，應(yīng)當由提出主張的一方承擔舉證責任。但如果審查員認定特性a和特性b之間存在直接的關(guān)聯(lián)，僅斷言性地反駁實際上效果并不好，如果申請人（專利權(quán)人）在反駁的同時主動充分說明各特性之間沒有直接關(guān)聯(lián)，必要時，提供現(xiàn)有技術(shù)中的公知常識性證據(jù)進行證明，則會有相當?shù)恼f服力。例如，在一份復(fù)審決定中，復(fù)審請求人詳細陳述了應(yīng)力緩和與抗沖擊性是不同的特性，且它們之間不存在直接關(guān)聯(lián)，并且提供了多份現(xiàn)有技術(shù)進行證明，由此使合議組形成了初步的內(nèi)心確信，甚至于合議組還主動引用了多份公知常識性證據(jù)來證明，應(yīng)力緩和與抗沖擊性分別反映了基體抵抗來自內(nèi)部以及外部不同種類作用力的性質(zhì)；雖然二者都可以通過調(diào)節(jié)基體的韌性以達到對作用力的吸收，然而應(yīng)力緩和與抗沖擊性的機理并不相同，均含有不同的多種改性手段，檢測方法也并不相同，因而不能將應(yīng)力緩和與抗沖擊性完全等價，也就是說，這二者之間不存在直接關(guān)聯(lián)。⑤

五、結(jié) 語

本文介紹了技術(shù)問題包括多個特性時創(chuàng)造性爭辯的一般思路，進而，結(jié)合復(fù)審案例對于爭辯思路進行了具體的說明，最后，還對爭辯過程中需要注意的一些問題進行了探討。由此，針對此類問題，提供了切實可行的應(yīng)對方案。