高陽

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論商業(yè)外觀的功能性判定——以美國司法判例為中心的比較分析

高陽

(華東政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院，上海，200042)

商業(yè)外觀可獲得商標法或反不正當競爭法的保護，前提條件為非功能性設(shè)計。非功能性要件的理論基礎(chǔ)在于一方面防止與發(fā)明、實用新型專利的沖突，另一方面意在排除商標法或反不正當競爭法對具有實用性或競爭必需性特征的保護，維護競爭秩序。其中，實用功能性應(yīng)是指對產(chǎn)品用途必不可少或者影響產(chǎn)品成本或質(zhì)量的設(shè)計。此時，替代性設(shè)計的存在不足以證明該設(shè)計的非功能性。競爭必需性的設(shè)計應(yīng)是指授予某項設(shè)計專有權(quán)保護會使競爭者陷入與商譽無關(guān)的競爭劣勢，替代性設(shè)計的存在可證明該設(shè)計并不具有競爭必需性。通過對美國商業(yè)外觀功能性基本原理和判斷規(guī)則的借鑒，試圖對我國立法和司法實務(wù)中的相關(guān)問題做出必要的澄清和解答。

商業(yè)外觀；實用功能性；美學(xué)功能性；立體商標

一、引言

2011年，蘋果公司與三星公司智能手機商業(yè)外觀之爭拉開序幕，蘋果公司起訴三星公司的智能手機商業(yè)外觀侵權(quán)。2015年，美國聯(lián)邦巡回上訴法院駁回加州北區(qū)法院認為蘋果公司智能手機商業(yè)外觀不具有功能性的判決，其認定蘋果公司智能手機注冊與未注冊的商業(yè)外觀具有功能性不應(yīng)受到保護①，蘋果公司對戰(zhàn)三星公司持續(xù)了四年之久的智能手機知識產(chǎn)權(quán)之爭至此落下帷幕。

商業(yè)外觀這一概念來源于美國，可以分為3類：①商品包裝上各元素組成的整體形象；②呈現(xiàn)給消費者的商品或服務(wù)外觀中任一元素的組合；③商品自身的整體形象、外觀或者由商品形狀、顏色、圖形等各元素組成的組合。但這并非窮盡式列舉，因為“任何可以傳達意思”能被用作“標志”的元素都可構(gòu)成指示商品來源的商業(yè)外觀。[1](8:1)雖然我國《商標法》并沒有商業(yè)外觀(Trade dress)的明確規(guī)定，但《反不正當競爭法》為知名商品特有的名稱、包裝、裝潢提供立法保護。②這里的包裝、裝潢既包括商品的整體形象，也包括商品的外觀特征如形狀、外形、樣式和商品的外包裝以及附著在商品或其外包裝上的裝飾文字、顏色、圖形及其組合等，既可以是平面的，又可以是立體的。[2](9)《商標法》將三維標志或立體商標正式寫入可注冊的標記范圍，立體商標可以是商品本身的形狀、商品的包裝物或者其他三維標志。③對比可知，我國是通過保護知名商品特有包裝、裝潢，立體商標和顏色商標來實現(xiàn)對商業(yè)外觀的保護。

我國《商標法》第12條規(guī)定：“以三維標志申請注冊商標的，僅由商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質(zhì)性價值的形狀，不得注冊?！薄斗床徽敻偁幏ā返?條第2款規(guī)定：“擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢，或者使用與知名商品近似的名稱、包裝、裝潢，造成和他人的知名商品相混淆，使購買者誤認為是該知名商品。”從現(xiàn)行法律看，僅有立體商標適用功能性判斷，其他類型的商業(yè)外觀僅認定是否具有顯著性。

事實上，圍繞商業(yè)外觀功能性判斷標準應(yīng)如何確定及適用對象的問題一直存在。除美國外，商業(yè)外觀功能性問題在歐盟亦引起普遍的關(guān)注，如馬克思普朗克知識產(chǎn)權(quán)研究中心對商業(yè)外觀功能性要件理論基礎(chǔ)及判定標準展開深入的研究。然而，在我國對商業(yè)外觀功能性判定未有足夠的關(guān)注，亦未形成明確的判斷標準。

如何確定商品的商業(yè)外觀能否受到保護，商業(yè)外觀究竟怎樣適用“功能性”判斷？如何評價我國立法和司法對該問題的認知與適用？這些問題都有進一步探討的必要。本文擬從商業(yè)外觀“功能性”要件的理論基礎(chǔ)入手，結(jié)合美國商業(yè)外觀功能性判斷的演變歷程，通過對商業(yè)外觀功能性判斷標準的借鑒，以對我國的相關(guān)立法和司法規(guī)范做出審視和提出完善意見。

二、商業(yè)外觀“功能性”要件的理論基礎(chǔ)

(一)商業(yè)外觀“功能性”定義之爭

商業(yè)外觀排除對“功能性”產(chǎn)品特征保護基于兩個原理：①對于實用性產(chǎn)品特征的專有權(quán)保護僅可通過專利法實現(xiàn)；②確保競爭者可以模仿其“競爭所必需”的特征來保護自由競爭，可行性替代設(shè)計的存在證明授予該項特征專有權(quán)保護不會造成不正當競 爭。[1](7:26)美國法院在司法實務(wù)中認定爭議商業(yè)外觀是否具有功能性時，一些法院依據(jù)第一條原理，另一些法院卻依據(jù)第二條原理，隨后經(jīng)過一系列的司法判例，最終逐漸形成統(tǒng)一的判斷標準。

追根溯源，在早期的判例中，多數(shù)法院認為商業(yè)外觀功能性的判斷應(yīng)以“實用性”“有用性”為參考，是指對實現(xiàn)產(chǎn)品的功效或者制作工藝有幫助的設(shè)計。如1930年，美國關(guān)稅和專利上訴法院在In re Dennison Mfg. Co.④案中指出：“產(chǎn)品構(gòu)造具有實用性不能授予商標法的保護?！钡诹不胤ㄔ?942年在James Heddon's Sons V. Millsite Steel & Wire Works, Inc⑤案中，認為誘魚上鉤的魚餌外形設(shè)計有助于產(chǎn)品功效的實現(xiàn)，因而，魚餌的設(shè)計具有功能性。

但是，一些法院卻認為商業(yè)外觀的功能性不能等同于產(chǎn)品特征的實用性。商業(yè)外觀功能性的認定應(yīng)從競爭角度出發(fā)，考量是否為競爭必需之特征。對競爭必需性特征的壟斷將影響市場競爭秩序，因而需認定競爭必需性特征具有功能性不能獲得保護。“競爭必需性”是通過對可行性替代設(shè)計的分析證明對競爭的影響，如果對競爭者而言某一特殊的特征存在同等有效的替代設(shè)計，則可認為這一特征是非功能性的。[3](256?258)如在Truck Equipment Service V. Fruehauf Corp.⑥案中，原告的產(chǎn)品是非常實用的用來搬運糧食或其他日用品的半拖掛車，第八巡回法院認為：“禁止被告模仿原告的產(chǎn)品設(shè)計并不影響被告在市場中的競爭地位”，因此，原告的設(shè)計為非功能性設(shè)計。再如，第三巡回法院在In Keene Corp. V. Paraflex Industries, Inc.⑦案中，認為被告使用其他的形狀或設(shè)計依舊可以生產(chǎn)出功能相似的產(chǎn)品，因此，原告的設(shè)計并不具有功能性。

對于長久以來商業(yè)外觀功能性定義的“實用性”與“競爭必需性”之爭，最高法院給出了答案。實用性功能性標準的目的是為了防止具有實用功能的設(shè)計未經(jīng)專利嚴格授權(quán)要件的審查而獲得商業(yè)外觀的保護，“競爭必需性”則是針對某項不具有實用性也并非節(jié)約成本的設(shè)計，但是由于對其壟斷會使競爭者陷入與商譽無關(guān)的競爭劣勢，而否定對其的保護。[4](2A.04)因而，如果是美學(xué)功能性，法院需考察某項特征是否是競爭所必需的。如果是非美學(xué)性實用性特征，則不需再去考慮該特征是否是競爭必需的，或者分析競爭者是否可以使用替代性的設(shè)計生產(chǎn)產(chǎn)品。

(二)商業(yè)外觀“功能性”與“顯著性”的關(guān)系

商業(yè)外觀獲得商標法或反不正當競爭法保護的前提條件是：不具有功能性和顯著性。雖然，非功能性和顯著性是商業(yè)外觀獲得保護的兩個不同前提條件，但是，非功能性的外觀只有在可以指示來源時，才能獲得保護。非功能性要件存在的目的是防止具有功能性特征的商業(yè)外觀通過證明具有顯著性而獲得商標法或反不正當競爭法的保護。

顯著性要件可促進商標指示來源作用的實現(xiàn)，目的是確保受保護的商業(yè)外觀明顯地同其他競爭者的商業(yè)外觀形成區(qū)分。固有顯著性或第二含義可以通過商標所有人產(chǎn)品或服務(wù)的市場營銷規(guī)劃中的多方面因素證明，包括營銷區(qū)域、地理營銷范圍、營銷的時期、廣告和促銷活動的影響等。通過考察這些因素的滲入是否使商業(yè)外觀在消費者群體中產(chǎn)生識別作用，從而確定該商業(yè)外觀可否與其他競爭者產(chǎn)生區(qū)分。然而，非功能性判斷的核心是針對實用性非文字標記，或者非實用性競爭所必需的設(shè)計，不管其使用范圍有多廣泛，是否可以指示來源，均不能為其提供保護。

“功能性”要件強調(diào)的是具有功能性的標記，即使在市場中獲得了顯著性和有證據(jù)證明具有第二含義，亦不能得到商標法及反不正當競爭法的保護?！肮δ苄浴苯挂鳛橐豁棌娪辛Φ墓舱?，不僅勝于證明消費者基于特定的商業(yè)外觀產(chǎn)生指示來源關(guān)聯(lián)的證據(jù)，也勝于因模仿者而導(dǎo)致消費者實際混淆的證據(jù)。一項具有功能性的特征，因違反商標法或反不正當競爭法授權(quán)要件有效性的問題，不能獲得保護。并且在缺乏其他類型知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利保護的情況下，功能性特征可被競爭者自由和任意模仿。換言之，一旦一項特征被認定為具有“功能性”，第二含義就是不相干的證據(jù)，因為具有“功能性”的商業(yè)外觀在任何情況下均不能獲得商標法及反不正當競爭法的保護。

三、商業(yè)外觀“功能性”要件的適用——以美國法為中心

(一)傳統(tǒng)或?qū)嵱霉δ苄?/p>

1904年，美國第二巡回上訴法院在Marvel Co. V. Pearl一案中提出，產(chǎn)品實際使用所必需的一些特征或者用于實現(xiàn)產(chǎn)品效能的特征不能授予商標法保護。⑧這是對商業(yè)外觀實用功能性最早的概述。隨后在1909年kelloggo Co V. National Biscuit Co案中，美國聯(lián)邦最高法院通過否定對Shredded全麥谷類食品“枕頭”形狀的商業(yè)外觀的保護，形成了“功能性”判斷的概念。⑨聯(lián)邦最高法院在Inwood案中指出，如果一項產(chǎn)品的特征是①對于產(chǎn)品的使用或目的必不可少，②或者對產(chǎn)品的成本或質(zhì)量有影響，則該項產(chǎn)品特征具有功能性。⑩一項特征是必不可少的，是指“如果它是由實現(xiàn)產(chǎn)品功能所決定”；對產(chǎn)品的成本或質(zhì)量有影響是指該項設(shè)計是“節(jié)約成本的制造工藝”或者“產(chǎn)品功能的改進”。此時美國法院對產(chǎn)品功能性的判斷關(guān)注于產(chǎn)品的實用性，即認為是實現(xiàn)產(chǎn)品實用性必需或者改善產(chǎn)品性能的設(shè)計均為功能性的設(shè)計。

1999年，美國第九巡回上訴法院在Disc Golf案中，提出商業(yè)外觀功能性的考量因素為：①產(chǎn)品設(shè)計是否具有實用性的優(yōu)勢；②是否存在可利用的替代性設(shè)計；③廣告宣傳是否以設(shè)計的實用性優(yōu)勢招徠消費者；④設(shè)計是否起因于比較簡單或者便宜的生產(chǎn)制造方法。上述任一因素是非決定性的，所有因素需綜合考慮。并且第九巡回上訴法院指出，實用性優(yōu)勢的判斷關(guān)鍵不是針對于產(chǎn)品本身的實用性，而是訴稱受保護的商業(yè)外觀中特定特征或者特征組合的實用性。并且可用的替代性的制造方法不應(yīng)僅是理論性的或者推測的，而是具有可行性的替代性設(shè)計存在，使給予這一商業(yè)外觀保護不會阻礙競爭。四因素標準提供了實用功能性判斷的證據(jù)鏈，替代性設(shè)計僅是該證據(jù)鏈中的一環(huán)，不起決定性作用。換言之，僅提供存在替代性設(shè)計的證據(jù)并不能證明設(shè)計的非功能性。

蘋果公司智能手機案適用上述考量因素，聯(lián)邦巡回上訴法院認為蘋果公司沒有任何證據(jù)可以證明未注冊商業(yè)外觀不具有功能性，該商業(yè)外觀中每一項設(shè)計特征均是出于實用性目的，如提高智能手機的可適感與耐久性。而“3470983”號聯(lián)邦注冊的商業(yè)外觀包括主界面在內(nèi)的16個圖形用戶界面圖標，圖標是以“使用方便”為主旨，每個圖標都是圖形化的速記，“基于直觀的圖標使用產(chǎn)生瞬間的可識別性”。面對充分無爭議的證據(jù)證明功能性時，在本案中，注冊便失去了證明爭議設(shè)計是非功能性的證明力。因此，983號注冊的商業(yè)外觀不受保護。

(二)美學(xué)功能性

早期大多數(shù)“功能性”的案件多是適用于產(chǎn)品的機械或?qū)嵱眯蕴卣?，用于解決過期的專利能否通過商標法繼續(xù)保護的問題。隨著產(chǎn)品多樣化及消費者對設(shè)計美感的需求，功能性判斷擴張到非實用性外觀特征，即美學(xué)功能性。[5](23)美學(xué)功能性與實用(傳統(tǒng))功能性最大的不同是其關(guān)注于非實用性產(chǎn)品設(shè)計特征是否是競爭必需的，即僅證明存在替代性設(shè)計即可。

美學(xué)功能性的理論起源于1938年《美國侵權(quán)法重述(第二次)》中的“如果消費者購買商品很大程度上是因為商品所具有的美學(xué)特征，那么，這些美學(xué)特征就具有功能性，因為它們促成了美學(xué)價值的產(chǎn)生，有助于實現(xiàn)商品所要達到的目標”。直到1952年，在Pagliero v. Wallace China Co案中，美學(xué)功能性才首次適用，第九巡回上訴法院提出“重要因素”標準，判決Wallace China公司的高級陶瓷餐具特別是花卉式的設(shè)計不能被授予專有權(quán)，因為對美學(xué)的需求同樣可被認定為具有實用功能。如果特定設(shè)計是該產(chǎn)品取得商業(yè)成功的“重要因素”，出于對自由競爭的考量未得到著作權(quán)法或?qū)＠ūＷo的情況下允許自由模仿?！爸匾蛩亍睒藴适股虡怂腥说某晒I銷陷入不利地位，純粹美學(xué)性的設(shè)計亦可被認定為具有功能性，從表面上看美學(xué)功能性似乎不合常理。美國《反不正當競爭法重述(第三次)》對該案設(shè)定的美學(xué)功能性標準進行了限制，認為純粹美學(xué)意義上的愉悅并不構(gòu)成功能性，只有它帶來一種實質(zhì)利益(significant benefit)不能通過替代設(shè)計來實現(xiàn)的情況下，該項設(shè)計才具有功能性。

最高法院在Qualitex中適用了《反不正當競爭法重述(第三次)》的規(guī)定，指出美學(xué)功能性標準的終極目標是判定給予一項美學(xué)性設(shè)計特征以商標權(quán)壟斷性保護是否會嚴重地阻礙市場競爭。單一顏色做為產(chǎn)品整體外觀申請注冊時，“功能性”判斷的適用通常會有效地阻止顏色枯竭的反競爭結(jié)果的產(chǎn)生。此觀點在TrafFix案中得到了支持，該案不僅形成了實用(傳統(tǒng))功能性與美學(xué)功能性的區(qū)分，并且承認了美學(xué)功能性的合法地位。當美學(xué)功能性成為問題的關(guān)鍵時，法院須查明，如果給予商標權(quán)人排他性保護是否會使競爭者處于與商譽無關(guān)的競爭劣勢。

最高法院基于對競爭影響的角度，將美學(xué)功能性限定為使競爭者陷入“與商譽無關(guān)的顯著競爭劣勢”的設(shè)計。并說明美學(xué)功能性以競爭必需性為理論基礎(chǔ)，存在可行的替代設(shè)計時說明某特征不是競爭所必需的，而不認為具有功能性。但是，在設(shè)計已認定為具有實用功能性時，即使替代設(shè)計的存在也不能否定設(shè)計具有功能性的判定?？梢姡缹W(xué)功能性的實質(zhì)在于認定某項特征是否是競爭必需之特征，在于授予該特征以專有權(quán)對競爭影響的考量。

(三)商業(yè)外觀“功能性”要件的適用范圍

我國《商標法》中立體商標禁止注冊條款的規(guī)定與《歐盟商標指令》7(1)(e)條的規(guī)定一致，目前，歐盟法院逐漸意識到7(1)(e)條規(guī)定的諸多不足。在實用性標準方面，歐盟法院指出“產(chǎn)品功能必不可少的形狀”之規(guī)定的范圍過窄，這一規(guī)定僅將(1)產(chǎn)品自然形成的形狀(不存在替代形狀)和(2)標準形狀(符合法律規(guī)定的標準形狀)排除于授權(quán)范圍之外。然而“由產(chǎn)品自身特性產(chǎn)生的形狀應(yīng)該被理解為包含產(chǎn)品基本功能或衍生功能所需必要特征的形狀”，排除對這些形狀的注冊。為了避免“授予這些實用性特征于某一經(jīng)濟實體所獨有，將對不能使用該產(chǎn)品功能實現(xiàn)所需的形狀特征的其他競爭者”產(chǎn)生不利影響，法院做出如上的解釋。與美國一致，歐盟趨向于適用嚴格的“功能性”標準，排除對實現(xiàn)產(chǎn)品基本功能或衍生功能形狀的 保護。

關(guān)于技術(shù)效果必需的形狀，歐洲法院在Philips案中做出解答。該案中受訴的形狀受專利權(quán)保護，專利權(quán)人在專利權(quán)過期之后試圖通過商標法維持對專利技術(shù)獨有的市場壟斷地位。歐洲法院指出“《歐盟商標指令》7(1)(e)條目的在于排除包含提供技術(shù)功能必要特征的產(chǎn)品形狀，否則商標專有權(quán)將會限制競爭者提供包含這種特征產(chǎn)品的可能性，至少會降低競爭者在選擇是否采用可以實現(xiàn)此項產(chǎn)品功能所需的技術(shù)效果特征時的自由度”。然而，是否證明了某功能性設(shè)計特征存在多種可以替代的不同形狀，就沒有理由排除對該形狀的保護？競爭者可以很容易地通過其他替代形狀實行相同或相似的功能。但是，歐盟法院強調(diào)雖然存在可以實現(xiàn)同樣功能的替代性形狀，并不足以阻止法律限制對功能性形狀的保護。歐盟法院這一判決結(jié)果，使之前在許多成員國包括歐盟內(nèi)部協(xié)調(diào)局(OHIM)在內(nèi)以替代性設(shè)計存在與否判斷申請注冊的形狀是否具有功能性的標準無效。

馬克思普朗克研究所的研究報告指出，《歐盟商標指令》應(yīng)該將7(1)(e)條適用范圍擴大至與立體形狀無關(guān)的顏色、聲音或觸覺等其他非傳統(tǒng)商標。7(1)(e)條的立法目的是為了保證正當競爭和公眾自由模仿之權(quán)利，當其他標識產(chǎn)生同樣的問題時，應(yīng)該適用此款排除對其的保護。[6](8?9)商標的競爭性就決定了是否授予某項標識與商標權(quán)，需要考慮其對競爭的影響，解決技術(shù)難題和功能性的特征是競爭必需之特征，商標法應(yīng)排除對其的保護。歐盟法院開始認識到現(xiàn)有規(guī)定的不足，限制商標法對于產(chǎn)品外觀特征的保護，并且倡導(dǎo)將商業(yè)外觀“功能性”要件適用于與立體商標類似的其他商業(yè)外觀之中。

美國對于功能性條款的適用對象的態(tài)度與歐盟一致，認為功能性條款不僅適用于商標功能性的判斷，亦適用于未注冊商業(yè)外觀。在California Crushed Fruit Corp. v. Taylor Beverage ＆ Candy Co.一案中，法院指出，黑色用于飲料瓶裝具有功能性，因為黑色可以完全避光，由此來保持瓶子里東西新鮮的同時，黑色使消費者肉眼看不見瓶子里的飲料中果汁和果肉之間的分離狀態(tài)。因為消費者一旦看到這種分離狀態(tài)容易降低購買飲料的欲望，由于黑色在該商品包裝上所發(fā)揮的功能，原告不能禁止包括被告在內(nèi)的其他競爭者使用黑色。因此，顏色作為產(chǎn)品整體外觀時，需要“功能性”判定來防止對顏色的壟斷。未注冊的商品包裝、裝潢能否受到反不正當競爭法保護的前提是判斷該包裝、裝潢整體設(shè)計是否具有功 能性。

裝潢類商業(yè)外觀功能性的判定亦應(yīng)該適用美學(xué)功能性標準，來判斷某項特征是否是具有競爭必要性。在“家鄉(xiāng)風味烹調(diào)”案中，原告主張的包括Taj Mahal形象和尖塔狀提供印度烹飪的餐館和以提供“家鄉(xiāng)風味烹調(diào)”的風味廚房為主題特征的商業(yè)外觀具有功能性。聯(lián)邦法院認為原告的商業(yè)外觀不受保護，因為原告的商業(yè)外觀只是“家鄉(xiāng)風味烹調(diào)”主題的一部分，并且只是商業(yè)經(jīng)營手段和風格的反映。原告不能禁止其他競爭者在主題餐廳市場中使用這種以“家鄉(xiāng)風味烹調(diào)”為主題的裝潢。

“商標法的修改史幾乎完全是商標所有人權(quán)利的擴張史”[7](558)，這種擴張趨勢在商標保護客體方面表現(xiàn)為從對傳統(tǒng)商標的保護到對非傳統(tǒng)商標的保護，從平面商標到立體商標，從可視商標到味覺、聽覺、視覺商標，從對標識的保護到對產(chǎn)品特征的保護。與此相伴的是對商標權(quán)擴張的限制，但是不同國家、地區(qū)對商標權(quán)的限制程度不一。相比而言，發(fā)達國家比較重視對商標權(quán)擴張的限制，形成比較完善的商標權(quán)限制體系。[8](19)“商標保護制度具有競爭性功能，它是規(guī)制市場經(jīng)濟秩序的重要法律機制?！盵9](129?130)因此，在對具有顯著性可以指示商品來源的產(chǎn)品特征提供商標法或反不正當競爭法保護的同時，需要排除對具有實用功能性或競爭必需的產(chǎn)品特征提供保護，以維護正當有序的競爭秩序。

四、我國相關(guān)立法和司法實踐的審視與借鑒

(一)“功能性”要件規(guī)定的立法審視

從我國《商標法》幾次修改歷程來看，《商標法》客體的保護范圍不斷擴大。第三次修訂時，將聲音納入了保護范圍。對比歐盟和美國商標客體范圍，歐盟對于顏色組合和聲音商標均未規(guī)定，我國商標客體的保護范圍更接近于美國，將顏色組合、聲音等商品特征作為商標保護客體。然而，當立體商標、顏色組合是商品或商品包裝、裝潢的一部分時，若商品或商品包裝、裝潢在設(shè)計之初是為了實用性目的，此時商品包裝、裝潢應(yīng)當適用專利法審查其是否滿足專利授權(quán)要件。商標法和反不正當競爭法排除對具有實用性商品設(shè)計提供保護正是出于防止未經(jīng)專利法審查壟斷實用性特征，限制公眾自由模仿之利益。美國通過“功能性”要件限制對具有功能性的商品特征提供保護，商品包裝、裝潢、立體商標和顏色商標等商品特征作為商標獲得保護時需要判斷其是否具有功能性。

然而，我國《商標法》第12條雖然排除商品自身形狀、技術(shù)效果必需之形狀和具有實質(zhì)性價值之形狀的商標法保護，但是，該款在我國僅適用于立體商標的功能性判定，而對除立體形狀外的知名商品特有包裝、裝潢和顏色商標的功能性判定未有規(guī)定。《反不正當競爭法》中對于未注冊商品包裝、裝潢的保護以知名、特有為前提，并不需要認定該包裝、裝潢是否具有功能性。如此一來，可獲得商標保護的客體范圍逐漸擴大，卻未有相關(guān)規(guī)定限制商標客體范圍的擴大。商品本身或包裝的立體形狀、顏色組合可申請商標保護，而商品包裝、裝潢的整體設(shè)計可適用反不正當競爭法的保護，當這種保護延伸至實用功能性或競爭必需性特征時，對于這些特征的無期限壟斷的保護不僅不利于正當競爭，更是與專利法的立法目的相矛盾。

從美國和歐盟的立法及司法現(xiàn)狀可知，“功能性”條款不僅適用于立體商標，更是作為商業(yè)外觀獲得商標或反不正當競爭法保護的消極要件來限制對顯著性標識的保護。為了防止商標法或反不正當競爭法與專利法的沖突和對競爭秩序的維護，知名商品特有包裝、裝潢和顏色商標同樣需要適用“功能性”判斷。在認定知名商品特有包裝、裝潢是否可以獲得保護時，應(yīng)考慮該包裝、裝潢的設(shè)計是否具有功能性，對于具有功能性的包裝、裝潢和顏色組合，《商標法》與《反不正當競爭法》不能提供保護。

(二)“功能性”判斷標準的司法借鑒

依據(jù)全國人大常委會法制工作委員會組織編寫的《中華人民共和國商標法釋義(2013年修改)》中對商標法第12條的解釋，“僅由商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀”是指為實現(xiàn)商品固有的功能和用途所必須采用的或者通常采用的形狀；釋義認為該種形狀由于缺乏顯著性，消費者通常不能使用該商標同其他經(jīng)營者的商品區(qū)別開來。然而，如果該形狀可以證明獲得第二含義而具有顯著性，是否便可作為商標獲得保護？實現(xiàn)商品固有的功能和用途必須的形狀是具有實用功能性的形狀，不管該形狀是否具有顯著性，均不能提供保護。如前文所述，功能性要件正是為了防止將獲得顯著性理論適用于具有實用性的商品形狀造成壟斷。

“為獲得技術(shù)效果而必需有的形狀”指為使商品具備特定的功能，或者使商品固有的功能更容易地實現(xiàn)所必須使用的形狀。前款的“所必須”“通常采用”與該款的“必需的”表明幾乎不存在其他的可供選擇的替代設(shè)計，其間的政策考量與上述實用功能性目的相同，均為防止對實用功能的壟斷。[10](78)但是，替代性設(shè)計存在證明某形狀非設(shè)計“所必須”“通常采用”“必需的”的形狀時，是否可獲得保護？判斷實用功能性時替代性設(shè)計僅是證據(jù)鏈中的一環(huán)，并不起決定性作用。以此與外觀設(shè)計功能性判斷形成區(qū)分，將含有局部功能性的設(shè)計排除于商標法或反不正當競爭法的保護范圍，交由外觀設(shè)計專利進行保護。

所謂“使商品具有實質(zhì)性價值的形狀”，是指為使商品的外觀和造型影響商品價值所使用的形狀。歷經(jīng)數(shù)年的味事達“方形瓶”立體商標案中，北京市高級人民法院認為，“使商品具有實質(zhì)性價值的形狀是指從美學(xué)角度考慮，有可能影響或刺激消費者消費需求的該商品形狀。而結(jié)合相關(guān)公眾的一般認知得出，對食用調(diào)味品一類的商品，并不會因為其采用的包裝本身而決定是否購買。換言之，消費者通常不會僅僅基于喜愛該類商品的包裝而購買該商品?！币虼?，“方形瓶”并不具有美學(xué)功能性。筆者認為雖然該判決的結(jié)論是正確的，但是對美學(xué)功能性的理解稍顯偏差。從經(jīng)濟學(xué)角度看，在現(xiàn)代社會，商業(yè)廣告的興起以及品牌塑造運動的發(fā)展，使商標保護擴大到對產(chǎn)品包裝、設(shè)計、外形等產(chǎn)品特征的保護。最初，商人通過對商標的廣告宣傳，將其生產(chǎn)的產(chǎn)品同其他同質(zhì)產(chǎn)品區(qū)分開來，由此產(chǎn)生的產(chǎn)品區(qū)分導(dǎo)致其他競爭者進入該市場時的難度增加，商人便可基于消費者對其商標的認知度或忠實度索取更高的價格。在大規(guī)模廣告宣傳興起之后，產(chǎn)品區(qū)分成為眾多商人追求的目標。[11](237?238)而產(chǎn)品包裝、設(shè)計、外形甚至色彩或者氣味等，作為產(chǎn)品區(qū)分的手段，目的是與同質(zhì)產(chǎn)品形成區(qū)分，滿足消費者不同的喜好，從而以獨特的產(chǎn)品特征為吸引力創(chuàng)建品牌效應(yīng)。因此，僅因產(chǎn)品獨特的設(shè)計“有可能影響或刺激消費者消費需求的該商品形狀”而否定對該項設(shè)計的保護不利于產(chǎn)品多樣化，由此可能帶來產(chǎn)品同質(zhì)，阻礙市場競爭。

之所以區(qū)分實用功能性與美學(xué)功能性是由于二者適用對象的不同，實用功能性目的是防止對實用性特征的壟斷，避免與專利法的沖突。此時，替代性設(shè)計只是證據(jù)鏈中的一環(huán)，并不起決定性作用。而美學(xué)功能性則是針對非實用性美學(xué)設(shè)計。衡量其是否是競爭必需之設(shè)計，如前文所述，認定美學(xué)功能性時應(yīng)非常謹慎，不能因為產(chǎn)品設(shè)計中的美學(xué)特征取得了商業(yè)成功而自然地否定商標所有者的利益。畢竟美學(xué)功能性判斷的終極目的是為了防止“相關(guān)市場競爭必需的”設(shè)計獲得商標法的保護，導(dǎo)致競爭者陷入與商譽無關(guān)的競爭劣勢，產(chǎn)生不利于自由競爭，制約市場經(jīng)濟發(fā)展的后果。在證明是否具有美學(xué)功能性時，替代性設(shè)計的存在可以證明該設(shè)計并非是競爭必需之設(shè)計即不具有美學(xué)功能性，可獲得保護。

五、結(jié)語

從近些年司法判例來看，美國逐漸縮減了商業(yè)外觀的保護范圍，如2015年蘋果智能手機商業(yè)外觀案依舊保持這種趨勢。實用功能性標準或美學(xué)功能性標準，不同類型的商業(yè)外觀適用不同的判斷標準。美國法院經(jīng)過長期的“掙扎”，對于傳統(tǒng)功能性標準與美學(xué)功能性基本上形成了相對統(tǒng)一的考量因素。實用功能性標準中四因素的考量沒有任一因素是決定性的，需整體衡量各因素。歐盟法院在近些年的判例中也呈現(xiàn)出適用嚴格的功能性定義之趨勢，并認為具有實用功能性的設(shè)計不能因為替代性設(shè)計的存在而轉(zhuǎn)變?yōu)榉枪δ苄缘脑O(shè)計。而我國對商業(yè)外觀功能性判斷不僅混淆了實用性標準與美學(xué)性標準，而且該規(guī)定只針對立體商標存在原則性的規(guī)定，未有考量因素用以指導(dǎo)司法實踐。因此，商標法中應(yīng)該引入功能性條款作為原則性規(guī)定以限制具有功能性的包裝、裝潢、立體商標和顏色組合的商標法的保護。原則性的條款需要有參考因素予以分析證明，法院在司法實務(wù)中證明實用功能性時可以參考美國的四因素從而逐漸形成統(tǒng)一的考量因素。而美學(xué)功能性判斷可適用競爭必要性標準，通過判斷是否是競爭必需的設(shè)計來認定是否具有功能性。實用功能性或美學(xué)功能性，符合任一功能性判斷標準的設(shè)計，不能獲得商標法或反不正當競爭法的保護。

注釋：

① Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., 801 F.3d 1352 (Fed Cir, 2015).

② 參見1993年頒布的《中華人民共和國反不正當競爭法》第5條第2款規(guī)定：“擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢或者使用與知名商品相近似的名稱、包裝、裝潢，造成和他人的商品相混淆,使購買者誤認為是該知名商品的行為構(gòu)成不正當競爭行為?！?/p>

③ 《商標審查標準》第四部分立體商標的審查。

④ In re Dennison Mfg. Co. 17 CCPA 987, 988, (1930).

⑤ James Heddon’s Sons V. Millsite Steel & Wire Works, Inc. 128 F.2d 6, 13(6th Cir. 1942).

⑥ Truck Equipment Service V. Fruehauf Corp. 536 F.2d 1210(8th Cir.1976).

⑦ In Keene Corp. V. Paraflex Industries, Inc. 653 F.2d 822.(3th Cir,1989).

⑧ See Marvel Co. v. Pearl，133 F.160, (2d Cir.1904).

⑨ See Kellogg Co v. Nat’l Biscuit Co., 305 U.S. 111,122(1938).

⑩ See Inwood Labs. v. Ives Labs.,456 U.S. 844,(1982).

? See Warner Bros., Inc. v. Gay Toys, Inc., 724 F.2d 327 at 331, (2d Cir, 1983).

? See Disc Golf Ass'n v. Champion Discs, 158 F.3d 1002 (9th Cir, 1998).

? 蘋果公司聲稱其iphone 3G和3GS 產(chǎn)品中的構(gòu)成主張的未注冊商標的權(quán)利要求：一個有平滑圓角的矩形產(chǎn)品；一個平整清晰的平面覆蓋在產(chǎn)品的前面；一個在清晰平面下面的顯示屏；顯示屏的上面和下面有大量黑色的邊界線和更窄的邊界線在顯示屏的每一面。當設(shè)備處于打開狀態(tài)時，一行小圓點出現(xiàn)在顯示屏上，一個矩陣的彩色正方形平滑圓角圖標在顯示屏中，和不變的與顯示屏上其他圖標分開的彩色正方形平滑圓角圖標的底端尾部。

? 蘋果公司聲稱的權(quán)利要求包括蘋果手機由銀色邊緣形成的圓角——矩形狀和黑色背景框架下的主屏幕中16個圖標設(shè)計的組成元素：第一個圖標描述了綠色背景下白色對話框中含有綠色字母“SMS”；第七個圖標描述了有黃色和橙色道路的地圖，紅色的大頭針，和寫著白色數(shù)字“280”的紅色指針的藍色路標；第十六個圖標描述了申請人鑲嵌在橙色背景下白色媒體播放器圖案的獨特配……

? 下文均稱實用功能性。

? See Pagliero v. Wallace China Co., 198 F.2d 339 (9th Cir. 1952).

? See Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.,514 U.S.159(1995)

? See Traffix Devices v. Marketing Displays, 532 U.S. 23, (2001).

? CJEU Cases C-299/99-Philips v. Remington and C-48/09 P- Lego Juris v. OHIM.

? See California Crushed Fruit Corp. v. Taylor Beverage ＆ Candy Co., 38F.2d 885, (1930).

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[編輯: 蘇慧]

On functionality determination of trade dress: From the view of American judicial practice

GAO Yang

(School of Intellectual Property, East China University of Political Science and Law, Shanghai 200042, China)

The product’s trade dress, under non-functional condition, can be protected by trademark law or law of unfair competition. The theoretical basis of non-functional components lies in, on the one hand preventing conflicts with inventing and applying new type of patents, and on the other hand excluding the protection of trademark law or unjust competition law on applicable or competitive characteristics as well as maintaining competitive order. The practical functionality refers to such design as being essential to the utility of the product and affecting the cost and quality of the product. Meanwhile, substitutive design is not enough to prove the non-functionality of such design. The competitive necessity test should be up to whether exclusive use of the design would put competitors at a significant non-reputation-related disadvantage. The present essay, by taking examples from the basic principles and judgment rules in the functionality analysis of American trade dress, aims at clarifying and resolving relative issues in Chinese legislation and practice.

trade dress; utilitarian functionality; aesthetic functionality; three dimensional trademark

D923

A

1672-3104(2016)05?0026?07

2016?02?25；

2016?06?14

國家社科基金重大項目“互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)重大立法問題研究”(14ZDC020)

高陽(1989?)，女，河南平頂山人，華東政法大學(xué)2013級博士研究生，主要研究方向：知識產(chǎn)權(quán)法，商標法